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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mars 2022, n° 000048372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000048372 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 48 372 C (INVALIDITY)
Dermavita Company, Corniche Mazraa, General Street, Al Jichy Building, Liban Gulf Bank — 4th Floor., Beirut, Liban (partie requérante), représentée par Dimitar Todorov et Silviya Todorova, 103 «Gotse Delchev» blvd., fl. 10, Office 4, 1404 Sofia (Bulgarie) (représentants professionnels)
un g a i ns t
Allergan Holdings France Sas, Tour CBX, 1 passerelle de Reflets, 92400 Courbevoie, France (titulaire de la MUE), représentée par Carpmaels indirects Ransford (Irlande) Llp, Harcourt Centre, Block 4 Harcourt Road, D02 HW77 Dublin (représentant professionnel).
Le 29/03/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 29/12/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 5 807 169 «JUVÉDERM» (marque verbale) (ci-après la «MUE»), déposée le 03/04/2007 et enregistrée le 13/03/2008. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 5: Produits pharmaceutiques administrés par injection pour hydratation de la peau et réduction des rides.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS ET DES ÉLÉMENTS DE PREUVE PRÉSENTÉS PAR LES PARTIES
Les premières observations de la demanderesse du 29/12/2020
Le 03/04/2007, la société américaine Allergan Inc., prédécesseur en droit de la titulaire de la MUE Allergan Holdings France SAS, a déposé la MUE contestée, qui a ensuite été transférée à Allergan Holdings France SAS le 30/08/2010. Le 23/05/2017, cette dernière a accordé une licence exclusive à Allergan France SAS.
Le prédécesseur en droit de la titulaire de la marque de l’Union européenne et la titulaire de la marque de l’Union européenne elle-même ont affirmé, dans le cadre de procédures multiples, que les deux sociétés faisaient partie du même groupe d’entreprises, ce qui avait été établi par l’Office dans d’autres procédures. Par
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conséquent, la demanderesse affirme que la connaissance d’Allergan Inc. le 03/04/2007 est suffisante pour établir la mauvaise foi lors du dépôt de la MUE.
La demanderesse fait en outre valoir ce qui suit.
a) Le 14/03/2007, la demanderesse a sollicité l’enregistrement de la marque «JUVEDERM» au Liban pour des produits comprenant des produits pharmaceutiques et vétérinaires, des produits de santé à usage médical.
b) Moins de 20 jours après cette date, Allergan Inc. a déposé la MUE contestée pour des produits pharmaceutiques administrés par injection pour hydratation de la peau et réduction des rides.
c) Le 26/05/2007, soit deux mois après l’enregistrement de la marque de la demanderesse, Allergan Inc. a également déposé l’enregistrement de la marque «JUVEDERM» au Liban.
d) La marque de l’Union européenne a été utilisée par la titulaire de la MUE «comme motif de la procédure judiciaire», engagée par elle-même dans la tentative d’annulation de la marque libanaise de la demanderesse.
e) Deux procédures judiciaires ont été engagées par la titulaire de la MUE pour tenter d’annuler la marque de la demanderesse et dans le cadre desquelles un usage antérieur de la marque «JUVEDERM» par la demanderesse a été établi (décisions du 23/06/2011 du Tribunal de première instance dans l’affaire Beirut
— Chambre 3 et décision no 169 de la Cour d’appel de 29/01/2015 rendue par la Cour d’appel de Beirut, chambre 9 (définitive et contraignante). Dans ces décisions, selon la demanderesse, il était clairement établi que la demanderesse avait une priorité globale de l’usage sur la marque «JUVEDERM».
f) Le prédécesseur en droit de la titulaire de la MUE avait connaissance de l’usage par la demanderesse de la marque «JUVEDERM», étant donné qu’elle commercialisait au Liban par l’intermédiaire de Codirep Company depuis 2004 et que la demanderesse commercialisait au Liban la marque «JUVEDERM» depuis 2000.
La requérante ajoute qu’à partir de 2007, il peut être déduit qu’Allergan Inc. avait pleinement connaissance de l’usage de la marque «JUVEDERM» par la requérante ou, à tout le moins, que la titulaire ne pouvait raisonnablement ignorer son usage. En outre, le prédécesseur en droit de la titulaire de la MUE avait pleinement connaissance, en 2007, de l’enregistrement antérieur de la marque au Liban par la requérante.
La titulaire de la MUE a tenté de compliquer la protection effective des droits de la demanderesse sur la marque «JUVEDERM» en déposant de mauvaise foi la marque contestée en 2007 après avoir découvert les droits enregistrés de la demanderesse sur la marque au Liban. Par cet enregistrement, la titulaire a tenté d’annuler les droits liés à l’usage antérieur existant à l’époque du signe non enregistré «JUVEDERM», utilisé par la demanderesse.
La demanderesse affirme en outre qu’elle a fait un usage intensif et continu de son signe «JUVEDERM» sur ses produits avant et après 2007.
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Annexes du premier mémoire de la requérante
1. Certificat d’enregistrement de la marque no 110 205 «JUVEDERM» au Liban au nom de Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian plomb Partners.
2. Arrêt du Tribunal de première instance du 23/06/2011 dans l’affaire Beiru- Chamber 3.
3. Arrêt no 169 du 29/01/2015 de la Cour d’appel de Beirut, Chambre 9.
4. Extrait de l’Office des marques du Liban concernant les marques «JUVEDERM» no 111 139 (au nom d’Allergan Inc.) et no 110 205 [au nom de Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian signalisation Partners].
5. Liste des pays dans lesquels la demanderesse a enregistré ses marques «JUVEDERM».
Premier argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne du 21/06/2021
Il s’agit de la deuxième annulation de la même marque de l’Union européenne à la suite de la demande en déchéance pour non-usage, affaire no 12 772 C, déposée par la demanderesse en 2016. La demanderesse a introduit ces actions pour des raisons purement tactiques afin de faire échec aux actions légitimes de la titulaire de la marque de l’Union européenne à son encontre, y compris des actions en justice et plus de 10 procédures d’opposition et d’annulation contre les MUE et dessins ou modèles communautaires de la demanderesse, qui ont dès lors été suspendus pendant plusieurs années. La demanderesse a perdu son action dans l’affaire 12 772 C (décision d’annulation du 26/10/2017). La chambre de recours (décision du 19/12/2018) et le Tribunal (arrêt du 25/06/2020) ont confirmé la décision correspondante tandis que, le 03/12/2020, la Cour de justice a refusé à la requérante l’autorisation de former un recours. La titulaire de la marque de l’Union européenne considère que la demanderesse aurait pu déposer la présente affaire il y a de nombreuses années et qu’elle n’a pas étayé le point de vue selon lequel elle tente simplement de maintenir la marque contestée en suspension (plus de cinq ans à ce jour).
La titulaire de la MUE a rappelé que la demanderesse avait formulé les mêmes allégations, sans preuves à l’appui, dans trois actions en nullité antérieures impliquant des marques JUVÉDERM de la titulaire de la MUE (affaires antérieures de mauvaise foi): affaire 24 621 C «JUVÉDERM VYBRANCE», affaire 24 644 C «JUVÉDERM VOLUMA», affaire 24 642 C «JUVÉDERM VOLITE».
La division d’annulation a rejeté les affaires antérieures de mauvaise foi (respectivement les 26/03/2020, 27/03/2020 et 28/03/2020), considérant que les allégations de mauvaise foi de la demanderesse étaient totalement dénuées de fondement. Les conclusions de la division d’annulation dans les affaires antérieures de mauvaise foi s’appliquent également au cas d’espèce. La demanderesse a formé un recours contre les décisions antérieures de mauvaise foi devant les chambres de recours, mais ses recours ont été rejetés en août 2020 pour défaut de paiement de la taxe de recours dans les délais.
La marque JUVEDERM de la titulaire de la marque de l’Union européenne a été créée en 2000 ou environ par l’un de ses prédécesseurs en titre, une société française dénommée Laboratoires d’Esthetique Appliquee SARL (LEADERM). Le
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30/10/2000, LEADERM a enregistré la marque «JUVEDERM» en France (enregistrement no 3 061 345), la marque invoquée ensuite comme priorité pour la MUE no 2 196 822 «JUVEDERM» déposée le 18/04/2001, pour des produits compris dans la classe 10 (enregistrée le 25/06/2002). La marque «JUVEDERM» no 829 213 066 a également été demandée au Brésil le 12/07/2001, pour des produits compris dans la classe 5 (enregistrés le 29/04/2008) et aux États-Unis le 19/05/2003, «JUVEDERM» no 3 463 915 pour des produits compris dans la classe 5 (enregistrés le 08/07/2008) et une marque internationale « JUVEDERM» no 810 018 a été enregistrée le 23/05/2003, désignant des produits compris dans les classes 5 et 10 et désignant l’Australie, la Chine, Cuba, la République tchèque, l’Égypte, la Hongrie, le Japon, la Pologne, la Russie, Singapour, la Slovaquie, la Suisse, la Turquie et l’Ukraine. La titulaire de la MUE et ses sociétés affiliées (Allergan) ont ensuite déposé de nombreuses marques «JUVÉDERM» et «JUVEDERM» dans le monde entier. Allergan détient à présent plus de 200 marques composées de ou contenant le terme «JUVEDERM» (ou «JUVÉDERM») pour des produits et services compris dans les classes 3, 5, 10 et 44.
En 2015, Dermavita, la demanderesse a lancé un programme de dépôt international ambitieux pour la marque «JUVEDERM», commençant par une MUE couvrant une série de cosmétiques professionnels sur laquelle la demanderesse a ensuite fondé un enregistrement international désignant 25 pays, dont la Chine, Cuba, l’Égypte et la Russie (pays dans lesquels Allergan avait enregistré sa marque JUVÉDERM 12 ans plus tôt).
En janvier 2016, la requérante a participé au congrès mondial international de Masters à Aesthetic Science (IMCAS) à Paris. Au cours de l’IMCAS, la demanderesse a proposé de fournir des produits cosmétiques professionnels de la marque «JUVEDERM» à divers territoires de l’Union, ce qui créait une confusion chez les clients d’Allergan. Au cours de la même période, la requérante a également commencé à écrire aux clients d’Allergan de longue date les informant qu’ils n’étaient plus en droit de proposer les produits «JUVÉDERM» d’Allergan (bien qu’ils l’aient fait pendant de nombreuses années).
À la suite de ces événements et de nombreuses autres activités de contrefaçon de la part de la demanderesse, Allergan a assigné cette dernière ainsi que plusieurs sociétés et personnes liées en France. Le 26/02/2021, le président du tribunal de Paris, statuant sur le fond, a déclaré la requérante et plusieurs autres défenderesses conjointement responsables de la violation des enregistrements de marques de l’Union européenne et françaises d’Allergan (y compris la marque contestée). Le
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Tribunal a ordonné une injonction paneuropéenne interdisant définitivement à la demanderesse et à «toute société ou personne agissant en leur nom ou pour leur compte» de
fabriquer, importer, exporter, présenter, promouvoir, promouvoir et/ou commercialiser des produits cosmétiques et/ou des dispositifs médicaux portant le signe «JUVEDERM» susceptible de porter atteinte aux droits de la société Allergan Holdings France, sur ses marques [MUE no] 5 807 169 (MUE contestée) et [marque française no] 3 061 345, et ce sous rude de 10 000 EUR par jour de retard, a dépassé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt pour intervenir et pendant une période d’un an.
Le Tribunal a accordé à Allergan des dommages-intérêts provisionnels supérieurs à un demi-million d’euros et le droit de publier la décision dans trois journaux français (remède très inhabituel en France). Le Tribunal a rejeté toutes les demandes reconventionnelles et a fermement critiqué le comportement de la requérante tout au long de la procédure:
Dermavita a choisi de multiplier les procédures devant les instances tant administratives que judiciaires, n’a pas mis à jour ses mémoires, tout en maintenant les demandes définitivement rejetées, et n’a pas respecté spontanément les décisions de la Cour et a organisé un système de détournement de décisions de justice.
L’arrêt indique également que «cette interdiction de la marque de l’Union européenne no 5 807 169 (MUE contestée) aura une incidence pleinement nationale sur l’Union européenne». (Arrêt du Tribunal de Paris du 26/02/2021 dans l’affaire 17/10284)
La titulaire de la marque de l’Union européenne ajoute que, dans un premier temps, la demanderesse devait prouver que le prédécesseur en droit d’Allergan avait connaissance de l’usage antérieur allégué de la requérante au Liban avant le 30/10/2000. La demanderesse n’a pas fourni d’éléments de preuve à cet égard, de sorte que l’Office n’est pas en mesure d’apprécier ou d’établir s’il existait une quelconque connaissance à la date pertinente. Même s’il existait des éléments de preuve, cela ne suffirait pas en soi à établir la mauvaise foi. Comme le souligne la demanderesse, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a déposé son dépôt au Liban qu’en avril 2007, soit après qu’elle avait déjà enregistré sa propre marque libanaise le 14/03/2007. Même si la titulaire (ou ses prédécesseurs en titre) avait connaissance de l’usage antérieur allégué de la demanderesse au Liban au début des années 2000, ce qui est contesté, ses activités de dépôt étaient dans le cadre normal du développement d’une entreprise.
La demanderesse n’a produit aucune preuve que la titulaire (ou ses prédécesseurs en titre) avait l’intention, en déposant dans l’UE ou dans des pays de l’UE, d’empêcher la demanderesse d’utiliser sa marque au Liban. Tout comme dans les affaires antérieures de mauvaise foi, le seul fondement de l’allégation de la requérante est un arrêt du tribunal libanais du 29/01/2015, selon lequel le demandeur a été le premier à utiliser la marque JUVEDERM au Liban (et uniquement au Liban). L’arrêt ne dit rien que les parties aient connaissance des activités de l’une de l’autre sur le marché libanais ou ailleurs. En effet, les premières interactions entre la demanderesse et le titulaire ont eu lieu en 2007 lorsque l’enregistrement antérieur libanais de la demanderesse a été invoqué à l’encontre de la demande ultérieure du titulaire, ce qui a donné lieu au litige relatif à la marque libanaise.
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La demanderesse n’a produit aucune preuve démontrant qu’elle était la première à utiliser la marque ailleurs, ni aucune preuve de l’usage revendiqué de la marque «JUVEDERM». Il est trop tard pour que la demanderesse le fasse maintenant. Elle aurait dû déposer un dossier complet dès le début et avoir effectivement eu plus de 13 ans pour se préparer (depuis le 13/03/2008, date de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne). La marque de l’Union européenne contestée a été déposée de bonne foi en tant qu’extension parfaitement naturelle de la valeur de la titulaire de la MUE et, à l’époque, déjà de sept ans sous la marque «JUVÉDERM». Comme l’Office l’a fait remarquer dans les affaires antérieures de mauvaise foi,
compte tenu des enregistrements multiples précédents de marques contenant le terme «JUVEDERM» au nom de la titulaire de la MUE, sa demande d’enregistrement […] d’autres marques JUVÉDERM dans les classes 5 et 10 n’est qu’une extension naturelle de sa marque phare […]. Par conséquent, les arguments de la requérante ne sont pas fondés.
La titulaire ajoute que l’affirmation de la demanderesse selon laquelle la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée par la titulaire comme fondement de la procédure judiciaire pour annuler la marque libanaise de la demanderesse est erronée. Les marques sont territoriales, de sorte qu’une marque de l’Union européenne ne pourrait pas être utilisée pour contester une marque libanaise. En outre, l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne par Allergan n’affecterait pas la capacité de la requérante à utiliser la même marque au Liban.
La titulaire réfute que la demanderesse a enregistré des marques dans 72 pays et l’affirmation de la demanderesse selon laquelle elle a créé la marque «JUVEDERM» et affirme que cela n’est étayé par aucun élément de preuve.
Selon la titulaire, en l’espèce, la demanderesse a omis un élément de preuve inclus dans les cas antérieurs de mauvaise foi, à savoir une déclaration du directeur de la demanderesse, Houssam El Tawil. Cette omission est révélatrice, en particulier à la lumière de la conclusion de la division d’annulation dans les affaires antérieures de mauvaise foi.
L’allégation de mauvaise foi de la demanderesse de la titulaire de la MUE semble étrange compte tenu de la déclaration du directeur de la demanderesse qui déclare que les représentants des deux parties en conflit se sont rencontrés en juillet 2016 et la demanderesse a proposé une coexistence et a demandé à la titulaire de la MUE de définir pour quels produits et pour quels territoires ils ne s’opposent pas à l’usage de la marque de la demanderesse. La ligne d’action de la demanderesse à cette époque (près de neuf ans après la date de dépôt de la MUE) était donc de rechercher la coexistence avec la titulaire au lieu de revendiquer sa mauvaise foi. Il ressort de la même déclaration que la titulaire de la marque de l’Union européenne a proposé d’acheter la marque «JUVEDERM» de la demanderesse, cette dernière refusant l’offre. La demanderesse a par ailleurs lancé plusieurs propositions de médiation (aux États-Unis et en Russie) en l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne. La division d’annulation ne comprend pas en quoi cela devrait prouver que la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la MUE en 2007. Au contraire, il est évident que, si la demanderesse avait considéré que les actes de la titulaire étaient de mauvaise foi, elle aurait été en mesure, immédiatement après l’enregistrement de la MUE en 2008, d’introduire une action en nullité pour cause de
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mauvaise foi; elle a toutefois décidé de proposer une coexistence et une médiation au même titulaire, qu’elle reproche désormais d’avoir déposé la marque contestée de mauvaise foi.
(27/03/2020, 24 644 c, JUVÉDERM VOLUMA, p. 11-12).
La titulaire a produit les documents suivants:
1. Décision de la division d’annulation du 27/03/2020, 24 644 C, JUVÉDERM VOLUMA, rejetant la demande en nullité, déposée par la demanderesse dans la présente procédure, au motif de la mauvaise foi de la titulaire de la MUE.
2. Liste des marques «JUVÉDERM» et «JUVEDERM» d’Allergan dans le monde entier.
3. Extrait du dépôt 10K de la Securities and Exchange Commission des États- Unis.
4. Traduction anglaise de l’arrêt du Tribunal de Paris du 26/02/2021 dans l’affaire 17/10284.
5. Déclaration de Houssam El Tawil, administrateur de Dermavita (la demanderesse), datée du 12/04/2018. Il affirme que le demandeur a déposé la MUE no 14 016 737 «JUVEDERM» le 30/04/2015 et que, bien qu’il lui ait été notifié, le titulaire a décidé de ne pas former d’opposition probablement en raison des décisions du tribunal libanais. Au lieu de cela, la titulaire a décidé de déposer une demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 460 067 «JUVÉDERM» le 12/08/2015 pour des produits compris dans la classe 3. Il déclare en outre qu’en juillet 2016, des représentants d’Allergan ont rencontré des représentants de Dermavita, cette dernière proposant la coexistence et lui demandant de définir pour quels produits et pour quels territoires ils ne s’opposent pas à l’usage de la marque de Dermavita. Au lieu de cela, Allergan a proposé d’acheter la marque «JUVÉDERM» de Dermavita, mais cette dernière a refusé l’offre. Dermavita a lancé plusieurs propositions de médiation (aux États-Unis et en Russie) mais n’a reçu aucune réponse d’Allergan. Dermavita reproche également Allergan d’avoir maintenu de nombreux enregistrements de marques uniquement dans le but d’empêcher d’autres entreprises mais de n’utiliser jamais les marques. C’est la raison pour laquelle Dermavita a introduit de nombreuses actions en déchéance à la suite desquelles la déchéance de certaines marques d’Allergan a été prononcée.
6. Copie de la lettre Carpmaels indirects Ransford adressée à l’Office le 02/03/2021 et déposée dans l’affaire 12 554 C concernant la demande en nullité introduite par la titulaire de la MUE contre la marque no 14 016 737 «JUVEDERM» de la demanderesse. La lettre concerne les observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne en l’espèce (demanderesse dans l’affaire 12 554 C) concernant la demande de suspension de l’affaire 12 554 C présentée par la partie adverse en raison de la présente action en nullité.
La deuxième série d’observations et de preuves déposée par la demanderesse le 26/08/2021
Elle répète que la titulaire n’a pas créé la marque «JUVEDERM» mais qu’elle était la demanderesse en 1999. Elle fait également valoir, pour la première fois, que, au
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milieu de l’année 2000, elle a constaté que Mme Jacqueline El Kazen portait atteinte à la marque «JUVEDERM» au Liban et lui a donc notifié la cessation de l’usage de la marque. Le 30/10/2000, en France, la première marque «JUVEDERM» a été demandée par Mme Valerie Taupin (en qualité de gestionnaire) au nom de LEADERM.
La demanderesse affirme que ces deux personnes se connaissaient et entretenaient une relation commerciale et que Mme Taupin avait effectivement connaissance de l’existence et de l’usage de la marque «JUVEDERM» (à cette époque au Liban) lors du dépôt de la première demande de marque française «JUVEDERM». En outre, les actionnaires de la future société LEADERM étaient Corneal Industrie SAS, dirigée par M. Waldemar Kita, et Inmax s Diffusion, également gérée par Mme Valerie Taupin.
La demanderesse ajoute que sa marque «JUVEDERM», à la fin de l’année 2000 et ensuite, était devenue une marque très connue pour des produits cosmétiques, non seulement au Liban, mais également dans d’autres pays de la région. En outre, la requérante souligne que le marché français est directement lié aux régions d’Afrique, étant donné qu’il existe de nombreux consommateurs d’origine arabe vivant en France ou dont les membres de la famille vivent en France. Elle fait valoir que la logique sous-tendant la demande de mauvaise foi pour la marque «JUVEDERM» en 2000 par LEADERM consistait, en premier lieu, à tirer un profit en dehors du Liban du succès commercial de la marque «JUVEDERM» de M. Sevag Parseghian et, en second lieu, à empêcher sa future expansion en France. La requérante indique également que, à partir de-2001, elle n’a pas identifié un quelconque usage de «JUVEDERM» par LEADERM ou par Mme El Kazen dans les régions arabes.
La requérante indique que le 15/03/2001 (soit moins d’un an après que Mme El Kazen a reçu l’invitation à cesser l’utilisation de la même marque), la requérante a été informée que LEADERM agissant par l’intermédiaire de Mme Taupin avait autorisé Mme El Kazen à introduire et à commercialiser des produits «JUVEDERM» au Liban et en Jordanie.
En avril 2004, LEADERM a signé un contrat de distribution de produits «JUVEDERM» au Liban avec Codirep, dont le gérant était Mme Jacqueline El Kazen. Codirep et LEADERM ont également été avertis en 2004 par le prédécesseur de la demanderesse de cesser l’utilisation de «JUVEDERM». Le 21/11/2006, LEADERM a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation et tous ses actifs et passifs ont été transférés à son seul associé — Corneal Industrie SAS. La demanderesse répète la succession d’événements commençant par la création de son prédécesseur Dermavita Company (partenariat Limited) Parseghian turcs Partners (02/03/2007), le dépôt par cette dernière de la marque libanaise «JUVEDERM» le 14/03/2007, l’acquisition de Corneal (y compris les marques JUVEDERM) par Allergan en 2007 et le dépôt de la MUE contestée le 03/04/2007 pour des produits compris dans la classe 5 pour la première fois. La demanderesse affirme que la titulaire, ayant connaissance de l’usage antérieur de «JUVEDERM» pour des produits cosmétiques par la demanderesse et compte tenu de l’éventuelle expansion pour des produits compris dans la classe 5 de la demanderesse, avait demandé, à très court terme, sa première MUE dans la classe 5 et pour une marque libanaise «JUVEDERM» le 26/05/2007, soit deux mois après l’enregistrement de la marque de la demanderesse.
La demanderesse rappelle également le litige au Liban et les décisions du Tribunal déjà mentionnées ci-dessus et le fait que le conflit a débuté après 2015, date à laquelle la demanderesse a enregistré sa première marque de l’Union européenne «JUVEDERM» et s’est étendue au-delà des régions arabes. La requérante fait valoir qu’elle aurait présenté des éléments de preuve très concrets établissant l’ensemble
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des faits décrits ci-dessus, mais que, au Liban, la crise civile a entraîné la clôture du palais de justice et de toutes les institutions et que ces faits présentent bien un cas de force majeure. La demanderesse qualifie de «derisoire» la thèse de la titulaire selon laquelle, si la demanderesse avait effectivement créé la marque «JUVEDERM», sa proposition à la titulaire de coexister sur le marché était inexplicable. En outre, la question s’est posée de savoir pourquoi Allergan avait proposé d’acheter la marque de la requérante si elle-même ou ses prédécesseurs avaient effectivement créé la marque «JUVEDERM».
La demanderesse a joint les pièces suivantes:
1. demande d’enregistrement de la marque nationale française «JUVEDERM» no 3 061 345 du 30/10/2000 (pour des produits relevant de la classe 10), déposée par Mme Valérie Taupin agissant au nom et pour le compte des Laboratoires d’Esthetique Appliquee SARL (également dénommée LEADERM).
2. extrait de la publication de la marque française «JUVEDERM» no 3 061 345.
3. autorisation signée le 15/03/2001 par LEADERM à Mme El Kazen vue d’introduire et de commercialiser des produits «JUVEDERM» au Liban et en Jordanie et de prendre les mesures nécessaires pour l’approbation des produits «JUVEDERM» au Liban.
4. déclaration de dissolution de LEADERM datée du 21/11/2006 par l’unique associé Corneal Industrie.
5. Extrait d’enregistrement de la société Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian et Partners montrant l’enregistrement de la société le 02/03/2007.
6. procès-verbal du 24/07/2007 de l’assemblée générale extraordinaire de l’unique actionnaire (la titulaire de la MUE Allergan Holdings France SAS) de Corneal Group Laboratoire — Greffe du Tribunal de commerce de Paris le 31/08/2007.
7. inscription du transfert de la marque française «JUVEDERM» no 3 061 345 de Corneal Industrie à Allergan Industrie le 14/04/2010.
8. observations déposées par Allergan Holdings France SAS, demanderesse en nullité dans les affaires en nullité numéro: 12 554 C; 22 501 C; 49 571 c dans lequel la demanderesse souligne la remarque «En avril 2007, la demanderesse en nullité a appris que la titulaire enregistrée avait adopté deux marques identiques à sa propre «JUVEDERM…».
Latitulaire souligne que la demanderesse a affirmé pour la toute première fois que le prédécesseur en droit de la titulaire, LEADERM, a sciemment copié la marque «JUVEDERM» de la demanderesse (prétendument inventée par M. Sevag Parseghian au Liban en 1999) et l’a enregistrée en son propre nom en France. En outre, la requérante fait valoir que LEADERM avait connaissance de la marque «JUVEDERM» de la requérante parce que son gérant, Mme Valerie Taupin, entretenait une relation commerciale avec Jacqueline El Kazen, qui aurait violé ses droits en vendant des produits sous le nom «JUVEDERM» au Liban au milieu des années 2000. La titulaire demande ensuite pourquoi la demanderesse a attendu plus de 13 ans pour faire valoir ses arguments et pourquoi elle n’a pas contesté l’enregistrement «JUVEDERM» avant (depuis 2000) ni mentionné l’allégation de mauvaise foi dans l’action en contrefaçon qu’elle a introduite à son encontre sur la
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base de la marque contestée et de la marque française de 2000 (entre autres), ce qui a conduit la demanderesse à recevoir une injonction de cesser d’utiliser la marque «JUVEDERM» partout dans l’Union européenne. La titulaire affirme que la crise au Liban a débuté en 2019 et ne voit donc pas comment ces circonstances auraient empêché la demanderesse d’accéder à des documents qu’elle devait certainement conserver dans ses propres dossiers (par exemple, des registres de ses actions répressives intentées contre des tiers) et a déposé un article Wikipédia le 17 octobre.
La titulaire reproche à la demanderesse d’avoir déposé cette demande en nullité pour des raisons purement tactiques dans le cadre d’un litige global pour faire échec à l’activité légitime d’Allergan sous la marque contestée et à ses actions en justice contre la demanderesse. En outre, la demanderesse n’aurait pas pu valablement intenter une action en contrefaçon de marque à l’encontre d’une partie en 2000 puisque la société de la demanderesse a été enregistrée en 2007. Il n’existe aucune preuve de l’activité prétendument contrefaisante de Mme El Kazen ni une copie de l’ «invitation notariale» qu’elle prétend lui avoir adressée à titre exécutoire.
Le fait que LEADERM ait conclu un contrat avec Mme El Kazen le 15/03/2001 pour commercialiser des produits «JUVEDERM» au Liban et en Jordanie est considéré par la titulaire comme étant dénué de pertinence. Contrairement à ce que prétend la demanderesse, le contrat ne prouve pas que Mme Taupin et Mme El Kazen avaient des «Rapports commerciaux» lorsque LEADERM a déposé sa première marque française le 30/10/2000, ni qu’elles se connaissaient. La titulaire note également que la demanderesse n’a pas prouvé ses actions répressives revendiquées en 2004 à l’égard de Codirep (géré par Mme El Kazen) et LEADERM. La demanderesse a déclaré qu’Allergan aurait mené une procédure de diligence raisonnable avant d’acquérir la marque «JUVEDERM» auprès de LEADERM en 2007 et de cette diligence, il n’est pas plausible que la titulaire de la MUE n’ait pas eu connaissance de l’usage (précédent) existant par Dermavita Company de la marque «JUVEDERM». Toutefois, la titulaire considère le dépôt de la MUE peu après l’enregistrement de sa première marque au Liban comme étant accessoire et sans incidence sur la question de la mauvaise foi. Les dates des demandes de marque de la titulaire et de son prédécesseur sont antérieures à celles de la demanderesse.
Le 29/11/2021, après la clôture de la procédure, la demanderesse a présenté des observations et des éléments de preuve supplémentaires faisant valoir qu’elle avait réussi à obtenir les éléments de preuve mentionnés dans ses observations précédentes malgré la crise civile continue au Liban. Ces preuves établissent à son avis que M. Sevag Parseghian avait utilisé la marque «JUVEDERM» en avril 2000 et que Mme Jacqueline El Kazen avait pleinement connaissance en 2000. A fortiori, elle établit également que la marque existait déjà sur le marché.
La demanderesse a également répondu à certaines des requêtes du titulaire: (a) pourquoi elle a choisi de proposer une coexistence sur le marché; (b) pourquoi elle n’a pas contesté la marque française, demandée en 2000, pour cause de mauvaise foi et c) pourquoi «pour la toute première fois», elle a exposé ces faits. En ce qui concerne la question de la coexistence, elle a affirmé que les spéculations répétées sur l’appréciation de la mauvaise foi au moment du dépôt de la marque actuelle en 2007, voire en 2000, sont également dénuées de pertinence. Elle se demande si la proposition de coexistence, par rapport à la titulaire de la MUE, faite 10 ans plus tard, aurait constitué une preuve de l’absence de mauvaise foi de la titulaire de la MUE et si la marque avait été créée par le groupe Allergan ou par son prédécesseur en droit, pourquoi Allergan a proposé d’acheter la marque de Dermavita Company Ltd au cours des mêmes négociations? En ce qui concerne les deux autres questions, la requérante a répondu qu’elle n’avait aucune obligation de procéder de la sorte et que
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la spéculation était totalement dénuée de pertinence en l’espèce. En tout état de cause, la demanderesse a fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence de la marque, enregistrée en 2000 en France depuis très longtemps. En 2007, lors de la demande de marque libanaise, Dermavita n’avait pas connaissance de l’enregistrement français.
La demanderesse a joint les documents suivants:
1. Lettre de notification datée du 21/04/2000: la lettre de mise en demeure immédiate envoyée au nom de M. Sevag Parseghian (prédécesseur en droit et fondateur de Dermavita Company) et de son partenaire commercial contractant et commerce Ltd (le véritable créateur de la marque «JUVEDERM») a été envoyée à Mme Jacqueline NASR EL KHAZEN. La demanderesse note que la réception de cette lettre (invitation) est certifiée par un huissier de justice, ce qui signifie que la lettre a une date certifiée. La mention suivante apparaît sur la lettre:
2. Statuts de la société LEADERM, créés par deux actionnaires: Corneal Industrie SAS, dirigé par M. Waldemar Kita et Impax’s Diffusion, géré par Valerie Taupin.
3. Contrat de distribution exclusive de «JUVEDERM» daté du 07/04/2004 entre LEADERM en tant que fabricant (représenté par M. Waldemar Kita) et Codirep en tant que distributeur (représenté par Mme El Khazen).
4. Certificat d’enregistrement de la société Codirep (gérant Mme Jacqueline Rustom NASR/EL KHAZEN.
5. Lettre de notification du 23/08/2004 envoyée par M. Sevag Parseghian à Codirep — Mme Jacqueline NASR El Khazen et à LEADERM — également certifiée par un huissier de justice, ce qui signifie qu’elle a également une date certifiée, avec la mention suivante:
6. Cession de marques et de brevets du 22/12/2006 de LEADERM à Corneal Industrie.
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OBSERVATIONS LIMINAIRES
Sur la lettre de la titulaire de la marque de l’Union européenne du 03/03/2021
Le 03/03/2021, après avoir reçu la notification de l’Office concernant le dépôt de la présente demande en nullité, la titulaire de la marque de l’Union européenne a envoyé une lettre indiquant que la demanderesse en nullité avait déjà demandé à l’Office de suspendre d’autres affaires déposées par la demanderesse qui s’appuyaient sur la MUE contestée sur la base du présent recours en nullité, bien que l’Office poursuive l’examen de cette affaire en nullité au titre de la recevabilité. La titulaire a demandé à l’Office de prendre en considération les documents qu’elle a déposés dans le cadre de la procédure 12 554 C dans laquelle la demanderesse a demandé la réouverture de l’affaire compte tenu de la présente demande en nullité et a joint la lettre d’accompagnement accompagnée des pièces respectives de l’affaire 12 554 C. La lettre d’accompagnement mentionne des litiges juridiques précédents avec la demanderesse et d’autres litiges que les parties ont actuellement devant l’Office, et notamment la première action en déchéance («First torpedo») déposée par la demanderesse contre la marque contestée (affaire 12 772 C) qui est parvenue à la Cour de justice. Les six annexes qui y étaient jointes lors de son dépôt dans l’affaire initiale C 12 554 n’étaient pas jointes à la présente procédure, mais elles étaient parvenues aux représentants de la demanderesse dans la procédure telle qu’elles avaient été déposées précédemment. En substance, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé à l’Office de ne pas accepter («annuler») le cas d’espèce (surnommé «Second torpedo») en considérant qu’il était abusif et dans le seul but de retarder davantage l’accès à la justice de la titulaire de la marque de l’Union européenne, de ne pas suspendre les affaires qu’elle avait formées à l’encontre des marques de la demanderesse et sur la base de la présente marque contestée et, s’il était impossible de déceler la présente affaire, elle a alors demandé à l’Office de rendre une décision dans la présente affaire dans les plus brefs délais. L’Office répond qu’il s’efforcera de traiter la présente procédure le plus rapidement possible.
Observations présentées après la clôture de la phase contradictoire
Compte tenu du fait que le résultat de la présente décision ne sera pas influencé par l’approche suivante, la division d’annulation a décidé de prendre en considération les dernières observations de la demanderesse et les annexes, ce qui est le meilleur scénario pour la demanderesse. En outre, la division d’annulation décide de ne pas rouvrir la procédure en l’espèce pour une autre série d’observations et souligne que le droit de la titulaire de la marque de l’Union européenne d’être entendue ne sera pas affecté par une telle mesure, pour des raisons qui apparaîtront plus en détail dans la décision.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les
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intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Évaluation de la mauvaise foi
La demanderesse fonde sa demande en nullité sur les éléments suivants:
La demanderesse a inventé la marque JUVEDERM et elle prime sur l’usage de la marque «JUVEDERM» au Liban et en Bulgarie depuis 1999, comme l’ont décidé les juridictions libanaises.
Le prédécesseur de la titulaire de la marque de l’Union européenne LEADERM avait connaissance, par l’intermédiaire de son directeur, Mme Taupin, de la propriété et de l’usage de la marque «JUVEDERM» de la demanderesse en 2000.
LEADERM (Mme Taupin) a déposé de mauvaise foi la marque «JUVEDERM» en France le 30/10/2000 afin de bloquer la demanderesse, ce n’était que quelques mois après que la demanderesse avait invité (le 21/04/2000) Mme El Kazen à cesser tout usage de la marque «JUVEDERM» au Liban, où la demanderesse avait fait l’objet d’un usage antérieur.
Mme Jacqueline El Kazen et Mme Valerie Taupin étaient des partenaires commerciaux et la preuve est l’autorisation de 15/03/2001 par laquelle Mme El Kazen a introduit et commercialisé des produits «JUVEDERM» de LEADERM au Liban et en Jordanie et a pris les mesures nécessaires à l’approbation des produits «JUVEDERM» au Liban, ainsi que par le contrat signé en 2004 entre LEADERM et Codirep (Mme El Kazen), lorsque cette dernière est devenue le premier distributeur de la société JUVERM.
Tous les actes ultérieurs de la titulaire de la MUE, y compris le dépôt de la MUE, doivent également avoir été de mauvaise foi.
En ce qui concerne le premier point, la requérante a insisté sur l’absence d’explication plausible sur la manière dont Mme Taupin avait inventé l’élément verbal «JUVEDERM», qui n’existe dans aucune langue, seulement quelques mois après que Mme El Kazen a été invitée à cesser d’utiliser cet élément en raison des droits
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antérieurs de la requérante. Toutefois, la division d’annulation observe d’emblée que rien ne prouve que le prédécesseur de la demanderesse était également celui qui a inventé le mot «JUVEDERM». En outre, il n’existe aucune preuve d’une marque «en développement grandissant» de la demanderesse au moment du dépôt de la marque française JUVEDERM (30/10/2000) pour conclure que Mme Kazen aurait dû avoir connaissance, aucune explication raisonnable n’expliquant pourquoi si cet usage était effectivement actif dans la région arabe (comme le prétend la requérante), Mme Taupin n’en aurait eu connaissance lorsqu’elle a demandé une marque française, aucune preuve du fait que les deux personnes susmentionnées savaient l’autre partie de la marque de l’ERM, alors que l’opposante n’était pas l’autre partie de la procédure devant la société Vaupin.
En ce qui concerne les deux affaires portées devant les juridictions libanaises, la division d’annulation relève ce qui suit: les affaires avaient pour objet le conflit entre Allergan Inc. et Dermavita en ce qui concerne l’utilisation des termes «JUVEDERM» (première affaire) ou JUVIDERME (deuxième affaire) et SURGIDERM, au Liban. La division d’annulation relève certaines divergences entre les arrêts respectifs apparemment liés en ce sens que le pourvoi fait référence à une décision du Tribunal du 30/07/2013 alors que l’arrêt rendu dans l’affaire devant le Tribunal de première instance est daté du 23/06/2011. En outre, la traduction en anglais des deux décisions mentionne la marque «JUVEDERM», tandis que les décisions libanaises
mentionnent dans l’affaire de recours les marques et, en première instance, la marque «JUVEDERM». La division d’annulation fera néanmoins référence aux décisions de justice respectives telles qu’elles ont été traduites en anglais.
Le Tribunal de première instance libanais a constaté que les prédécesseurs de la requérante dans la présente procédure ont signé un contrat pour la fabrication de produits cosmétiques sous le nom de «JUVEDERM» et de SURGIDERM avec la société bulgare Business et le commerce contractant le 15/10/1999 et qu’ils ont commencé à distribuer les produits portant ces marques en 2000. La société de la requérante a été établie le 05/03/2007 et le «signataire de la société était la même personne que celle qui a signé le contrat de 1999». Dans la même décision, le Tribunal a constaté que la demanderesse dans la présente procédure avait enregistré les marques susmentionnées le 14/03/2007 pour des produits compris dans la classe 5, alors que la titulaire les avait enregistrées le 26/05/2007 dans les classes 5 et 10, commercialisant les produits sous les marques «JUVEDERM» et SURGIDERM depuis 2001.
La Cour d’appel libanaise a en effet décidé que la première facture concernant les produits «JUVEDERM» a été émise par les prédécesseurs de la demanderesse le 22/11/1999 (traduction de la décision du Tribunal, page 5, 2e paragraphe), tandis que les prédécesseurs de la titulaire de la MUE ont autorisé une personne à entrer et à commercialiser les produits «JUVEDERM» au Liban le 15/03/2001 (document page 4, 4e paragraphe), confirmant ainsi le «précédent précédent de la demanderesse en nullité». La même décision indique que les clients de la demanderesse ne sont pas les mêmes que ceux de la titulaire de la marque de l’Union européenne, étant donné que les produits fabriqués par cette dernière sont destinés aux médecins et spécialistes médicaux et qu’ils ne sont pas les mêmes que les clients de la demanderesse. En outre, un consommateur ordinaire n’est même pas conscient du type de produits que les médecins ou spécialistes médicaux utilisent sur leur lieu de travail même s’ils ont subi un traitement similaire.
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Le requérant fait valoir que les juridictions du Liban ont décidé que les éléments de preuve produits par le requérant démontraient qu’il était le premier usage des marques JUVIDERME ou JUVEDERM au Liban et en Bulgarie (début 1999). La priorité de l’usage au Liban est clairement définie dans les deux arrêts; toutefois, la division d’annulation n’est pas d’accord avec l’interprétation de la demanderesse selon laquelle les tribunaux ont décidé qu’elle avait la priorité lors de l’utilisation des marques également en Bulgarie (ou, comme le prétend la demanderesse, sur le territoire de l’Union). Le contrat signé par les prédécesseurs de la demanderesse avec la société bulgare, le fabricant des produits, ne signifie pas non plus que les produits ont été utilisés sur le territoire bulgare et, après avoir examiné les décisions respectives, la division d’annulation ne peut déterminer où le Tribunal a rendu une décision en ce sens.
L’antériorité de l’usage des signes respectifs au Liban (voire en Bulgarie) ne signifie pas automatiquement que la titulaire de la MUE a déposé la marque contestée de mauvaise foi.
Il est clair que la demanderesse et la titulaire de la marque de l’Union européenne (et leurs prédécesseurs) sont en conflit de marques de longue date. Toutefois, le premier qui protégeait la marque «JUVEDERM» par l’enregistrement était le prédécesseur de la titulaire de la marque de l’Union européenne LEADERM en 2000, lorsqu’elle a demandé l’enregistrement de la demande de marque française, qui a ensuite été utilisée en priorité pour la MUE «JUVEDERM» no 2 196 822 enregistrée pour des produits compris dans la classe 10 par la même société LEADERM.
Les événements se sont déroulés comme suit:
Le 21/04/2000, Mme Kazen serait avertie de cesser l’usage de la marque «JUVEDERM» par le prédécesseur de la demanderesse.
Le 18/04/2001, LEADERM (Mme Taupin) a sollicité l’enregistrement de la MUE no 2 196 822 «JUVEDERM», revendiquant la priorité de 30/10/2000 en France de la marque française no 3 061 345 déposée par la même société LEADERM. La requérante fait valoir que les actionnaires de LEADERM étaient Corneal Industrie SAS, gérés par M. Waldemar Kita et Inmax s Diffusion, également gérés par Mme Taupin.
Le 23/05/2003, l’enregistrement international no 810 018 «JUVEDERM» a été déposé par le même groupe LEADERM.
En avril 2004, LEADERM a passé un contrat avec Codirep (géré par Mme el Kazen) pour distribuer des produits «JUVEDERM» au Liban.
En août 2004, Codirep aurait été avertie par le prédécesseur de la requérante de cesser l’usage de la marque «JUVEDERM».
Le 21/11/2006, LEADERM a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation et tous ses actifs et passifs ont été transférés à son seul actionnaire actuel — Corneal Industrie SAS.
Le 22/12/2006, cession de marques et brevets de LEADERM à Corneal Industrie (la cession est signée par Waldemar Kita).
Au début de 2007, Allergan Inc. a acquis Corneal et toutes les marques «JUVEDERM».
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Le 14/03/2007, le prédécesseur de la demanderesse a déposé la marque «JUVEDERM» au Liban pour des produits compris dans la classe 5.
Le 03/04/2007, Allergan Inc USA a déposé la demande de marque de l’Union européenne contestée.
Le 26/05/2007, Allergan Inc USA a sollicité l’enregistrement de la marque «JUVEDERM» au Liban pour les classes 5 et 10.
En 2010, Allergan Industrie a remplacé Corneal Industrie en tant que titulaire de la marque française no 3 061 345.
Les observations des parties et les éléments de preuve produits, y compris la décision d’annulation du 27/03/2020, 24 644 C, JUVÉDERM VOLUMA, montrent qu’au moment où la demanderesse a déposé sa première marque «JUVEDERM» au Liban pour des produits compris dans la classe 5 compris dans la classe 2007, les prédécesseurs de la titulaire de la marque de l’Union européenne, LEADERM jusqu’en 2006, puis Corneal Industrie, étaient déjà titulaires pendant sept ans au moins des enregistrements «JUVEDERM» au niveau de l’Union européenne (avec date de priorité en 2000) et de la classe 2001 pour les mêmes produits de la classe 829 213 066. En outre, les prédécesseurs de la titulaire de la marque de l’Union européenne étaient titulaires, depuis 2003, de l’enregistrement international no 810 018 «JUVEDERM» pour des produits compris dans la classe 5.
Par conséquent, la titulaire est titulaire, par l’intermédiaire de ses prédécesseurs, d’enregistrements de la marque «JUVEDERM» pour des produits compris dans la classe 5 qui remontent à 2001, soit six ans avant que la demanderesse ne dépose une demande de «JUVEDERM» (en 2007 au Liban) et, par conséquent, sur les deux, la titulaire de la MUE est celle qui détient des droits antérieurs enregistrés sur le terme «JUVEDERM» pour des produits compris dans les classes 5 et 10.
En effet, le 03/04/2007, soit deux semaines après l’enregistrement de la marque de la demanderesse au Liban, le prédécesseur de la titulaire de la MUE a demandé l’enregistrement de la marque «JUVÉDERM» au niveau de l’Union européenne (la marque contestée) pour des produits compris dans la classe 5. La demanderesse affirme qu’au début de l’année 2007, le prédécesseur de la titulaire de la MUE Allergan Inc. a acquis Corneal et le portefeuille des marques «JUVEDERM». Le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée dans ce contexte est en réalité une stratégie logique en matière de marques. Elle a acquis un large portefeuille de marques dans différentes juridictions et, par conséquent, cette tactique constituerait une extension standard de la protection. Le dépôt de la marque contestée pour des produits compris dans la classe 5 le 03/04/2007, puis d’autres marques «JUVÉDERM»/«JUVEDERM», était à nouveau un moyen de protéger ses droits et ses activités, compte tenu des enregistrements antérieurs «JUVEDERM» pour des produits compris dans la classe 5 en provenance du Brésil et des États membres de l’UE désignés dans l’enregistrement international no 810 018 déposé en 2003 (annexe 2 du premier ensemble de preuves de la titulaire de la MUE) et des enregistrements antérieurs pour des produits compris dans la classe 10.
Dans le contexte des enregistrements de marques antérieures que la titulaire de la MUE détenait dans plusieurs juridictions, il devient totalement indifférent qu’à la date de dépôt de la MUE contestée (03/04/2007), la titulaire de la MUE avait connaissance de l’existence de l’enregistrement de la marque libanaise de la demanderesse en 2007.
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Même si la demanderesse avait effectivement utilisé sa marque au Liban avant la titulaire de la MUE (un fait contesté par la titulaire de la MUE, qui indique également que la demanderesse n’a produit aucune preuve à cet égard), la demanderesse n’a pas prouvé que lorsque la titulaire de la MUE ou son prédécesseur avait effectivement déposé la MUE contestée, Allergan Inc. États-Unis devait avoir connaissance de cet usage. En fait, la demanderesse n’a pas réussi à démontrer une éventuelle connaissance des circonstances précédentes entourant le dépôt de la marque française en 2000 ou de la première marque de l’Union européenne en 2001. La division d’annulation examinera plus en détail cet aspect dans la décision.
En outre, les arguments de la demanderesse selon lesquels la mauvaise foi de la titulaire de la marque de l’Union européenne (en réalité son prédécesseur) ressort également de ses actes de dépôt, deux mois plus tard, d’un enregistrement de marque libanaise pour le même signe «JUVEDERM» ne sauraient être acceptés comme preuve de la mauvaise foi de la titulaire en l’espèce. Compte tenu des enregistrements multiples précédents de marques contenant le terme «JUVEDERM» au nom des prédécesseurs de la titulaire de la MUE, sa demande d’enregistrement de la MUE «JUVÉDERM» et d’autres marques comprises dans les classes 5 et 10 contenant ce terme (ou JUVEDERM) n’était qu’une extension naturelle de sa marque phare, de son activité ou simplement de la création et de la sauvegarde de nouvelles sous-marques sous sa marque ombrelle «JUVÉDERM» ou «JUVEDERM». Par conséquent, les arguments de la demanderesse en ce sens ne sont pas fondés.
La même conclusion s’applique aux arguments de la demanderesse selon lesquels la titulaire de la marque de l’Union européenne a fait preuve de mauvaise foi en déposant des demandes pour les classes dans lesquelles la demanderesse avait des intérêts commerciaux, étant donné que, comme indiqué ci-dessus, la titulaire a essayé d’obtenir ses marques et ses activités dans les mêmes classes avant la demanderesse (à tout le moins pour les produits compris dans les classes 5 et 10).
L’accusation de mauvaise foi de la part de la titulaire de la MUE semble atypique à la lumière de la déclaration du directeur de la demanderesse (pièce 5 du premier ensemble de preuves déposé par la titulaire de la MUE), qui déclare que des représentants des deux parties se sont réunis en juillet 2016 et que la demanderesse a proposé une coexistence et a demandé à la titulaire de la MUE de définir les produits et territoires pour lesquels ils ne s’opposent pas à l’usage de la marque de la demanderesse.
La ligne d’action de la demanderesse à cette époque (près de neuf ans après la date de dépôt de la MUE) était donc de rechercher la coexistence avec la titulaire au lieu de revendiquer sa mauvaise foi. Il ressort de la même déclaration que la titulaire de la MUE a proposé d’acheter la marque «JUVÉDERM» de la demanderesse, cette dernière refusant l’offre. La demanderesse a par ailleurs lancé plusieurs propositions de médiation (aux États-Unis et en Russie) mais n’a reçu aucune réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
La division d’annulation ne voit pas en quoi cela pourrait prouver que le prédécesseur de la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la MUE en 2007. En ce qui concerne les événements susmentionnés, la demanderesse affirme qu’ils sont dénués de pertinence pour l’appréciation de la mauvaise foi au moment du dépôt de la marque actuelle en 2007, voire en 2000. Le demandeur a introduit une demande rhétorique:
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[l] a proposition de coexistence en conséquence adressée à la titulaire de la marque de l’Union européenne, faite 10 ans plus tard, constitue-t-elle une preuve de l’absence de mauvaise foi du titulaire de la MUE? Si la marque a été créée par le groupe Allergan ou par son prédécesseur en droit, pourquoi Allergan a proposé d’acheter la marque de Dermavita Company Ltd au cours des mêmes négociations?
Toutefois, il est évident pour la division d’annulation que, si la demanderesse avait considéré que les actions de la titulaire étaient de mauvaise foi, elle aurait pu, immédiatement après l’enregistrement de la MUE en 2008, former une action en nullité pour cause de mauvaise foi. Néanmoins, elle a décidé de proposer la coexistence et la médiation au même titulaire qu’elle reproche désormais d’avoir déposé la marque contestée de mauvaise foi.
En ce qui concerne la présomption de connaissance de la titulaire ou de ses prédécesseurs concernant l’usage fait par la demanderesse de la marque «JUVEDERM» au Liban avant la date de dépôt de la MUE contestée, la demanderesse ajoute dans ses deuxièmes observations certaines informations importantes qui apparaissent pour la première fois dans la présente affaire et qui n’ont jamais été prises en considération dans les litiges précédents entre les parties.
Les premières observations de la requérante contiennent quelques remarques générales concernant la connaissance que la titulaire (Allergan Holdings France SAS) et ses prédécesseurs (Allergan Inc) devaient avoir de l’usage de la marque par la requérante dans la mesure où les deux sociétés faisaient partie du même groupe de sociétés. Par conséquent, la demanderesse affirme que la connaissance d’Allergan Inc. le 03/04/2007 était suffisante pour établir l’existence d’une mauvaise foi lors du dépôt de la MUE. Elle précise que le prédécesseur en droit de la titulaire de la MUE avait connaissance de l’usage fait par la demanderesse de «JUVEDERM» étant donné qu’elle commercialisait au Liban par l’intermédiaire de Codirep Company depuis 2004 et que c’était en même temps que la demanderesse, qui commercialisait au Liban la marque «JUVEDERM» depuis 2000. La conclusion de la requérante dans ses premières observations est que, à partir de 2007, il peut être déduit qu’Allergan Inc. avait pleinement connaissance de l’usage de la marque «JUVEDERM» par la requérante ou, à tout le moins, qu’elle n’aurait raisonnablement pas pu ignorer cet usage. En outre, elle conclut que le prédécesseur en droit de la titulaire de la MUE avait pleinement connaissance, en 2007, de l’enregistrement antérieur de la marque au Liban par la demanderesse.
Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante a présenté pour la première fois des informations sur une relation commerciale particulière entre deux personnes. Elle fait valoir que Mme El Kazen avait connaissance de l’existence et de l’usage de la marque «JUVEDERM» en 2000, car le prédécesseur de la requérante lui a notifié de cesser l’usage de la marque. La requérante n’a pas présenté ces informations jusqu’à présent et affirme qu’en raison du conflit politique au Liban, de nombreuses institutions ayant été clôturées, il était difficile de rassembler tous les documents pertinents.
La division d’annulation estime que cette justification est particulière pour plusieurs raisons:
premièrement, le prédécesseur de la requérante aurait dû être en possession de la notification qu’elle aurait prétendument envoyée à Mme Kazen depuis de nombreuses années;
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deuxièmement, même si elle n’était pas en possession de ces documents, elle disposait au moins d’informations sur l’existence et le rôle de Mme Kazen dans la prétendue violation de la marque de la demanderesse;
troisièmement, ce n’est que lorsque la titulaire a expressément nié avoir eu connaissance de cette notification à Mme Kazen que la demanderesse a trouvé certains documents (malgré la crise en cours au Liban).
La division d’annulation partage l’avis de la titulaire selon lequel, en ce qui concerne les accusations de mauvaise foi et en particulier les documents susmentionnés. Il est assez rare que la demanderesse ait attendu plus de 11 ans pour faire ces accusations et ne les invoque pas auparavant, alors que les parties ont été impliquées dans de nombreux conflits de marques (la MUE contestée a été enregistrée le 13/03/2008, le conflit au Liban a débuté en 2009 et la présente demande en nullité a été déposée le 29/12/2020).
En outre, lors de la vérification des documents respectifs, il apparaît qu’il n’existe aucune preuve manifeste qu’ils sont effectivement parvenus à Mme Kazen. La notification correspondante (annexe 1 des dernières observations de la requérante) est adressée à Mme Jacqueline NASR El Khazen, et non à Jacqueline El Kazen. On peut supposer qu’il s’agit d’une erreur typographique dans le nom. Toutefois, il est clairement indiqué que ces documents ont été laissés au concierge, de sorte qu’il n’est pas certain que les documents sont parvenus au destinataire. Il en va de même pour la notification de 2004 à Mme Jacqueline NASR El Khazen et à LEADERM (annexe 5 du dernier mémoire de la requérante). Il ressort de l’huissier que les documents ne pouvaient pas être remis aux destinataires et que les employés ont refusé de les recevoir.
Par conséquent, rien ne prouve clairement que l’une des notifications est parvenue aux personnes ou entreprises concernées. En fait, hormis l’allégation de la requérante, rien ne prouve que Mme El Kazen (ou n’importe qui que ce soit) ait utilisé la marque «JUVEDERM» ou qu’elle ait violé les prétendus droits de la requérante au Liban au milieu des années 2000, ou du tout. En outre, rien ne prouve clairement qu’au moment du dépôt de la marque française en 2000, les deux personnes connaissaient l’une l’autre. En outre, les circonstances du dépôt de la marque française en 2000 sont peu pertinentes en l’espèce étant donné qu’il n’existe aucune preuve claire que le prédécesseur de la titulaire de la marque de l’Union européenne, Allergan Inc USA, qui avait déposé la marque de l’Union européenne contestée avait connaissance de tous les événements en 2000.
La requérante fait en outre valoir que sa marque a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est devenue notoirement connue et fonde ses prétentions sur les arrêts susmentionnés du tribunal libanais. Toutefois, la demanderesse n’a fourni aucune preuve de l’usage effectif de sa marque «JUVEDERM» ou de la prétendue renommée ou renommée. Certes, la demanderesse n’est pas obligée de démontrer cet usage ou cette notoriété de sa marque lorsqu’elle invoque la mauvaise foi du titulaire. Toutefois, étant donné qu’elle affirme que sa marque est devenue notoirement connue, de sorte que la titulaire de la marque de l’Union européenne ou ses prédécesseurs devaient en avoir connaissance, l’usage et la notoriété de la marque de la demanderesse constituent un facteur essentiel. C’est d’autant plus vrai dans le cadre de l’allégation de la demanderesse selon laquelle le marché français est directement lié aux régions arabes et que l’usage ou la notoriété du «JUVEDERM» de la demanderesse serait certainement reconnu en France.
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Dans l’ensemble, il est très difficile de déterminer, sur la base des documents versés au dossier, que la demanderesse utilisait le signe «JUVEDERM» avant 2000 lorsque le prédécesseur de la titulaire a enregistré sa première marque française «JUVEDERM» ou avant le dépôt de la MUE contestée en 2007 pour les produits respectifs compris dans les classes 5 ou 10 ayant une incidence importante sur le plan commercial. Aucune information fiable ne peut être extraite en ce qui concerne le volume, la dimension et l’importance réelle de son usage, même si l’on tient compte des éléments de preuve dans leur ensemble.
Cela vaut également pour la prétendue renommée ou notoriété du signe en cause. Les éléments de preuve produits ne permettent pas à la division d’annulation de tirer de solides conclusions sur le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent, la part de marché détenue par la marque, la position qu’elle occupe sur le marché en ce qui concerne les produits ou services des concurrents, la durée, l’étendue et la zone géographique de son usage ou l’étendue de sa promotion.
Toutefois, la connaissance de la part d’une titulaire de la marque de l’Union européenne ne plaide pas nécessairement en faveur de la mauvaise foi. En effet, le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir (ce qui n’est pas le cas)que la demanderesse en nullité utilise un signe identique/similaire pour des produits et/ou services identiques/similaires pour lesquels il peut exister un risque de confusion ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). De même, le fait que le titulaire sait ou doit savoir que, au moment du dépôt de sa demande, un tiers utilise un signe à l’étranger susceptible d’être confondu avec la marque dont l’enregistrement est demandé ne suffit pas, à lui seul, pour conclure à la mauvaise foi du titulaire au sens de cette disposition [arrêt du 27/06/2013, C-320/12, Plastic bottle (3D), EU:C:2013:435, § 37].
Aux fins d’apprécier l’existence de la mauvaise foi, l’élément central à prendre en considération est l’intention du titulaire de la MUE au moment du dépôt. Il s’agit d’un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. Comme l’a indiqué l’avocat général Sharpston, la mauvaise foi concerne une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement — une intention malhonnête ou autre «motif dommageable» — qui sera néanmoins normalement établie par référence à des critères objectifs; elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport à de telles normes [conclusions de l’avocat général, 12/03/2009,-C 529/07 (Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60)].
La démonstration de la mauvaise foi suppose de prouver qu’au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne, la titulaire de la marque de l’Union européenne savait qu’elle causait un préjudice à la demanderesse en nullité et que ce préjudice était la conséquence de son comportement reproché d’un point de vue moral ou commercial (21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO SALINI/SALINI, § 66).
Les allégations de la demanderesse concernant les intentions malhonnêtes du titulaire restent donc non étayées. Comme il ressort de l’analyse détaillée ci-dessus, les éléments de preuve produits ne démontrent pas l’usage du signe de la demanderesse et ne démontrent pas non plus une renommée ou un caractère notoire.
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Il est vrai que l’un des indices possibles de l’intention malhonnête du titulaire telle qu’identifiée dans l’arrêt Lindt est le fait qu’il s’avère ultérieurement que le seul objectif du titulaire était d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (11/06/2009,-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44).
En outre, l’appréciation globale de la mauvaise foi doit tenir compte du principe général selon lequel la propriété d’une marque de l’Union européenne est acquise par l’enregistrement et non par une adoption préalable par son usage effectif. En particulier lorsque la demanderesse en nullité revendique des droits sur un signe identique ou similaire à la MUE contestée, il est important de rappeler que l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE tempère le principe du «premier déposant», selon lequel un signe ne peut être enregistré en tant que MUE que dans la mesure où une marque antérieure produisant ses effets dans l’Union européenne ou dans un État membre n’y fait pas obstacle.
Si les éléments de preuve suscitent des doutes quant à l’appréciation de la mauvaise foi, l’incertitude doit être résolue dans l’intérêt du titulaire de la MUE, comme dans le système de la marque de l’Union européenne, la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire (13/12/2012-, 136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 57).
Comme illustré ci-dessus, la demanderesse n’a pas présenté suffisamment d’éléments de fait, d’indications et d’éléments de preuve objectifs qui permettraient de conclure à l’existence d’une mauvaise foi, autrement que de recourir à des suppositions et à des suppositions. Les documents produits ne démontrent pas qu’au moment du dépôt de la MUE contestée, la titulaire connaissait ou devait nécessairement connaître l’usage des signes de la demanderesse. Elles ne suffisent pas non plus à démontrer les intentions malhonnêtes de la titulaire au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. De même, rien ne prouve que les parties ont ou ont eu un quelconque lien, comme des relations contractuelles (pré-
/post-), donnant lieu à des obligations mutuelle et un devoir de loyauté par rapport aux intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24).
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande en nullité doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, la division d’annulation indique que cette demande en nullité est rejetée même si tous les éléments de preuve que la demanderesse a invoqués dans sa demande ont été examinés alors qu’ils ont été produits en dehors du délai fixé par l’Office, une approche qui, comme indiqué ci-dessus, est la meilleure hypothèse pour la demanderesse, ne porte pas atteinte aux intérêts de la titulaire de la marque de l’Union européenne et constitue un moyen d’éviter la réouverture inutile de la procédure.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
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La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Michaela Simandlova Ioana Moisescu Liliya Yordanova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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