DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 125 400
Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred Nobel Str. 10, 40789 Monheim, Allemagne (opposante), représentée par Abel indirects IMRAY, 20 St. Andrew Street, EC4A 3AG London, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
MUSA SRL, Via Vittorio Veneto 26, 80034 Marigliano, Italie (demanderesse), représentée par Nicola Di Palma, Via Pomigliano 2, 80048 Sent’anastasia, Italie (mandataire agréé).
Le 17/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:

1. L’opposition no B 3 125 400 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 213 510 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.

MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits (compris dans les classes 3 et 5) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 213 510 (marque verbale: «GERMOGEL»). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque irlandaise no 32 447 (marque verbale: «GERMOLENE»). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe5, du RMUE.
Remarque liminaire
À l’origine, l’opposition était également fondée sur deux enregistrements de marques britanniques antérieurs. Toutefois, ils ont été retirés avec la lettre de l’opposante du 09/02/2021.
PREUVE DE L’USAGE

Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.

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La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque irlandaise no 32 447.
La date de dépôt de la demande contestée est le 20/03/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Irlande du 20/03/2015 au 19/03/2020 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée, à savoir enregistrée le 14/01/1913.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits compris dans la classe 5 sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir un médicament pour la peau à usage humain.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 05/05/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 10/07/2021 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé jusqu’au 10/09/2021 (voir lettre de l’Office du 01/07/2021). Le 10/09/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante utilise le nouveau terme de marque «Bepantiseptic» sur ses produits et dans ses tables, mais il est indiqué sur l’emballage qu’il s’agissait auparavant «GERMOLENE». Par conséquent, le signe ancien et nouveau peut tous deux être reconnu par le consommateur sur l’emballage, ce qui n’empêche pas l’usage en vertu du droit des marques. Les factures énumérées ci-dessous ne contiennent que la désignation actuelle «Bepantiseptic». Toutefois, on peut supposer que les emballages portant les deux dénominations ont été utilisés.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont notamment les documents suivants:
Annexe 1: des images non datées de produits sur lesquels figurent les marques «GERMOLENE»/«Bepantiseptic» sur des rayons de différentes pharmacies et chaînes alimentaires en Irlande, selon l’opposante;

Annexe 2: des impressions non datées de produits sur lesquels figurent les marques «GERMOLENE»/«Bepantiseptic», qui, selon l’opposante, ont été vendues en ligne par le biais de chaînes de pharmacie irlandaise; Annexes 3 et 4: Données «IMS MAT» pour août 2020 montrant le volume des ventes de produits portant les marques «GERMOLENE»/«Bepantiseptic» dans, selon l’opposante, des pharmacies en Irlande entre 2015 et 2020, et indiquant que le volume des crèmes (antiseptiques) vendues chaque année entre 2015 et 2020 est de six chiffres;
Annexe 9: 16 factures, datées de 2015 à 2019, adressées à différentes sociétés en Irlande, portant la marque «Bepantiseptic», pour des produits à vendre en Irlande et montrant des quantités de trois ou quatre chiffres;
Annexe 11: des images de matériel de marketing produites par l’opposante, datées entre 2013 et 2020, sans indication du territoire.

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L’opposante a produit, entre autres, à l’ annexe 9, un nombre suffisant de factures qui prouvent l’importance de l’usage de la marque et reflètent les quantités importantes vendues. Les factures sont datées tout au long de la période pertinente et démontrent donc la durée et la fréquence de l’usage. En outre, divers documents démontrent un certain degré de visibilité sur le marché et l’activité commerciale. Il est fait référence, en particulier, aux documents figurant aux annexes 1, 2 et 11, qui corroborent les factures quant à leur nature. Ces documents, pris dans leur ensemble, démontrent l’usage du signe. Dès lors, ces factures contribuent de manière significative à la preuve de l’usage de la marque antérieure. En outre, les exigences de preuve de l’usage de la marque antérieure ne devraient pas être trop strictes.
D’autres informations (annexes 3 et 4) donnent des données supplémentaires concernant le volume des ventes des produits concernés. Elles complètent non seulement les documents produits concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure, mais confirment également les informations contenues dans les factures. Il s’agit également d’éléments pertinents qui peuvent contribuer de manière significative à la preuve de l’usage de la marque antérieure.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T 174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Compte tenu des preuves considérées dans leur ensemble, les éléments de preuve présentés par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE

Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les produits compris dans la classe 5 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Un médicament pour la peau à usage humain.
Les produits contestés compris dans les classes 3 et 5 sont les suivants:

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Classe 3: Gels pour les mains.

Classe 5: Gels antibactériens.

À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3

Les gels pour les mains contestés ont la même destination, les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les produits médicinaux pour la peau à usage humain de l’opposante. Ils sontdès lors similaires.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les gels antibactériens contestés se chevauchent avec les produits médicinaux pour la peau à usage humain de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public est moyen pour les produits compris dans la classe 3.
En ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sur ordonnance ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T- 331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
c) Les signes
GERMOLENE GERMOGEL

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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Irlande.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales, qui sont protégées dans toutes les polices de caractères et toutes les polices de caractères.
Comme indiqué dans la décision du 15/02/2022, R 1262/2021-5, Germogel/Cremogel, p. 53, dans l’opposition parallèle contre le même signe contesté, la chambre de recours a considéré que «GERMO» est similaire au terme anglais «germ», signifiant «un très petit organisme qui provoque une maladie». Compte tenu du fait que les produits pertinents peuvent être utilisés contre des germes, cet élément présente un très faible degré de caractère distinctif pour au moins une partie du public pertinent.
En ce qui concerne l’élément commun «GEL», étant donné que les produits pertinents sont des gels, cet élément a une référence descriptive aux produits en cause et est donc dépourvu de caractère distinctif (15/02/2022, R-1262/2021 5, Germogel/Cremogel, p. 50).
Le caractère distinctif du signe contesté résulte de la combinaison des deux éléments («Germ» et «gel») avec la lettre «o» en tant qu’élément de connexion.
L’élément «LENE» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
En percevant un signe verbal, le public décomposera celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les cinq premières lettres des signes, «GERMO», sont identiques. Bien que le degré de caractère distinctif de cet élément soit très faible, il doit être pris en considération étant donné qu’il s’agit d’un élément commun. En outre, son caractère distinctif est plus élevé que l’élément «GEL» différent et non distinctif du signe contesté. «Lene» n’est qu’une partie de la marque antérieure. Toutefois, les signes ont le même nombre de syllabes, à savoir trois: «GER-MO- LENE» de la marque antérieure et «GER-MO-GEL» dans le signe contesté. Deux des trois syllabes sont identiques. Il en résulte une sonorité, un rythme et une prononciation similaires. Compte tenu du très faible degré de caractère distinctif de l’élément commun «GERMO», la similitude visuelle et phonétique est moyenne.
Sur le plan conceptuel, la division d’opposition renvoie aux significations susmentionnées des éléments des signes. La terminaison «LENE» de la marque antérieure étant dépourvue de signification, elle n’a aucune incidence sur le résultat de la comparaison. L’impact de l’élément différent «GEL» du signe contesté est

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également très limité étant donné qu’il est dépourvu de caractère distinctif. L’élément le plus distinctif significatif est l’élément commun «GERMO». Toutefois, étant donné que son caractère distinctif est très faible, le degré de similitude conceptuelle est tout au plus faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément possédant un très faible degré de caractère distinctif dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28; voir également considérant 7 du RMUE).
Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle et phonétique, du faible degré de similitude conceptuelle, des cinq premières lettres identiques des signes «GERMO», du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et des produits identiques ou similaires, il existe — bien qu’il existe un degré d’attention élevé pour une partie du public — un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition est accueillie. Cela est d’autant plus vrai lorsque le degré d’attention du public n’est que moyen.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.

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Contrairement à ce que pense la demanderesse, les différences entre les signes ne suffisent pas à les distinguer clairement. Ils seront perçus comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. La demanderesse oublie que la marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif normal en raison de l’élément dépourvu de signification «LENE». En outre, l’élément verbal commun «GERMO» doit être pris en considération dans une certaine mesure étant donné qu’il s’agit de l’élément commun des signes. Il s’agit également de l’élément le plus distinctif ayant une signification.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent «GERMO». À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à certains enregistrements de marques dans l’Union européenne. Outre le fait que l’UE n’est pas le territoire pertinent, la division d’opposition observe que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «GERMO» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.


De la division d’opposition
Christian Steudtner Peter quay Reiner SARAPOGLU

Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.