EUIPO, 23 juin 2022, R 0125/2022‑4, Geøgraphical Nørwajavascript:remitToCOR()y / Geographic

EUIPO 23 juin 2022

Arguments

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Rejeté
Mauvaise foi lors du dépôt de la marque
La cour a estimé que la demanderesse n'avait pas prouvé l'existence de la mauvaise foi de la titulaire au moment du dépôt de la marque contestée, considérant que le dépôt était légitime et que la titulaire avait agi dans le cadre d'une logique commerciale.
Rejeté
Utilisation antérieure de la marque non enregistrée
La cour a jugé que la demanderesse n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer l'utilisation sérieuse de la marque 'GEOGRAPHIC' dans la vie des affaires, ce qui affaiblit sa demande.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 23 juin 2022, n° R0125/2022-4
Numéro(s) :	R0125/2022-4
Textes appliqués :	Article 59(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Décision confirmée
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 23 juin 2022
Dans l’affaire R 125/2022-4
VF International SAGL Via Laveggio 5
6855 Stabio
Suisse Demanderesse en annulation / Demanderesse au recours représentée par Van Innis & Delarue, Wapenstraat 14, 2000 Antwerp, Belgique
contre
Super Brand Licencing 89-97 Rue Magenta
69100 Villeurbanne
Titulaire de l’enregistrement France international / Défenderesse au recours représentée par Annette Sion, 6 rue Edouard Detaille, 75017 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 14 699 C (marque de l’Union européenne n° 933 206)
LA QUATRIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et A. Kralik (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par un enregistrement international désignant l’Union européenne le 26 juin 2007,
M. Alain Harfi, prédécesseur en droit de Super Brand Licencing SAS (« la titulaire de l’enregistrement international ») a déposé la marque verbale

pour les produits et services suivants :
Classe 18 – Sac à main, à dos, à roulettes, sacs et pochettes pour l’emballage en cuir ;
Classe 25 – Vêtements (habillement) ;
Classe 38 – Télécommunications, informations de télécommunication; service de messagerie électronique.
2 Le prédécesseur en droit de la titulaire de l’enregistrement international a revendiqué l’ancienneté en ce qui concerne sa demande de marque française no 3 353 148, dont la date de dépôt était le 5 avril 2005.
3 L’enregistrement international a été publié au Bulletin des marques communautaires no 2007 / 052, du 17 septembre 2007, et s’est vu reconnaître la même protection que celle accordée à une marque de l’Union européenne le 21 juillet 2008 sous le numéro 0 933 206 pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus (Bulletin des marques communautaires no 2008 / 029).
4 Le 27 mars 2017, VF International SAGL (« la demanderesse en annulation ») venue aux droits de Green Sport Monte Bianco S.p.A., a déposé une demande en nullité de l’enregistrement pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
5 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 60, paragraphe 1, point c), RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4,
RMUE et l’article 59, paragraphe 1, point b), RMUE.
6 La demande en nullité était fondée sur la base de la marque non enregistrée
GEOGRAPHIC
utilisée dans la vie des affaires par la demanderesse (et son prédécesseur, la société Green Sport Monte Bianco) depuis les années 1990 en Italie pour :
sacs, vêtements chaussures et chapellerie.
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7 À l’appui de ses observations, la demanderesse en annulation a présenté les éléments de preuve suivants :
Pièces 1.1 à 1.11 : Catalogues des produits commercialisés par la demanderesse, à savoir sacs, chaussures et vêtements, sur lesquels est apposé
le signe associé le plus souvent au drapeau
norvégien, comme par exemple sur les produits suivants : ,
 ;
Certains catalogues ne comportent pas de date ; d’autres sont datés entre 2004 et 2011 – soit antérieurement au dépôt de l’enregistrement international attaqué; ces catalogues sont rédigés en italien et semblent donc destinés à être distribués en Italie ;
Pièces 1.12 et 1.13 : Publicités pour des vêtements comportant la marque
parues dans des publications italiennes en 1997 et 1999 ;
Pièce 1.14 : Document intitulé « advertising campaign 2004/2005 » sur lequel figure la marque – sans traduction française ;
Pièce 1.15 : Captures d’écran du site www.napapijriusa.com datant de l’année 2000, en anglais, sans traduction française ; selon la demanderesse, il s’agit de la liste de tous les catalogues publiés le jour de la capture d’écran ;
Pièce 1.16 : Copies d’articles de presse en italien datés de 2004 faisant état de la collaboration entre la demanderesse et le couturier Karl Lagerfeld pour des articles Napapijri ; articles en français datés de 2013 parlant de la collaboration entre Napapijri et le constructeur automobile Peugeot lesquels mentionnent notamment « la célèbre griffe de sportswear, reconnaissable à son drapeau norvégien » ou encore « depuis 1987 NAPAPIJRI, dont le nom signifie cercle polaire arctique et dont l’étendard est le drapeau norvégien, a débuté par les sacs de montagne puis dans les blousons de ski avant de s’affirmer dans un sportwear innovant et actif », « la marque au drapeau et ses célèbres Parkas » ;
Pièce 1.17 : Copies d’écran du site www.napapijri.com datant de 2001, 2005, 2012 et 2013 sur lesquelles on peut noter l’utilisation du mot « geographic » seul en relation avec les articles distribués par la demanderesse, notamment sous l’appellation « GEOGRAPHIC COLLECTION », ou associé au drapeau
norvégien ;
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Pièce 2 : 12 articles parus dans la presse italienne et française mentionnant la marque « Napapijri », datés entre 1993 et 2011 ; la demanderesse a également fourni la traduction française partielle des articles ;
Un article paru dans le journal « Le Monde » le 4 octobre 2002 indique notamment que Napapijri s’est fait connaître en France pour ses produits de sportswear sans publicité, pays où elle réalise « 6 millions d’euros de chiffre d’affaires, avec une progression de 30 % par an » ;
Pièce 3 : Liste des magasins distribuant les produits « Napapijri » datée des années 2010/2011 ; outre l’Italie, figurent de nombreux pays de l’Union européenne, tels que l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, la Grèce, et la Pologne ;
Pièce 4 : Extrait Kbis de la société Napapijri France issu du site infogreffe.fr ; on peut y voir que cette société a été immatriculée en 1999 et radiée en 2005 ;
Pièce 5 : Captures d’écran du site internet www.napapijri.org datant de 2000 sur lesquelles sont reproduits des articles d’habillement comportant la
marque de la demanderesse : dont notamment la parka
« Skidoo » ;
Pièce 6 : Acte de cession entre la demanderesse VF International SAGL et la société Green Sport Monte Bianco S.p.A. daté du 29 décembre 2004, rédigé en italien et en anglais ; la demanderesse a fourni la traduction française partielle de l’accord ; il y est fait mention de la cession à la demanderesse des droits notamment sur l’usage du signe « GEOGRAPHIC » et « la représentation graphique du drapeau norvégien » ;
Pièces 7.1 à 7.7 : Catalogues des produits de la demanderesse, publicités diffusées sur instagram.com et facebook.com, et captures d’écran du site www.napapijri.com ; ces documents sont datés entre 2012 et 2016, soit après le dépôt de l’enregistrement international attaqué; le signe invoqué par la demanderesse figure en relation avec des articles d’habillement et des sacs ;
Pièce 8 : Copie du code italien de la propriété industrielle et traduction française de l’article 12, point a) ;
Pièces 9.1 à 9.7 : Documents présentant l’état des relations entre la demanderesse et la société Artextyl avant le dépôt de l’enregistrement international attaqué, et notamment :
• Mise en demeure adressée en 2002 par le représentant de la société Napapijri France à la société Artextyl Sarl lui demandant de cesser l’exploitation d’une marque sous une forme similaire à celle détenue par la société première pour des articles d’habillement également similaires à ceux vendus par la société Napapijri France ;
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• Réponse adressée par Monsieur A. Harfi, en sa qualité de gérant de la société Artextyl, datée de 2002, dans laquelle l’auteur indique qu’il n’était pas dans son intention de nuire à la société Napapijri ; il indique avoir pris note de la forme figurative de la marque de la société et s’engage à ne plus utiliser sa marque associée à un dessin ;
• Sommation adressée à Monsieur Alain Harfi, pris à titre personnel et au titre de gérant de la société Artextyl, à la requête des sociétés Green
Sport Monte Bianco S.p.A. et Napapijri France, afin de cesser tout usage de signes similaires à ceux utilisés par les sociétés mandantes ;
• Copie des marques françaises et
(aujourd’hui non en vigueur) déposées le
23 avril 2004 au nom de M. Alain Harfi, respectivement pour des produits et services en classes 18, 25 et 38, et uniquement des services en classe 38 ;
• Copie du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lyon le 20 avril 2006 à l’encontre de Monsieur Alain Harfi ; le tribunal a ainsi condamné Monsieur Harfi retenant notamment qu’il avait « déposé en connaissance de cause les marques NAPAPURNA et NAPAPURNA
EQUIPEMENT en recherchant sciemment la confusion afin de bénéficier de la notoriété de la marque NAPAPIJRI dans le domaine du vêtement et accessoire de sport » ;
• Copie d’une décision rendue par l’Institut National de la Propriété Industrielle français (INPI) le 28 décembre 2005 reconnaissant le risque de confusion entre la marque verbale « NORWEGIAN GEOGRAPHIC »
déposée par Monsieur Alain Harfi et la marque antérieure de la société National Geographic ;
• Copie d’extraits du site www.2ememain.be et ebay.be datant de 2017 proposant à la vente des vêtements sous la marque « ANAPURNA »
 ;
• Extrait de la base de données des dessins et modèles de l’INPI relatif au modèle n°°23 412 déposé par la société Artextyl (ayant comme mandataire M. Alain Harfi) le 3 juin 2002 pour une parka portant un blason « ANAPURNA EXPEDITION » ;
• Copies d’écran extraites du moteur de recherche eSearch de l’EUIPO faisant état d’octroi de licences en 2015 pour les marques de l’UE n°°9 860 834, n°°1 048 147 et n°°10 015 352 à la société Artextyl ;
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Pièce 10.1 : Copies de marques de l’Union européenne déposées au nom de la demanderesse en annulation et de Monsieur A. Harfi (précédent titulaire de l’enregistrement international attaqué) ;
Pièce 10.2 : Impressions d’écrans de sites présentant les produits commercialisés sous les marques « NAPAPIJRI » et « GEOGRAPHICAL
NORWAY » ;
Pièce 10.3 : Copie du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 7 septembre 2007 ; on peut notamment lire que « Or l’impression globale du modèle BILLAL de la société ARTEXTYL sur l’utilisateur averti qui en matière de vêtement est doté d’une vigilance particulière ne sera pas différente de celle produite par l’antériorité SKIDOO de la société NAPAPIJRI puisque s’imposera une impression de déjà-vu malgré les différences minimes résultant de l’apposition de la marque semi-figurative sur la poche ventrale qui fait référence à la NORVEGE et de la fourrure entourant la capuche. En conséquence, le modèle BILLAL n°°2 113 638 de la société ARTEXTYL est nul pour défaut de caractère propre. » ;
Pièce 10.4 : Copies de marques déposées au nom de M. Alain Harfi (2 marques de l’Union européenne et 5 marques françaises) et de deux décisions d’opposition rendue par l’office français et l’EUIPO à l’encontre de deux d’entre elles ;
Pièce 11 : Articles de presse présentant la marque Napapijri et mentionnant la parka « Skidoo », en français, anglais et italien, datés entre 2004 et 2011 et
2017 ; on peut ainsi lire dans un article paru dans le journal français « Le point » en 2011 que le modèle de parka « Skidoo », « produit-phare » de la marque « fêtera ses 20 ans en 2012. Mais c’est aussi la gamme authentique pour l’équipement de montagne ou Geographic pour la version urbaine- chic ».
8 A l’appui de ses arguments, la titulaire de l’enregistrement international fournit les pièces suivantes :
Pièces 1 à 3 : Listes des marques de l’Union européenne, françaises et internationales comprenant le terme « Napapijri » extraites des bases de données des offices européen, français et international – parmi ces marques figurent celles détenues par la demanderesse en annulation ;
Pièces 4 à 6 : Copies des marques de l’Union européenne : « NAPAPIJRI GEOGRAPHIC » n°°5 052 816 déposée le 11 avril 2006, « GEOGRAPHIC »
n°°15 422 991 déposée le 10 mai 2016 et « NAPAJIJRI » n°°291 021 déposée le 25 juin 1996 extraites du site de l’EUIPO ;
Pièce 7 : Décision d’opposition B 1 102 302 du 29 novembre 2010 formée par la société National Geographic contre la société VF International – accompagnée d’une traduction partielle libre en français ;
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Pièce 8 : Copie de la marque française n°°3 353 148 déposée le 5 avril 2005 au nom de Monsieur Alain Harfi ;
Pièce 9 : Liste des marques de l’Union européenne comprenant le terme « GEOGRAPHIC » ;
Pièce 10 : Attestation par l’expert-comptable de la société Artextyl de l’usage des marques « GEOGRAPHICAL NORWAY » depuis 2005 ;
Pièces 11 et 12 : Assignations par les sociétés VF International et VF J France signifiées à la société Artextyl devant les Tribunaux de Grande
Instance de Paris et de Lyon datant respectivement du 26 avril 2017 et du
3 mai 2017 ;
Pièce 13 : 4 Ordonnances de référé rétractation datées du 15 juin 2017 ;
Pièce 14 : Demande de nomination d’un représentant auprès de l’EUIPO, datée du 3 août 2017 pour la marque « GEOGRAPHICAL NORWAY »
n°°11 048 147 ;
Pièce 15 : Ordonnance de référé rétractation datée du 7 décembre 2017 ;
Pièce 16 : Impressions d’écran (date illisible) présentant des extraits du site de la demanderesse en annulation www.napapijri.com présentant les produits vendus, ainsi que les conditions générales de vente, avec un paragraphe mis en évidence par la titulaire « sur napapijri.com nous n’offrons que des articles portant la marque Napapijri » ;
Pièces 17 et 18 : Extraits des comptes Facebook et Instagram « NAPAPIJRI » datant de 2018 sur lesquels sont reproduits des articles
d’habillement sur lesquels figure la marque , parfois associée au drapeau norvégien ;
Pièce 19 : Copie d’écran (non datée) des premières lignes de l’article sur la marque « NAPAPIJRI » issu du site de l’encyclopédie en ligne Wikipedia – en anglais ;
Pièce 20 : Copies d’écran (non datées) du site vfc.com présentant la marque « NAPAPIJRI » – en anglais – dont les dernières pages sont, en grande partie, illisibles.
9 Par décision rendue le 8 avril 2019, la Division d’Annulation a rejeté la demande en nullité dans sa totalité. Elle a conclu, en substance, que la demanderesse en annulation n’avait pas prouvé que la marque antérieure non enregistrée « GEOGRAPHIC » avait été utilisée dans la vie des affaires de manière isolée pour indiquer l’origine commerciale des produits et services en cause et que, en tout état de cause, celle-ci ne présentait pas de similitudes suffisantes avec la marque contestée telles qu’il en résulterait un risque de confusion. En outre, la
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Division d’annulation relève également qu’aucun des documents fournis n’est en mesure de prouver de manière certaine ou même de manière présumée, mais avec des indices précis et concordants, l’intention malhonnête de la part de la titulaire de la marque internationale contestée au moment du dépôt. A l’inverse, l’existence d’une marque française déposée en 2005 par le précédent titulaire de la marque internationale attaquée comprenant les mêmes termes
« GEOGRAPHICAL NORWAY » et l’exploitation de ce signe depuis de nombreuses années sont des éléments de nature à démontrer la bonne foi de la titulaire. Par conséquent, la Division d’annulation a estimé qu’il n’était pas possible de conclure que le dépôt de la marque attaquée ait été fait de mauvaise foi par la titulaire.
10 Le 29 mai 2019, la demanderesse en annulation a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, en limitant l’étendue du recours au seul article 59, paragraphe 1, sous b), RMUE.
11 Par décision du 6 avril 2020 dans le recours R 1178 / 2019-1, la première
Chambre de recours de l’EUIPO, prenant acte de la renonciation de la demanderesse en annulation à son grief fondé sur l’article 60, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, RMUE, a annulé la décision de la Division d’Annulation sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, sous b), dudit Règlement.
Décision de la Première Chambre de Recours R 1178 / 2019-1
12 La Chambre de Recours a considéré, premièrement, que la titulaire de l’enregistrement international avait connaissance des éléments essentiels de la communication commerciale du prédécesseur en droit de la demanderesse en annulation. Deuxièmement, elle a relevé que les éléments de preuve recueillis étaient de nature à établir la réputation du signe antérieur. Troisièmement, elle a considéré que la titulaire de l’enregistrement international avait fait preuve d’une intention frauduleuse en commettant des actes parasitaires en raison de l’utilisation d’un signe certainement similaire, en copiant les caractéristiques des produits vendus par la demanderesse en annulation et en imitant la stylisation des signes sur ses produits. Enfin, elle a conclu à l’existence de la mauvaise foi de la titulaire de l’enregistrement international au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
13 Un recours devant le Tribunal a été introduit par la demanderesse en annulation.
L’arrêt du Tribunal
14 Le 8 septembre 2021, la Sixième Chambre du Tribunal a rendu son arrêt dans l’affaire T-458/20 (ci-après, « l’arrêt »), et a annulé la décision de la Première Chambre de Recours. L’EUIPO et la demanderesse en annulation sont condamnés aux dépens. Le contenu dudit arrêt peut être résumé comme suit :
L’affirmation de la Chambre de Recours, figurant au point 38 de la décision attaquée, semble suggérer, comme le fait valoir à juste titre la titulaire de
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l’enregistrement international, que ladite Chambre a entendu examiner la demande en nullité sur la base de la marque antérieure non enregistrée
« GEOGRAPHIC ». Toutefois, plusieurs points de ladite décision font mention du signe antérieur complexe « NAPAPIJRI GEOGRAPHIC », voire du drapeau norvégien, le cas échéant, ce qui pourrait conduire à interpréter cette décision comme étant fondée sur la combinaison de ce signe antérieur complexe et dudit drapeau (paragraphe 32).
Toutefois, la décision attaquée ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles, premièrement, la Chambre de Recours a affirmé fonder son analyse sur la marque antérieure non enregistrée « GEOGRAPHIC » pour ensuite se fonder sur le signe antérieur complexe NAPAPIJRI
GEOGRAPHIC et, le cas échéant, le drapeau norvégien. Par ailleurs, il importe de relever que ladite Chambre a tout de même semblé avoir accentué, à quelques reprises, l’existence de ladite marque antérieure non enregistrée soit en tant qu’élément indépendant, voire autonome, dudit signe antérieur complexe (points 42 et 49), soit en tant que marque indépendante
(point 43) (paragraphe 33).
De surcroît, en ce qui concerne le drapeau norvégien, la décision attaquée ne fournit aucune explication sur la pertinence de sa prise en compte dans l’appréciation de la connaissance de l’utilisation antérieure d’un signe similaire par rapport à la marque contestée, ne serait-ce que pour affirmer que ledit drapeau fut utilisé par la demanderesse en annulation sur ses produits. De même, la décision attaquée ne contient pas davantage d’explications quant à la singularité de l’utilisation du drapeau norvégien dans la communication commerciale de la demanderesse en annulation et ce, d’autant plus que le drapeau en question ne peut pas être enregistré ou exploité à titre de marque (paragraphe 34).
En deuxième lieu, en ce qui concerne la connaissance, par la titulaire de l’enregistrement international, des « éléments essentiels de la communication commerciale » du prédécesseur en droit de la demanderesse en annulation, force est de constater qu’une telle assertion est trop générale et abstraite pour permettre au Tribunal de comprendre quels éléments étaient réellement visés par la conclusion sur cette connaissance figurant au point 48 de la décision attaquée (paragraphe 35).
La Chambre de Recours s’est référée aux « expéditions polaires » et, plus généralement, au « voyage et à l’aventure [lesquels étaient] au cœur de la marque depuis la date de sa création » (point 37), à la marque antérieure non enregistrée GEOGRAPHIC (points 38 et 43), à la marque « NAPAPIJRI […] systématiquement utilisée en combinaison avec, d’une part, le vocable GEOGRAPHIC et, d’autre part, le drapeau norvégien » (point 39) et aux logos circulaires (point 46). Or, elle n’a, à aucun moment, procédé à l’identification des éléments visés par l’assertion afférente aux « éléments essentiels de la communication commerciale » du prédécesseur en droit de la demanderesse en annulation (paragraphe 37).
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Il est difficile de comprendre si la marque antérieure non enregistrée « GEOGRAPHIC » avait ou non fait partie de ces éléments dont la connaissance a fait l’objet de la conclusion figurant au point 48 de la décision attaquée (paragraphe 38).
Les dépôts des demandes d’enregistrement des logos circulaires et la « rétractation des ordonnances du [président du tribunal de grande instance de
Paris] », ne permettent pas d’étayer la conclusion de la Chambre de Recours sur la connaissance des « éléments essentiels de la communication commerciale » du prédécesseur en droit de l’intervenante / demanderesse en annulation à la date précédant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée (paragraphe 39).
D’une part, il ressort du dossier et, plus précisément, du jugement du 20 avril 2006 que la connaissance de la titulaire de l’enregistrement international portait sur l’utilisation de la marque antérieure Napapijri et du drapeau norvégien. Or, en l’absence de l’identification des « éléments essentiels de la communication commerciale » du prédécesseur en droit de la demanderesse en annulation, il est difficile de comprendre dans quelle mesure la prise en compte de ce jugement corroborait la conclusion figurant au point 48 de la décision attaquée. D’autre part, les dépôts des demandes d’enregistrement des logos circulaires des 17 novembre et 18 décembre 2014, invoqués par la Chambre de Recours dans ladite décision, portent sur une période postérieure au moment pertinent pour l’appréciation de la connaissance de l’utilisation antérieure du signe similaire, à savoir le 26 juin 2007. Par conséquent, ils ne sauraient être pris en compte dans l’appréciation de la connaissance que la titulaire de l’enregistrement international a eu au cours de la période précédant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée (paragraphe 40)
Par ailleurs, en ce qui concerne la « rétractation des ordonnances du
[président du tribunal de grande instance de Paris] », il convient de constater, ainsi qu’il résulte du dossier, que lesdites ordonnances sont datées du 14 mars 2017 et ont donné lieu aux procès-verbaux de saisie-contrefaçon du
27 mars 2017. Toutefois, celles-ci ne sont pas pertinentes, de par leur date, pour apprécier la connaissance, par la titulaire de l’enregistrement international, de l’utilisation des « éléments essentiels de la communication commerciale » du prédécesseur en droit de la demanderesse en annulation au moment précédant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Ainsi, il est difficile de comprendre la pertinence de la prise en compte de ces ordonnances dans l’appréciation de la mauvaise foi de la titulaire de l’enregistrement international en l’espèce, dès lors que, ainsi qu’il résulte du dossier, ces ordonnances ont été rétractées en date du 15 juin 2017
(paragraphe 41).
À titre surabondant, il convient de constater qu’il est vrai que la mauvaise foi est une cause de nullité absolue ne nécessitant pas d’être fondée sur un signe antérieur similaire ou identique pour des produits ou des services identiques ou similaires. Cependant, il convient de considérer que, en l’espèce, la
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connaissance de l’utilisation antérieure d’un signe similaire à la marque contestée a été l’un des facteurs décisifs pour conclure à la caractérisation de la mauvaise foi de la titulaire de l’enregistrement international. Or, cet élément d’appréciation nécessite que soit identifié un signe, voire des signes ou d’autres éléments, dont l’utilisation antérieure devait être connue par la titulaire de l’enregistrement international (paragraphe 42).
La décision attaquée ne permet pas au Tribunal de contrôler si la Chambre de Recours était fondée à considérer que la connaissance des « éléments essentiels de la communication commerciale » du prédécesseur en droit de la demanderesse en annulation constituait un facteur permettant de corroborer la conclusion relative à l’existence de la mauvaise foi de la titulaire de l’enregistrement international en l’espèce (paragraphe 44).
(i) Sur le caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée en ce qu’elle porte sur la réputation du signe antérieur
Dans la partie de la décision attaquée relative à la réputation du signe antérieur, la Chambre de Recours s’est référée à la « marque Napapijri geographic » et à la « marque verbale geographic (comme élément autonome dans la marque complexe Napapijri/Geographic) », au « drapeau norvégien »
(point 49), au terme « Napapijri » ainsi qu’au « signe geographic » (point 50) pour enfin conclure à la réputation du « signe antérieur » (point 51)
(paragraphe 51).
Certes, les points 49 à 51 de la décision attaquée pourraient être interprétés en ce sens que la Chambre de Recours a décidé d’examiner la réputation du signe antérieur complexe « NAPAPIJRI GEOGRAPHIC » par le biais de la réputation de la marque antérieure « NAPAPIJRI » laquelle, compte tenu de l’utilisation conjointe avec la marque antérieure non enregistrée « GEOGRAPHIC », serait étendue audit signe antérieur complexe
(paragraphe 52).
Le raisonnement ayant conduit la Chambre de Recours à conclure sur la réputation du signe antérieur est équivoque et imprécis rendant ainsi impossible le contrôle du Tribunal sur le bien-fondé de la décision attaquée en ce qui concerne la prise en compte du facteur de l’appréciation de la mauvaise foi afférent à la réputation du signe antérieur (paragraphe 55).
(ii) Sur le caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée en ce qu’elle porte sur l’intention de la titulaire de l’enregistrement international au moment du dépôt de la marque contestée
La Chambre de Recours a considéré i) que le dépôt, par la titulaire de l’enregistrement international, de la demande d’enregistrement de la marque contestée après la « reconnaissance du succès commercial de la marque antérieure » témoignait de son intention frauduleuse § 62 ; ii) que le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée témoignait d’une intention de créer une confusion ou, à tout le moins, de créer une association
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avec les droits antérieurs de la demanderesse en annulation afin de « profiter de la réputation du signe NAPAPIJRI/GEOGRPAHIC » § 63 ; iii) bien que la marque contestée ait été déposée sous une forme de la marque verbale, elle a été utilisée sous une forme semi-figurative, dans un graphisme et des couleurs encore très proches des droits antérieurs de la demanderesse [en annulation] et en plus pour des produits identiques, ce qui confirme la volonté de M. Harfi de créer un risque de confusion avec les produits revêtus du signe « NAPAPIJRI/ GEOGRAPHIC » (paragraphe 64).
Il ne ressort pas clairement de la décision attaquée sur quels éléments, autres que le jugement du 20 avril 2006, la Chambre de Recours a fondé son raisonnement. Il n’en ressort pas non plus clairement à quels « marques et signes distinctifs » utilisés par la demanderesse en annulation s’est référée ladite Chambre au point 58 de cette décision. Certes, la référence au jugement du 20 avril 2006 pourrait être interprétée en ce sens que la Chambre de Recours s’est fondée sur la marque antérieure NAPAPIJRI ainsi que sur le drapeau norvégien (paragraphe 66).
La Chambre de Recours n’a procédé à aucune analyse d’un risque de confusion et s’est bornée à affirmer que le risque de confusion n’était pas une condition requise pour caractériser la mauvaise foi, tout en considérant que l’élément indépendant « geographic » du signe antérieur complexe NAPAPIJRI GEOGRAPHIC ne présenterait qu’une similitude qui n’était pas haute avec la marque contestée. Or, s’il est vrai que l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que l’article 51, paragraphe 1, sous b), Règlement no 40 / 94 puisse s’appliquer, la décision attaquée ne fournit pas d’explications sur quels éléments l’assertion afférente à l’intention de créer une confusion était fondée (paragraphe 69).
Quant à la logique commerciale afin « de profiter de la réputation du signe NAPAPIJRI/ GEOGRAPHIC », la décision attaquée ne permet pas au
Tribunal de contrôler si la Chambre de Recours était fondée à considérer que la titulaire de l’enregistrement international avait fait preuve d’une logique commerciale consistant à profiter de la réputation du signe antérieur complexe « NAPAPIJRI GEOGRAPHIC » (paragraphe 71).
Il résulte de la décision attaquée que la prémisse relative à la réputation du signe antérieur revêt une importance toute particulière dans l’économie de cette décision (paragraphe 73).
Le Tribunal n’est pas en mesure de contrôler le bien-fondé de la conclusion de la Chambre de Recours relative à l’existence de l’intention frauduleuse de la titulaire de l’enregistrement international résultant de sa logique commerciale (paragraphe 76).
L’usage de la marque contestée sous une forme et des couleurs similaires à celles de la marque ou du signe antérieur peut constituer un facteur pertinent dans l’appréciation globale visant à éclairer la Chambre de Recours sur les intentions qui animaient la titulaire de l’enregistrement international lors du
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dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée (paragraphe 77).
Toutefois, force est de relever que la Chambre de Recours n’a fourni qu’une motivation très succincte à cet égard ne faisant pas apparaître de façon claire et non équivoque son raisonnement (paragraphe 78).
La décision attaquée ne contient pas d’explications permettant de comprendre le lien entre, d’une part, l’affirmation suggérant que la Chambre de Recours a examiné la demande en nullité sur la base de la marque antérieure non enregistrée GEOGRAPHIC et, d’autre part, la pertinence de l’analyse de l’utilisation du signe antérieur complexe NAPAPIJRI GEOGRAPHIC, voire avec le drapeau norvégien, le cas échéant (paragraphe 79).
Il ressort du dossier que les exemples de l’utilisation de la marque contestée sur les produits distribués par la titulaire de l’enregistrement international sont datés de 2017, soit dix ans après le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 26 juin 2007, ce qui est constant entre les parties (paragraphe 80).
Pour conclure à l’existence de l’intention frauduleuse de la titulaire de l’enregistrement international résultant de la chronologie des évènements, la Chambre a fait référence, d’une part, à la « reconnaissance du succès commercial de la marque antérieure » de la demanderesse en annulation, sans autre précision. Toutefois, dès lors que dans la partie relative à l’appréciation de la réputation du signe antérieur, la Chambre de Recours s’est référée à la
« distribution au succès grandissant de ces produits », ladite assertion de la
Chambre de Recours pourrait être comprise comme visant la réputation du signe antérieur (paragraphe 83).
Le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si la Chambre de Recours était fondée à considérer que la réputation du signe antérieur, dans l’analyse de l’existence de l’intention frauduleuse telle qu’elle résulterait de la chronologie des évènements, pouvait constituer un facteur permettant de corroborer la conclusion sur l’existence de la mauvaise foi de la titulaire de l’enregistrement international (paragraphe 84).
Les tentatives de se placer dans le sillage de la marque antérieure concernent, d’une part, la marque antérieure NAPAPIJRI et le drapeau norvégien, ainsi qu’il résulte du jugement du 20 avril 2006 et, d’autre part, les logos circulaires. Ces considérations concernent donc des marques différentes.
En tout état de cause, dans la mesure où la Chambre de Recours s’est fondée sur la chronologie des évènements précédant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 26 juin 2007, seuls les faits ayant donné lieu au jugement du 20 avril 2006 sont antérieurs et pertinents pour apprécier la conclusion de cette Chambre (paragraphe 87).
Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal n’est pas en mesure de contrôler le bien-fondé de la conclusion sur l’existence de la mauvaise foi de la titulaire
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de l’enregistrement international au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée (paragraphe 89).
Motifs
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
16 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 26 juin 2007, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (05/10/2004, C-192/03 P, BSS, EU:C:2004:587, § 39 et 40, et 23/04/2020, C-736/18 P, GUGLER (fig.) / GUGLER FRANCE,
EU:C:2020:308, § 3 et jurisprudence citée).
17 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, comme visant l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
18 Dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une Chambre de Recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, en vertu de l’article 266 TFUE et de l’article 72, paragraphe 6, Règlement 2017 / 1001, de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un éventuel arrêt d’annulation du juge de l’Union (17/11/2021, T-616/20, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect (fig.) / ONE, EU:T:2021:794, § 36 et la jurisprudence citée).
19 Pour se conformer à l’arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’EUIPO est tenue d’adopter une nouvelle décision, en respectant non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont mené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’EUIPO doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (17/11/2021, T-616/20, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect (fig.) / ONE, EU:T:2021:794, § 37 et la jurisprudence citée).
20 Dès lors qu’un arrêt d’annulation opère ex tunc et a pour effet d’éliminer rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique, ladite première décision n’existe pas dans l’ordre juridique de l’Union et ne peut y déployer aucun effet (23/09/2020, T-796/16, GRASS IN BOTTLE (other) / Bottle with strand of grass
(3D) et al., EU:T:2020:439, § 200, 72 et la jurisprudence citée). Partant, cette première décision ne fait pas partie du contexte juridique au regard duquel la motivation de la décision attaquée doit être appréciée (23/09/2020, T-796/16,
GRASS IN BOTTLE (other) / Bottle with strand of grass (3D) et al.,
EU:T:2020:439, § 201).
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La mauvaise foi dans le dépôt de l’enregistrement international conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), RMUE
21 L’article 59, paragraphe 1, point b), RMUE prévoit que la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque.
22 Il n’existe pas de définition juridique précise du terme « mauvaise foi », qui se prête à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif basé sur les intentions de la demanderesse lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions seules n’ont pas de conséquences juridiques. L’existence de la mauvaise foi nécessite, tout d’abord, une action de la titulaire de la marque de l’Union européenne témoignant manifestement d’une intention malhonnête, et deuxièmement, une norme objective permettant d’analyser cette action et de déterminer ensuite qu’elle constitue un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement de la personne qui dépose une demande de marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).
23 Alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de
« mauvaise foi » suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, les Règlements
n° 40 / 94, n° 207 / 2009 et 2017 / 1001 adoptés successivement s’inscrivent dans un même objectif, à savoir l’établissement et le fonctionnement du marché. Les règles sur la marque de l’Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (12/09/2019, C-104/18P, Stylo & Koton,
EU:C:2019:724, § 45).
24 La cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), RMUE s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine (12/09/2019, C-104/18P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).
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25 Par ailleurs, il convient d’ajouter que, dans l’arrêt « Lindt Goldhase » (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361), la Cour a apporté plusieurs précisions sur la manière dont il convenait d’interpréter la notion de mauvaise foi telle que visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), RMUE. Selon la Cour, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), RMUE, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne et, notamment, premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant
à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53).
26 Cela étant, il ressort de la formulation retenue par la Cour dans l’arrêt précité que les facteurs qui y sont énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement au moment du dépôt de la demande de marque (26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND,
EU:T:2015:115, § 67; 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20). En effet, dans cet arrêt, la Cour s’est limitée à répondre aux questions de la juridiction nationale qui portaient, en substance, sur la question de savoir si de tels facteurs étaient pertinents (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase,
EU:C:2009:361, § 22, 38). Ainsi, l’absence de l’un ou de l’autre de ces facteurs ne s’oppose pas nécessairement, selon les circonstances propres de l’espèce, à ce que soit constatée la mauvaise foi du demandeur (07/07/2016, T-82/14, LUCEO,
EU:T:2016:396, § 147).
27 À cet égard, il importe de souligner dans ses conclusions dans l’affaire « Lindt Goldhase » (11/06/2009, C- 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60), Mme l’avocate générale Sharpston a relevé que la notion de mauvaise foi, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), RMUE, ne peut pas être cantonnée à une catégorie limitée de faits particuliers. En effet, l’objectif d’intérêt général de cette disposition, qui consiste à faire échec aux enregistrements de marques abusifs ou contraires aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, serait compromis si la mauvaise foi ne pouvait être démontrée que par les circonstances limitativement énumérées dans l’arrêt « Lindt Goldhase » (11/06/2009, C- 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361).
28 Ainsi, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), RMUE, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt
(26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68).
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29 Il convient également de prendre en considération l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (11/06/2009, C-529/07, Lindt
Goldhase, EU:C:2009:361, § 41).
30 À cet égard, il a été précisé que l’intention du demandeur au moment pertinent est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase,
EU:C:2009:361, § 42). Il y a lieu de relever que la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 57;
23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR, EU:T:2019:357, § 34).
31 Ainsi, la notion de mauvaise foi se rapporte à une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement de marque, à savoir une intention malhonnête ou un autre motif dommageable. Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 28).
32 C’est au demandeur en annulation qui entend se fonder sur l’article 59, paragraphe 1, point b), RMUE qu’il incombe d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du déposant étant présumée jusqu’à preuve du contraire (08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45 et la jurisprudence citée).
33 Il est de jurisprudence constante que le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la titulaire est celui du dépôt par l’intéressé de la demande d’enregistrement, à savoir le 26 juin 2007.
34 Lorsque l’EUIPO constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en annulation sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie le titulaire de la marque en cause lors du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci, il appartient à ce dernier de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque (21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 43).
En effet, la titulaire de la marque en cause est la mieux placée pour éclairer l’EUIPO sur les intentions qui l’animaient lors de la demande d’enregistrement de cette marque et pour lui fournir des éléments susceptibles de le convaincre que, en dépit de l’existence de circonstances objectives, ces intentions étaient légitimes (09/11/2016, T-579/14, DEVICE OF A PATTERN (fig.), EU:T:2016:650, § 136;
05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 51-59 ; 21/04/2021,
T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 44).
35 L’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment (12/09/2019, C-104/18P, STYLO &
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KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 47; 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase,
EU:C:2009:361, § 53):
i) le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé ;
ii) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ;
iii) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.
36 Cela étant, il ressort de la formulation retenue par la Cour dans ledit arrêt que les facteurs qui y sont énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement au moment du dépôt de la demande de marque. Il y a donc lieu de considérer que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, sous b), RMUE, il peut également être tenu compte de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque communautaire, ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé ledit dépôt (26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68 et la jurisprudence citée; 09/07/2015, T-100/13, CAMOMILLA, EU:T:2015:481, § 35-
36 et la jurisprudence citée; 31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India (fig.),
EU:T:2018:314, § 24).
37 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner les différents griefs de la demanderesse en annulation dans la mesure où la Division d’Annulation a conclu que la titulaire n’était pas de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque contestée.
Chronologie des évènements et relation entre les parties
38 Aux fins de déterminer s’il existe ou non la mauvaise foi dans le cas présent, il convient, à titre liminaire et avant l’examen effectif des griefs soulevés, de rappeler les circonstances objectives de l’espèce telles qu’elles ont été exposées dans le dossier.
39 Comme on en déduit des documents présentés, la chronologie des événements ayant conduit au dépôt de la marque internationale désignant l’Union européenne est la suivante :
La demanderesse en annulation commercialise des articles d’habillement
depuis les années 1990, notamment en Italie, sous la marque
(en noir et blanc ou en couleurs) ;
5 avril 2005 : Dépôt de la marque française
n° 3 353 148 pour des produits et
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services en classes 18, 25 et 38 par M. Alain Harfi, prédécesseur en droit de la titulaire ;
M. Alain Harfi commercialise en France depuis 2005 des articles d’habillement sous la marque « GEØGRAPHICAL NØRWAY » ;
11 avril 2006 : Dépôt de la marque de l’Union européenne n° 5 052 816 pour des produits et services en classes 18, 25 et 43 par la demanderesse en annulation ;
26 juin 2007 : Dépôt de l’enregistrement international attaqué « GEØGRAPHICAL NØRWAY » n° 11 048 147 pour des produits et services en classes 18, 25 et 38 par M. Alain Harfi, en revendiquant l’ancienneté en ce qui concerne sa demande de marque française n° 3 353 148 dont la date de dépôt était le 5 avril 2005 ;
10 mai 2016 : Dépôt de la marque de l’Union européenne « GEOGRAPHIC » n° 15 422 991 pour des produits en classe 25 par la demanderesse ;
27 mars 2017 : Dépôt de la demande en nullité par la demanderesse.
Connaissance de la titulaire d’une utilisation d’un signe similaire à la marque contestée
40 Il y a lieu de relever, en premier lieu, que le fait que la marque internationaleprétendument enregistrée de mauvaise foi soit identique ou similaire au signe invoqué par le demandeur en annulation peut s’avérer important pour conclure à une mauvaise foi. Bien qu’il existe une identité ou une similitude avec un signe antérieur dans de nombreux cas où une mauvaise foi est constatée, le risque de confusion n’est pas une condition préalable de la mauvaise foi (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 51).
Enfin, une identité ou une similitude entre les signes ne suffit pas en soi à démontrer une mauvaise foi (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90; 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39,
§ 59-60).
41 En ce qui concerne la connaissance de l’utilisation antérieure d’un signe similaire à la marque contestée, il convient de préciser premièrement que la demande en nullité est présentée sur la base de la marque non enregistrée en Italie « GEOGRAPHIC ». La demanderesse invoque l’utilisation du terme « GEOGRAPHIC » seul, mais aussi en combinaison avec l’élément verbal
« NAPAPIJRI » et/ou le drapeau norvégien.
42 Ainsi que l’a relevé la Division d’annulation, le terme “GEOGRAPHIC” ne
constitue pas un élément indépendant dans la combinaison et, désormais, la possible existence d’une certaine similitude entre les signes en conflit ne peut pas être basée sur le fait que l’enregistrement international attaqué
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« GEØGRAPHICAL NØRWAY » reprenne le terme « GEOGRAPHIC » dans sa totalité.
43 De plus, en s’appuyant sur le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 20 avril 2006, et sur la base les dépôts des demandes d’enregistrement des logos circulaires en date du 17 novembre 2014 et du 18 décembre 2014, étant ceux-ci similaires aux droits de la demanderesse, la décision contestée a conclu à la connaissance par la titulaire de l’enregistrement international des signes et des produits concurrents distribués par la société Green Sport Monte Bianco, le prédécesseur en droit de la demanderesse en annulation.
44 La marque de la demanderesse en annulation, « GEOGRAPHIC », est utilisée en combinaison avec le vocable « NAPAPIJRI » d’une part et, d’autre part, avec le drapeau norvégien. En effet, le terme « GEOGRAPHIC » n’est jamais utilisé seul, et n’a aucun caractère dominant, ce qui le rend indissociable du signe « NAPAPIJRI », auquel il se renvoie. C’est ainsi que l’a également considéré le Tribunal judiciaire de Paris (3ème Chambre 1ère section) dans sa décision du
21 octobre 2021 (pièce 17). En revanche, le signe « GEØGRAPHICAL
NØRWAY », qui ne présente aucun élément qui soit visuellement plus accrocheur que d’autres, forme un ensemble indivisible.
45 En outre, la Chambre remarque à cet égard que l’élément « geographic » situé dans le signe complexe est clairement secondaire en raison de sa taille et de sa position subsidiaire par rapport à l’élément verbal principal « NAPAPIJRI » qui domine nettement l’impression d’ensemble du signe en considération de sa taille et de son caractère distinctif.
46 Par ailleurs, bien que les signes puissent avoir en commun l’élément
« geographic », ils présentent néanmoins des différences remarquables quant aux autres termes présents, à savoir « NAPAPIJRI » et « NORWAY », ainsi que la représentation graphique du signe .
47 Il en devient donc que le signe ne présente pas de similitudes suffisantes avec le signe contesté « GEØGRAPHICAL NØRWAY » pour donner lieu à une confusion.
48 De surcroît, en ce qui concerne l’utilisation du drapeau norvégien, l’article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle vise à interdire l’enregistrement et l’utilisation des marques identiques ou sensiblement similaires aux emblèmes d’État. Un tel enregistrement ou une telle utilisation porterait atteinte au droit de l’autorité concernée à contrôler l’utilisation des symboles de sa souveraineté et pourrait, en outre, induire le public en erreur quant à l’origine des produits et services pour lesquels ces marques sont utilisées. La Chambre constate dans ce sens que le dossier ne contient aucune information ou preuve concernant l’octroi d’une telle autorisation par la Norvège.
49 En conséquence, le drapeau norvégien ne peut pas être utilisé à titre de marque et donc, aucun agent économique ne peut être empêché de l’utiliser librement, sans que cette utilisation soit illicite.
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50 Finalement, en ce qui concerne le jugement du Tribunal de Grande Instance de
Lyon du 20 avril 2006 et les dépôts des demandes d’enregistrement des logos circulaires, en effet, ils concernent, d’une part, la marque antérieure
« NAPAPIJRI » et le drapeau norvégien, et, d’autre part, les marques
« NAPURNA EQUIPMENT / ANAPURNA ». Ces considérations concernent donc l’exploitation d’autres marques et non du signe faisant l’objet de la présente procédure.
Renommée de la marque antérieure non enregistrée « GEOGRAPHIC »
51 A la vue des preuves déposées pour prouver l’existence de la renommée du signe « GEOGRAPHIC » (à lui seul considéré), la Chambre constate que les documents fournis ne font référence qu’au signe figuratif complexe
52 La Chambre considère que la renommée de la marque « GEOGRAPHIC » ne peut pas être prouvée sur la base du signe antérieur complexe « NAPAPIJRI
GEOGRAPHIC », comme démontré ci-dessous.
53 Les pièces 1.1 à 1.17 fournies par la demanderesse en annulation (catalogues, articles de presse) font référence à la marque « NAPAPIJRI » ou « NAPAPIJRI
GEOGRAPHIC » , . L’usage du terme « geographic » se fait généralement en association avec le terme « NAPAPIJRI » ou avec le drapeau
norvégien .
54 Les articles parus dans la presse italienne entre 1993 et 2011, ainsi que l’article paru dans le journal « Le Monde » le 4 octobre 2002, font également référence à la marque « NAPAPIJRI ». Ce dernier signale que la marque « NAPAPIJRI » réalise en France « 6 millions d’euros de chiffre d’affaires, avec une progression de 30 % par an », mais ne fait pas allusion à « geographic » (Pièce 2).
55 Pour ce qui est des pièces 3 à 5, ils font également référence aux produits
« Napapijri », ainsi qu’à la société Napapijri France et au site internet www.napapijri.org.
56 Finalement, les pièces 7.1 à 7.7 sont des catalogues des produits de la demanderesse, diffusées sur instagram.com et facebook.com, et des captures d’écran du site www.napapijri.com.
57 Pour ce qui est du reste des pièces fournies, elles ne constituent pas une preuve de la renommée de la marque « GEOGRAPHIC » et ne visent qu’à illustrer la relation entre les sociétés Green Sport Monte Bianco S.p.A. et Artextyl (puis avec
Monsieur A. Harfi) au cours des années.
58 En vue des preuves fournies, la Chambre estime qu’elles sont insuffisantes pour démontrer la renommée du signe « GEOGRAPHIC » considéré de façon isolée.
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59 De surcroît, devant la Division d’Annulation, la demanderesse n’a pas réussi à démontrer un usage sérieux dans la vie des affaires, dont la portée n’est pas seulement locale, de la marque verbale (italienne) « GEOGRAPHIC ».
L’intention de la titulaire au moment du dépôt de la marque contestée
60 L’intention malhonnête de la part de la titulaire est un facteur subjectif devant être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42).
61 D’autres facteurs potentiellement pertinents identifiés dans la jurisprudence et / ou la pratique de l’Office pour apprécier l’existence de la mauvaise foi incluent les circonstances dans lesquelles le signe contesté a été créé, l’usage qui en a été fait depuis sa création et la logique commerciale qui sous-tend le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que la chronologie des événements ayant conduit à ce dépôt
(14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 21 et suivants; 08/05/2014,
T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 39; 26/02/2015, T-257/11,
COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68).
62 La demanderesse en annulation fait valoir que le dépôt de la marque contestée s’inscrit dans la chronologie des évènements qui confirme la volonté de la titulaire de l’enregistrement international de créer une confusion ou une association entre sa marque et celle de la demanderesse en annulation, lui permettant ainsi de se placer dans son sillage. Selon elle, il résulte également de l’utilisation de la marque contestée, à la suite de son dépôt, que la titulaire de l’enregistrement international a cherché à créer un risque de confusion avec ses signes.
63 Il s’avère nécessaire de déterminer si l’intention de la titulaire était, effectivement, de se mettre dans le sillage du signe antérieur.
64 En premier lieu, il est relevé qu’une relation contractuelle antérieure n’a pas existé entre les parties, et qu’une telle relation n’est même pas alléguée.
65 Déposer une marque de l’Union européenne pour des produits pour lesquels on est déjà titulaire d’une marque nationale ou internationale ne constitue pas un acte de mauvaise foi mais un acte légitime.
66 Etant donné que la titulaire de la marque internationale désignant l’Union européenne possédait déjà une marque nationale couvrant les produits déposés, la Chambre estime, tout comme la Division d’Annulation, que la titulaire n’a pas agi de mauvaise foi, puisqu’il était légitime qu’elle veuille en assurer la protection dans l’Union européenne.
67 La demanderesse en annulation n’a fourni aucun élément qui puisse donner lieu à conclure que l’intention de la titulaire au moment de la demande contestée était de profiter de l’image et de la renommée de la marque « GEOGRAPHIC ». Il n’existe pas d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non
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pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).
68 Au contraire, en l’espèce, la demanderesse en annulation n’a pas apporté la preuve d’un transfert d’une image ou d’une valeur spécifique de la marque « GEOGRAPHIC » à la marque contestée et, partant, ni d’un usage indu ni d’une atteinte au caractère distinctif ou la réputation de celle-là.
69 Par ailleurs, en l’espèce il est établi que monsieur Alain Harfi, prédécesseur en droit de la titulaire, commercialise en France depuis 2005 des articles d’habillement sous la marque « GEØGRAPHICAL NØRWAY », dont le dépôt, en tant que marque française, a été fait le 26 juin 2007.
70 À cet égard, il importe de souligner qu’il est en principe légitime pour une entreprise de solliciter l’enregistrement d’une marque, non seulement pour les catégories de produits et de services qu’elle commercialise au moment du dépôt, mais aussi pour d’autres catégories de produits et de services qu’elle a l’intention de commercialiser dans le futur (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77,
§ 25). La Chambre considère donc que la marque contestée répond à une intention légitime de la titulaire d’étendre la protection de sa marque au-delà du territoire français, obéissant ainsi à une logique commerciale.
71 Les intentions honnêtes et conformes à la fonction de la marque de la part de la titulaire découlent également du fait que celle-ci n’a pas cessé d’utiliser sa marque « GEØGRAPHICAL NØRWAY » sur le marché de façon loyale, prudente et diligente, ce qui suggère que la demande de marque contestée n’a pas été déposée à titre spéculatif, ou uniquement pour obtenir une compensation financière.
72 Compte tenu du fait que l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous b), RMUE, doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37; 12/09/2019, C-104/18P,
STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 29), et face à des arguments peu nombreux et peu convaincants de la part de la demanderesse en annulation, la
Chambre comprend que la mauvaise foi de la titulaire n’a pas été prouvée au moment de la demande d’enregistrement international contestée.
73 Compte tenu de ce qui précède, les circonstances de l’espèce n’indiquent pas que le titulaire de la marque internationale désignant l’Union européenne ait déposé la demande d’enregistrement de la marque contestée dans l’intention de porter atteinte, d’une manière contraire aux usages honnêtes, aux intérêts de la demanderesse en annulation, ou dans l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.
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74 Dès lors, la demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), RMUE doit être rejetée.
Frais
75 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et de l’article 18, REMUE, la demanderesse en annulation, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque internationale désignant l’Union européenne aux fins de la procédure de recours.
76 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque internationale désignant l’Union européenne de 550 EUR.
77 En ce qui concerne la procédure de nullité, la Division d’Annulation a condamné la demanderesse en annulation à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque internationale désignant l’Union européenne au cours de la procédure d’annulation, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté ;
2. La demanderesse en annulation est condamnée à payer la somme de 1 000 EUR au titre des dépens.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza
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