DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 166 229
Legaltech ApS, c/o Strajura Advokatfirma Skovkrogen 5, 3e., 2920 Charlottenlund, Danemark (opposante), représentée par Michael Johansen, Skovkrogen 5, 3. th., 2920 Charlottenlund, Danemark (mandataire agréé)
un g a i ns t
Xavier Gasia Prat, C/Pins de Can Carelleu, 7-27, casa 13, 08017 Barcelona, Espagne et Silvia Flavià Girabet, C/Pins De can Caralleu, 13, 08017 Barcelona, Espagne (demandeurs), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 Bis, 2° Piso, 08036 Barcelona (Espagne).
Le 03/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 166 229 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 591 962 est rejetée dans son intégralité.
3. Les demandeurs supporteront les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 591 962 «BitLegalTech» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 601 350 «LEGALTECH» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque danoise no VR 2 021 01 787 «LEGALTECH» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 601 350 de l’opposante;

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a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; l’aide à la direction des affaires; services de gestion de données; traitement de données; traitement électronique de données; préparation de documents; conseils commerciaux en matière de marketing; conseils en affaires; recherches commerciales pour de nouvelles entreprises; services de conseils en affaires; organisation et conduite d’expositions à des fins publicitaires; démonstration de produits et de services par voie électronique, également dans l’intérêt des services de téléachat et de vente par correspondance; démonstration de ventes pour le compte de tiers; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de démonstrations à des fins publicitaires; diffusion de publicité pour le compte de tiers via un réseau de communication en ligne sur Internet; diffusion d’annonces publicitaires via Internet; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; soutien administratif et services de traitement de données; compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; services administratifs en matière de gestion de dossiers juridiques; traitement de données automatisé; assistance en matière d’administration commerciale; vérification informatisée de données; traitement, systématisation et gestion de données; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres; services de veille concurrentielle; recherches commerciales; investigations pour affaires; profilage des consommateurs à des fins commerciales ou de marketing; études de marchés; conseils commerciaux professionnels; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; mise à jour d’informations commerciales dans une base de données informatique; services informatisés d’informations commerciales; services d’analyses et d’informations commerciales et d’études de marché; services de conseils en matière de création et d’exploitation d’entreprises; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services d’informations commerciales fournis par le biais d’une base de données informatique; études de marché à l’aide d’une base de données informatique; fourniture de données informatisées liées aux affaires; fourniture de données commerciales; mise à disposition d’informations en ligne concernant des annuaires commerciaux; fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs en ce qui concerne la sélection des produits et des articles à acheter; études commerciales et de marché.
Classe 36: Services financiers; souscription d’assurances; investissement en capital; placement de fonds; gestion d’investissements; administration de fonds et d’investissements; services de conseils financiers en matière d’investissements immobiliers; souscription financière et émission de titres (banque d’investissement); services financiers en matière d’investissements; financement d’investissements; mise à disposition de financement pour de nouvelles entreprises; mise à disposition d’informations en matière de souscription de titres; services de conseils et d’assistance en matière de services bancaires d’investissement; services de gestion de portefeuilles d’investissement; services de souscription d’actions; développement de portefeuilles d’investissement; consultation en matière financière; évaluation financière d’actifs de propriété intellectuelle; analyses financières; recherches financières; mise à disposition d’informations financières par le biais d’un site web; services d’analyses et de conseils financiers; services d’informations financières fournis par le biais d’une base de données informatique; services d’informations et de conseils en matière financière; services de planification financière; services de conseils en matière de finances et d’investissements;

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services de conseils en matière de financement d’entreprises; services d’estimations financières; évaluations et estimations financières; financement participatif; services de capital-risque; services de fourniture de capital-risque; collecte de bienfaisance; organisation de collectes de bienfaisance pour le compte de tiers; organisation de collectes financières; parrainage financier; collecte de fonds; services d’évaluation de la propriété intellectuelle; expertise et estimation financière de biens immobiliers.
Classe 41: Services de divertissement; activités sportives et culturelles; services de reporters; services de publication de guides de voyage; publication de manuels.
À la suite d’une limitation de la demande contestée demandée par les demandeurs le 21/09/2022, qui a été acceptée par l’Office et dûment notifiée à l’opposante le 26/09/2022, les services contestés sont les suivants:
Classe 45: Services desolicitors; conseils juridiques; conseils juridiques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services de solicitors contestés; conseils juridiques; les conseils juridiques sont similaires à la direction des affaires de l’opposante; administration commerciale dans la classe 35. Il ne serait pas rare que les prestataires de services de gestion d’affaires ou d’administration commerciale soient rattachés à un cabinet d’avocats, qu’ils travaillent en étroite collaboration avec une telle société ou qu’ils fournissent des informations à ce sujet. La nature des activités peut être commune, elles peuvent certainement se compléter, seraient fournies par les mêmes entreprises ou par des entreprises similaires aux mêmes clients (17/10/2016, R 1185/2015-5, CVC CAPITAL PARTNERS/CVC CAPITAL PARTNERS, § 35 et 37).
Les demandeurs font valoir que les services contestés sont différents des services de l’opposante et, à l’appui de leurs arguments, ils renvoient aux décisions 14/01/2020, B 3 076 648, «GDLEGAL» (marque fig.)/GOLEGAL (fig.); 23/05/2012, b 1 856 494, «webvocat» contre «webocrat»; 04/11/2022, b 3 157 320, «ICOINIC» (fig.)/iconic CAPITAL (marque fig.); 13/07/2022, b 3 051 128, CIBUS contre CIBUS Rechtsanwälte.
Toutefois, comme l’a indiqué la chambre de recours dans sa décision du 17/10/2016, R 1185/2015-5, CVC CAPITAL PARTNERS/CVC CAPITAL PARTNERS, § 33: «Il y a eu un certain nombre d’affaires à prendre en considération sur ce point, qui se sont opposées […]» et
de l’avis de la chambre de recours, 02/02/2005, R 360/2004-4, AdvoFinance/Advo, § 11, 12 présente l’analyse la plus convaincante de cette question. Cette décision souligne que la gestion des affaires commerciales ou l’administration commerciale est fréquemment complétée par la fourniture de services juridiques. Un exemple donné est celui où un avocat est le mandataire d’une entreprise cliente ou lorsqu’un avocat agit en tant que syndic et donc en tant qu’administrateur d’entreprise […].

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17/10/2016, R 1185/2015-5, CVC CAPITAL PARTNERS/CVC CAPITAL PARTNERS, § 37.
Par conséquent, bien que les services juridiques aient été jugés différents des services compris dans la classe 35 dans les décisions antérieures de l’Office mentionnées par les demandeurs, la division d’opposition est d’avis que les services de solicitors contestés; conseils juridiques; conseils juridiques compris dans la classe 45 et gestion des affaires commerciales de l’opposante; l’administration commerciale comprise dans la classe 35 peut avoir la même nature, les mêmes fournisseurs, le même public pertinent et être complémentaire. Ils sont dès lors similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
Dans la mesure où les services contestés de solicitors; conseils juridiques; les conseils juridiques ciblent le grand public et le public de professionnels ainsi que la direction des affaires de l’opposante; l’administration commerciale s’adresse exclusivement à un public professionnel, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion sera uniquement le public professionnel (14/07/2005,-T 126/03, ALADIN/ALADDIN, EU: T: 2005: 288, § 81).
c) Les signes
LEGALTECH BitLegalTech
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de

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l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux communs «LEGAL» et «TECH» ont une signification pour la partie anglophone du public. Étant donné que les significations véhiculées pour cette partie du public ont une incidence sur la comparaison conceptuelle entre les signes, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
Le Tribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). En outre, l’utilisation d’une majuscule irrégulière peut justifier la décomposition d’un seul mot en plusieurs éléments.
L’élément verbal «LEGAL» signifie «en lien avec la loi» (informations extraites des dictionnaires Oxford Learner’s Dictionaries, 30/08/2023, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/legal). L’élément verbal «TECH» est «abréviation for technology» (informations extraites du Collins Dictionary le 30/08/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tech). Par conséquent, le public pertinent décomposera la marque antérieure en deux éléments, «LEGAL» et «TECH», et le signe contesté en deux éléments, «Bit», «Legal» et «Tech».
L’élément verbal «Bit» du signe contesté signifie, entre autres, «une petite quantité ou une pièce de quelque chose» ou, en informatique, «la plus petite unité d’information utilisée par un ordinateur» (informations extraites des dictionnaires Oxford Learner’s Dictionaries, 30/08/2023, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/bit_1#bit-2). Il n’a aucun rapport avec les services contestés et est, dès lors, distinctif.
L’élément verbal «LEGAL» de la marque antérieure fait allusion aux services qui sont destinés à des fins légales et est faible. Dans le signe contesté, il est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les services pertinents, à savoir les services de solicitors et les conseils juridiques, étant donné qu’il décrit directement leur nature.
L’élément verbal «TECH» n’est lié ni aux services de l’opposante ni aux services des demandeurs et, dès lors, il est distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «LEGALTECH», qui constituent l’intégralité de la marque antérieure et la majorité des lettres/sons du signe contesté. Les signes diffèrent par les lettres/sons «Bit» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Compte tenu du fait que le signe contesté incorpore l’intégralité de la marque antérieure et que 9 lettres/sons sur 12 sont identiques aux lettres/sons de la marque antérieure, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à la signification véhiculée par leurs éléments communs, «Legal» (faible dans la marque antérieure et non distinctif dans le signe contesté) et «tech». Les signes diffèrent par le concept véhiculé par le premier élément «Bit» du signe contesté, qui est distinctif. Par

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conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16). L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont similaires. Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est le public de professionnels uniquement. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé. Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure, dans son ensemble, est normal.
Le signe contesté incorpore l’intégralité de la marque antérieure. Par conséquent, malgré l’élément supplémentaire de trois lettres «Bit» dans le signe contesté, il existe un risque de confusion.
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est de pratique courante sur le marché que les entreprises fassent des variations de leurs marques. Par exemple, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs afin de désigner de nouvelles gammes de produits ou de conférer à leur marque une image nouvelle, à la mode. Dès lors, confronté aux signes en conflit, le public pertinent analysé

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enregistre mentalement le fait qu’ils partagent les éléments verbaux «LEGALTECH» et percevra le signe contesté comme une variante de la marque antérieure, ou inversement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne
[23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 601 350 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 601 350 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Les demandeurs étant la partie perdante, ils doivent supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Erkki Münter Carolina MOLINA BARDISA GONZALEZ

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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.