DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 134 476
DSM Austria GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf bei Traismauer, Autriche (opposante), représentée par Cunow Patentanwalts KG, Teschnergasse 33/1/3, 1180 Wien (Autriche) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Oy Bios Agricorp Ltd, Bulevardi 7, 00120 Helsinki, Finlande (requérante), représentée par Ipriq Ltd, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki, Finlande (mandataire agréé).
Le 03/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 134 476 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 281 573 «BIOFIX» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 5 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque autrichienne no 216 645 «BIOFIX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8 (1) (a) et (b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque susmentionnée sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.

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La date de priorité de la demande contestée est le 31/01/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Autriche du 31/01/2015 au 30/01/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 31: Aliments pour animaux, poudres alimentaires, grains d’aliments; additifs alimentaires, additifs minéraux pour aliments, autres qu’à usage médical, conservateurs d’aliments pour animaux, aliments pour animaux, tous les produits mentionnés sur une base naturelle, élaborés sans additifs chimiques syntéles-chimiques.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 21/06/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 26/08/2021 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 25/08/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: 6 lettres de vente datées entre 2016 et 2020 confirmant des expéditions de l’Autriche vers divers endroits aux États-Unis. Toutes les lettres de marques contiennent des références, entre autres, à «BIOFIX PLUS PRO», «BIOFIX SELECT PRO», «BIOFIX PROORGANIC», y compris plusieurs numéros de lots, comme le montre l’exemple ci-dessous:
Hormis le nom du produit, aucune autre indication/description quant au type de produits auxquels les lettres de transport font référence n’est fournie.
Annexe 2: Total de 6 certificats d’origine de l’UE faisant principalement référence aux produits BIOFIX mentionnés à l’annexe 1. Les certificats ne comportent aucune date lisible mais, selon l’opposante, se rapportent aux années 2016 à 2020. Tous les certificats font référence à des numéros de lots, qui correspondent principalement aux numéros de lots indiqués à l’annexe 1. Cependant, aucun des certificats ne contient de descriptions de produits, voir exemple ci-dessous:
Annexe 3: 6 factures au nom de BIOMIN GmbH étant adressées à des clients aux États – Unis d’Amérique. Les factures sont datées entre 2016 et 2020 et contiennent des références aux produits BIOFIX mentionnés à l’annexe 1, qui comprennent des numéros de lots correspondants, comme l’illustre l’exemple ci-dessous:

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Ces factures ne contiennent pas non plus de descriptions de produits.
Annexe 4: 10 certificats d’analyse datés entre 2016 et 2022. Les certificats concernent les différents produits BIOFIX mentionnés à l’annexe 1, qui comportent des numéros de lots correspondants, comme l’illustre l’exemple ci-dessous:
Bien que ces documents fournissent des instructions d’utilisation, aucune autre description de produits n’est fournie.
Le 07/01/2022, la défenderesse conteste la preuve de l’usage produite par l’opposante au motif qu’elles ne démontrent ni l’usage de la marque par l’opposante, ni l’usage sur le territoire pertinent, ni l’usage pour les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
Le 25/03/2022 (c’est-à-dire après l’expiration du délai fixé pour produire les preuves de l’usage), l’opposante a présenté ses observations en réponse aux observations de la défenderesse concernant la preuve de l’usage et a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants:
Annexes 5 à 8: Divers extraits du registre autrichien des sociétés, montrant la relation entre l’opposante et les différentes entreprises impliquées dans l’utilisation de la marque antérieure.
Annexe 9: Dépliant daté du 19/03/2022 relatif à l’acquisition d’Erber Group par l’opposante.
Annexe 10: Deux étiquettes de produit portant sur «Biofix Plus» et «Biofix Select». Les étiquettes de produits ne sont pas datées, mais contiennent bien une référence aux droits d’auteur pour l’année 2008. Les deux étiquettes contiennent des instructions d’utilisation, mais aucune autre description du produit. En outre, l’annexe 10 contient 6 photographies non datées montrant divers emballages de produits (sacs) concernant «Biofix SelecPRO», «Biofix Select» et «Biofix Plus», comme l’illustre l’exemple ci-dessous.
Aucune description du produit n’est fournie sur l’emballage représenté.

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Annexe 11: 3 dépliants non datés concernant «Biofix Plus» et «Biofix Select» qui, selon l’opposante, ont été distribués aux États-Unis d’Amérique. Les dépliants contiennent certes quelques indications sur la nature de ces produits, mais ne contiennent pas de descriptions de produits claires et détaillées.

Annexe 12: Extrait de l’internet relatif au lancement de «Biofix PRO» spécifiquement pour le marché américain. L’extrait fait référence à juin 2016.
Annexe 13: Extrait de la classification de Nice concernant la classe 31.
Même si, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit produire la preuve de l’usage dans un délai imparti par l’Office, cela ne saurait être interprété comme empêchant automatiquement la prise en compte de preuves supplémentaires.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque l’opposant présente après l’expiration du délai imparti par l’Office des indications ou des preuves qui complètent des indications ou des preuves pertinentes antérieures produites dans le délai imparti, l’Office peut tenir compte des preuves produites hors délai en raison d’un exercice objectif et raisonnable du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. Toutefois, conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, l’Office exerce son pouvoir d’appréciation si les indications ou éléments de preuve présentés tardivement ne font que compléter, renforcer et clarifier les preuves pertinentes produites dans le délai imparti dans le but de prouver la même exigence juridique prévue à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, à savoir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Il s’ensuit qu’aucun pouvoir discrétionnaire n’est disponible si les éléments de preuve produits tardivement visent à prouver une exigence juridique pour laquelle aucune preuve initiale n’avait été produite.
Comme on le verra ci-après, et en ce qui concerne la «nature de l’usage», aucune preuve n’a été produite initialement ou est manifestement dénuée de pertinence et, à ce titre, la division d’opposition ne peut exercer son pouvoir d’appréciation à cet égard. Par conséquent, l’appréciation de l’Office reposera sur la première série de preuves de l’opposante, à savoir les annexes 1 à 4.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31). Par conséquent, toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en considération et tous les documents présentés doivent être appréciés les uns par rapport aux autres. Le caractère suffisant des indices et preuves relatifs au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des preuves produites.
Néanmoins, ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chac une de ces exigences.
En l’espèce, la division d’opposition estime qu’il convient d’examiner tout d’abord le facteur de la nature de l’usage.

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Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE [ancienne règle 22 (3) REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits [soulignement ajouté] et des services pour lesquels elle est enregistrée.
Les annexes 1 à 4 montrent l’usage de la marque antérieure «BIOFIX», mais ne donnent aucune indication claire quant à l’espèce des produits vendus sous cette marque. Si les documents produits contiennent bien des indications sur le vendeur et l’acheteur, sur le territoire, sur la période pertinente et, dans une certaine mesure, sur les quantités vendues, il n’existe pas de descriptions de produits ni d’autres indications sur le type de produits auquel ces documents se rapportent en réalité. Par conséquent, l’opposante n’a pas démontré l’usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée. En fait, il n’est pas du tout clair pour quels produits précis la marque antérieure aurait pu être utilisée.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition fait remarquer que le résultat serait le même, même si les éléments de preuve supplémentaires étaient pris en considération. Aucun des éléments de preuve supplémentaires, hormis quelques indications figurant aux annexes 11 et 12, ne contient de référence au type de produits et/ou aux descriptions des produits vendus sous la marque «BIOFIX». Si l’annexe 11 fait référence à certaines caractéristiques du produit, par exemple «Biofix» étant un «microbial», un «produit fermenté» et un «très palatable», il demeure difficile de savoir à quels produits précis ces caractéristiques se rapportent. En outre, tous ces documents ne sont pas datés et il n’est pas clair dans quelle mesure, quand et à qui ces documents ont été distribués. Enfin, l’annexe 12 ne contient pas non plus d’informations spécifiques sur le type exact de produits «Biofix».
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas satisfait à l’exigence concernant l’indication de la nature de l’usage. En particulier, les documents produits ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le type de produits pour lequel la marque antérieure a été utilisée.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS

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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna BAKALRZ Holger Peter KUNZ Katarzyna ZANIECKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.