LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF

DÉCISION de la première chambre de recours du 15 septembre 2023
dans l’affaire R 1795/2022-1
Sven Butzkies-Schiemann Fritz-Reuter-Str. 15 24782 Büdelsdorf Allemagne titulaire de la MUE/requérant représenté par Hansepatent Patentanwälte Andresen Scholz PartG mbB, Stephansplatz 12, 30171 Hannover (Allemagne) contre
U.S. Corrosion Technologies, LLC, agissant sous la dénomination de Corrosion Technologies 2638 National Drive Garland, Texas États-Unis d’Amérique demanderesse en nullité/défenderesse représentée par CBH Rechtsanwälte Cornelius Bartenbach Haesemann & Partner, Tesdorpfstrasse 8, 20148 Hambourg (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 49 069 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 304 349)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais 15/09/2023, R 1795/2022-1, CorrosionX

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 juin 2015 et enregistrée le 22 octobre 2015, Sven Butzkies-Schiemann (le «titulaire de la MUE») a obtenu l’enregistrement de la marque verbale
CorrosionX
en tant que marque de l’Union européenne (la «marque contestée») pour des produits compris dans les classes 1, 2 et 4.
2 Le 26 février 2021, U.S. Corrosion Technologies, LLC agissant sous la dénomination de
Corrosion Technologies (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité (la «demande en nullité») au motif de la mauvaise foi, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cette demande était dirigée contre une partie des produits de la marque contestée, à savoir:
Classe 2 Produits pour la protection des métaux contre la rouille.
3 La demanderesse en nullité a fait valoir qu’à la date de dépôt de la marque contestée, le titulaire de la MUE, en tant qu’ancien distributeur des produits de la demanderesse en nullité en Allemagne, savait que la demanderesse en nullité utilisait une marque identique pour des produits identiques depuis des décennies. La société Corrosion Technologies
Corporation a été fondée en 1988 sous un nom différent et a changé son nom en
«Corrosion Technologies» en 1992. La marque «Corrosion X» était déjà utilisée dans les années 1990 par la demanderesse en nullité pour tous ses lubrifiants anticorrosion
(pièces 3 à 10). En 2002, la demanderesse en nullité a enregistré sa marque américaine
n° 2 639 464 «CORROSION X», qui a été annulée en 2009 (pièce 11). En 2012, la demanderesse en nullité a déposé une nouvelle demande d’enregistrement de la marque «CORROSIONX» aux États-Unis, enregistrée en 2013 en tant que marque américaine
n° 4 267 830 (pièce 12).
4 Au début des années 2000, Corrosion Technologies Corporation a commencé à fournir ses produits «CorrosionX» à la société allemande Scandex AG (pièces 14 à 20). Le titulaire de la MUE était le directeur de Scandex AG jusqu’en avril 2019 (pièces 22 à 32). Lors de la précédente procédure d’annulation n° 23 466 C, engagée par la demanderesse en nullité contre la marque contestée, le titulaire de la MUE a confirmé que Scandex AG utilisait la marque «CorrosionX» pour des produits de prévention de la corrosion et des lubrifiants depuis 2001, distribuant trois produits provenant de Corrosion Technologies et six produits de sa propre marque (pièce 33). Cette déclaration a confirmé que le titulaire de la MUE avait pleinement connaissance de la marque «CorrosionX» de la demanderesse en nullité lors du dépôt de la demande de marque contestée.
5 La demanderesse en nullité n’a jamais autorisé le titulaire de la MUE ou sa société à demander l’enregistrement de la marque «CorrosionX» ou à utiliser la marque pour d’autres produits que ceux de la demanderesse en nullité. Au moment du dépôt de la marque contestée, le titulaire de la MUE avait l’intention d’utiliser la marque «CorrosionX» pour des produits de prévention de la rouille et de la corrosion et des lubrifiants non fabriqués par la demanderesse en nullité ou non commercialisés avec le consentement de la demanderesse en nullité. Lorsque le titulaire de la MUE a commencé
à commercialiser ses propres produits «CorrosionX», il a utilisé la marque contestée,
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imitant le signe «CorrosionX» de la demanderesse en nullité tel que développé par l’ancienne Corrosion Technologies Corporation dans les années 1990. En 2018, le titulaire de la MUE a envoyé une lettre d’avertissement au nouveau distributeur allemand de la gamme de produits «CorrosionX» de la demanderesse en nullité, CC Corrosion
Control GmbH (pièce 34). La mauvaise foi est en outre confirmée par le fait que le titulaire de la MUE a engagé une procédure d’annulation contre la MUE n° 17 896 901 «CORROSIONX» de la demanderesse en nullité (pièce 35).
6 À l’appui de ses arguments, la demanderesse en nullité a produit les documents suivants:
• pièces 1 et 2: impressions de la base de données eSearch concernant la marque contestée n° 14 304 349 et la MUE n° 17 896 901 «CORROSIONX», enregistrées au nom de la demanderesse en nullité;
• pièce 3: article publié dans B.A.S.S. TIMES, Vol. 24, n° 9, daté de septembre 1994, intitulé «CorrosionX captures the angling crowd» (CorrosionX séduit les amateurs de pêche) et présentant l’image d’un produit «CorrosionX»;
• pièce 4: publicité publiée dans GUN LIST, datée du 16 avril 1999, avec le slogan «CorrosionX The only product you’ll ever need for complete gun care» (CorrosionX, le seul produit nécessaire à l’entretien complet des armes à feu) et l’image d’un produit «CorrosionX»;
• pièce 5: impression de GUN WORLD, datée de janvier 1998, avec l’image d’un produit «CorrosionX» mentionnant qu’il s’agit d’un lubrifiant pour les armes semi- automatiques à percussion annulaire;
• pièce 6: article publié dans Guns and Gear, daté d’octobre 2000, intitulé «High Tech Lubricant is ideal for firearms» (Le lubrifiant de haute technologie est idéal pour les armes à feu);
• pièce 7: article publié dans Oologah Lake Leader le 3 juin 1999, intitulé «Some outdoor toys for Dad» (Quelques jouets d’extérieur pour papa);
• pièce 8: publicité pour «CorrosionX» publiée dans Shotgun News, datée du 10 octobre 1997;
• pièce 9: article publié dans Texas Outdoor Journal, daté de novembre 2000, accompagné d’instructions sur l’utilisation du lubrifiant «CorrosionX»;
• pièce 10: publicité pour «CorrosionX» publiée dans The Varmint Hunter de janvier 1999;
• pièces 11 et 12: extraits des enregistrements de marques américaines de l’USPTO n° 2 639 464 «CORROSION X», dont la date de dépôt est le 4 février 2002 («dead») et n° 4 267 830 «CORROSIONX», dont la date de dépôt est le 3 mai 2012;
• pièce 13: liste de prix «CorrosionX», datée du 1er janvier 2014;
• pièces 14 à 20: sept factures, émises par la demanderesse en nullité et adressées à Scandex AG en Allemagne au cours de la période 2008-2013, pour la vente de «CorrosionX» et de «CorrosionX Heavy Duty»;
• pièce 21: extrait du registre de commerce du tribunal de district de Kiel montrant l’inscription n° HRB 2203 RD;
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• pièces 22 à 32: copies de courriels et de commandes par courriel envoyés par le titulaire de la MUE ou Scandex AG à la demanderesse en nullité, datés de la période 2012-2015. L’un des courriels, daté du 8 juin 2013, mentionne que «Corrosion Technologies and there distributor in Germany Scandex AG are in process of giving 5 000 Aerosol Cans of CorrosionX to house owners, suffering on the floods» (Corrosion Technologies et son distributeur en Allemagne, Scandex AG, fournissent actuellement 5 000 bombes aérosol de CorrosionX aux propriétaires de maisons touchées par les inondations);
• pièce 33: écrit en allemand envoyé par le titulaire de la MUE le 19 juin 2018 dans le cadre de la procédure d’annulation n° 23 466 C en réponse à la demande en nullité, accompagné d’une traduction partielle en anglais. La lettre mentionne que «Scandex utilise la marque CorrosionX depuis l’année 2001 pour des produits et des huiles de protection contre la rouille, 3 produits de la société CT, mais aussi 6 produits ont été distribués». Elle ajoute que «nous avons été autorisés à utiliser la marque CorrosionX en 2001 par Jim van Gilder»;
• pièce 34: lettre d’avertissement envoyée le 13 mars 2018 par le représentant du titulaire de la MUE à CC Corrosion Control GmbH. La lettre est rédigée en allemand et accompagnée d’une traduction en anglais;
• pièce 35: demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE, déposée par le titulaire de la MUE contre la MUE n° 17 896 901 «CORROSIVITÉ» de la demanderesse en nullité.
7 Le 4 mars 2021, en réponse à la communication de l’Office selon laquelle une demande en nullité avait été reçue, le titulaire de la MUE a demandé que la demande soit considérée comme irrecevable conformément à l’article 63, paragraphe 3, du RMUE. La demanderesse en nullité a déjà invoqué la mauvaise foi comme motif de nullité dans la procédure d’annulation n° 23466 C, qui avait été clôturée par la décision R 2982/2019-4, CorrosionX/CorrosionX (la «décision de la quatrième chambre de recours»).
8 Le 27 juillet 2021, en réponse à la communication de l’Office selon laquelle la demande en nullité avait été jugée recevable, le titulaire de la MUE a fait valoir qu’il avait déjà déposé l’enregistrement de la marque allemande n° 30 433 647 en 2004 pour des produits contre la rouille compris dans la classe 2. Lorsque la marque nationale allemande du titulaire de la MUE a dû être renouvelée, celui-ci a décidé d’investir dans une protection plus large de la marque de l’Union européenne et a déposé la marque contestée au lieu de payer la taxe de renouvellement de la marque allemande. Par conséquent, la marque contestée a été déposée le 27 juin 2015, soit quelques jours après que la marque allemande a été radiée du registre le 18 juin 2015 (annexe HP1). La marque contestée constitue une continuation indirecte des droits de marque allemands du titulaire de la MUE qui existent depuis 2004. Le titulaire de la MUE a développé, produit et vendu ses propres produits dans le domaine de la prévention de la rouille dans l’UE par l’intermédiaire de sa société Scandex AG – dont il est propriétaire et directeur général – depuis 2001. Ni Scandex AG ni le titulaire de la MUE n’ont participé au réseau de distribution de la demanderesse en nullité ou de son prédécesseur, Corrosion Technologies Corporation. La demanderesse en nullité n’est pas parvenue à démontrer que le titulaire de la MUE ou Scandex AG agissait en qualité d’agents au sens de l’article 21 du RMUE. Dans sa décision, la quatrième chambre de recours a conclu qu'«[i]l n’existe aucun élément de preuve démontrant que Butzkies (ou, d’ailleurs, la
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société dont il est le PDG, Scandex AG) a effectivement participé au réseau de distribution d’US Corrosion pour des produits commercialisés sous la marque
“CorrosionX” ou d’une autre manière».
9 Le titulaire de la MUE concède que Scandex AG a complété, sur une base très limitée, son portefeuille de produits de manière ponctuelle avec les produits de la demanderesse en nullité afin de répondre aux demandes des clients. Ce n’est donc pas un hasard si, sur les sept factures présentées, cinq indiquent des adresses de livraison en Israël, car il était plus facile de confier la livraison à la demanderesse en nullité que d’organiser le transport depuis l’Allemagne. Trois des factures ont été émises sous le même numéro 11 206. La liste de prix présentée en tant que pièce 13 par la demanderesse en nullité est, en fait, une liste de prix de Scandex AG. La titulaire de la MUE a toujours utilisé la présentation d’une série d’images illustrant les différents domaines d’application des produits. Les produits «CorrosionX Grease», «CorrosionX High Voltage», «CorrosionX Low Friktion
Lub» ont été vendus exclusivement par Scandex AG et jamais par la demanderesse en nullité. Les listes de prix présentées en tant qu’annexes HP5 et HP6, ainsi que le rapport d’essai de l’Institut des sciences de la défense pour les matériaux, les explosifs et le fonctionnement de l’armée allemande, présenté en tant qu’annexe HP7, montrent que le titulaire de la MUE a fait un usage sérieux de la marque contestée près de 15 ans avant le dépôt de la marque contestée et également après son dépôt. La demanderesse en nullité n’a jamais demandé la protection de la marque dans l’Union européenne jusqu’en 2018. Le titulaire de la MUE a le droit de défendre ses droits plus anciens établis dans l’Union.
10 Le titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de ses arguments:
• annexes HP1 et HP2: extrait de la base de données de l’Office allemand des brevets et des marques contenant des informations sur l’enregistrement de la marque
n° 30 433 647 et la traduction en anglais des produits enregistrés;
• annexe HP3: capture d’écran du site web www.corrosionx.com, archivée le 1er août 2015 par WayBackMachine, qui démontre l’usage de la marque
«CorrosionX» sous la forme suivante ;
• annexe HP3a: capture d’écran du site web www.scandex.de, archivée par WayBackMachine le 14 octobre 2012;
• annexe HP4: capture d’écran du site web www.corrosionx.com, archivée par WayBackMachine le 5 septembre 2015;
• annexe HP5: liste de prix «CorrosionX» de Scandex AG, datée du 1er juillet 2004;
• annexe HP6: liste des prix «CorrosionX» de 2018;
• annexes HP7-HP8: rapport n° 03/35430/00001 intitulé «Essais d’agents de protection contre la corrosion de Scandex AG», préparé par l’Institut des sciences de la défense pour les matériaux, les explosifs et l’exploitation de l’armée allemande – écrit en allemand, daté du 20 février 2003 et traduit en anglais;
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• annexe HP9: impressions du site amazon.de présentant des images de produits «CorrosionX HD Heavy Duty» proposés à la vente. Elles indiquent que Scandex est le fabricant et que les produits ont été disponibles pour la première fois le 30 novembre 2016.
11 Dans son mémoire en réponse, la demanderesse en nullité fait valoir que la marque allemande n° 30 433 647 , déposée en 2004, a été annulée avec effet au 1er juillet 2014. La marque contestée a été demandée le 27 juin 2015, soit un an après
l’annulation de la marque allemande. Compte tenu de l’absence de toute protection de la marque au cours d’une année, la marque contestée ne saurait être considérée comme une continuation indirecte de l’enregistrement de la marque allemande. En outre, tant la marque allemande que la marque contestée ont été déposées sans que la demanderesse en nullité n’en soit informée et ait donné son accord. Au moment du dépôt de la marque contestée, ainsi qu’au moment de la demande de marque allemande antérieure, le titulaire de la MUE avait connaissance de l’usage par la demanderesse en nullité du signe «CorrosionX», un fait qui n’a pas été contesté par le titulaire de la MUE. La marque allemande est visuellement identique au signe que la demanderesse en nullité utilise depuis 1997.
12 Les numéros d’articles énumérés dans les listes de prix de 2004 correspondent à ceux utilisés dans les listes de prix de la demanderesse en nullité de 1999, 2000 et 2002 (pièces 36 à 38). L’image figurant dans la liste de prix déposée par le titulaire de la MUE provient du site web de la demanderesse en nullité de 2002, comme le prouvent ses métadonnées, qui font référence à U.S. Corrosion Technologies en tant que propriétaire de l’image.
13 Le titre original du rapport d’essai déposé par le titulaire de la MUE est le suivant: «Testing of Corrosion Protection Agents from Corrosion Technologies, Texas» (Essais d’agents de protection contre la corrosion de Corrosion Technologies, Texas), et non «Testing of Corrosion Protection Agents from Scandex» (Essais d’agents de protection contre la corrosion de Scandex), comme allégué (pièce 39). La capture d’écran du site web de Scandex AG archivée en novembre 2003 montre une «liste d’utilisateurs
Signification» exclusivement composée de clients de la demanderesse en nullité, ce qui confirme l’intention du titulaire de la MUE d’améliorer sa position sur le marché au détriment de la demanderesse en nullité. Le titulaire de la MUE a récemment formé opposition contre la demande de MUE n° 18 421 463 «CORROSIONX» déposée par la demanderesse en nullité le 10 mars 2021 (pièce 40). Le produit «CORROSIONX HD» proposé par Scandex AG sous la marque «CorrosionX» et dont la fabrication est revendiquée en Allemagne porte le numéro NSN 8030-01-438-4064 (numéro de stock OTAN, ou numéro de stock national, un code numérique à 13 chiffres identifiant tous les articles matériels standardisés fournis, reconnu par tous les pays de l’OTAN), qui a été attribué exclusivement au produit provenant de la demanderesse en nullité (pièce 41).
Toutefois, les chiffres «01» dans le deuxième bloc indiquent des produits fabriqués aux
États-Unis (et non en Allemagne, comme le titulaire de la MUE l’a affirmé), ce qui démontre que le titulaire de la MUE utilise illégalement les références réservées à la demanderesse en nullité. En outre, le titulaire de la MUE utilise illégalement la norme
MIL-SPEC, une norme de défense américaine accordée exclusivement par le ministère américain de la défense à certains des produits de la demanderesse en nullité, par exemple au produit «CorrosionX Aviation» (MIL_C-81309E, pièce 42). Dans la liste de prix 2018 du titulaire de la MUE, qui prétend n’inclure que ses propres produits, la fiche technique pour «CORROSIONX AVIATION» présente la même indication MIL-SPEC MIL-
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C81309 Type E, ce qui montre que le titulaire de la MUE n’hésite pas à promouvoir ses propres produits en utilisant des références qui n’ont été accordées qu’à la demanderesse en nullité. Compte tenu de tout ce qui précède, les activités du titulaire de la MUE étaient destinées, dès le début, à contester les droits de la demanderesse en nullité sur la marque
«CorrosionX» et à se transférer ces droits à elle-même.
14 À l’appui de ses arguments, la demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants:
• pièces 36, 37 et 38: listes de prix pour 2002, 2000 et 1999;
• pièce 39: rapport d’essai n° 03/35430/00001, publié par l’armée allemande et intitulé «Erprobung von Korrosionsschutzmitlen der Fa. Corrosion Technologies, Texas».
Elle est rédigée en allemand et datée du 20 février 2003;
• pièce 40: extrait de la base de données eSearch contenant des informations sur la MUE n° 18 421 463, «CORROSIONX»;
• pièce 41: extrait du répertoire en ligne des numéros NSN à nationalstocknumber.info;
• pièce 42: lettre du Département américain de la marine, datée du 14 décembre 2000, ajoutant «Corrosion X Aviation» à la liste des produits qualifiés;
• pièce 43: fiche de données de sécurité pour les produits «CorrosionX Aviation», datée de 2008, téléchargeable à partir du site web Scandex AG.
15 En réponse, le titulaire de la MUE insiste sur le fait que ni lui ni la société Scandex AG n’ont participé au réseau de distribution d’US Corrosion Technologies. La version du rapport d’essai déposée par la demanderesse en nullité fait également référence à la société Scandex et n’étaye donc pas les allégations de la demanderesse en nullité. Les métadonnées de l’image dans la liste des prix de 2004 (présentées en tant qu’annexe HP5) indiquent une taille de fichier de 86,7 Mo. Elles ne peuvent pas appartenir à l’image parce que l’EUIPO n’autorise pas le téléchargement de fichiers de plus de 2 Mo et que l’ensemble de l’annexe HP5 n’a qu’une taille de 0,544 Mo. Le code NSN n’est pas une référence exclusivement réservée à la demanderesse en nullité. Dans le système de codification OTAN, un numéro NSN est utilisé pour tous les articles qui présentent les mêmes caractéristiques en ce qui concerne la forme, l’ajustement ou la fonction. Selon la brochure extraite du site https://www.nato.int (annexes HP10 et HP11), le deuxième bloc de chiffres dans le numéro NSN n’est pas, comme l’a fait valoir la demanderesse en nullité, réservé aux produits fabriqués aux États-Unis, mais indique simplement le pays à partir duquel la demande initiale a été présentée pour créer ce numéro NSN particulier (annexe HP12). Le titulaire de la MUE est tenue d’utiliser ce numéro NSN unique pour ses produits, lequel a été attribué au type de produit qu’il fabrique et vend. La législation allemande sur les marques prévoit un délai de grâce pour le renouvellement des marques. Ce n’est qu’après l’expiration de ce délai de grâce que la protection de la marque expirera avec effet rétroactif. La marque contestée a été déposée quelques jours seulement après l’enregistrement de la déchéance de la marque contestée dans la base de données de l’Office allemand des brevets et des marques. Par conséquent, il est inexact d’affirmer que le titulaire de la MUE n’a bénéficié d’aucune protection pour la marque «CorrosionX» pendant un an, étant donné que pendant la période de grâce, il aurait pu maintenir ses droits de marque nationale à tout moment en acquittant les taxes pertinentes. Le titulaire de la MUE a le droit légitime de sécuriser son propre portefeuille de marques en redéposant sa marque nationale, qui n’a pas été contestée par des tiers – y
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compris la demanderesse en nullité – depuis plus de 10 ans, sous une forme plus large en tant que MUE.
16 À l’appui de ses arguments, le titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants:
• annexes HP10 et HP11: impressions de brochures en ligne extraites du site https://www.nato.int concernant le système de codification de l’OTAN et le concept d’utilisation des numéros de stocks OTAN (NATO Stock Numbers, NSN);
• annexe HP12: impression du site https://governmentcontractingtips.com.
17 Par décision du 19 juillet 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité partielle de la marque contestée, à savoir pour les produits contestés indiqués au paragraphe 2, et a condamné le titulaire de la MUE à supporter les frais.
18 La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit.
− La demande en nullité était recevable conformément à l’article 63, paragraphe 3, du RMUE. Dans sa décision, la quatrième chambre de recours a déclaré la demande dans la précédente procédure d’annulation irrecevable dans la mesure où elle était fondée, entre autres, sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE et que, par conséquent, la demande en nullité fondée sur la mauvaise foi n’avait pas été jugée sur le fond et était donc recevable.
− Bien que la demanderesse en nullité n’ait présenté aucun contrat de distribution, il a pu être déduit des éléments de preuve et des observations présentés par les parties que la relation entre les parties était celle d’une société et de son distributeur dans un pays de l’Union européenne – ou, du moins, qu’il existait entre eux une relation commerciale antérieure au dépôt de la marque contestée en 2015 qui concernait des produits «CorrosionX». En témoignent i) le courriel, daté du 8 juin 2013, de
Scandex AG, prétendument écrit par le titulaire de la MUE, dans lequel il est fait référence à «Corrosion Technologies et son distributeur en Allemagne Scandex AG» et ii) les observations présentées dans le cadre de la précédente procédure d’annulation, datées du 19 juin 2018, dans lesquelles le titulaire de la MUE a déclaré que «nous avons été autorisés à utiliser la marque “CorrosionX” en 2001, par Jim van Glider». Par conséquent, le titulaire de la MUE avait connaissance de l’existence et de l’usage de la marque antérieure de la demanderesse en nullité au moment du dépôt de la marque contestée.
− Sur la base des éléments de preuve, le titulaire de la MUE devait également avoir connaissance de l’existence et de l’usage des signes antérieurs de la demanderesse en nullité avant de demander l’enregistrement de la marque allemande n° 30 433 647
le 11 juin 2004 pour des produits contre la rouille compris dans la classe 2.
− La relation commerciale entre les parties était suffisamment étroite pour donner lieu à un devoir de loyauté, étant donné qu’une société a le droit d’attendre de ses distributeurs ou de ses partenaires commerciaux un certain degré de loyauté. Cela inclut une confiance légitime dans le fait de ne pas enregistrer les signes de la société en tant que marques au nom du distributeur. En déposant la marque contestée sans le consentement de la demanderesse en nullité, le titulaire de la MUE a violé le devoir de loyauté attendu en raison de leur relation avérée et n’a pas respecté un comportement éthique.
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− La marque contestée, «CorrosionX», est quasiment identique à l’enregistrement de la marque américaine antérieure n° 2 639 464 «CORROSION X» de la demanderesse en nullité, qui a été déposée en 2002 et qui est enregistrée pour des produits identiques. Les éléments de preuve produits démontrent que le titulaire de la MUE commercialise des produits «CorrosionX» en imitant le signe «CorrosionX» de la demanderesse en nullité, tel que développé par l’ancienne Corrosion Technologies
Corporation dans les années 1990 (pièces 3 à 10). La typographie utilisée et la stylisation de la lettre «X» sont identiques.
− S’il est vrai que l’extension de la protection d’une marque nationale en l’enregistrant en tant que MUE relève de la stratégie commerciale normale d’une entreprise, en l’espèce, les éléments de preuve ont montré que le titulaire de la MUE avait connaissance du signe de la demanderesse en nullité avant le dépôt de la marque allemande. Par conséquent, le titulaire de la MUE ne peut se fonder sur sa marque allemande antérieure et faire valoir que la demande de marque contestée suit une logique commerciale normale.
− À la lumière de tout ce qui précède, la division d’annulation a conclu que le titulaire de la MUE avait agi de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée et a déclaré la nullité de la marque contestée pour tous les produits contestés.
Moyens et arguments des parties
19 Le 15 septembre 2022, le titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité, que la demande en nullité soit rejetée et que la demanderesse en nullité soit condamnée à supporter les frais de la procédure. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
18 novembre 2022.
20 Le titulaire de la MUE répète que la demande en nullité est irrecevable parce que la quatrième chambre de recours a déjà statué sur une demande fondée sur la mauvaise foi
(24/08/2020, R 2982/2019-4, CorrosionX/CorrosionX).
21 La demande en nullité est en outre dénuée de fondement. Les documents produits par la demanderesse en nullité n’ont aucune valeur probante. La version prétendument originale du rapport d’essai publié par l’Institut des sciences de la défense pour les matériaux, les explosifs et le fonctionnement de l’armée allemande (pièce 39) a été modifiée. La présentation de fausses preuves suffit à écarter l’ensemble des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité. Elle a également fourni de fausses informations quant à la nature des numéros NSN. La liste de prix datée du 1er janvier 2014 et présentée en tant que pièce 13 par la demanderesse en nullité comme étant sa propre liste de prix est en fait la liste de prix de Scandex AG. En outre, les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité devant la division d’annulation n’ont pas été présentés conformément à l’article 55, paragraphe 2, du RDMUE.
22 Le titulaire de la MUE répète que la revente limitée des produits de la demanderesse en nullité par l’intermédiaire de sa société Scandex AG n’appuie ni même ne suggère une relation d’agent, de représentant ou de distributeur ou tout autre type de relation commerciale étroite entre les parties. Le courriel du 8 juin 2013, dans lequel Scandex AG est désignée comme distributeur de Corrosion Technologies, ne reflète pas la relation réelle existant entre les parties, étant donné que ce courriel ne concerne qu’une idée théorique de marketing qui ne s’est jamais concrétisée. La relation commerciale entre les parties n’a jamais été plus qu’une simple relation d’acheteur et de vendeur.
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23 La comparaison de la liste de prix de Scandex AG datée du 1er juillet 2004 (annexe HP5) avec la liste de prix de 2002 de la demanderesse en nullité (pièce 36) confirme en outre qu’il n’existait aucune relation d’agent, de représentant ou de distributeur entre les parties. Contrairement à la conclusion de la division d’annulation, les codes de produits utilisés dans ces listes de prix ne sont pas identiques, étant donné que les descriptions de produits sont différentes.
24 La demande d’enregistrement de la marque contestée s’inscrit dans une logique commerciale normale, étant donné que le titulaire de la MUE avait l’intention d’obtenir une protection plus large dans l’UE que celle de sa marque allemande antérieure.
25 La division d’annulation a ignoré le fait que l’usage sérieux d’une marque exclut de prime abord la prétendue intention de mauvaise foi du titulaire de la MUE. La division d’annulation n’a pas tenu compte du fait que les éléments de preuve produits (annexes HP5 à HP9) montrent que le titulaire de la MUE a fait un usage sérieux de la marque contestée dans l’Union européenne avant et après son dépôt. En revanche, les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ne démontrent pas que la demanderesse en nullité aurait fait un usage sérieux du signe «CorrosionX» dans l’Union européenne.
26 À l’appui de ses arguments, le titulaire de la MUE produit une partie des éléments de preuve déjà présentés (annexes HP7 à HP12), des extraits des observations de la demanderesse en nullité du 1er octobre 2021 et du 26 février 2021 (annexes HP13, HP16,
HP18 et HP19) et les pièces 39 et 13 précédemment produites par la demanderesse en nullité (annexes HP14, HP15 et HP17).
27 Le 16 janvier 2023, la demanderesse en nullité a demandé une prolongation du délai de deux mois pour déposer un mémoire en réponse jusqu’au 23 février 2023 compte tenu des questions factuelles difficiles soulevées dans le cadre du recours, par exemple en ce qui concerne le numéro NSN.
28 Par communication du 20 janvier 2023, le greffe des chambres de recours a transmis la demande au titulaire de la MUE, l’invitant à présenter ses observations dans un délai d’un mois. La communication indiquait également que, étant donné que ce délai d’un mois n’expirerait qu’après le délai de deux mois imparti pour le dépôt d’un mémoire en réponse, ce dernier délai avait été prorogé en faveur de la défenderesse jusqu’au 25 février 2023.
29 Le 28 janvier 2023, le titulaire de la MUE a fait valoir que la demande de la demanderesse en nullité ne satisfaisait pas aux exigences des «circonstances exceptionnelles» au sens de l’article 24, paragraphe 1, du RDMUE pour accorder une prolongation du délai de dépôt d’un mémoire en réponse.
30 Le 1er février 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la demande de la demanderesse en nullité avait été rejetée car des circonstances exceptionnelles n’avaient pas été démontrées, mais que le délai imparti à la demanderesse en nullité pour le dépôt d’un mémoire en réponse restait valable.
31 Le 24 février 2023, la demanderesse en nullité a déposé son mémoire en réponse demandant à la chambre de recours de rejeter le recours. Elle approuve les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles les éléments de preuve produits démontrent que le titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi.
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32 En substance, la demanderesse en nullité réitère ses arguments et ajoute que la décision de la quatrième chambre de recours n’exclut pas la recevabilité de la procédure d’annulation en cause.
33 Elle souligne que le titulaire de la MUE ne nie pas avoir eu connaissance de l’usage de la marque «CorrosionX» par la demanderesse en nullité, mais se contente d’affirmer que les quantités de produits «CorrosionX» fournies par la demanderesse en nullité à Scandex
AG ne devaient pas être substantielles. Toutefois, les éléments de preuve démontrent, comme la division d’opposition l’a conclu à juste titre dans la décision attaquée, que ces quantités étaient considérables, ce qui prouve l’intensité de la coopération entre les parties. En ce qui concerne les observations du titulaire de la MUE relatives au rapport d’essai et à l’utilisation du numéro NSN, il n’est pas nécessaire de répondre en détail, étant donné que ces questions ne sont pas déterminantes dans l’appréciation de la mauvaise foi. Le titulaire de la MUE a copié servilement de grandes parties des anciennes listes de prix de la demanderesse en nullité et, ce faisant, son intention était d’usurper la marque de la demanderesse en nullité de manière illégale.
Motifs de la décision
34 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1) (le «RMUE») , codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
35 Compte tenu de la date de dépôt de la marque contestée, à savoir le 27 juin 2015, le droit matériel applicable au caractère enregistrable de la marque contestée est le règlement
n° 207/2009. Par conséquent, les références faites par les parties, dans leurs arguments, et par la division d’annulation, dans la décision attaquée, à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE doivent être comprises comme renvoyant à l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009, dont le contenu est identique (29/09/2021,
T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, § 19).
36 Par ailleurs, étant donné que les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur, le litige est régi par les dispositions procédurales du RMUE (11/12/2012, C-610/10, Commission/Espagne,
EU:C:2012:781, § 45; 29/09/2021, T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, § 19-20).
37 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable.
Recevabilité de la demande en nullité
38 Une demande en déchéance ou en nullité est irrecevable lorsqu’une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée sur le fond entre les mêmes parties soit par l’Office soit par un tribunal des marques de l’Union européenne visé à l’article 123 du RMUE et que la décision de l’Office ou de ce tribunal concernant cette demande est passée en force de chose jugée.
39 Le titulaire de la MUE fait valoir que, par sa décision du 24/08/2020, R 2982/2019-4, CorrosionX/CorrosionX, la quatrième chambre de recours s’est déjà prononcée sur le fond d’une demande en nullité impliquant les mêmes parties et portant sur le même objet et la même cause.
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40 La décision R 2982/2019-4 a annulé la décision n° 23 466 C rendue par la division d’annulation le 28 octobre 2019, par laquelle la division d’annulation a attribué la marque contestée à la demanderesse en nullité pour une partie des produits conformément à l’article 21, paragraphe 1, du RMUE et l’a déclarée nulle pour le reste des produits conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. Sur recours du titulaire de la MUE, la quatrième chambre de recours a considéré que les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité étaient insuffisants pour prouver l’existence d’une relation de représentation entre les parties au sens de l’article 21, paragraphe 1, du RMUE et qu’une demande de cession au titre de l’article 21, paragraphe 2, point a), du RMUE ne pouvait être combinée avec une demande en nullité dans la même demande en nullité, car une cession au demandeur et une déclaration de nullité étaient des sanctions mutuellement exclusives. La demande en nullité a été rejetée comme non fondée dans la mesure où elle était basée sur l’article 21 du RMUE et a été jugée irrecevable dans la mesure où elle était basée sur l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, et sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par conséquent, la quatrième chambre de recours n’a pas statué sur la validité de la marque contestée.
41 Par conséquent, la chambre de recours partage l’avis de la division d’annulation selon lequel la demande en nullité est recevable et la demande du titulaire de la MUE doit être rejetée.
Recevabilité du mémoire en réponse de la demanderesse en nullité
42 Conformément à l’article 24, paragraphe 1, du RDMUE, le défendeur peut déposer des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du mémoire exposant les motifs du recours du requérant. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prorogé sur requête motivée du défendeur.
43 Le mémoire exposant les motifs du recours du titulaire de la MUE a été déposé dans la boîte aux lettres électronique de la demanderesse en nullité le 22 novembre 2022 et est donc réputé avoir été notifié le 27 novembre 2022 (voir article 4, paragraphe 5, de la décision n° EX-20-9 du directeur exécutif du 3 novembre 2020 relative à la communication par voie électronique). Le délai de deux mois pour déposer un mémoire en réponse a donc expiré le 27 janvier 2023.
44 À la suite de la demande de la demanderesse en nullité de proroger d’un mois le délai de dépôt d’un mémoire en réponse, le greffe des chambres de recours, tout en invitant le titulaire de la MUE à présenter des observations sur cette demande, a prolongé le délai de deux mois pour le dépôt d’un mémoire en réponse jusqu’au 25 février 2023 de sa propre initiative et avant que la chambre de recours puisse prendre une décision sur la demande de prorogation. Si l’article 3, paragraphe 6, du règlement de procédure des chambres de recours prévoit que le greffier, dans les procédures inter partes, invite l’autre partie à présenter ses observations sur la demande de prorogation dans un délai d’un mois, il reste difficile de déterminer sur quelle base juridique la prorogation jusqu’au 25 février 2023 a été accordée et comment elle a été calculée.
45 Toutefois, cette irrégularité procédurale ne saurait porter préjudice à la demanderesse en nullité. Les parties doivent être en mesure de se fier à l’exactitude des délais fixés par la chambre de recours. Indépendamment de la décision de la chambre de recours, communiquée aux parties le 1er février 2023, de ne pas faire droit à la demande de prorogation du délai étant donné que les difficultés factuelles prétendument contenues dans le mémoire exposant les motifs du recours ne sauraient être considérées comme
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constituant des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 24, paragraphe 1, du
RDMUE, la chambre de recours tiendra donc compte des observations en réponse déposées par la demanderesse en nullité le 24 février 2023.
Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi)
46 Le régime de la marque de l’Union européenne repose sur le principe du «premier déposant», inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE [28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 43]. Toutefois, cette règle est nuancée, notamment, par la notion de «mauvaise foi» au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, en vertu duquel la nullité d’une MUE doit être déclarée lorsque le titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière (28/01/2016, T-335-14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 44).
47 Étant donné que la notion de «mauvaise foi» visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas définie par le législateur de l’Union, la détermination de sa signification et de sa portée doit être établie conformément à son sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel cette notion est utilisée et des objectifs poursuivis par ce règlement [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON
(fig.), EU:C:2019:724, § 43, 44].
48 Par conséquent, la mauvaise foi s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO &
KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46].
49 L’intention du titulaire d’une MUE est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.),
EU:C:2019:724, § 47]. La notion de «mauvaise foi» se rapporte donc à une motivation subjective du titulaire de la MUE, à savoir une intention malhonnête ou autre motif dommageable. Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (07/07/2016, T-82/14, Luceo, EU:T:2016:396, § 28).
50 Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du titulaire de la MUE, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande de MUE, en particulier i) le fait que le titulaire de la MUE savait ou aurait dû savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, ii) l’intention du titulaire de la MUE d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, et iii) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53). Dans le cadre de cette analyse globale, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande de MUE, ainsi que de la chronologie des événements ayant
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caractérisé la survenance dudit dépôt (28/01/2016, T-674/13, GUGLER, EU:T:2016:44,
§ 76).
51 De même, les relations contractuelles entre les parties avant le dépôt de la marque contestée peuvent fournir des indices quant à l’existence de la mauvaise foi du déposant
[11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 28; 30/04/2019, T-136/18, K (fig.), EU:T:2019:265, § 45].
52 Selon la jurisprudence, l’existence de relations directes ou indirectes entre le demandeur à l’action et la demanderesse avant le dépôt de la marque contestée pourrait expliquer la mauvaise foi de la part de la demanderesse (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85-87; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25-29; 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK,
EU:T:2016:597, § 53-55.
53 Lorsque l’Office constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie la demande d’enregistrement de la marque contestée, il appartient au titulaire de celle-ci de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al.,
EU:T:2019:357, § 36; 29/09/2021, T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, § 32).
54 En effet, le titulaire de la marque est le mieux placé pour éclairer l’Office sur les intentions qui l’animaient lors de la demande d’enregistrement de cette marque et pour lui fournir des éléments susceptibles de le convaincre que, en dépit de l’existence de circonstances objectives telles que celles visées au point ci-dessus, cette intention était légitime (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al.,
EU:T:2019:357, § 37; 29/09/2021, T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, § 33).
Sur la connaissance de l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires
55 Les éléments de preuve démontrent que le prédécesseur de la demanderesse en nullité a déjà utilisé le signe «CorrosionX» en rapport avec des lubrifiants anticorrosion aux États-
Unis dans les années 1990 (pièces 3 à 10). En 2002, la demanderesse en nullité a enregistré la marque américaine n° 2 639 464 «CORROSION X», qui a été annulée en 2009 (pièce 11). En 2012, la demanderesse en nullité a déposé une nouvelle demande d’enregistrement de la marque «CORROSIONX» aux États-Unis, enregistrée en 2013 en tant que marque américaine n° 4 267 830 (pièce 12).
56 La marque contestée «CorrosionX» est identique ou quasi identique aux marques américaines antérieures de la demanderesse en nullité pour les mots «CORROSION X» et «CORROSIONX». Les produits contestés compris dans la classe 2 produits pour la protection des métaux contre la rouille sont identiques aux produits conservateurs sous forme de revêtement temporaire pour prévenir la rouille et la corrosion sur les métaux ferreux et non ferreux et aux produits antirouille sous forme de revêtement, pour lesquels les marques américaines antérieures sont enregistrées dans la même classe.
57 Dans les observations du titulaire de la MUE déposées dans le cadre de la procédure d’annulation antérieure n° 23 466 C le 19 juin 2018, il a déclaré, en tant que PDG de Scandex AG, être un licencié de la demanderesse en nullité et avoir utilisé la marque
«CorrosionX» depuis 2001 pour des produits et huiles de prévention de la rouille afin de distribuer trois produits de la demanderesse en nullité et six de ses propres produits. Il a
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également expliqué qu’il avait été autorisé à utiliser la marque par le PDG de la demanderesse en nullité de l’époque en 2001 et qu’il avait demandé l’enregistrement de la marque allemande en 2004, bien avant que la demanderesse en nullité ne demande l’enregistrement en 2013 (pièce 33).
58 Par conséquent, il ne fait aucun doute que le titulaire de la MUE savait, au moment du dépôt de la marque contestée en 2015 et même au moment du dépôt de la marque allemande en 2004, que la demanderesse en nullité utilisait un signe presque identique pour des produits identiques. L’usage d’une marque sous licence est un usage avec le consentement du titulaire et doit donc être considéré comme un usage par le titulaire (voir article 18, paragraphe 2, du RMUE pour l’usage d’une MUE). Il ressort également des observations du titulaire de la MUE qu’il a utilisé la marque «CorrosionX» au moins en Allemagne. L’argument selon lequel la demanderesse en nullité n’a jamais utilisé la marque dans l’Union européenne est dénué de fondement.
59 La connaissance par le titulaire de la MUE de l’usage de la marque «CorrosionX» est en outre confirmée par les courriels envoyés à partir des adresses mail@scandex.de ou scandex.ceo@t-online.de et signés par le titulaire de la MUE, datés de la période 2012-
2015 (pièces 22 à 32). Ils font référence à des commandes ou confirmations de commandes adressées par le titulaire de la MUE à la demanderesse en nullité pour, entre autres, des produits «CorrosionX» ou «Corrosion HD». S’il est vrai qu’une partie de ces commandes fait référence à des produits commandés en vue de leur livraison à une société située en Israël (voir les factures adressées à Rotal, pièces 14 à 16, 18 et 19), il n’en demeure pas moins que le titulaire de la MUE distribuait des produits commercialisés par la demanderesse en nullité sous la marque «CorrosionX» et avait donc connaissance de l’usage de cette marque.
Sur l’intention malhonnête du titulaire de la MUE
60 Comme indiqué ci-dessus (voir paragraphe 57), les éléments de preuve démontrent que le titulaire de la MUE a agi en tant que distributeur de produits «CorrosionX» de la demanderesse en nullité au moins jusqu’en 2018 et a commandé des quantités substantielles de ces produits pendant plusieurs années à des fins de revente au moins jusqu’en 2015. Par conséquent, avant le dépôt de la marque contestée, il existait une relation commerciale suffisamment étroite entre les parties pour donner lieu à une obligation de loyauté, étant donné qu’une société a le droit d’attendre de ses distributeurs ou de ses partenaires commerciaux un certain degré de loyauté. Cela inclut une confiance légitime dans le fait de ne pas enregistrer les signes de la société en tant que marques au nom du distributeur sans le consentement de ce dernier.
61 Contrairement à ce qu’affirme le titulaire de la MUE, la constatation d’une relation commerciale entre les parties avant le dépôt de la marque contestée n’est pas remise en cause par les conclusions de la quatrième chambre de recours selon lesquelles il n’existait aucun élément de preuve démontrant que le titulaire de la MUE ou Scandex AG était impliqué «dans le réseau de distribution d’US Corrosion pour des produits sous la marque
“CorrosionX” ou d’une autre manière» (24/08/2020, R 2982/2019-4, CorrosionX/CorrosionX, § 30). Comme expliqué ci-dessus (paragraphe 40), la quatrième chambre de recours a uniquement apprécié la demande de transfert conformément à l’article 21, paragraphe 1, du RMUE, c’est-à-dire la question de savoir si les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité dans la présente procédure suffisaient à prouver l’existence d’une relation de représentation au sens de cette disposition. Ce n’est qu’en ce qui concerne cette appréciation que la chambre de recours a conclu que les
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éléments de preuve étaient insuffisants pour prouver l’existence d’une relation contractuelle entre les parties.
62 Dans le cadre de la présente procédure, la demanderesse en nullité a produit des éléments de preuve différents de ceux produits dans le cadre de la procédure d’annulation sur laquelle la quatrième chambre de recours a statué. Il s’agit notamment d’un courriel envoyé par Scandex à la demanderesse en nullité en juin 2013, qui contient une proposition de communiqué de presse rédigé par Scandex. Le projet commence comme suit: «Corrosion Technologies aide les victimes des inondations en Allemagne. Corrosion Technologies et son distributeur en Allemagne, Scandex AG, fournissent actuellement
5 000 bombes aérosol de CorrosionX aux propriétaires de maisons touchées par les inondations» (pièce 32). Indépendamment de la question de savoir si cette idée de marketing proposée par Scandex ne s’est jamais concrétisée, comme l’affirme le titulaire de la MUE, le projet démontre qu’en 2013, le titulaire de la MUE s’est considéré lui- même comme un distributeur de la demanderesse en nullité. En outre, une intention malhonnête de la part du titulaire de la MUE ne présuppose pas une relation contractuelle entre les parties. Étant donné que cette intention est un élément subjectif, il suffit que les circonstances factuelles appréciées dans leur ensemble démontrent que le titulaire de la
MUE a déposé la demande non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46, 47].
63 À cet égard, la chambre de recours relève tout d’abord que l’argument du titulaire de la MUE selon lequel il dispose de droits antérieurs sur la marque «CorrosionX» est dénué de fondement. Son allégation selon laquelle la demanderesse en nullité n’a obtenu une protection aux États-Unis qu’en 2013 est réfutée par l’extrait de la base de données de l’USPTO concernant la marque américaine n° 2 639 464 pour la marque verbale «CORROSION X», déposée le 4 février 2002, enregistrée le 22 octobre 2002 et dont la date du 15 septembre 1992 est indiquée comme «premier usage dans le commerce»
(pièce 11). Si le degré de protection juridique dont jouit le signe de la demanderesse en nullité est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation (voir paragraphe 50), rien dans le libellé de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE ne suggère que le signe du tiers doive être protégé en tant que marque dans l’Union européenne ou ailleurs pour que cette disposition s’applique. Il convient également d’observer que la marque contestée ainsi que la marque allemande du titulaire de la MUE déposée en 2004 sont presque identiques à la marque «CorrosionX» utilisée par la demanderesse en nullité.
64 En ce qui concerne les listes de prix, la chambre de recours observe que les numéros de stock dans la liste de prix «2004-1» de Scandex AG (annexe HP5) sont identiques aux numéros de stock utilisés dans la liste de prix de 2002 de la demanderesse en nullité
(pièce 36). Seules les descriptions de produits figurant dans les listes de prix sont différentes, comme l’a souligné le titulaire de la MUE. Par exemple, le numéro de stock 94 004 dans la liste de prix de Scandex AG datée du 1er juillet 2004 correspond à un
«conteneur de 5 l», tandis que le même numéro de stock dans la liste de prix de la demanderesse en nullité de 2002 est utilisé pour un produit de «1 gallon». En outre, ils diffèrent en ce qui concerne les indications de poids (kg ou livres) et de prix (euros/dollars américains), ce qui est tout à fait conforme aux différents territoires dans lesquels les parties opèrent.
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65 Outre les numéros de stock identiques, il existe plusieurs autres similitudes entre ces listes de prix, comme l’a fait valoir la demanderesse en nullité dans ses observations du 1er octobre 2021. Tout d’abord, la liste de prix du titulaire de la MUE contient le signe figuratif , qui est presque identique au signe précédemment utilisé par la demanderesse en nullité. Les deux listes de prix contiennent également les mêmes noms de produits «CorrosionX»: «CorrosionX», «CorrosionX Heavy Duty», «CorrosionX Aviation» et «CorrosionX For Guns». En outre, l’image
reproduite au bas de la liste de prix de Scandex AG est la même image que celle utilisée sur le site web de la demanderesse en nullité dès 2002, comme le montre la capture d’écran archivée affichant le site web de la demanderesse en nullité le 25 novembre 2002 (observations de la demanderesse en nullité du 1er octobre 2021,
p. 11):
66 Les métadonnées de cette image fournies par la demanderesse en nullité montrent une date du 12 juillet 2002 et indiquent Corrosion Technologies en tant que propriétaire de l’image. L’argument du titulaire de la MUE selon lequel ces métadonnées ne sauraient être correctes étant donné que la taille de l’image dépasse la taille maximale autorisée par l’Office pour le téléchargement de documents est dénué de fondement: les métadonnées d’une image sur un site web donné (en l’espèce, le site archivé de la demanderesse en nullité) sont totalement indépendantes de la taille maximale des fichiers qui peuvent être téléchargés dans le User Area de l’Office.
67 L’argument du titulaire de la MUE, selon lequel le simple fait d’avoir utilisé la marque pour ses propres produits peut suffire à dissiper toute intention malhonnête de sa part, n’est pas non plus convaincant. Au contraire, il convient de noter que le titulaire de la MUE ne conteste pas l’utilisation, dans la commercialisation de ses produits, de références explicites qui suggèrent une origine américaine, telles que l’indication d’un numéro NSN et d’une norme MILSPEC. Indépendamment de son droit d’utiliser ces numéros et normes, il est clair qu’ils sont accordés par les autorités américaines, tandis
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que le titulaire de la MUE affirme développer et fabriquer ses produits en Allemagne («fabriqués en Allemagne»). De même, il ne conteste pas l’affirmation de la demanderesse en nullité selon laquelle la «liste d’utilisateurs de Signification» affichée sur son site web archivé en 2003 fait référence aux clients de la demanderesse en nullité (observations de la demanderesse en nullité du 1er octobre 2021, p. 14).
68 Considérés dans leur intégralité, les éléments de preuve montrent donc que le titulaire de la MUE a délibérément l’intention de faire passer ses propres produits pour des produits de la demanderesse en nullité et que l’usage fait de la marque contestée n’est pas de nature à permettre aux consommateurs de percevoir la marque contestée comme indiquant une origine commerciale clairement distincte de celle des produits de la demanderesse en nullité commercialisés sous la marque «CorrosionX».
69 Le rapport d’essai invoqué (annexes HP7 et HP8) ne peut pas non plus améliorer sa thèse. Outre les contradictions dans les différentes versions présentées par les parties (voir pièce 39), le rapport indique le 24 février 2003 comme date de réception de la demande de test du produit «Corrosion X Heavy Duty». Cette date est même antérieure au dépôt de sa marque allemande le 11 juin 2004 (annexe HP1) et ne saurait donc prouver l’usage sérieux d’une marque enregistrée en son nom.
70 Pour la même raison, l’argument de la logique commerciale normale entre le dépôt de la marque allemande et le dépôt de la marque contestée doit être rejeté. Indépendamment du laps de temps exact entre le dépôt de ces deux demandes, rien ne justifiait le dépôt de la marque allemande en premier lieu et, partant, aucune logique commerciale pour obtenir une protection plus large dans l’UE. Étant donné que le titulaire de la MUE affirme lui- même avoir distribué les produits de la demanderesse en nullité depuis 2001 (pièce 33), il existait déjà une relation commerciale entre les parties avant même le dépôt de la marque allemande, laquelle était suffisamment proche pour donner lieu à une obligation de loyauté, ce qui inclut une confiance légitime dans le fait de ne pas enregistrer les signes de la société en tant que marques au nom du distributeur sans le consentement de celui-ci. En demandant l’enregistrement de la marque allemande sans le consentement de la société titulaire de la marque originale aux États-Unis, le titulaire de la MUE a déjà violé l’obligation de loyauté. Le simple fait que la demanderesse en nullité n’ait pas eu connaissance de l’enregistrement de la marque allemande et n’ait pas formé d’opposition ne saurait suffire à conclure qu’elle a consenti au dépôt.
71 Par conséquent, le fait que le titulaire de la MUE ait envoyé une lettre d’avertissement au nouveau distributeur de la demanderesse en nullité en Allemagne (pièce 34) et ait engagé une procédure d’annulation contre la MUE n° 17 896 901 «CORROSIONX» de la demanderesse en nullité (pièce 35) ne saurait être considéré comme justifié par son intérêt à défendre ses droits, mais plutôt comme une tentative de saper la présence de la demanderesse en nullité sur le marché de l’Union.

72 Enfin, la chambre de recours observe, par souci d’exhaustivité, que la référence faite par le titulaire de la MUE à l’article 55, paragraphe 2, du RDMUE ne saurait modifier l’issue de l’affaire. Ce n’est que dans une situation où l’Office n’est pas en mesure de relier clairement un élément de preuve aux arguments avancés par la partie que cet élément ne sera pas pris en considération conformément à l’article 55, paragraphe 4, du RDMUE. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Le mémoire exposant les motifs du recours en nullité contient une description précise des documents produits, qui permet de relier ces documents aux arguments soulevés par la demanderesse en nullité. De fait, le titulaire de la MUE n’a eu aucune difficulté à relier ces documents aux allégations pertinentes.
15/09/2023, R 1795/2022-1, CorrosionX

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73 En conclusion, en déposant la marque contestée sans le consentement de la demanderesse en nullité, le titulaire de la MUE a violé le devoir de loyauté, n’a pas agi selon un comportement éthique et a agi de mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusions
74 C’est à bon droit que la division d’annulation a déclaré la nullité partielle de la marque contestée pour l’ensemble des produits contestés, à savoir les produits pour la protection des métaux contre la rouille compris dans la classe 2.
75 Par conséquent, le recours est rejeté.
Frais
76 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, le titulaire de la MUE, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
77 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
78 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné le titulaire de la MUE à supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe de demande en nullité de 630 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 630 EUR.
15/09/2023, R 1795/2022-1, CorrosionX

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne le titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours, s’élevant à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
15/09/2023, R 1795/2022-1, CorrosionX