LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION INTERLOCUTOIRE de la première chambre de recours du 10 janvier 2023
Dans les affaires jointes R 673/2022-1 et 690/2022-1
Cadolto Datacenter GmbH Fürth, Allemagne Opposante/requérante représentée par Rau, Schneck & Hübner Patentanwalt Rechtsanwälte PartGmbB, Nuremberg, Allemagne contre;

ICT Facilities GmbH Stuttgart, Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Boehmert & Boehmert Rechtsanwaltspartnerschaft mbB — Patentanwalt Rechtsanwälte, Brême, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3132719 (demande de marque de l’Union européenne no 18300575)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
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Décision interlocutoire
En fait 1. Par une demande déposée le 2 septembre 2020, ICT Facilities GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union, pour les produits et services suivants: Classe 9: Centres de données modulaires préconfigurés, prémontés, clés en main et extensibles, en tant que solution complète composée de matériel, de logiciels, de racks (montages) et de cellules spatiales adaptées, y compris les lignes de données et l’alimentation électrique, y compris les piles et accumulateurs sans interruption, et leurs équipements de sécurité, composés de détecteurs d’incendie, de systèmes d’extinction, de vidéosurveillance, de contrôle électronique et mécanique d’accès et de détection des intrusions; Classe 37: Laconstruction, l’installation et la maintenance de centres de données modulaires préconfigurés, prémontés, clés en main et extensibles en tant que solution complète, comprenant du matériel, des logiciels, des racks (montages) et des cellules spatiales adaptées, y compris les lignes de données et l’alimentation électrique, y compris les piles et accumulateurs sans interruption, et leur équipement de sécurité, composé de détecteurs d’incendie, d’équipements d’extinction, de vidéosurveillance, de contrôle électronique et mécanique d’accès et de détection des intrusions; Conseils en matière de construction pour les services précités; Classe 42: Conception, planification, développement, services d’ingénierie et conseils techniques pour la mise en œuvre de centres de données modulaires préconfigurés, prémontés, clés en main et extensibles en tant que solution complète composée de matériel, de logiciels, de racks (montages) et de cellules spatiales adaptées, y compris les lignes de données et l’alimentation électrique, y compris les piles et accumulateurs sans interruption; Conception, planification, développement, services d’ingénierie et conseils techniques en matière de sécurité des centres de données modulaires, composés de détecteurs d’incendie, de systèmes d’extinction, de vidéosurveillance, de contrôle d’accès électronique et mécanique et de détection intrusion.

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2. Le 15 octobre 2020, Cadolto Datacenter GmbH (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée. Elle a fondé son opposition sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur la marque allemande antérieure no 30 2019 107 833
demandée le 14 juin 2019 et enregistrée le 12 juillet 2019 pour les produits et services suivants: Classe 6: Cellules spatiales [constructions transportables] métalliques; Maisons préfabriquées en métal; Classe 19: Cellules [constructions transportables] en matière plastique ou en bois; Maisons préfabriquées en matières plastiques, en bois, en pierre ou en béton; Classe 42: Services de conseil en matière d’aménagement du bâtiment; conception technique de la construction; services de planification architecturale.

3. Par décision du 29 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition et a partiellement rejeté la demande de marque, à savoir pour les services suivants: Classe 37: Construction de centres de données modulaires préconfigurés, prémontés, clés en main et extensibles en tant que solution complète composée de matériel, de logiciels, de racks (montages) et de cellules spatiales adaptées, y compris les lignes de données et l’alimentation électrique, y compris les piles et accumulateurs sans interruption, et leur équipement de sécurité, composé de détecteurs d’incendie, de systèmes d’extinction, de vidéosurveillance, de contrôle électronique et mécanique d’accès et de détection des intrusions; Conseils en matière de construction pour les services précités; Classe 42: Conception, planification, développement, services d’ingénierie et conseils techniques pour la mise en œuvre de centres de données modulaires préconfigurés, prémontés, clés en main et extensibles en tant que solution complète composée de matériel, de logiciels, de racks (montages) et de cellules spatiales adaptées, y compris les lignes de données et l’alimentation électrique, y compris les piles et accumulateurs sans interruption; Conception, planification, développement, services d’ingénierie et conseils techniques en matière de sécurité des centres de données modulaires, composés de détecteurs d’incendie, de systèmes d’extinction, de vidéosurveillance, de contrôle d’accès électronique et mécanique et de détection intrusion.

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4. Elle a rejeté l’opposition pour les produits et services suivants: Classe 9: Centres de données modulaires préconfigurés, prémontés, clés en main et extensibles, en tant que solution complète composée de matériel, de logiciels, de racks (montages) et de cellules spatiales adaptées, y compris les lignes de données et l’alimentation électrique, y compris les piles et accumulateurs sans interruption, et leurs équipements de sécurité, composés de détecteurs d’incendie, de systèmes d’extinction, de vidéosurveillance, de contrôle électronique et mécanique d’accès et de détection des intrusions; Classe 37: Installation et maintenance de centres de données modulaires préconfigurés, prémontés, clés en main et extensibles en tant que solution complète comprenant du matériel, des logiciels, des racks (montages) et des cellules spatiales adaptées, y compris les lignes de données et l’alimentation électrique, y compris les piles et accumulateurs sans interruption, et leur équipement de sécurité, composé de détecteurs d’incendie, d’installations d’extinction, de vidéosurveillance, de contrôle d’accès électronique et mécanique et de détection d’intrusion; Conseils en matière de construction pour les services précités; et a condamné chacune les parties à supporter leurs propres dépens.

5. La division d’opposition a considéré que les produits contestés compris dans la classe 9 étaient différents des produits et services de l’opposante. Le fait que les centres de données puissent se trouver dans des conteneurs transportables ne serait pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude avec les produits relevant des classes 6 et 19 de la marque antérieure. Les produits en conflit ont une finalité, des fabricants et des canaux de distribution différents et s’adressent à des consommateurs différents. Pour les mêmes raisons, il n’existerait pas non plus de similitude entre les produits contestés compris dans la classe 9 et les services de la marque antérieure compris dans la classe 42. Les services contestés, compris dans la classe 37, d’ installation et d’entretien de centres de données modulaires préconfigurés, prémontés, clés en main et extensibles en tant que solution complète composée de matériel, de logiciels, de racks (montages) et de cellules spatiales adaptées, y compris les lignes de données et l’alimentation électrique, y compris sans interruption par les piles et accumulateurs, et les équipements de sécurité pour ces centres, composés de détecteurs d’incendie, d’installations d’extinction, de vidéosurveillance, de contrôle électronique et mécanique d’accès et de détection des intrusions; Les conseils en matière de construction pour les services précités ne sont pas similaires à tous les produits et services de l’opposante,
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étant donné qu’ils nécessitent un savoir-faire totalement différent et que les services sont proposés par des entreprises différentes. Les autres services contestés compris dans la classe 37 sont faiblement similaires aux services de conseil relatifs à la planification de la construction; conception technique de la construction; les services de planification architecturale de l’opposante compris dans la classe 42 étant donné qu’il existe un certain chevauchement. Les services en conflit pourraient être proposés par les mêmes entreprises. Les services contestés compris dans la classe 42 seraient, à des degrés différents (faible à moyen), similaires aux services de l’opposante relevant de la même classe. Ils s’adressent aux mêmes consommateurs, sont proposés par les mêmes entreprises et sont commercialisés par les mêmes canaux de distribution. Le public pertinent serait composé de clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. Dans l’ensemble, la combinaison verbale «microprime» n’a pas de signification claire en ce qui concerne les produits et services litigieux, alors que la signification des différents éléments «micro» et «prime» est bien connue des consommateurs allemands pertinents. L’élément «ICT» de la marque demandée serait compris comme signifiant «Information et Communication Technology». Tout comme le terme «Data Center», il serait perçu comme une indication des caractéristiques des produits et des services contestés, tous provenant du domaine des technologies de l’information. Le caractère distinctif des éléments «ICT» et «Data Center» du signe serait donc faible. Les signes à comparer présenteraient une similitude visuelle au moins moyenne et supérieure à la moyenne sur le plan phonétique. La comparaison conceptuelle resterait neutre. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure serait moyen. En ce qui concerne les produits et services des classes 9 et 37 jugés dissemblables, il n’y a pas lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion. En revanche, il existerait un risque de confusion pour les autres services contestés compris dans les classes 37 et 42, tous similaires à des degrés différents aux services de la marque antérieure.
6. Le 22 avril 2022, l’opposante a formé un recours (R 673/2022-1), qu’elle a motivé le 29 juillet 2022. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour une partie des produits et services (voir point 4) et à la condamnation de la demanderesse aux dépens.
7. Le 25 avril 2022, la demanderesse a formé un recours (R 690/2022-1) et a demandé l’annulation de la décision attaquée, avec condamnation aux dépens, dans la mesure où la demande a été partiellement rejetée (voir point 3). 8. Le 9 août 2022, la demanderesse dans l’affaire R 690/2022-1 a présenté une demande de suspension effective conformément
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aux dispositions de l’article 44, paragraphes 5 et 6, du règlement de procédure des chambres de recours.

9. Elle a motivé sa décision par le fait qu’elle avait introduit, le 20 avril 2022, une demande en nullité contre la marque allemande antérieure, conformément aux dispositions combinées de l’article 50 et de l’article 8, paragraphe 2, points 1 et 2, de la loi allemande sur les marques (indication descriptive et absence de caractère distinctif). Cette demande d’annulation serait, selon la requérante, très vraisemblablement accueillie. Le consommateur allemand pertinent comprendrait la composition linguistiquement usuelle des termes «micro» et «prime» dans le sens de «petit mais excellente» et, partant, comme descriptif des produits et des services visés par la marque antérieure. La nullité de la marque invoquée à l’appui de l’opposition remonte à la date de dépôt de la demande d’enregistrement, avec pour conséquence que, en cas de nullité, la marque allemande ne devrait plus être considérée comme une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a), ii), du RMUE. La demande était accompagnée d’une copie de la demande en nullité du 20 avril 2022, accompagnée de ses annexes, et de l’accusé de réception du 21 avril 2022 du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques).
10. Par mémoire du 9 septembre 2022, l’opposante a présenté ses observations sur le recours de la demanderesse (R 690/2022-1) et demandé le rejet du recours et de la demande de suspension. La demande en nullité dirigée contre la marque allemande antérieure n’aurait aucune chance de succès. La marque antérieure ne serait ni descriptive ni dépourvue de caractère distinctif. Étant donné que le droit allemand des marques est harmonisé avec le droit des marques de l’Union européenne, la chambre de recours peut apprécier, en connaissance de cause, les chances de succès de la demande en nullité.
11. Par mémoire du 30 septembre 2022, la demanderesse a présenté ses observations sur le recours de l’opposante (R 673/2022-1) et a demandé que celle-ci soit condamnée aux dépens.
Considérants
12. Les recours sont dirigés contre la même décision et doivent donc faire l’objet d’une procédure unique (article 35, paragraphe 5, du RDMUE).

13. Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la procédure de recours liée est suspendue sur demande motivée de la demanderesse.
14. Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, dans les procédures inter partes, la chambre de
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recours peut, sur demande motivée d’une des parties, suspendre la procédure de recours lorsqu’une suspension est appropriée compte tenu des intérêts des parties et du stade de la procédure.

15. Il ressort du considérant 17 du RDMUE que l’article 71, paragraphe 1, de ce règlement vise à accroître la clarté, la cohérence et l’efficacité des procédures pendantes devant l’Office. À cet égard, il convient de rappeler qu’une opposition devient sans objet si la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition perd sa validité en cours d’instance. En outre, il ressort du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider de suspendre ou non une procédure en cours (28/05/2020, T-84/19 & T-88/19 to T-98/19, Cinkciarz, EU:T:2020:231, points 45 et 46).

16. Dans les procédures inter partes, la chambre de recours doit, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, tenir compte des intérêts de toutes les parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause. Dans le cadre de cette mise en balance des intérêts, il appartient à la chambre d’examiner la probabilité que la procédure parallèle dirigée contre la marque antérieure aboutisse à une décision ayant une incidence sur la procédure de recours. Si, à cet égard, elle constate que la probabilité est faible, la mise en balance des intérêts est favorable à l’intérêt légitime de l’opposant à obtenir une décision sur l’opposition. Si l’issue de la procédure parallèle est incertaine, la poursuite de la procédure d’opposition sans attendre l’issue de la procédure parallèle ne présente en principe aucun avantage pour le titulaire de la marque antérieure, car même en cas de rejet de la demande de marque postérieure dans le cadre de la procédure d’opposition, rien ne s’opposerait à une nouvelle demande d’enregistrement de la marque antérieure dès que la marque antérieure serait déclarée nulle (28/05/2020, T-84/19 & T-88/19 to T-98/19, Cinkciarz, EU:T:2020:231, § 50-52).

17. La suspension de la procédure doit être examinée avant de s’interroger sur l’existence d’un risque de confusion. En effet, la décision de suspendre une procédure de recours contre une décision de la division d’opposition vise, notamment, à éviter qu’il soit statué sur une opposition formée par une marque antérieure dont la validité est sérieusement mise en cause, de sorte que, dans le cadre de l’examen de tous les arguments invoqués à l’encontre de la décision de la division d’opposition, les conséquences de la décision finale sur la validité de cette marque puissent être tirées (28/05/2020, T-84/19 & T-88/19 to T-98/19, Cinkciarz, EU:T:2020:231, § 55-56).

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18. La décision rendue dans la procédure de nullité dirigée contre la marque allemande antérieure no 30 2019 107 833 est préalable à la présente procédure de recours. Il ressort des documents produits que la demande en nullité est fondée sur les motifs absolus de refus que sont la signification descriptive et l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 8, paragraphe 2, points 1 et 2, de la loi allemande sur les marques. Les effets de l’enregistrement d’une marque annulée pour cause de nullité sont réputés n’avoir pas eu d’effet dès l’origine (article 52, paragraphe 2, de la loi allemande sur les marques). L’issue de la procédure de recours dépend donc du caractère définitif de la marque allemande antérieure no 30 2019 107 833, seule sur laquelle l’opposition est fondée.
19. La demanderesse a joint à la demande en nullité des exemples d’utilisation descriptive des termes «micro» et «prime» en rapport avec les produits et services pertinents en l’espèce. L’examen de la demande en nullité nécessite un examen approfondi de ces documents et le résultat de cet examen n’est pas manifeste.
20. En outre, les autorités et juridictions nationales ne sont pas liées par les décisions des chambres de recours de l’Office. Même si la chambre de recours devait conclure que la marque allemande antérieure n’est pas susceptible d’annulation, une appréciation divergente par les autorités allemandes compétentes ne saurait être totalement exclue.
21. L’opposante n’a ni invoqué ni présenté de preuve que son intérêt à une décision rapide l’emporte sur l’intérêt légitime de la demanderesse à la suspension de la procédure de recours. En particulier, il n’apparaît pas que la suspension menacerait l’opposant de subir des préjudices ou des préjudices d’une autre nature.
22. Compte tenu des circonstances de l’espèce et après avoir mis en balance les intérêts des deux parties, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la procédure de recours connexe R 673/2022-1 & R 690/2022-1 conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE jusqu’à la clôture définitive de la procédure de nullité pendante contre la marque allemande antérieure no 30 2019 107 833.

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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:

La procédure de recours est suspendue jusqu’à la clôture définitive de la procédure de nullité de la marque allemande antérieure no 30 2019 107 833 dans l’affaire 0285/22.
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