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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 avr. 2023, n° R1819/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1819/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 16 avril 2023
Dans l’affaire R 1819/2022-5
H/2 gestionnaire de crédit LP 680 Washington Blvd., 7th Floor
06901 Stamford
États-Unis Demanderesse en déchéance/requérante représentée par Lane Intellectual Property Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3 Dublin 1 (Irlande).
contre
Hcapital Partners SCR, S.A.
Avenida Duque de Ávila, no 46, 8° Piso
1050-083 Lisboa Portugal Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Morais Leitão, Galvão Teles, Soares Da Silva aillados — Sociedade De
Advogados. RL, Rua Castilho, 165, 1070-050 Lisboa, Portugal
Recours concernant la procédure d’annulation no 48 891 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 135 231)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 août 2014, Hcapital Partners SCR, S.A. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative dans les couleurs bleu clair, bleu foncé et gris
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de services suivante:
Classe 35: Analyse du prix de revient; Consultation en matière de gestion industrielle, y compris les analyses de coûts/de rendement; Comptabilité de gestion des coûts; Services d’évaluation des coûts; Analyse d’évaluations en matière de gestion commerciale; Compilation de statistiques; Préparation de statistiques commerciales; Analyse de statistiques commerciales; L’aide à la direction des affaires; Conseils en gestion commerciale; Conseils en organisation et en gestion commerciales; Assistance et conseils en matière d’organisation commerciale; Services de conseils en gestion des affaires commerciales; Supervision de la gestion des affaires commerciales; Services d’analyses et d’études de marché; Réalisation d’études de marché; Fourniture d’informations en matière d’études de marché; Collecte d’informations en matière d’études de marché; Compilation de bases de données informatiques; Gestion et compilation de bases de données informatisées; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Services de conseillers en ressources humaines; Conseils commerciaux professionnels; Conseils et gestion d’entreprises en matière d’activités de marketing; Prévisions économiques; Prévisions et analyses économiques; Rapports sur des analyses de marché; Préparation de rapports d’affaires; Planification fiscale et fiscale; Services de conseil aux entreprises en matière de gestion de campagnes de collecte de fonds;
Services de conseils en matière de gestion des risques commerciaux.
Classe 36: Services d’évaluation des risques financiers; Analyse d’investissements; Analyse d’investissements financiers et recherche boursière; Analyses financières; Préparer les rapports financiers; Planification financière en matière de fiscalité;
Planification des retraites; Services de conseils en matière de retraites; Services financiers et monétaires, services bancaires; Services de gestion et d’analyse d’informations financières; Expertise financière; Services de conseils et d’assistance en matière financière; Consultation en matière financière et en matière d’assurances; Conseils en matière d’octroi de prêts; Services bancaires d’investissement; Planification financière; Fourniture d’informations concernant les taux de change; Services de négociation de produits dérivés; Gestion des risques de taux d’intérêt; Échanges de taux d’intérêt; Services de transaction financière en matière de taux d’intérêt; Services d’informations informatisées concernant les investissements; Fourniture d’informations en matière d’investissements; Services de gestion d’investissements de portefeuille; Fourniture d’informations financières pour les professionnels dans le domaine de la gestion de portefeuilles, pour la gestion de portefeuilles; Placement de fonds; Gestion de fonds financiers; Gestion de fonds de capitaux; Gestion de fonds d’investissement;
Services de gestion de fonds; Gestion de fonds de pension; Gestion de fonds de sociétés;
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Gestion d’un fonds de placement de capitaux; Conseils en matière d’investissement de capitaux; Investissement en capital; Fourniture de capitaux d’investissement; Services de conseils en investissements de capitaux; Administration de services d’investissement de capitaux; Services de placement privé et d’investissement en capital-risque; Services de placements, en particulier placement de capitaux, services de financement et assurances;
Services de conseils en gestion de risques financiers; Services de gestion des risques financiers; Services de conseils en matière de gestion des risques financiers; Services de conseils en matière de finances personnelles.
2 La demande a été publiée le 26 août 2014 et la marque a été enregistrée le 30 janvier
2016.
3 Le 8 février 2021, le directeur de crédit LP H/2 (ci-après la «demanderesse en déchéance») a déposé une demande en déchéance (ou «demande en déchéance») de la marque enregistrée (ci-après la «marque contestée») pour tous les services précités. Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4 Le 14 mai 2021, dans le délai imparti, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les preuves de l’usage suivantes:
− Annexe 1: Certificat d’enregistrement de la société de la titulaire de la MUE montrant, entre autres, l’objet de l’activité.
− Annexes 1A et 1B: Des impressions de Wikipédia, extraites le 6 décembre 2020 et contenant deux articles intitulés respectivement «Private equity» (annexe 1A) et «Private equity business business business business business business business business business business business business» (annexe 1B);
− Annexes 1C et 1D: Le rapport annuel 2019 de la titulaire de la marque de l’Union européenne, en portugais (annexe 1C) et sa traduction partielle en anglais (annexe
1D). Les éléments de preuve présentent le signe / .
− Annexes 2 et 3: Des impressions de l’archive internet Wayback Machine montrant que la page web www.hcapital.pt a été enregistrée 54 fois entre le 9 janvier 2016 et le 26 février 2021 et que la page web http://hcapital.pt/hcapital.pt a été enregistrée
18 fois entre le 3 septembre 2018 et le 19 janvier 2021.
− Annexe 4: Impressions de www.dns.pt fournissant des informations sur le nom de domaine «hcapital.pt»;
− Annexes 5 et 6: Sélection d’captures obtenues via Wayback Machine et montrant le site web www.hcapital.pt entre le 26 février 2021 et novembre 2016. Les éléments
de preuve présentent le signe / .
− Annexe 7: Déclaration faite le 19 octobre 2020 par M. J. P.G., associé général de la société portugaise Cupido Comunicação, attestant de l’usage du signe figuratif «HCapital Your Equity Partner» dans le cadre des activités commerciales de la titulaire de la marque de l’Union européenne. La déclaration est accompagnée de
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statistiques sur le trafic vers le site web www.hcapital.pt, entre mars 2015 et octobre
2020. Les sources indiquées sont Google Analytics et PT ISP.
− Annexes 7A et 7B: Des impressions de www.cupido.pt extraites en mai 2021 et attestant du dessin ou modèle du site web www.hcapital.pt par Cupido Comunicação
(annexe 7A) et des statistiques relatives à la circulation de ce site web, entre mars
2015 et mai 2021 (annexe 7B). Les impressions de l’ annexe 7A portent le signe
/ , fournissent, entre autres, des informations sur les fonds relevant de la direction de la titulaire de la marque de l’Union européenne et incluent un calendrier des investissements réalisés entre juillet 2015 et décembre 2017, comme expliqué ci-dessous:
− Annexe 8: Captures d’écran du site web www.hcapital.pt (en portugais et en anglais), extraites en décembre 2020. Les éléments de preuve présentent le signe
et fournissent des informations sur la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne, sur le nombre de transactions clôturées («50 + au cours des deux dernières décennies»), sur ses fonds, sur ses actifs et sur un investissement dans HCCM.
− Annexe 9: Impressions de la page LinkedIn de la titulaire de la marque de l’Union européenne, extraites en décembre 2020.
− Annexes 10 à 15: Sélection de factures pour chacune des années 2015 à 2020 (jusqu’au mois d’octobre). Les documents sont émis par HCapital Partners, LDA ou HCapital Partners SCR, S.A. (Portugal) et adressés à des entités situées au
Luxembourg ou au Portugal en ce qui concerne la commission de gestion, les frais de conseil/commission, la commission d’accompagnement, la préparation du plan stratégique, la mise en œuvre du soutien du système d’information de gestion au renforcement de l’équipe internationale, la commission pour la structuration d’une opération d’acquisition ou de conseil financier et administratif en rapport avec la définition/la création d’un plan stratégique pour la période 2019-2021 et la mise en œuvre d’un système de gestion et de gestion budgétaire pour la gestion/la mise en œuvre d’un système de gestion informatique. Le signe / figure en haut.
− Annexes 16 à 22, 24 à 28, 29A et 30 à 40: Une sélection de déclarations fournies en octobre 2020 ou en avril/mai 2021 par diverses entités et attestant de l’usage des
signes // / par la titulaire de la marque de l’Union européenne au Portugal, en Espagne, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas commençant par «au moins novembre 2014», ainsi
que de l’usage de la marque sur le site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne, situé à l’adresse www.hcapital.pt. Pour l’essentiel,
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5 la plupart des déclarations font référence à la titulaire de la marque de l’Union européenne en tant qu’ «entreprise de capitaux privés indépendante, investissement dans un large éventail d’entreprises, des start-up vers des entreprises mûrs, par l’intermédiaire de fonds spécialisés» et inclut des références aux fonds gérés par la titulaire de la MUE («HCapital ESID Fund» et «HCapital The New Ideas Fund»), les services associés aux marques, généralement dénommés «ceux habituellement fournis par une entreprise privée» et une liste non exhaustive desdits services. Il est également fait référence à des réunions tenues avec l’équipe de HCapital Partner pour discuter d’un mandat de vente accordé par la titulaire de la MUE dans le cadre de son fonds «HCapital SCA SICAR» basé au Luxembourg, à l’acquisition de «hooked», investi par HCapital SCA SICAR en 2017, au fonds de la titulaire de la marque de l’Union européenne «HCapital SCA-SICAR» établi au Luxembourg ou à la titulaire de la MUE agissant en tant qu’initiateur et conseil en investissement de «HCapital SCA-SICAR», organisé en tant que société d’investissement au
Luxembourg et sise.
− Annexe 23: Certificat délivré le 20 novembre 2020 par la Commission portugaise des marchés financiers («CMVM») et attestant que la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne et les fonds de capital-risque placés sous sa direction («HCapital New Ideas — FCR» et «HCapital II FCR») sont enregistrés par la
CMVM.
− Annexe 29: Impressions de www.ltiia.org extraites en décembre 2020 et fournissant des informations sur l’IPEM.
− Annexe 41: Trois exemples de cartes de visite utilisées par les membres de l’équipe de la titulaire de la marque de l’Union européenne et portant le signe .
− Annexe 42: Article intitulé «Eneida.io clôture le nouveau cycle de financement» publié le 19 janvier 2018 sur le site web www.eneida.io et mentionnant, entre autres, que «les fonds propres privés HCapital New Ideas et InnoEnergy sont les investisseurs sur le dernier cycle de financement de Eneida.io». Cet article fournit également des informations sur le fonds «HCapital New Ideas» de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
− Annexe 43: Des impressions de www.portugalventures.pt, extraites en décembre 2020, faisant référence à la nécessité de stimuler l’activité de capital-risque privée au Portugal et au développement d’un «club d’investissement» appelé «Ignition Capital Network», la titulaire de la marque de l’Union européenne en étant membre. Le signe figure dans les éléments de preuve à côté des marques des autres investisseurs.
− Annexe 44: Article intitulé «Le Tribunal a informé Eneida de la vente d’un pourcentage des actions à Hcapital», extrait du site Internet thecfigroup.com en
décembre 2020. Les éléments de preuve présentent le signe .
− Annexe 45: Page non datée (provenant d’une publication de Portugal Ventures, comme l’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne) fournissant des
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6 informations sur la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne et sur
laquelle figure le signe .
− Annexe 46: Déclaration faite le 10 mai 2021 par le propriétaire de la titulaire de la marque de l’Union européenne confirmant qu’un contrat de location avait été signé le 1 septembre 2017 pour les locaux Avenida Duque de Ávila, no 46, 8° Piso, Lisbonne. La déclaration est accompagnée d’une photo du panneau de bâtiment où le panneau est affiché.
− Annexes 47 et 48: Communiqués de presse de la titulaire de la marque de l’Union européenne datés respectivement du 29 août 2018 et du 15 janvier 2019 et faisant état de l’acquisition d’une participation de 45 % dans Frotcom International (annexe
47) et de l’acquisition de 100 % dans Icebel (annexe 48). Le signe figure dans le coin supérieur gauche des documents.
− Annexes 49 et 50: Extraits de deux bases de données (Crunchbase et Pitchbook) extraites en mai 2021 et fournissant des informations sur la titulaire de la marque de l’Union européenne («une entreprise d’investissement portugaise, dédiée à la gestion de fonds de capital-investissement sur le territoire ibérique», «une société de capitaux privés et de capital-risque portugaise»), le nombre de fonds et d’investissements ou le montant total des fonds levés (66 millions d’EUR).
− Annexes 51 à 54: Quatre contrats conclus par la titulaire de la marque de l’Union européenne entre septembre 2015 et janvier 2019 avec Solzaima (annexe
51),Quantal (annexes 52 et 53) et Icebel (annexe 54) et ayant pour objet la fourniture par la titulaire de la MUE: I) des services de conseil dans le domaine de la gestion financière et administrative, tels que le soutien à la mise en œuvre d’une planification financière adéquate, ainsi qu’à la mise en place d’ un système d’information de gestion complet et précis et à la mise en place de partenariats internationaux (l’accord avec Solzaima), (ii) des services de soutien à la consultance commerciale dans le domaine de la gestion financière et de la gestion complète des projets de gestion, y compris la mise en place d’un système de gestion budgétaire adéquat et d’un système d’information approfondi et rigoureux, ainsi que de l’étude et de l’établissement de partenariats commerciaux avec des tiers et de l’aide à la définition d’un plan stratégique et d’un plan budgétaire pour la période 2019-2021.
5 Par décision du 20 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en déchéance. La titulaire de la marque de l’Union européenne a été déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne contestée à compter du 8 février 2021 pour l’ensemble des services compris dans la classe 35 et pour certains des services contestés compris dans la classe 36:
Classe 35: Tous les services.
Classe 36: Services d’évaluation des risques financiers; Analyse d’investissements; Analyse d’investissements financiers et recherche boursière; Analyses financières; Préparer les rapports financiers; Planification financière en matière de fiscalité;
Planification des retraites; Services de conseils en matière de retraites; Services
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7 financiers et monétaires, services bancaires (à l’exception des services de placement et de gestion de fonds de capitaux privés); Services de gestion et d’analyse d’informations financières; Expertise financière; Services de conseils et d’assistance en matière financière; Consultation en matière financière et en matière d’assurances; Conseils en matière d’octroi de prêts; Services bancaires d’investissement; Planification financière; Fourniture d’informations concernant les taux de change; Services de négociation de produits dérivés; Gestion des risques de taux d’intérêt; Échanges de taux d’intérêt; Services de transaction financière en matière de taux d’intérêt; Services d’informations informatisées concernant les investissements; Fourniture d’informations en matière d’investissements; Fourniture d’informations financières pour les professionnels dans le domaine de la gestion de portefeuilles, pour la gestion de portefeuilles; Gestion de fonds de pension; Conseils en matière d’investissement de capitaux; Services de conseils en investissements de capitaux; Services financiers (à l’exception des services de financement par actions) et assurances; Services de conseils en gestion de risques financiers; Services de gestion des risques financiers; Services de conseils en matière de gestion des risques financiers; Services de conseils en matière de finances personnelles.
6 La demande en déchéance a été rejetée et la marque de l’Union européenne contestée est restée enregistrée pour tous les autres services, à savoir:
Classe 36: Services financiers, à savoir services de placement et gestion de fonds de capitaux privés; Services de gestion d’investissements de portefeuille; Placement de fonds; Gestion de fonds financiers; Gestion de fonds de capitaux; Gestion de fonds d’investissement; Services de gestion de fonds; Gestion de fonds de sociétés; Gestion d’un fonds de placement de capitaux; Investissement en capital; Fourniture de capitaux d’investissement; Administration de services d’investissement de capitaux; Services de placement privé et d’investissement en capital-risque; Services de placement, en particulier placement de capitaux, services de financement, à savoir services de financement par actions.
7 La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
− La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque contestée au cours des cinq années précédant la date de la demande en déchéance, soit du 8 février 2016 au 7 février 2021 inclus, pour les services contestés énumérés au paragraphe 1.
− En réponse à la demande de l’Office de produire une traduction des preuves dans la langue de procédure, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé des traductions anglaises complètes des annexes 1C et 51 à 54.
− La titulaire de la MUE affirme que la présente action en déchéance a été introduite dans le cadre de plusieurs litiges en matière de marques entre les parties, dans le cadre desquels la titulaire de la MUE a invoqué la marque contestée en vertu de l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE confère à toutes les personnes physiques et morales le droit de demander la déchéance sur la base de l’article 58 du RMUE, sans soumettre ce droit à la mise en balance des éventuels intérêts personnels de la demanderesse en déchéance dans une telle déclaration avec les intérêts généraux protégés par cette disposition. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fourni de preuves convaincantes de l’abus de droit de la part de la demanderesse en déchéance.
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− La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni se rapportant à une période antérieure au 1 janvier 2021. L’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition (31 décembre 2020) constituait un usage «dans l’UE» et il sera donc pris en considération.
− Certaines déclarations émanent de membres de professions (comme les avocats ou les auditeurs) qui sont tenus d’exercer leurs fonctions conformément aux règles professionnelles et aux exigences morales. Ces faits doivent être dûment pris en considération lors de l’appréciation de la valeur probante de ces déclarations. Si les entités respectives ont pu avoir une certaine relation avec la titulaire de la marque de l’Union européenne, cela ne prive pas totalement les déclarations de toute valeur probante.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne est une société de capitaux privés basée au Portugal. Les fonds propres privés constituent, pour l’essentiel, une autre manière de financer des entreprises privées en dehors du domaine des marchés publics. Les sociétés de capital-investissement sont des sociétés de gestion d’investissement qui apportent un soutien financier et réalisent des investissements dans les fonds propres privés des start-up ou des sociétés d’exploitation au moyen de diverses stratégies d’investissement. Les investisseurs fournissent de l’argent aux fonds, et ces fonds investissent directement dans des actions de sociétés privées, généralement financés à la fois par l’argent et le financement de la dette des investisseurs, et avec l’équipe de gestion possédant des parts aux côtés des fonds. Les factures et services qui y sont mentionnés doivent donc être examinés à la lumière du modèle commercial de la titulaire de la marque de l’Union européenne et en combinaison avec les autres éléments de preuve.
− Il est vrai que les services facturés ne sont pas détaillés, mais ce manque de preuves doit être considéré contre le marché pertinent où les sociétés de capitaux privés facturent généralement des frais de gestion/de conseil pour les fonds de fonds propres privés qu’elles gèrent.
− Durée: La plupart des éléments de preuve datent de la période pertinente ou peuvent être attribués avec certitude à la période pertinente. Les documents datant de l’extérieur (comme certaines factures datées avant février 2016 ou le trafic vers le site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne jusqu’en mai 2021) prouvent simplement l’usage continu et de longue date de la marque. Par conséquent, les éléments de preuve contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
− Nature: Les éléments de preuve dans leur ensemble montrent que le signe a été utilisé dans des documents commerciaux, des états financiers officiels, sur le site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne ou dans un article de manière à établir un «lien» clair entre certains des services enregistrés et la titulaire de la marque de l’Union européenne. Par conséquent, la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée pour identifier l’origine commerciale des services en cause.
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− Hormis certaines des déclarations figurant aux annexes 16 à 22, 22 à 28, 29A et 30 à 40, qui portent la marque de l’Union européenne telle qu’enregistrée (ou de légères variations de celle-ci en couleur, voir liste des éléments de preuve ci-dessus), les autres éléments de preuve montrent que la marque de l’Union européenne contestée a toujours été utilisée conjointement avec le slogan «YOUR EQUITY PARTNER
». Cet ajout n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée, étant donné que le slogan est dépourvu de caractère distinctif et qu’il est en outre écrit dans une police de caractères nettement plus petite et est placé dans une position secondaire. Le fait que, dans certains documents, le signe soit représenté en noir, blanc/bleu et blanc ne remet pas en cause ce qui précède.
L’utilisation du signe avec l’omission de l’élément rectangulaire « » resterait acceptable. L’élément consiste en deux figures géométriques (qui, lorsqu’elles sont accolées, formeraient un rectangle), l’une en bleu clair et l’autre en bleu foncé, avec une ligne diagonale zigzag de couleur blanche. Il s’agit d’une simple combinaison de formes géométriques simples et sera perçue comme essentiellement décorative. Par conséquent, cet élément n’est pas susceptible d’attirer ou de retenir majoritairement l’attention du public ni d’indiquer l’origine commerciale des services [16/07/2021, R 1954/2019-5, H/2, capital partners/HCapital (fig.) et al., § 49]. Le signe utilisé démontre l’usage de la marque sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif.
− Lieu: Les éléments de preuve montrent que le lieu de l’usage est, à tout le moins, le Portugal. Cela peut être déduit de la langue des documents (portugais), de la devise mentionnée (EUR), des références aux fonds de capital-investissement portugais de la titulaire de la marque de l’Union européenne et des investissements réalisés dans des sociétés portugaises (Eneida.io, Quantal ou Icebel). Les éléments de preuve dans leur ensemble contiennent des indications selon lesquelles les services ont fait l’objet d’une publicité et ont été commercialisés sur le territoire concerné. Il y a également des indications concernant «HCapital SCA SICAR», un fonds situé au Luxembourg et géré par la filiale HCapital GP de la titulaire de la MUE, ainsi que certaines références à «l’activité de création de possibilités d’investissement dans HCapital SCA SICAR depuis sa constitution en juin 2014» qui, selon le rapport annuel 2019, «total 183 opérations analysées (81 % au Portugal et 19 % en
Espagne), dont 7 ont été converties en investissements pour une valeur totale de 32.5 millions d’EUR». Le rapport annuel fournit en outre des informations sur la «juste valeur» du portefeuille d’investissement à la fin de 2019 (environ 48.9 millions d’EUR), répartis entre sept filiales et une éventuelle augmentation de capital d’environ 16.4 millions d’EUR en raison de l’évolution générale de l’activité des entreprises auxquelles elles ont participé.
− Importance: Bien que les documents relatifs à l’usage de la marque ne soient pas particulièrement longs, ils atteignent le seuil minimal pour démontrer que la titulaire de la marque de l’Union européenne a consenti des efforts réels au moins pour tenter de couvrir une partie du marché pertinent. L’importance de l’usage n’était pas purement symbolique.
− Usage pour les services enregistrés: La titulaire de la marque de l’Union européenne a affirmé qu’il s’agissait d’une «société de capitaux privés qui fournit une série de services commerciaux et financiers connexes», ainsi qu’il ressort des annexes 1A et
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1B et des annexes 51 à 54. Elle fait valoir que les éléments de preuve démontrent à suffisance l’usage de la marque pour tous les services enregistrés compris dans les classes 35 et 36. Ce n’est toutefois pas tout à fait vrai. Les éléments de preuve montrent que la marque contestée a été utilisée uniquement en rapport avec les services de financement de fonds de capitaux privés et de fonds de capitaux propres et la gestion de fonds de capitaux propres. Par conséquent, l’usage sérieux doit être établi pour les services suivants:
Classe 36: Services de gestion d’investissements de portefeuille; placement de fonds; gestion de fonds financiers; gestion de fonds de capitaux; gestion de fonds d’investissement; services de gestion de fonds; gestion de fonds de sociétés; gestion d’un fonds de placement de capitaux; investissement en capital; fourniture de capitaux d’investissement; administration de services d’investissement de capitaux; services de placement privé et d’investissement en capital-risque; organisation de placements, en particulier de placements de capitaux.
− La marque est également enregistrée dans cette classe pour des services financiers
[et monétaires], [et des services bancaires] et pour des services de financement, qui sont des catégories plus larges qui peuvent englober divers services. Parconséquent, et compte tenu de la destination des services pour lesquels la marque a été utilisée, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque doit également être établi pour:
Classe 36: Services financiers, à savoir services de placement et gestion de fonds de capitaux privés et services de financement, à savoir services de financement par actions.
− Il n’existe aucune preuve convaincante de l’usage pour les autres services enregistrés compris dans cette classe et la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas avancé ni prouvé qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. Il en va de même pour tous les services enregistrés compris dans la classe 35.
− La spécification de la marque contestée contient des services plutôt spécifiques, dont la grande majorité ne font pas l’objet de sous-catégories supplémentaires, et la titulaire de la marque de l’Union européenne doit produire des éléments de preuve permettant de conclure avec certitude que l’usage de la marque était sérieux, sans recourir à des probabilités et à des présomptions. Le simple fait qu’une société de capital-investissement négocie la ou les sociétés absorbées, remplace sa ou ses cadres supérieurs, vendre certains actifs, etc. ne signifie pas que l’entreprise concernée fournit des services de direction des affaires ou d’assistance commerciale à des tiers. De même, le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait pu fournir des services de conseil/assistance à ses sociétés affiliées/filiales/entreprises dans lesquelles elle a investi n’équivaut pas à fournir ces services à des tiers au sens d’une marque. Il ressort clairement des accords figurant aux annexes 51 à 54 que toutes les entreprises auxquelles la titulaire de la marque de l’Union européenne s’engage à fournir certains services sont des entités dans lesquelles le fonds «HCapital Venture SCA-SICAR» détient une participation directe/indirecte dans leur capital social. Un usage dans la sphère privée ou un usage purement interne au sein d’une société ou d’un groupe d’entreprises ne constitue pas un usage sérieux.
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− Il convient également de noter que le simple fait que certaines des déclarations figurant aux annexes 16 à 22, 22 à 28, 29A et 30 à 40 indiquent que les services fournis par la titulaire de la marque de l’Union européenne sont ceux «habituellement fournis par une entreprise de capitaux privés, tels que, entre autres, une analyse d’évaluation portant sur la gestion des affaires commerciales, des conseils en gestion et des affaires commerciales, des services de conseil et d’analyse de marché, des prévisions et analyses économiques, des services de conseils en matière de gestion des affaires commerciales, d’analyses d’investissements financiers et de recherches boursières, d’informations et d’analyses financières, […] n’est pas suffisant pour que la titulaire […] ait fourni des services de conseil et d’évaluationfinanciers». En outre, ainsi qu’il ressort des éléments de preuve, la titulaire de la marque de l’Union européenne a des partenaires avec d’autres entités («conseillers en investissements, sociétés de conseil et cadres disposant d’un large éventail d’expertise et de fonds, pour libérer tout le potentiel de nos sociétés de portefeuille»), ce qui semble suggérer, à tout le moins prima facie, que ces services peuvent être proposés par ces dernières entités et non par la titulaire de la marque de l’Union européenne elle-même.
− Dans ce contexte, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits en ce qui concerne tous les services enregistrés compris dans la classe
35 et les autres services compris dans la classe 36.
− Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 8 février 2021.
8 Le 16 septembre 2022, la demanderesse en déchéance a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où une partie des services compris dans la classe 36 de la marque contestée n’ont pas été frappés de déchéance. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 novembre 2022 et contenait les éléments de preuve suivants:
− Pièce 1 du dossier de la chambre de recours: Extrait du registre de l’EUIPO concernant les enregistrements de la lettre «H» compris dans la classe 36;
− Pièce 2 du dossier de la chambre de recours: Tablette des factures produites par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans l’ordre de la date;
− Pièce 3 du dossier de la chambre de recours: Extrait des comptes 2020 de HCapital General Partner S.a.r.l.;
− Pièce 4 du dossier de la chambre de recours: Extrait des comptes 2019 de HCapital SCA-SICAR.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 17 février 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
16/04/2023, R 1819/2022-5, HCapital (fig.)
12
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments avancés par la demanderesse en déchéance dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Nature: absence d’usage de la marque telle qu’enregistrée et des éléments individuels qui composent la marque enregistrée
− La marque contestée est composée de quatre éléments qui doivent tous être pris en considération. (1) la lettre «H», (2) le mot «CAPITAL», (3) les segments colorés comportant respectivement six et huit côtés et s’ils sont accolés (ce qui n’est pas le cas), formerait un carré « » et (4) la revendication de couleurs de bleu clair, bleu foncé déployé le gris, s’appliquant à la marque dans son ensemble. Elle a été enregistrée sans bénéficier d’un caractère distinctif acquis.
− La lettre unique «H» est très faible. À lui seul, elle n’aurait pas pu être enregistrée prima facie pour le large éventail de services financiers en l’absence de stylisation ou de caractère distinctif acquis. Voir pièce 1, une liste des 38 marques «H» enregistrées par l’EUIPO qui ont été acceptées à l’enregistrement dans la classe 36. Cette pièce confirme qu’aucune de ces marques n’a été enregistrée sur la base d’un caractère distinctif acquis. Tous présentent une stylisation distinctive.
− «Capital» signifie, en anglais, «wealth sous forme d’argent ou d’autres actifs appartenant à une personne ou à une organisation ou disponible à des fins telles que le lancement d’une entreprise ou un investissement» (Oxford Languages for Google). Le mot «CAPITAL» en relation avec les services financiers est donc exclusivement descriptif.
− La combinaison «HCAPITAL» sans stylisation doit donc être tout au plus très faible. Cet enregistrement suit le schéma établi dans l’affaire COMPANYLINE, où la marque a été refusée à l’enregistrement pour des services d’assurances et d’affaires financières (19/09/2002-, 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506). Le simple fait d’accoler la lettre «H» et le mot «CAPITAL» sans introduire de variations inhabituelles, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’un signe descriptif (sur la base des seuls mots).
− La décision attaquée indique que l’élément figuratif est une simple combinaison de formes géométriques simples et sera perçu comme essentiellement décoratif. Dès lors, elle ne serait pas susceptible d’attirer ou de retenir majoritairement l’attention du public, ni d’indiquer l’origine commerciale des services. Le logo complexe est toutefois clairement l’élément dominant et distinctif de la marque puisqu’il est placé à gauche, le mot «HCAPITAL» étant placé à droite en ligne avec le milieu de l’élément figuratif.
− La décision attaquée indique également qu’il est peu probable que l’élément figuratif altère le caractère distinctif de la marque et que l’usage du signe avec l’omission de l’élément rectangulaire serait toujours acceptable. Cette conclusion doit être erronée. Il est évident que la division d’annulation a considéré que les mots descriptifs étaient utilisés de la même manière et qu’ils étaient suffisants pour eux. Elles ont totalement
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13 ignoré le rôle de l’élément figuratif complexe en couleur pour lequel la titulaire de la marque de l’Union européenne a spécifiquement demandé la protection.
− La division d’annulation n’a pas correctement appliqué le critère de l’atteinte au caractère distinctif de la marque. Lorsqu’un titulaire de la MUE a déposé une marque graphique, il ne saurait être correct d’affirmer que l’usage des seuls mots (c’est-à-dire une marque verbale) validerait le signe absent de l’élément figuratif; en particulier lorsque l’Office n’enregistrerait peut-être pas le (s) mot (s) seul (s) à première vue parce que les mots sont descriptifs. La décision attaquée permet à une seule partie de monopoliser un caractère alphabétique unique en combinaison avec un mot exclusivement descriptif (et tout ce qui est similaire au point de prêter à confusion), dans des circonstances où l’enregistrement de ce caractère ne peut être autorisé à lui seul. En outre, les couleurs sont expressément revendiquées comme faisant partie de la marque.
− L’élément figuratif est essentiel au caractère enregistrable de la marque dans son ensemble. Il est placé en première position, à l’endroit le plus proéminent dans la marque et la caractéristique dominante et distinctive de la marque; à tout le moins, il s’agit de la seule partie clairement enregistrable de la marque et occupant une partie importante de la marque et représentant exclusivement deux des trois couleurs revendiquées.
− Les éléments de preuve montrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne a délibérément changé de la marque qu’elle a enregistrée. Depuis le 9 janvier 2016 (annexe 5), la titulaire de la marque de l’Union européenne a utilisé différentes couleurs sur son site internet, comme dans l’enregistrement: .
− À l’ annexe 7, M. Jaoa Pardal Goulao confirme qu’il a mis à jour le site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne en juillet 2018. Le 10 août 2018 (annexe 5), le schéma de couleurs a changé et est resté inchangé à ce jour:
.
− Par conséquent, la majorité des utilisations faites et démontrées par la titulaire de la marque de l’Union européenne, et sur lesquelles la titulaire de la marque de l’Union européenne exerce un contrôle total, n’ont jamais été utilisées pour la marque telle qu’enregistrée.
− Lesannexes 16 à 28 et 30 à 41 sont des déclarations tendanciées. Tous les «témoins» affirment avoir vu la marque enregistrée sur le site web, mais elle ne figure pas sur le site sous cette forme depuis juillet/août 2018. Or, les déclarations de «témoins» ont toutes été faites en 2020. Si l’on examine, par exemple, l’ annexe 31 et la déclaration d’Arendt indirects Medernach SA, ils n’ont commencé à conseiller la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’en 2019, comme nous l’avons établi ci-dessus, ils n’auraient pas pu voir la marque ci-dessous sur le site web étant donné que la marque telle qu’utilisée depuis 2018.
− Les changements produisent une impression différente étant donné que le trafic sur le site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne a plus que treillis, passant d’environ 300 visiteurs par mois à 975 visiteurs par mois depuis le
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14 changement. Voir les chiffres à l’ annexe 7. Compte tenu de la triple augmentation du trafic web, il n’est pas surprenant que la titulaire de la marque de l’Union européenne ne soit pas revenue sur la marque telle qu’elle a été enregistrée.
Preuves insuffisantes de l’usage
− La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a jamais tenté d’utiliser la marque dans l’ensemble de l’Union européenne. Les éléments de preuve à cet égard proviennent de leur propre site web, qui est un site internet exhaustif. Sur leur contenu sur leur site web et sur leur page Linkedin, elles indiquent que HCapital est une société de capitaux privés, détenue à 100 % par l’équipe de gestion, dédiée aux investissements dans le segment ibérique du marché intermédiaire. Il s’agit d’une double limitation, non seulement en termes de répartition géographique et d’ambiance, mais uniquement en ciblant certains types et valeurs de transactions au sein d’une certaine largeur de bande.
− En outre, la traduction complète de leurs propres comptes annuels (annexe 1C; 20/07/2022, c 48 891), elle indique dans la note introductive que «HCapital Partners
— SCR, S. A. a été constituée le 4 juillet 2013, en tant que société à responsabilité limitée (sous la désignation initiale de Herculano Capital Partners — Consultores,
Lda., changé en 2014 pour HCapital Partners, Lda). Le 27 octobre 2016, elle a été transformée en société anonyme et, en janvier 2017, elle a été enregistrée auprès de la CMVM, ayant commencé ses activités en tant que société de capital-risque en avril 2017, conformément à la loi no 18/2015, du 4 mars, qui établit le cadre juridique pour le capital-risque, l’entreprise sociale et le prêt spécialisé». D’après leur propre rapport annuel, ils ne pouvaient même pas commencer légalement leurs activités de capital-risque avant avril 2017.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne a donc fourni 74 pages de factures, compte tenu des dépôts répétés et des observations qui étaient également hors de la gamme de dates pertinente et pour voir plus facilement les parties pertinentes et les descriptions de factures, la pièce 2 du dossier de la chambre de recours a été créée.
Parmi celles-ci, 13 factures ont été adressées à HCapital General Partner S.a.r.l. au
Luxembourg. Comme il ressort de notre pièce 3 du dossier de la chambre de recours, des extraits de leurs comptes de 2020, il s’agit d’une société qui est détenue à 100 % par la titulaire de la marque de l’Union européenne et qui n’avait pas d’employés en 2020 ou en 2021.
− Il ne s’agit clairement pas de transactions de «longueur», mais de transferts entre entreprises. Chacune de ces factures, qui s’élève à plus de 100 000 EUR, indique simplement comme étant leur«taxe de conseil», puis une date trimestrielle parfois exprimée en mois, parfois en trimestre. Il s’agit de factures purement internes. En outre, la question de savoir ce que les «frais de conseil» couvrent effectivement en ce qui concerne la marque de l’Union européenne contestée est mise en doute. Le reste des factures est tout aussi peu éclairant. Ils ont des descriptions centrées autour de la «Commission of management Commission, commission de gestion pour la structuration de la transition d’acquisition ou de la commissiond’accompagnement» (pas clairement expliquée), puis d’une date trimestrielle parfois exprimée en mois, parfois en trimestre. Le paiement de la commission peut bien être un service compris
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15 dans la classe 36, mais ce n’est pas un service revendiqué par la titulaire de la MUE lors de l’enregistrement.
− La seule facture qui ne relève pas de ce motif est la facture 2016/13 de l’ annexe 47, page 49, qui semble être destinée à l’achat d’un système d’information sur la gestion de l’Apolo, qui ne relève bien sûr pas du champ d’application de cette spécification en tant que service informatique.
− La division d’annulation a estimé que ces descriptions étaient suffisantes pour étayer une spécification de services financiers, à savoirservices de placement et de gestion de fonds de capitaux privés; Services de gestion d’investissements de portefeuille;
Placement de fonds; Gestion de fonds financiers; Gestion de fonds de capitaux; Gestion de fonds d’investissement; Services de gestion de fonds; Gestion de fonds de sociétés; Gestion d’un fonds de placement de capitaux; Investissement en capital; Fourniture de capitaux d’investissement; Administration de services d’investissement de capitaux; Services de placement privé et d’investissement en capital-risque; Services de placement, en particulier placement de capitaux, services de financement, à savoir services de financement par actions.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des traductions de quatre contrats aux annexes 51 à 54. Toutefois, le premier contrat conclu avec Solzaima, daté du 29 septembre 2015, ne relève pas de la période pertinente. Les deuxième et troisième contrats (annexes 52A et 53A)ont été conclus avec une société portugaise
Quanta SA en date du 27 juin 2019 indirects 3 juillet 2019. Le premier contrat convient d’une redevance trimestrielle de 7 500 EUR pour les services de soutien aux services de conseil dans le domaine de la gestion financière et administrative, y compris la mise en œuvre et la maintenance d’une planification financière adéquate et d’un système d’information de gestion complet et rigoureux, ainsi que pour l’étude et la mise en place de partenariats commerciaux avec des tiers. Le deuxième contrat conclu entre les mêmes parties moins d’une semaine plus tard est de 25 000 EUR pour l’aide à la définition du plan stratégique pour la période 2019- 2021 et à la mise en œuvre d’un système d’information de gestion et de contrôle budgétaire. À l’œil non formé, cela semble être la même entreprise qui a été facturée deux fois pour la même chose. Le contrat final également conclu avec une société portugaise (Icebel) ainsi qu’à partir de 2019 utilise la même formule que le premier des contrats Quanta AS et est également de 7 500 EUR.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne aurait pu et dû fournir des informations expresses sur les services qu’elle a effectivement fournis sous la marque contestée et sur la question de savoir s’il s’agissait de services commerciaux ou de services financiers.
− La division d’annulation fait une grande partie de la déclaration suivante du rapport annuel traduit, l’activité de création de possibilités d’investissement dans HCapital SCA SICAR, depuis sa constitution en juin 2014, qui, selon le rapport annuel 2019,
«total 183 opérations analysées (81 % au Portugal et 19 % en Espagne), dont 7 ont été converties en investissements pour une valeur totale de 32.5 millions d’EUR». En fait, seuls sept investissements ont été réalisés au cours d’une période de cinq ans et rien ne prouve qu’ils aient été réalisés en dehors du Portugal. Ce qui correspond à un taux de réussite de moins d’impressionnant de 4 % à un rythme de 1.4
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transactions par an. Un tel usage est «de MINIS» pour une entreprise de services financiers.
− La division d’annulation a ajouté que «Le rapport annuel fournit davantage d’informations sur la «juste valeur» du portefeuille d’investissement à la fin de 2019 (environ 48.9 millions d’EUR), répartis entre sept filiales». Aucun élément de preuve ne permet de savoir qui/quelles sont ces filiales et si, en réalité, elles utilisent la marque. La division d’annulation s’est fondée sur le libellé du site web de la titulaire de la marque de l’Union européenne comme s’il était littéralement vrai. Par exemple, en ce qui concerne le nombre de transactions clôturées («50 + au cours des deux dernières décennies») (annexe 8), aucune preuve de 50 ventes effectives n’est présentée dans les éléments de preuve.
− De même, sur son site web, la titulaire de la marque de l’Union européenne parle parfois de son expérience collective (annexe 5) «d’une équipe de gestion stable combinant plus de 40 ans d’expérience en fonds propres privés». Toutefois, dans d’autres pages, leur site web indique simplement qu’ «Over 2 décennies of Investment Experience». Cette formulation est délibérément trompeuse. L’intention est de faire croire au lecteur que l’activité de la titulaire de la marque de l’Union européenne existait depuis plus de 2 décennies. Elle ne peut être revendiquée en ce qui concerne l’expérience des employés, comme indiqué ci-dessus; ils ont déjà fait valoir que les personnes combinées possèdent plus de deux fois celle de leur expérience collective. Il ressort de l’annexe 1D que, pour la période 2018-2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne comptait au total neuf employés. En annexe 5, contenant des photos de l’ «équipe», ces neuf personnes sont l’ensemble de la société.
− Dans la décision attaquée, l’Office indique qu’ «il existe également quelques indications concernant «HCapital SCA SICAR, un fonds situé au Luxembourg et géré par la filiale HCapital GP de la titulaire de la MUE». HCapital GP est en fait une référence interne pour aucune autre personne que H Capital General Partner S.a.r.l.. Il s’agit de la même société mentionnée ci-dessus et dans la pièce 3, qui est détenue à 100 % par la titulaire de la MUE. Par conséquent, l’EUIPO a accordé une importance excessive/crédibilité au fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne compte deux entreprises «nominales» au Luxembourg. Il y a simplement des transferts d’entreprises intra, ce qui signifie qu’aucune personne n’a vu les factures autres que la titulaire de la marque de l’Union européenne, étant donné qu’il s’agit de la seule société qui emploie l’ensemble du groupe «HCapital», soitau Portugal, soit au Luxembourg.
11 Les arguments soulevés par la titulaire de la marque de l’Union européenne en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Absence d’usage de la marque telle qu’enregistrée et appréciation des différents éléments composant la marque enregistrée
− En ce qui concerne les arguments de la demanderesse en déchéance concernant l’élément figuratif de la marque de l’Union européenne contestée, la division d’annulation a affirmé à juste titre: «L’élément consiste en deux figures géométriques (qui, une fois accolées, formeraient un rectangle), l’une en bleu clair et
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l’autre en bleu foncé, avec une ligne diagonale zigzag en blanc. Il s’agit d’une simple combinaison de formes géométriques simples et sera perçue comme essentiellement décorative. Par conséquent, cet élément n’est pas susceptible d’attirer ou de retenir majoritairement l’attention du public ni d’indiquer l’origine commerciale des services [voir 16/07/2021, R 1954/2019-5, H/2, capital partners/HCapital (fig.) et al., § 49]». Dans cette décision de la chambre de recours dans une affaire parallèle, la chambre de recours s’est ralliée à la division d’opposition et a déclaré ce qui suit: «La présence de la «représentation graphique» n’empêche certainement pas que la marque soit perçue comme étant principalement «HCapital». Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en déchéance, le caractère distinctif global de la marque de l’Union européenne contestée n’est pas substantiellement altéré par l’omission de l’élément rectangulaire à deux tonalités et/ou par l’altération des couleurs utilisées.
− La demanderesse en déchéance fait également valoir que les éléments de preuve montrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne a délibérément changé de la marque qu’elle a enregistrée et que les couleurs font partie du caractère distinctif de la marque contestée. Selon les directives de l’EUIPO, «pour les modifications de couleur spécifiquement, la question principale à trancher est celle de savoir si la marque telle qu’elle est utilisée altère le caractère distinctif de la marque enregistrée, c’est-à-dire si l’usage de la marque en couleur, tout en étant enregistré en noir et blanc ou en nuances de gris (et inversement) constitue une altération de la forme enregistrée. L’Office et plusieurs offices de PI de l’Union européenne se sont mis d’accord sur une pratique commune dans le cadre du réseau européen des marques, dessins et modèles, selon laquelle une modification au niveau de la couleur uniquement n’altère pas le caractère distinctif de la marque pour autant que: les éléments verbaux/figuratifs sont identiques et constituent les principaux éléments distinctifs; le contraste des nuances est respecté; la couleur ou la combinaison de couleurs soit dépourvue de caractère distinctif; la couleur n’est pas l’un des principaux facteurs qui contribuent au caractère distinctif global du signe». Tous ces critères sont remplis et, par conséquent, les «variantes» servent à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée.
− En tout état de cause, les couleurs n’ont pas été expressément revendiquées comme faisant partie de la marque. La demande a été déposée avant le 1 octobre 2017 et les couleurs ont été indiquées dans la description de la marque et non «revendiquées» comme un élément distinctif de la marque.
− Le site web des titulaires de la marque de l’Union européenne doit être examiné dans le contexte de tous les autres éléments de preuve, y compris l’ annexe 7 (une déclaration confirmant le nombre de visites du site web) et les annexes 16 à 40
(déclarations de diverses personnes dans différentes juridictions de l’Union européenne confirmant leurs visites sur le site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne). Si l’on examine tous les éléments de preuve, il est tout à fait évident que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée telle qu’enregistrée ou sous la forme de variantes juridiquement acceptables.
− En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne ne saurait accepter l’argumentation de la demanderesse en déchéance selon laquelle les annexes 16 à 28 et 40 à 41 sont des déclarations tendues. Chaque déclarant ayant fourni une
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18 déclaration signée l’a fait librement, sans limitation quant au texte et aux faits qu’il souhaitait attester. En outre, chaque déclarant a fourni les dates à partir desquelles il a eu connaissance de l’usage de la marque contestée et de l’endroit où cette marque était utilisée. Les déclarations suivent l’approche commune dans ces situations et leur contenu est similaire à la majorité des déclarations habituellement fournies dans ces types de procédures. La demanderesse en déchéance semble défendre un niveau de détail des éléments de preuve qui va bien au-delà de la pratique habituelle. Ces déclarations signées correspondent à des éléments de preuve indépendants et ont une valeur probante élevée.
− Les remarques de la demanderesse en déchéance concernant le fait que l’EUIPO aurait refusé la marque de l’Union européenne contestée si elle ne disposait pas de l’élément figuratif sont fausses. Ces procédures ne sont pas les bonnes pour aborder la question de savoir si la marque de l’Union européenne contestée est enregistrable ou non. La titulaire de la marque de l’Union européenne a réussi à enregistrer la marque verbale «HCAPITAL PARTNERS» dans la classe 35 (MUE no
18 063 346). La division d’annulation a conclu à juste titre que «l’utilisation du signe avec l’omission de la représentation rectangulaire serait acceptable».
Sur la prétendue insuffisance de preuve de l’usage
− La demanderesse en déchéance démontre une erreur dans l’interprétation de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE en affirmant que la titulaire de la MUE n’a jamais tenté d’utiliser la marque dans l’ensemble de l’Union européenne et que son activité commerciale s’est concentrée principalement sur l’investissement dans le segment ibérique du marché intermédiaire.
− Les directives de l’EUIPO indiquent, en ce qui concerne le lieu de l’usage, qu’une marque de l’Union européenne ne doit pas être utilisée dans une zone géographique étendue pour être qualifié de sérieux, étant donné que cela dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant et, plus généralement, de tous les faits et circonstances propres à établir si l’exploitation commerciale de la marque permet de créer ou de maintenir des parts de marché pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée. La marque ne doit pas nécessairement être utilisée dans une partie substantielle de l’Union européenne. La possibilité qu’elle ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dès lors que les frontières des États membres doivent être écartées alors que les caractéristiques des produits ou des services concernés doivent être prises en compte et que la Cour a jugé à de nombreuses reprises que l’usage d’une marque de l’Union européenne dans un seul État membre, voire dans une seule ville d’un État membre de l’Union, suffit pour satisfaire au critère de l’étendue territoriale (07/11/2019, T-380/18, Intas, EU:T:2019:782, § 80-81).
− En l’espèce et compte tenu i) du type spécifique de services concernés, ii) de la valeur probante élevée des éléments de preuve produits, iii) des caractéristiques du marché en cause et iv) des éléments de preuve, il est évident que la marque contestée a été suffisamment utilisée dans l’Union européenne. Les éléments de preuve montrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne crée clairement un impact de l’usage sur le marché intérieur et, plus spécifiquement, qu’elle est en mesure de maintenir et de créer des parts de marché pour les services désignés par la
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19 marque compris dans la classe 36 et qu’elle contribue à une présence commerciale importante des services sur le marché pertinent.
− Une fois de plus, la demanderesse en déchéance tente de souligner que les factures ne reflètent qu’un usage interne. Ce n’est pas le cas. La titulaire de la marque de l’Union européenne est une entreprise de capital-investissement et de capital-risque qui concentre actuellement ses investissements sur le marché ibérique au Moyen- Orient, et qui réalise des investissements dans des entreprises par l’intermédiaire de fonds et fournit ensuite toute une série de services commerciaux et financiers à ces entreprises. HCCM Outsourcing Investment S.A. et Solzaima ne sont que deux exemples. La titulaire de la marque de l’Union européenne fournit également des services externes de consultation et de conseil aux entreprises, qui possèdent des conseils et des équipes indépendants, et ces services sont manifestement facturés.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne utilise la marque contestée dans ce contexte, ce qui est également le mode de fonctionnement d’autres sociétés de capital privé et de capital-risque, et il est tout à fait évident que la marque de l’Union européenne contestée est utilisée pour identifier les services qu’une entreprise de capital-investissement et de capital-risque fournit sur le marché. Comme il est d’usage dans le secteur, les investissements sont réalisés au moyen de fonds et d’autres véhicules. La titulaire de la marque de l’Union européenne fournit des services de conseil et de conseil en affaires et en matière financière aux entreprises qui reçoivent des investissements par ces moyens afin de les aider à élaborer leurs plans d’affaires et leurs activités commerciales.
− Les factures prouvent que la titulaire de la marque de l’Union européenne fournit des services à des tiers et les services visés par la description des services prévus dans la marque de l’Union européenne contestée. En outre, les factures incluent toutes la marque contestée dans le coin supérieur gauche et sont envoyées de cette manière aux clients de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
− En ce qui concerne l’observation de la demanderesse en déchéance selon laquelle aucun des services mentionnés dans les factures ne fait référence à des «services de conseil», il convient de noter qu’il n’est pas habituel que les entreprises décrivent des services fournis dans des factures suivant les termes de la classification internationale de Nice. La demanderesse en déchéance semble penser que tout devrait être fait dans ce monde pour s’adapter clairement à une éventuelle procédure d’usage sérieux à l’avenir, alors qu’en réalité, c’est l’inverse. La procédure d’usage sérieux doit se rapporter aux éléments de preuve habituellement produits dans la vie des affaires. Les factures de la titulaire de la marque de l’Union européenne mentionnent, entre autres, les «frais de conseil» et les «frais de gestion», qui devraient être interprétés de manière normale, en d’autres termes, comme se rapportant à des services de conseil et de gestion. Ces expressions figurant dans les factures doivent être interprétées dans le contexte des objectifs commerciaux de la titulaire de la marque de l’Union européenne (dans sa législation) et de tous les autres éléments de preuve relatifs aux services fournis par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
− Afin de procéder à une appréciation correcte de l’usage sérieux, toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en considération et tous les
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documents présentés doivent être appréciés les uns par rapport aux autres. Le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits.
− Sur la base des observations de la demanderesse en déchéance, il est clair qu’elle ne serait satisfaite que si la titulaire de la marque de l’Union européenne avait fourni des preuves détaillées concernant chacune des transactions effectuées par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
− En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne renvoie à nouveau à ses observations, datées du 1 juillet 2022, et affirme que HCapital, General Partner,
S.a.r.l. est un tiers lié. Comme mentionné dans la pièce 4 du dossier de la chambre de recours de la demanderesse en déchéance, la société HCapital, General Partner,
S.a.r.l. est une société à responsabilité limitée au Luxembourg constituée conformément au droit luxembourgeois. Bien qu’il existe des liens avec les entités facturées, cela ne signifie pas que les factures sont destinées à un usage interne.
Chaque entité dispose d’une personnalité juridique propre, de numéros d’impôts distincts, de personnes morales, etc. Les factures sont fournies à d’autres entités, telles que des comptables, des auditeurs, des autorités fiscales, des conseillers financiers, des conseillers juridiques et un grand nombre de professionnels actifs dans le secteur financier.
− Par conséquent, la division d’annulation a indiqué à juste titre qu’il existe également des indications concernant «HCapital SCA SICAR», un fonds situé au Luxembourg et géré par la filiale HCapital GP de la titulaire de la marque de l’Union européenne, et que les documents atteignent le seuil minimal pour démontrer que la titulaire de la marque de l’Union européenne a consenti des efforts réels au moins pour tenter de couvrir une partie du marché pertinent.
− La demanderesse en déchéance n’apprécie pas les preuves de l’usage du point de vue du secteur d’activité dans lequel la titulaire de la marque de l’Union européenne exerce ses activités, mais cherche plutôt à fixer des critères et des seuils applicables aux sociétés de vente au détail ou aux producteurs de produits de grande consommation. La titulaire de la marque de l’Union européenne ne vend pas de tels produits de grande consommation, pour lesquels les volumes de vente, les unités vendues, les dépenses promotionnelles, etc., sont des critères pertinents. La titulaire de la marque de l’Union européenne est une PME active dans les secteurs du capital- investissement/capital-risque, qui fournit les services qui sont habituels pour une entreprise ayant un tel modèle commercial. La titulaire de la marque de l’Union européenne a associé la marque de l’Union européenne contestée à ses services de manière sérieuse et constante depuis sa création et son enregistrement. Tous les éléments de preuve vont dans cette direction et la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté le type de preuve de l’usage que présenterait toute autre entreprise de même taille de son domaine.
Motifs
12 Compte tenu du fait que la demande en déchéance a été déposée le 8 février 2021, date qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, cette
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procédure est régie par les dispositions matérielles du RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017
L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié(03/07/2019-,
668/17 P, Boswelan, EU:C:2019:557, § 3; 06/06/2019, 223/18-P, Cross sur le côté d’une chaussure de sport, EU:C:2019:471, § 2; 11/01/2023, T-346/21, Guard, EU:T:2023:2, §
18), le «RMUE».
13 En outre, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date de leur entrée en vigueur (11/12/2012,-610/10, Commission/Espagne, EU:C:2012:781, § 45). Par conséquent, le présent recours est régi par les dispositions procédurales du règlement délégué de la Commission (UE) 2018/625 du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE)
2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)
(11/01/2023, T-346/21, GuVIS, EU:T:2023:2, § 18), le «RDMUE».
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant à ces règlements.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
16 À titre préliminaire, la chambre de recours rappelle qu’il découle de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE que, à la suite du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’affaire, tant en droit qu’en fait (-06/04/2017, 39/16, Nana Fink, EU:T:2017:263, § 37; 08/09/2015, C- 62/15 P, Generia, EU:C:2015:568, § 35).
17 Il est également rappelé que, dans les procédures inter partes, la portée du litige est délimitée par les parties, en particulier par la portée du recours telle que définie par celles-ci (voir également considérant 9 du RDMUE). Dans le cadre d’une procédure de déchéance, l’examen de la chambre de recours est dès lors limité aux moyens invoqués par les parties et aux demandes présentées par les parties (article 95, paragraphe 1, du RMUE) et l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours (article 27, paragraphe 2, du RDMUE).
18 La demanderesse en déchéance conteste la décision attaquée contre les services compris dans la classe 36 pour lesquels la déchéance de la marque contestée n’a pas été prononcée, à savoir ceux énumérés au paragraphe 6.
19 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas formé de recours incident (voir l’article 68, paragraphe 2, du RMUE et l’article 25, paragraphe 1, du RDMUE) et a demandé à la chambre de recours de confirmer la décision attaquée.
20 Par conséquent, pour les services compris dans les classes 35 et 35 pour lesquels la demande en déchéance a été accueillie, la décision attaquée est devenue définitive, à savoir pour ceux énumérés au paragraphe 5.
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22
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
21 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), et à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, le titulaire d’une MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la MUE est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
22 La marque contestée a été enregistrée le 30 janvier 2016. La demande en déchéance a été déposée le 8 février 2021. Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire de la MUE devait démontrer l’usage sérieux de sa marque enregistrée au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la demande en déchéance, à savoir du 8 février 2016 au 7 février 2021 inclus.
23 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 43; 01/03/2023, T-552/21, CAMEL, EU:T:2023:98, § 69; 05/03/2019,
T-263/18, MEBLO, EU:T:2019:134, § 36; 11/04/2019, T-323/18, Représentation d’un
Papillon, EU:T:2019:243, § 24). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 52).
24 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne consiste ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013, 609/11-P,
Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72, 74; 29/11/2018, 340/17P-, Alcolock,
EU:C:2018:965, § 90; 02/02/2016, 171/13-, Motobi B Pesaro, EU:T:2016:54, § 49).
25 La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union est que le registre de l’Office ne saurait être considéré comme un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, et conformément au considérant 24 du RMUE, ce registre doit refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique (02/02/2016,-171/13, Motobi B Pesaro, EU:T:2016:54, § 67).
26 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (19/12/2012, C-149/11,
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23
Onel, EU:C:2012:816, § 29; 11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37;
01/03/2023, T-552/21, CAMEL, EU:T:2023:98, § 70; 30/01/2020, T-598/18, Brownie,
EU:T:2020:22, § 32).
27 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation suppose une certaine interdépendance des facteurs pris en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous la marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque contestée ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être par rapport à d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (02/02/2016-, 171/13,
Motobi B Pesaro, EU:T:2016:54, § 72).
28 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (01/03/2023, T- 552/21, Camel, EU:T:2023:98, § 72; 23/09/2020, T-677/19, SYRENA, EU:T:2020:424,
§ 44; 13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL, EU:T:2019:415, § 56).
29 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
30 Les preuves se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, et aux déclarations écrites visées à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE. Ainsi, pris ensemble, des éléments de preuve peuvent établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 24/05/2012, 152/11-, Mad,
EU:T:2012:263, § 33, 34).
Durée
31 Il ne s’agit pas d’examiner si la marque contestée a fait l’objet d’un usage continu au cours de la période pertinente, mais de s’assurer que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pendant cette période, et plus particulièrement d’apprécier si l’étendue et la fréquence de l’usage de cette marque étaient de nature à démontrer la présence sur le
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24 marché d’une façon effective et constante dans le temps (05/06/2013, T-495/12, Dracula Bite, EU:T:2014:423, § 34-35).
32 Commeindiqué à juste titre par la division d’annulation, la plupart des éléments de preuve concernent la période pertinente. Il contient des références à toutes les années comprises entre 2016 et 2021 et montre une présence sur le marché de manière constante au cours de la période pertinente. C’est le cas, entre autres, du rapport annuel 2019 (annexes 1C et 1D), des extraits de pages internet de l’archive Internet, de la Wayback
Machine (annexes 2 à 6), des déclarations relatives à l’usage (annexes 7, 16-22, 24-28, 29A et 30-40), de la plupart des factures (annexes 10 à 15), des communiqués de presse
(annexes 47 et 48) et de la plupart des accords (annexes 51-54).
33 Les éléments de preuve produits contiennent donc suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Lieu
34 L’étendue territoriale de l’usage n’est pas une condition distincte de l’usage sérieux, mais l’un des facteurs déterminant l’usage sérieux, qui doit être inclus dans l’analyse globale et examiné en même temps que d’autres facteurs de ce type (19/12/2012-, 149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 36). Étant donné que la marque en cause est une marque de l’Union européenne, l’usage doit être démontré pour le territoire de l’Union européenne conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 18, paragraphe 1, du RMUE.
35 Néanmoins, les frontières du territoire doivent être ignorées lors de l’appréciation de l’usage sérieux dans l’Union européenne (19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:816,
§ 44). S’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une marque de l’Union européenne soit utilisée dans un domaine plus large qu’une marque nationale, il n’est pas nécessaire que cet usage soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, étant donné qu’une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant. Il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale devrait être retenue pour déterminer si l’usage de la marque a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut donc être fixée (19/12/2012, C-
149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 54-55).
36 La chambre de recours peut confirmer le raisonnement de la division d’annulation selon lequel la marque contestée a été utilisée sur le territoire pertinent. En particulier, les éléments de preuve démontrent un usage au Portugal, qui est le principal marché de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
37 La demanderesse en déchéance fait valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a jamais tenté d’utiliser la marque dans l’ensemble de l’Union européenne, soulignant que le site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne possède un nom de domaine portugais et que le contenu du site internet et de la page LinkedIn montre que la titulaire de la MUE est consacrée aux investissements réalisés dans le segment du marché ibérique. Toutefois, l’usage au Portugal est suffisant pour constituer un usage dans l’Union européenne.
38 En outre, il ne découle pas de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE que l’usage d’une marque ne peut être considéré comme effectif que s’il s’étend à une partie
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25
substantielle du territoire pertinent (23/09/2020, T-737/19, MontiSierra, EU:T:2020:428,
§ 42) et, de plus, l’étendue territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en compte pour déterminer s’il est sérieux ou non-(11/05/2006, 416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 76; 23/09/2020, 737/19-, MontiSierra, EU:T:2020:428, §
42). La Cour de justice a également confirmé que, dans certaines circonstances, le marché des produits ou des services pour lesquels une marque de l’Union européenne a été enregistrée est en fait limité au territoire d’un seul État membre (19/12/2012, C- 149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 50) et le Tribunal a jugé à de nombreuses reprises que l’usage d’une marque de l’Union européenne dans un seul État membre suffit pour satisfaire au critère de l’étendue territoriale (07/11/2019, T-380/18, Intas, EU:T:2019:782, § 73-84).
39 Il s’ensuit que les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque sur le territoire pertinent.
Nature
40 Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve (1) de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, (2) de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et (3) de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Usage en tant que marque
41 La preuve de l’usage doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits et services pertinents. L’usage sérieux nécessite un usage en tant que marque conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (11/03/2003,-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 43; 14/04/2016, T-20/15, Piccolomini, EU:T:2016:218, § 42).
42 La division d’annulation a conclu à juste titre que la marque contestée a été utilisée en tant que marque. La marque apparaît, entre autres, sur le site web (annexes 2, 3, 4 et
5),les factures (annexes 10 à 15), les cartes de visite (annexes 41) et apparaît dans des articles (en ligne) (annexes 42 à45) et des communiqués de presse dans lesquels la marque de l’Union européenne contestée est présentée comme un indicateur des services fournis par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
43 Par conséquent, la chambre de recours conclut que les éléments de preuve démontrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne a utilisé la marque contestée en tant que marque. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par la demanderesse en déchéance. Cette dernière conteste toutefois le fait que les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque telle qu’enregistrée.
Usage sous la forme enregistrée
44 En ce qui concerne l’usage de la marque telle qu’enregistrée, l’article 18, paragraphe 2, point a), du RMUE mentionne que l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous
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26
laquelle celle-ci a été enregistrée constitue également un usage-(05/02/2020, 44/19, TC
Touring Club, EU:T:2020:31, § 57).
45 L’article 18, paragraphe 2, point a), du RMUE vise une situation dans laquelle la marque enregistrée est utilisée sous une forme légèrement différente par rapport à la forme sous laquelle l’enregistrement a été effectué (-23/09/2020, T 796/16, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, EU:T:2020:439, § 137). L’objet de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (27/02/2014, T
226/12-, Lidl, EU:T:2014:98, § 49; 23/02/2006, 194/03-, Bainbridge, EU:T:2006:65, §
50).
46 Le constat d’une altération de la marque telle qu’enregistrée requiert l’appréciation du caractère distinctif et dominant des éléments altérés, en tenant compte de leurs qualités intrinsèques ainsi que de la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque (23/09/2020, T-796/16, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille,
EU:T:2020:439, § 139; 24/09/2015, T-317/14, forme D’un poêle de cuisine, EU:T:2015:689, § 32; 12/03/2014, Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 30).
47 Aux fins de ce constat, il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques et, notamment, le caractère distinctif plus ou moins élevé de la marque enregistrée. Plus le caractère distinctif est faible, plus il sera aisément altéré (23/09/2020, T-796/16, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, EU:T:2020:439, § 140; 28/02/2017, T-767/15, Représentation d’un semis de poissons de couleur claire sur fond foncé, EU:T:2017:122,
§ 22). Lorsqu’une marque est extrêmement simple — ou, par analogie, dotée d’un caractère distinctif faible — même si des modifications mineures de cette marque sont susceptibles de constituer des variations significatives (19/06/2019,-T 307/17,
Représentation de trois bandes parallèles, EU:T:2019:427, § 72).
48 En l’espèce, la marque telle qu’enregistrée est une marque figurative composée d’un élément verbal «HCapital», représenté en lettres minuscules, à l’exception de la lettre initiale «H» et de la deuxième lettre «C», en caractères gras plutôt standard de couleur bleu clair avec, placés à gauche, un élément figuratif composé de deux figures géométriques (qui, une fois accolées, formeraient un rectangle), l’une en bleu clair et l’autre en bleu foncé, avec un trait zigzag diagonal, point 16/07/2021.
49 En ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif et dominant de la marque contestée visée par la jurisprudence ci-dessus (paragraphe 46), les considérations exposées par la chambre de recours dans sa décision 16/07/2021, R 1954/2019-5, H/2, capital partner/HCapital (fig.) et al. peuvent s’appliquer.
50 Lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif (02/12/2020,-687/19, Marq, EU:T:2020:582, § 63; 20/06/2019, 390/18-, WKU, EU:T:2019:439, § 65). En effet, le public fera plus facilement référence aux signes en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/06/2018, 310/17-, Lion’s Head global partners/Lion Capital, EU:T:2018:344l, § 24;
16/04/2023, R 1819/2022-5, HCapital (fig.)
27
05/10/2011, T-118/09, Bloomclothes, EU:T:2011:563, § 34). Il n’y a aucune raison de ne pas appliquer ce principe en l’espèce, étant donné que l’élément figuratif de la marque contestée sera perçu comme principalement décoratif et n’est pas susceptible d’attirer majoritairement l’attention du public pertinent ou d’indiquer l’origine commerciale des services (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45; 16/07/2021, R
1954/2019-5, H/2 capital Partners/HCapital (fig.) et al., § 48-49).
51 Le fait que l’élément figuratif soit (ou non) perçu comme un nuancier stylisé avec une tendance croissante n’est pas particulièrement pertinent étant donné que, dans le cas contraire, il est probable qu’il soit perçu comme une simple combinaison de figures géométriques simples. Même dans l’hypothèse où le public pertinent ne percevrait pas immédiatement ce que l’élément figuratif est censé représenter, seul l’élément verbal de la marque antérieure est susceptible d’être utilisé par le public pertinent pour faire référence aux services en cause (14/06/2018, 310/17-, Lion’s Head global partners/Lion Capital, EU:T:2018:344l, § 25). La présence de la «représentation graphique» n’enlève certainement rien au fait que la marque soit perçue principalement comme «HCapital».
En outre, bien que la combinaison de couleurs bleu (dans différentes nuances) et blanche ne passe pas complètement inaperçue, elle n’est qu’une simple variante des nombreuses combinaisons de couleurs utilisées dans le commerce (06/05/2003,-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 40; 24/06/2004, 49/02-, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 38; 12/11/2008,
T-400/07, Farben in Quadraten, EU:T:2008:492, § 35; 16/07/2021, R 1954/2019-5, H/2 capital Partners/HCapital (fig.) et al., § 50).
52 En ce qui concerne le caractère distinctif de l’élément verbal, non seulement le public anglophone, mais la grande majorité du public de l’Union européenne dans son ensemble, le percevront comme la combinaison de la lettre «H» et du mot «Capital»
[16/07/2021, R 1954/2019-5, H/2, capital partners/HCapital (fig.) et al., § 52].
53 Le mot «Capital» est l’anglais de base. Le mot existe également en tant que tel (en français, espagnol et portugais) ou dans des équivalents très similaires dans d’autres langues( majuscules en italien, kapitaal en néerlandais, Kapital en allemand). Il est descriptif par rapport aux services financiers concernés (14/06/2018, 310/17-, Lion’s
Head global partners/Lion Capital, EU:T:2018:344l, § 28; 22/06/2010, 563/08-, Carbon
Capital Markets, EU:T:2010:251, § 40). Même si une expression descriptive des services n’est généralement pas susceptible de dominer l’impression d’ensemble produite par le signe, en l’espèce, le mot «Capital» est néanmoins un élément pertinent car, notamment, il est beaucoup plus long que l’autre élément verbal «H» (par analogie, 22/06/2010,-563/08, Carbon Capital Markets, EU:T:2010:251, § 45; 16/07/2021, R
1954/2019-5, H/2 capital Partners/HCapital (fig.) et al., § 53).
54 En ce qui concerne la lettre «H», en principe, les lettres uniques ne véhiculent pas de concept particulier [15/03/2016-, 645/13, E (fig.)/E (fig.), EU:T:2016:145, § 101]. Ils peuvent avoir un contenu conceptuel s’ils ont une signification par rapport aux produits ou services [14/03/2017, T-276/16, (fig.), EU:T:2017:163, § 27; 11/07/2014, T-425/12, e,
EU:T:2014:626, § 40), et en particulier, il convient également de tenir compte du fait que la signification des lettres peut varier en fonction de leur contexte, à savoir qu’elles soient perçues seules ou en combinaison avec d’autres éléments, et selon le lieu où elles sont placées dans une combinaison de mots (par analogie, 13/05/2015-, 102/14, TPG Post/DP,
EU:T:2015:279, § 45). En outre, même si des lettres uniques peuvent constituer une marque de l’Union européenne (voir article 4 du RMUE et 10/11/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 49) et que les lettres uniques ne sont pas dépourvues de caractère
16/04/2023, R 1819/2022-5, HCapital (fig.)
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distinctif (09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508), le caractère distinctif d’une lettre unique sans éléments figuratifs est généralement faible, en particulier s’il est courant d’utiliser des lettres uniques sur les produits ou services concernés (22/09/2011, T- 174/10, A, EU:T:2011:519, § 37; 16/07/2021, R 1954/2019-5, H/2 capital
Partners/HCapital (fig.) et al., § 55-56).
55 En l’espèce, toutefois, la lettre «H» ne semble pas avoir de signification par rapport aux services pertinents compris dans la classe 36, et il ne semble pas non plus courant d’utiliser cette lettre pour ces services. Il possède donc un caractère distinctif et, en tout état de cause, plus distinctif que les autres éléments de la marque antérieure [16/07/2021,
R 1954/2019-5, capital partners/HCapital (fig.) et al., § 57].
56 La demanderesse en déchéance fait valoir que la combinaison «HCapital» sans stylisation doit être considérée comme extrêmement faible et que l’élément figuratif est essentiel au caractère enregistrable de la marque dans son ensemble, qu’il est placé en première position, à l’endroit le plus proéminent de la marque et à la caractéristique dominante et distinctive de la marque; à tout le moins, il s’agirait de la seule partie clairement enregistrable de la marque et occupant une partie importante de la marque et représentant exclusivement deux des trois couleurs revendiquées.
57 Toutefois, toujours devant le Tribunal, dans sa décision du 16/07/2021, R 1954/2019-5,
H/2, capital partners/HCapital (fig.) et al., la demanderesse en déchéance a également fait valoir que l’élément figuratif de la marque contestée domine la première impression, étant donné qu’il est beaucoup plus grand que l’élément verbal, vu en premier lieu, n’est pas un élément secondaire et est destiné à être placé au centre de la marque. En outre, étant donné que les mots «HCapital» et «Capital» indiquent un lien avec le secteur financier, il n’y aurait aucune raison que l’attention des consommateurs soit attirée par ces éléments et que la chambre de recours n’ait pas considéré l’élément figuratif comme l’élément dominant de la marque. Cet argument a été rejeté par le Tribunal [512/10/2022, T-656/21, H/2 capital partners/HCapital (fig.) et al., EU:T:2022:625, § 51-55].
58 En ce qui concerne le caractère distinctif des éléments de la marque contestée et en particulier de la combinaison «HCapital», le Tribunal a également rejeté les arguments de la demanderesse en déchéance et a confirmé que, compte tenu de sa faible fonction essentiellement décorative, de la signification descriptive du mot «Capital» et du fait que la lettre «H» n’a pas de signification, notamment en ce qui concerne les services en cause, la chambre de recours était en droit de conclure que la lettre «H» était l’élément le plus distinctif de la marque contestée (12/10/2022, T-656/21, capital et capital).
59 Le Tribunal a conclu que la demanderesse en déchéance n’avait pas démontré que la chambre de recours avait commis une erreur dans l’identification de l’élément distinctif et dominant de la marque contestée 12/10/2022, T-656/21, H/2, capital partners/HCapital
(fig.) et al., EU:T:2022:625, § 69).
60 L’extrait du registre de l’EUIPO concernant les enregistrements de la lettre «H» dans la classe 36 fourni par la demanderesse en déchéance dans le cadre du recours (pièce 1 du dossier de la chambre de recours) ne modifie pas ce qui précède. Le fait que de nombreuses marques enregistrées contenant ou consistant en la lettre «H» en classe 36 puissent exister ne suffit pas à établir que son caractère distinctif a été affaibli en raison de son usage fréquent. Il convient de garder à l’esprit que le facteur pertinent pour contester le caractère distinctif d’un élément est sa présence effective sur le marché, et
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non dans les disques ou les bases de données (23/09/2020, T-601/19,.fi.ni.tu.,
EU:T:2020:422, § 137; 25/05/2016, T-5/15, ocean beach club ibiza, EU:T:2016:311, §
35; 02/12/2014, 75/13-, Momarid, EU:T:2014:1017, § 85; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77; 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 68).
61 Les éléments de preuve montrent que les signes suivants ont été utilisés:
62 Tous ces signes reproduisent clairement la structure de la marque telle qu’elle a été enregistrée, à savoir la présence d’un élément verbal «HCapital», représenté en lettres minuscules, à l’exception de la lettre initiale «H» et de la deuxième lettre «C», en caractères gras plutôt standard et placés à gauche d’un élément figuratif composé de deux figures géométriques (qui, accolées ensemble, formeraient un rectangle), avec une ligne diagonale zigzag en blanc.
63 Il est vrai que, à de nombreuses reprises, le signe n’est pas utilisé dans les couleurs (ou pas toutes les couleurs) telles qu’elles ont été enregistrées ( ), mais les mêmes contrastes sont conservés, à savoir l’élément figuratif en deux couleurs différentes et l’élément verbal «HCapital» dans une seule couleur. Il ne s’agit que de différences mineures qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée. L’affirmation de la demanderesse en déchéance selon laquelle la titulaire de
la marque de l’Union européenne a délibérément changé le schéma de couleurs pour ne modifie pas la conclusion.
64 L’affirmation de la demanderesse en déchéance selon laquelle la modification du schéma de couleurs produit une impression différente étant donné que le trafic sur le site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne a plus que treillis, passant d’environ 300 visiteurs par mois à 975 visiteurs par mois, étant donné que ce changement est absurde. Rien n’indique, a fortiori, qu’il existe une corrélation entre les couleurs utilisées dans la marque contestée et le trafic sur le site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Ce trafic accru peut fort bien s’expliquer par les efforts de marketing de la titulaire de la marque de l’Union européenne ou par d’autres facteurs possibles.
65 Les arguments de la demanderesse en déchéance en réponse à la décision attaquée, affirmant qu’il ne saurait être correct d’affirmer que l’usage de l’élément verbal à lui seul validerait l’usage de la marque dépourvue de l’élément figuratif, sont dénués de pertinence et, en tout état de cause, purement théoriques, étant donné qu’il ressort clairement des éléments de preuve que le signe tel qu’il est utilisé est toujours présent, à la même position, à gauche de l’élément verbal.
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66 À de nombreuses reprises, la marque est utilisée avec les éléments verbaux «YOUR
EQUITY PARTNER». Cet ajout est toutefois clairement secondaire compte tenu de sa position subordonnée et de sa taille, ainsi que de son caractère distinctif très faible. La demanderesse en déchéance n’a d’ailleurs avancé aucun argument à cet égard.
67 Il s’ensuit que la marque est utilisée sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée et qu’elle ne diffère que par des éléments qui n’altèrent pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, étant donné que tous les signes utilisés respectent la structure générale de la marque telle qu’enregistrée, y compris l’élément figuratif, la manière dont l’élément verbal est écrit, les contrastes et la position des deux éléments.
Usage de la marque pour les services enregistrés
68 La question qui reste à trancher en ce qui concerne la nature de l’usage concerne exactement les services pour lesquels la titulaire de la marque de l’Union européenne a apporté la preuve de l’usage et, en particulier, si l’usage sérieux peut être confirmé pour les services compris dans la classe 36 qui font l’objet du recours:
69 Si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie (26/03/2020,
T-653/18, Georgio Armani le sac 11, EU:T:2020:121, § 35; 18/10/2016, T-367/14,
Fruitfuls, EU:T:2016:615, § 28). Toutefois, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection que pour la sous-catégorie à laquelle appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 56).
70 Si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits ou de services donnée, elle ne doit toutefois pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque de toute protection pour des produits ou des services qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux- ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. À cet égard, il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits ou des services concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes (18/10/2016, T-
367/14, Fruitfuls, EU:T:2016:615, § 40; 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288,
§ 46).
71 Compte tenu des observations qui précèdent, la chambre de recours examinera les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
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72 La demanderesse en déchéance critique les factures (annexes 10 à 15) parce qu’elles mentionnent une «taxe de conseil», remettant en cause ce qu’elles couvrent réellement en ce qui concerne la marque de l’Union européenne contestée, ou parce qu’elles contiennent des descriptions autour de la «Commission of management Commission, commission de gestion pour la structuration de la transition d’acquisition ou de la commissiond’accompagnement», affirmant que le paiement de la commission peut bien être un service compris dans la classe 36, mais qu’il ne s’agit pas d’un service revendiqué pour les services enregistrés de la marque contestée.
73 En ce qui concerne les quatre accords (annexes 51 à 54), la demanderesse en déchéance critique le fait que:
– le premier contrat conclu avec Solzaima ne relève pas de la période pertinente;
– la deuxième avec Quanta SA concerne les «services de soutien aux conseils dans le domaine de la gestion financière et administrative, y compris la mise en œuvre et la maintenance d’une planification financière adéquate et d’un système d’information de gestion complet et rigoureux, ainsi que l’étude et l’établissement de partenariats commerciaux avec des tiers».
– le troisième contrat conclu avec Quanta SA porte sur «l'assistance pour la définition du plan stratégique pour la période 2019-2021 et la mise en œuvre d’un système d’information de gestion et de contrôle budgétaire», affirmant ainsi qu’il semble que la même société ait été facturée deux fois pour la même chose;
– le quatrième contrat avec Icebel utilise la même formule que le second contrat susmentionné.
74 La demanderesse en déchéance fait valoir que la titulaire de la MUE aurait pu et dû fournir des informations expresses sur les services qu’elle a effectivement fournis sous la marque contestée et sur la question de savoir s’il s’agissait de services commerciaux ou de services financiers.
75 Toutefois, comme la division d’annulation l’a conclu à juste titre, il convient de garder à l’esprit que la titulaire de la marque de l’Union européenne est une société de capitaux privés et que les factures et services qui y sont mentionnés doivent être examinés à la lumière du modèle commercial de la titulaire de la marque de l’Union européenne et en combinaison avec les autres éléments de preuve et que, certes, les services facturés ne sont pas détaillés, mais ce manque de preuves doit être considéré contre le marché pertinent où les sociétés de capitaux privés facturent généralement des frais de gestion/conseils pour les fonds de fonds propres privés qu’elles gèrent.
76 Une entreprise de capital-investissement est une société de gestion d’investissement qui apporte un soutien financier et qui effectue des investissements dans des sociétés de placement de capitaux privés ou opérationnelles au moyen d’une variété de stratégies d’investissement étroitement liées. En règle générale, une société de capital- investissement collectera des fonds de capitaux, ou des fonds de capital-investissement, qui fournissent les contributions en capital pour ces transactions et percevra une taxe de gestion périodique ainsi qu’une part des bénéfices réalisés par chaque fonds de capital- investissement géré. Les entreprises de capital-investissement, avec leurs investisseurs, acquerront une position de contrôle ou une minorité importante dans une entreprise et
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chercheront ensuite à maximiser la valeur de cet investissement et reçoivent généralement un rendement de ces investissements par le biais d’une offre, d’une fusion ou d’une confiscation publique initiale. Ils jouent un rôle opérationnel pour gérer les risques et parvenir à la croissance grâce à des investissements à long terme (voir également annexe 1B).
77 C’est dans ce contexte que tous les services fournis à des entreprises détenues partiellement ou entièrement par la titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être examinés. Comme la titulaire de la marque de l’Union européenne l’explique, il s’agit d’une entreprise de capitaux privés et de capital-risque, qui concentre actuellement ses investissements sur le marché ibérique du Moyen-Orient, et qui réalise des investissements dans des entreprises par l’intermédiaire de fonds et fournit ensuite divers services commerciaux et financiers à ces sociétés (comme HCCM Outsourcing
Investment S.A. et Solzaima) et qui fournit également des services externes de conseils et de conseil aux entreprises et que ces services sont facturés.
78 Ces activités peuvent donc être divisées, d’une part, par l’identification des possibilités d’investissement et la réalisation des investissements effectifs pour les parties prenantes et, d’autre part, par la fourniture, entre autres, de services financiers aux entreprises dans lesquelles un investissement a été réalisé et dans lesquelles la titulaire de la marque de l’Union européenne a obtenu une part, et donc la gestion des fonds d’investissement afin d’obtenir une croissance et un rendement maximum. En effet, il est logique que, en ce qui concerne les investissements, aucune facture ne soit émise, alors que, s’agissant des services fournis aux sociétés dans lesquelles des fonds ont été investis, des factures sont émises sur une base périodique, le cas échéant à des frais fixes, étant donné qu’il est courant que les services pour lesquels les frais sont facturés ne soient pas détaillés dans la facture. Les éléments de preuve doivent effectivement être considérés dans leur ensemble.
79 Comme il ressort du rapport annuel de 2019 (annexes 1C et 1D, page 6), au cours de cette année, les activités de la titulaire de la marque de l’Union européenne «se sont concentrées sur la gestion des segments de premier stade par l’intermédiaire du fonds de capital-risque HCapital New Ideas FCR et de Later Stage en conseillant sa filiale
HCapital GP dans la gestion de HCapital SCA SICAR, chacun des segments maintenant sa propre équipe de direction».
80 Le rapport annuel décrit clairement, en ce qui concerne l’activité de premier stade, les possibilités d’investissement qui ont été identifiées et les investissements réalisés. En 2019, il s’agissait de deux nouveaux investissements (Glarévision et LOQR), les termes d’un investissement de 2020 (Growplatfrom) et d’un investissement de suivi dans l’une de ses filiales (Eneida WS) (annexe 1D, page 9). Pour réaliser les investissements réalisés, trois nouveaux appels de fonds ont été lancés (annexe 1D, page 10). En ce qui concerne l’activité postérieure, des précisions sont fournies sur les services de conseil à sa filiale HCapital General Partner, en particulier en ce qui concerne les activités d’investissement et le contrôle de la filiale SCA SICAR de HCapital, décrivant que cette activité était notamment marquée par l’investissement dans Quantal, S.A. en juin 2019
(annexe 1D, pages 10-11).
81 Les factures adressées à HCapital General Partner au Luxembourg (annexes 10-10A, 12-
12A, 13-13A, 14-14A, 15-15A) fonteffectivement référence à des «frais deconseil».
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Cette description doit être lue en combinaison avec l’explication donnée ci-dessus dans le rapport annuel.
82 Les factures adressées à HHM Outsoursing Investment S.A. (annexes 11-11A, 14-14A),
Solzaima — Equip. para Energias Renováis, S.A. (annexes 11-11A, 15-15A) et Teiga
TMI,S.L. au Portugal (annexes 12-12A, 13-13A) font référence à la «commission pour la structuration d’une opération d’acquisition, commission d’accompagnement, préparation du plan stratégique, mise en œuvre du système international d’information en matière de gestion, soutien au renforcement». Il convient de noter que les factures adressées à Solzaima portent des dates du 7 octobre 2016 et du 8 novembre 2016 (au cours de la période pertinente) pour lesquelles l’accord avec cette société produit en tant qu’ annexe 51-51A, qui a été faite en 2015, donne des indications sur ces services. La critique de la demanderesse en déchéance selon laquelle l’accord ne relève pas de la période pertinente doit donc être rejetée.
83 Les factures adressées à HCapital New Ideas FCR au Portugal (annexes 13-13A; 15-15a) font référence à la «commission de gestion».
84 Les factures adressées à Icebel — Comércio de Máquinas e Desenvolvimento Industrial,
S.A. au Portugal (annexes 13-13A, 15-15A)font référence à des «conseilsfinanciers et administratifs concernant la définition d’un plan stratégique», à la«mise en œuvre d’un système de gestion et d’un outil de gestion budgétaire» et à une «commission d’accompagnement».
85 Les factures adressées à Quantal, S.A. au Portugal (annexes 14-14A, 15-15A)font référence à des «conseilsfinanciers et administratifs en rapport avec la création d’un plan stratégique», àla «mise en œuvre d’un système informatique de gestion et de contrôle budgétaire» età une «commission d’accompagnement».
86 Enfin, la facture adressée à Frotcom International Lda. au Portugal (annexe 15-15A) faitréférence à une «commission d’accompagnement».
87 Les factures doivent être considérées conjointement avec l’explication de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon laquelle elle fournit des services de conseil et de conseil en affaires et en matière financière aux entreprises qui reçoivent des investissements par l’intermédiaire, entre autres, de fonds afin de les aider à élaborer leurs plans d’affaires et leurs activités commerciales.
88 Par exemple, il ressort du communiqué de presse figurant à l’annexe 47 que la titulaire de la marque de l’Union européenne a acquis une participation minoritaire dans Frotcom International Lda. et la facture jointe en annexe 15-15A adressée à cette société (voir paragraphe 86) doit être considérée dans ce contexte. Même si le service d' «accompagnement» auquel il est fait référence n’est pas décrit en détail, il est courant que les sociétés de capitaux privés incluent dans les négociations d’une transaction leurs services de conseil.
89 Les déclarations fournies par des tiers (annexes 16 à 40) font généralement référence à la titulaire de la marque de l’Union européenne en tant qu’ «entreprise de capitaux privés indépendante qui investit dans un large éventail d’entreprises, des start-up en faveur d’entreprises mûrs, au moyen de fonds spécialisés», et mentionnent les fonds gérés par la titulaire de la marque de l’Union européenne («HCapital ESID Fund» et «HCapital The
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New Ideas Fund») et indiquent que les services associés aux marques sont ceux
«habituellement fournis par une société de capitaux privés», en fournissant une liste non exhaustive de ces services.
90 A cet égard, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut en premier lieu vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (14/04/2016, T-20/15, Piccolomini, EU:T:2016:218, § 37; 06/05/2013, T-530/10, EU:T:2013:250, Wolfgang Amadeus Mozart Premium, § 36).
91 En l’espèce, ces déclarations ont été fournies par des professionnels, nombre d’entre eux étant employés par, et représentant, des cabinets d’audit et d’avocats: Abreu advogados (annexe 16), Tradeinveste Corporate Corporate Advised (annexe 17), KPMG Advisory
(annexe18), Caixa Capital (annexe19), Ernst tensions Young S.A. (annexe 20), Deloitte Corporate Finance S.A.(annexe21), APBA,avocat général en chocolat(annexe 22),
CMVM—PortugalSecurities Securities Commission (annexe23), JanssenBroekhuá
Advocaten(annexe24),
92 Ces déclarations sont donc fournies par des tiers. Alors qu’il existe généralement une relation professionnelle ou commerciale avec la titulaire de la marque de l’Union européenne, bon nombre des déclarations sont faites par des professionnels qui sont tenus d’exercer leurs fonctions conformément aux règles de conduite professionnelle et morale, comme l’a souligné à juste titre la division d’annulation. Même si ces déclarations semblent avoir été données aux fins de la procédure pendante entre la titulaire de la marque de l’Union européenne et la demanderesse en déchéance, cela ne saurait être privé de leur valeur probante. Elle ne concerne pas seulement un nombre important de déclarations émanant de diverses parties, mais corrobore également les autres éléments de preuve produits.
93 Les accords présentés (annexes 51 à 54) fournissent davantage de détails concernant les services fournis par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
94 Conformément à l’accord de service conclu avec Solzaima (annexe 51), la titulaire de la marque de l’Union européenne a accepté de fournir à cette société des services de conseil dans le domaine de la gestion financière et administrative, tels que la mise en place d’un système informatique pour la gestion complète et rigoureuse de la mise en place de partenariats internationaux. Même si cet accord comporte une référence à un système informatique, il fait également clairement référence aux services de soutien dans le domaine de la gestion financière. L’accord stipule en outre que la titulaire de la marque de l’Union européenne est responsable du soutien et du suivi de la mise en œuvre du projet d’expansion de cette société. Les prestations sont facturées pour une commission de suivi fixe de 7 500 EUR trimestrielle. Les factures adressées à cette société font référence à la «préparation du plan stratégique» (annexe 11-11A)et à une «commission d’accompagnement» (annexe 15-15A). Enoutre, force est de constater que le système informatique auquel il est fait référence relève du domaine de la gestion financière et administrative, pour lequel les services de conseil en appui concernant sa mise en œuvre, plutôt que de services purement techniques, sont réalisés dans le cadre, notamment, de la gestion financière, y compris, par exemple, de la gestion des risques.
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95 Les contrats de services avec Quantal S.A. (annexes 52 à 53) et Icebel (annexe 54) contiennent des dispositions similaires.
96 La chambre de recours ne saurait souscrire à l’affirmation de la demanderesse en déchéance selon laquelle les services fournis par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne seraient pas des transactions de «longueur» et seraient simplement liés à des transferts intra-entreprise, c’est-à-dire à un usage actif. Comme la titulaire de la marque de l’Union européenne l’a indiqué à juste titre, la demanderesse en déchéance ignore donc la manière dont les services d’une société de capitaux privés sont fournis.
97 Le fait que les accords conclus avec les entreprises concernées aient le même libellé formaliste et contienne des montants fixes, tels que 25 000 EUR et 7 500 EUR, doit être considéré dans le contexte de la pratique du marché dans laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne exerce ses activités en tant que société de capital-investissement et de capital-risque (voir également paragraphes 77-78).
98 Même si les factures adressées à HCapital General Partner S.a.r.l., que la demanderesse en déchéance conteste, ne sont pas prises en considération, les éléments de preuve dans leur ensemble montrent clairement que la marque contestée a été utilisée pour des investissements en fonds propres privés, des services de financement par actions et la gestion/administration de fonds de capitaux propres.
99 Sur la base de l’ensemble des éléments de preuve, la chambre de recours conclut que c’est à bon droit que la division d’annulation a conclu que la marque contestée était utilisée pour les services suivants:
Services financiers, à savoir services de placement et gestion de fonds de capitaux privés; Services de gestion d’investissements de portefeuille; Placement de fonds; Gestion de fonds financiers; Gestion de fonds de capitaux; Gestion de fonds d’investissement; Services de gestion de fonds; Gestion de fonds de sociétés; Gestion d’un fonds de placement de capitaux; Investissement en capital; Fourniture de capitaux d’investissement; Administration de services d’investissement de capitaux; Services de placement privé et d’investissement en capital-risque; Services de placement, en particulier placement de capitaux, services de financement, à savoir services de financement par actions.
100 Il est clair que tous ces services concernent l’essentiel des activités fournies par la titulaire de la marque de l’Union européenne sous la marque contestée, à savoir les services financiers, en particulier les services de fonds propres privés, les investissements et la gestion/administration de ceux-ci. Les spécifications concernées ne forment pas une catégorie suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome (07/11/2019, T-
380/18, Intas, EU:T:2019:782, § 94; 16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, §
58).
Importance
101 En ce qui concerne l’importance de l’usage de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 71; 08/07/2004, T-334/01, HIPOVITON, EU:T:2004:233, § 35;
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23/09/2020, T-677/19, SYRENA, EU:T:2020:424, § 45; 30/01/2020, T-598/18, Brownie,
EU:T:2020:22, § 33).
102 L’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que la titulaire de la marque de l’Union européenne doit révéler l’intégralité du volume des ventes, des services fournis ou des chiffres d’affaires. La production d’éléments qui prouvent que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint est suffisante (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72). Il s’ensuit qu’il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’Office ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui lui est soumis, ne peut donc être fixée (27/01/2004,-259/02,
Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25; 15/07/2015, T-215/13, λ, EU:T:2015:518, §
46).
103 En outre, l’appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits ou de services commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (23/09/2020, T-677/19, Syrena, EU:T:2020:424, § 43; 18/01/2011, 382/08-, Vogue, EU:T:2011:9, § 31; 08/08/2004, T- 334/01, HIPOVITON, EU:T:2004:223, § 37).
104 Comme indiqué ci-dessus, il est clair que la titulaire de la marque de l’Union européenne utilise la marque contestée pour des investissements de fonds propres privés, des services de financement de capitaux propres et la gestion et l’administration de fonds de capitaux propres.
105 La demanderesse en déchéance considère que la division d’annulation a accordé trop d’importance au rapport annuel 2019, en particulier les possibilités d’investissement dans HCapital SCA SICAR depuis 2014 «pour un total de 183 opérations analysées (81 % au
Portugal et 19 % en Espagne), dont 7 ont été converties en investissements pour une valeur totale de 32.5 millions d’EUR», affirmant que seuls sept investissements ont été réalisés au cours d’une période de cinq ans et qu’il n’existe aucune preuve qu’ils aient été réalisés en dehors du Portugal.
106 En ce qui concerne le territoire des investissements, il est déjà établi que l’usage au Portugal est suffisant pour établir un usage sérieux de la marque contestée dans l’Union européenne. En ce qui concerne la remarque selon laquelle «seuls» sept investissements ont été réalisés et que cela ne représenterait qu’un taux de réussite de 4 % qui représenteraitun usage «de mininis» pour des services financiers, la demanderesse en déchéance n’a fourni aucune norme par rapport à laquelle ce montant d’investissement doit être comparé, s’il existe une quelconque norme. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante déjà mentionnée aux points 24 et 27, dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque contestée doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes, sans qu’il soit nécessaire que l’usage de la marque en cause soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux.
16/04/2023, R 1819/2022-5, HCapital (fig.)
37
107 Le rapport annuel 2019 (annexe 1D, page 9) montre qu’au cours de cette année-là, les investissements réalisés dans Glarévision et LOQR se sont élevés à 910 000 EUR, et l’investissement de suivi dans Eneida WS s’élevait à environ 191 000 EUR (voir également point 81). Avec la réalisation des investissements dans Glarévision et LOQR, le fonds a clôturé l’année 2019 avec quatre participations pour un montant total de 3 291 000 EUR. Il ne saurait être affirmé qu’il s’agit d’un usage purement symbolique.
108 Qui plus est, la demanderesse en déchéance semble considérer que le fait que l’ensemble de la société ne soit composé que de neuf personnes empêcherait la titulaire de la marque de l’Union européenne de faire un usage sérieux de sa marque dans l’Union européenne pour les services financiers compris dans la classe 36. Cela supposerait qu’une PME ne serait pas en mesure de faire un usage sérieux d’une marque de l’Union européenne, malgré les efforts déployés par l’Office pour aider les PME à protéger leurs marques. https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund. Comme la titulaire de la marque de l’Union européenne l’explique, il s’agit d’une PME active dans les secteurs du capital-investissement et du capital-risque. La chambre de recours ne voit pas que la titulaire de l’EUM ne fournirait pas ses services d’une manière habituelle pour une entreprise ayant ce modèle commercial.
109 Toutes les informations considérées ensemble permettent à la chambre de recours de conclure que l’exploitation de la marque contestée pour les services mentionnés est réelle.
Conclusion
110 Compte tenu des documents produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans leur ensemble, la chambre de recours estime qu’ils fournissent des éléments de preuve suffisants et concluants concernant la durée, le lieu, la nature et l’importance de l’usage de la marque contestée pour les services suivants:
Services financiers, à savoir services de placement et gestion de fonds de capitaux privés; Services de gestion d’investissements de portefeuille; Placement de fonds; Gestion de fonds financiers; Gestion de fonds de capitaux; Gestion de fonds d’investissement; Services de gestion de fonds; Gestion de fonds de sociétés; Gestion d’un fonds de placement de capitaux; Investissement en capital; Fourniture de capitaux d’investissement; Administration de services d’investissement de capitaux; Services de placement privé et d’investissement en capital-risque; Services de placement, en particulier placement de capitaux, services de financement, à savoir services de financement par actions.
111 La décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
16/04/2023, R 1819/2022-5, HCapital (fig.)
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Frais
112 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en déchéance, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours.
Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, de 550 EUR.
113 En ce qui concerne la procédure de déchéance, la division d’annulation a condamné les deux parties à supporter leurs propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total s’élève à 550 EUR.
16/04/2023, R 1819/2022-5, HCapital (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse en déchéance à payer 550 EUR pour les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
16/04/2023, R 1819/2022-5, HCapital (fig.)
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Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement délégué (UE) 2017/1430 du 18 mai 2017
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