LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 septembre 2023
Dans l’affaire R 357/2022-2
DISCTECH LLC
2565 Camino Del Rio South, Suite 100 Titulaire de l’enregistrement 92108 San Diego
États-Unis international/requérante représentée par Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Arabellastr. 30, 81925
München (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 595 605 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 8 avril 2021, DISCTECH LLC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
DISCTECH
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de services suivante:
Classe 35: Services en ligne de magasins de détail proposant des équipements de technologie de l' information, des ordinateurs, des composants informatiques, des accessoires informatiques, des dispositifs de stockage de données, des disques durs, des lecteurs d’État solides, des dispositifs de mise en réseau, des logiciels, des technologies de vidéosurveillance, des équipements de salle informatique et serveur, de la climatisation, des systèmes d’alimentation électrique et des alimentations électriques (soulignement ajouté).
Classe 42: Services de sécuritéinformatique, à savoir services d’effacement de disques durs, services d’assainissement de stockage de données sous forme d’effacement de disques durs; services technologiques, à savoir conception de systèmes informatiques dans le domaine de l’architecture du système intégré; Services de conseil en technologie de l’information, à savoir planification et conception de systèmes informatiques; services informatiques, à savoir gestion sur site de systèmes informatiques de tiers; conseils dans le domaine des technologies de l’information; services informatiques, à savoir télégestion de systèmes informatiques de tiers; services de conseils techniques, à savoir conseils en technologie de l’information dans les domaines de l’architecture du centre de données, solutions d’informatique en nuage publiques et privées, ainsi que services d’évaluation et de mise en œuvre de services liés aux technologies de l’internet; services de soutien technique informatique, à savoir services d’assistance pour infrastructures informatiques, systèmes d’exploitation, systèmes de bases de données et applications web; sauvegarde en ligne à distance et récupération de données informatiques à distance; services informatiques en ligne, à savoir fourniture de services de filtrage de spams pour protéger les sites web et les applications en ligne de la réception de messages non sollicités; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
2 Le 11 juin 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 30 juin 2021, l’Office a transmis au Bureau international de l’OMPI un refus provisoire ex officio de protection. Elle a conclu que la liste des produits et services n’était pas entièrement conforme à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. Selon l’Office, le libellé des services de magasins de vente au détail en ligne compris a été considéré comme étant imprécis en raison du terme y figurant. L’Office a considéré que le terme figurant devrait être remplacé par un terme correspondant.
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4 Dans la même notification, l’Office a mentionné l’obligation de la titulaire de l’enregistrement international d’être représentée devant l’Office par un avocat ou un mandataire agréé habilité à représenter des tiers devant l’Office [articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE]. Le fait de ne pas le faire dans le délai imparti entraînerait le refus de la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
5 Le 20 juillet 2021, la titulaire de l’enregistrement international a envoyé une demande de désignation de son représentant.
6 Le 20 juillet 2021 également, l’Office a confirmé que le représentant de la titulaire de l’enregistrement international avait été introduit dans la base de données de l’Office.
7 Le 21 juillet 2021, la titulaire de l’enregistrement international a informé l’Office qu’elle acceptait la modification de la liste des services telle que proposée par l’Office (voir paragraphe 3 ci-dessus).
8 Le même jour (21 juillet 2021), l’Office a informé la titulaire de l’enregistrement international que la classe 35 (classe 42 était restée inchangée) comme suit:
Classe 35: Services de magasins de vente au détail en ligne d’équipements de technologie de l’ information, ordinateurs, composants informatiques, accessoires informatiques, dispositifs de stockage de données, disques durs, lecteurs d’État solides, dispositifs de réseautage, logiciels, technologie de vidéosurveillance, équipements de salles de TI et de serveurs, systèmes de climatisation, systèmes d’alimentation et alimentations électriques (soulignement ajouté).
9 Le 21 juillet 2021 également, l’Office a notifié au Bureau international de l’OMPI un refus provisoire ex officio de protection. L’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7 (1) (b) et (c) et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’elle a conclu que la marque contestée n’était en partie pas admissible à l’enregistrement pour les services suivants:
Classe 35: Services en ligne de magasins de détail proposant des équipements de technologie de l’information, des ordinateurs, des composants informatiques, des accessoires informatiques, des dispositifs de stockage de données, des disques durs, des lecteurs d’État solides, des dispositifs de réseautage, des équipements de salle informatique.
Classe 42: Services de sécuritéinformatique, à savoir services d’effacement de disques durs, services d’assainissement de stockage de données sous forme d’effacement de disques durs; conseils dans le domaine des technologies de l’information; conception et développement de matériel informatique.
10 L’objection ne s’appliquait pas aux autres services, à savoir:
Classe 35: Services en ligne de magasins de vente au détail proposant des logiciels d’information, des technologies de vidéosurveillance, des équipements de salle de serveurs, des systèmes de climatisation, des systèmes d’alimentation électrique et des alimentations électriques.
Classe 42: Services technologiques, à savoir conception de systèmes informatiques dans le domaine de l’architecture du système intégré; Services de conseil en technologie de
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l’information, à savoir planification et conception de systèmes informatiques; services informatiques, à savoir gestion sur site de systèmes informatiques de tiers; services informatiques, à savoir télégestion de systèmes informatiques de tiers; services de conseils techniques, à savoir conseils en technologie de l’information dans les domaines de l’architecture du centre de données, solutions d’informatique en nuage publiques et privées, ainsi que services d’évaluation et de mise en œuvre de services liés aux technologies de l’internet; services de soutien technique informatique, à savoir services d’assistance pour infrastructures informatiques, systèmes d’exploitation, systèmes de bases de données et applications web; sauvegarde en ligne à distance et récupération de données informatiques à distance; services informatiques en ligne, à savoir fourniture de services de filtrage de spams pour protéger les sites web et les applications en ligne de la réception de messages non sollicités; conception et développement de logiciels.
11 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
12 Le 4 janvier 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision attaquée a été notifiée à la titulaire de l’enregistrement international sur la base du même raisonnement que celui exposé dans le refus provisoire du 21 juillet
2021 et est résumée comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Technologie du disque. En ce qui concerne le mot «disc», l’examinatrice s’est référée à la référence du dictionnaire suivante:
DISQUE: Dans un ordinateur, le disque est la partie où l’information est stockée. (informations extraites du dictionnaire Collins le 06/07/2021 à partir de l’adresse internet: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/disk).
− Pris dans son ensemble, le mot «DISCTECH» informe immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les services demandés sont des services de magasins de détail concernant le développement et les nouveaux systèmes de disques, ainsi que des systèmes d’information, de développement et de sécurité par le biais de la technologie des nouveaux disques.
− Par conséquent, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur la destination et la qualité des services.
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et peut donc être contesté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, car il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer une partie des services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
13 Le 11 février 2022, la titulaire de l’enregistrement international a informé l’Office qu’elle n’avait pas été informée du refus provisoire du 21 juillet 2021. Il a été demandé à l’Office de fixer un nouveau délai pour répondre au refus provisoire sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, en date du 21 juillet 2021, et d’annuler la notification du 4 janvier 2022.
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14 Le 28 février 2022, la titulaire de l’enregistrement international a envoyé un rappel.
15 Le 2 mars 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 avril 2022.
16 Le 18 mai 2022, la chambre de recours a rendu une décision.
17 Le 3 avril 2023, la chambre de recours a révoqué sa décision du 18 mai 2022. Cette décision est devenue définitive.
Motifs du recours
18 La titulaire de l’enregistrement international demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée rejetant l’enregistrement international no 1 595 605 désignant l’UE et d’approuver son enregistrement. Le mémoire exposant les motifs du recours est résumé comme suit:
− Le consommateur pertinent des services pour lesquels la protection est demandée est l’expert professionnel et/ou le consommateur en général qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et qui est également très intéressé par les services informatiques. Ces consommateurs percevront le signe en cause avec un niveau d’attention élevé. Les services en cause peuvent dès lors être considérés comme bénéficiant d’un degré d’attention accru.
− L’examinateur compétent a attribué une signification erronée à l’élément «disc» de la marque. En particulier, l’examinateur s’est erronément référé à la signification de l’élément «disk» au lieu de «disc». Un «disque» et un «disque» ont une signification différente (voir également les annexes HE 1 et 2).
− Les consommateurs spécialisés voyant les services de la titulaire de l’enregistrement international sont susceptibles de comprendre la différence de technologie. Les consommateurs ne comprendront pas le terme «disc» seul ou la marque inventée
«DISCTECH» comme faisant référence à un «disque informatique» ou à un «disque dur pour ordinateurs» ou à des services connexes.
− La marque contestée n’ informe pas immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les services visés par la demande sont des services de magasins de détail concernant le développement et les nouveaux systèmes de disques, ainsi que des systèmes d’information, de développement et de sécurité au moyen de nouvelles technologies de disques.
− La marque contestée n’est pas descriptive mais possède un caractère distinctif intrinsèque.
− Bien que l’Office ne soit pas lié par l’appréciation des offices des brevets et des marques d’autres pays, il serait seulement cohérent avec les enregistrements de marques dans d’autres pays d’accorder la protection de la marque contestée dans l’UE. La marque «DISCTECH» a été déposée en tant qu’enregistrement international revendiquant une protection dans divers pays anglophones, à
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savoir: Australie, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande et États-Unis. La marque a obtenu une protection dans ces pays (voir annexe HE3). Aucun critère n’apparaît pour justifier pourquoi la marque contestée devrait être traitée différemment dans l’Union européenne.
Motifs
Recevabilité du recours
19 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, du RMUE
20 L’examinateur a rejeté la marque contestée au motif qu’elle était descriptive au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En raison de ce seul caractère descriptif, elle a également conclu que la marque contestée était dépourvue de tout caractère distinctif et pouvait, dès lors, faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
21 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doivent être refusées à l’enregistrement.
22 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
23 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005,-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
24 Il est donc essentiel de se prononcer sur la manière dont le public pertinent percevra le signe par rapport aux services en cause. Un dictionnaire peut être un outil très utile à cette fin.
25 Pour parvenir à la conclusion selon laquelle la marque contestée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’examinateur ne s’est pas référé à la signification donnée par le dictionnaire au mot «disc» contenu dans la marque contestée, mais au mot
«disk». Ce point a été souligné dans le mémoire exposant les motifs du recours par la titulaire de l’enregistrement international, qui a également démontré à juste titre les différences entre la signification des mots anglais «disc» et «disk».
26 Par conséquent, l’examinateur a conclu que l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE s’appliquait sur la base d’une définition erronée. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et la Chambre estime qu’il convient de renvoyer
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l’affaire à l’examinateur pour qu’une nouvelle décision soit rendue. La question de savoir si la différence de signification entre les mots «disc» et «disk» peut avoir une incidence sur l’issue de l’affaire devra être tranchée par l’examinateur.
27 En outre, l’examinateur pourrait vouloir apprécier si la prise en considération «dans son ensemble, les mots 'DISCTECH’ informent immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les services demandés sont des services de vente au détail concernant le développement et les nouveaux systèmes de disques, et le système d’information, de développement et de sécurité via de nouvelles technologies disques» fait clairement référence à tous les services pour lesquels la marque contestée a été rejetée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il poursuive la procédure.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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