DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 956
Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A., Avenida Manoteras, 6. 2ª Planta, 28050 Madrid, Espagne (opposante), représentée par María Covadonga Fernández-Vega Feijóo, C/Bretón de los Herreros, 66-1°B, 28003 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
GSR Semiconductors Holding Limited, Unit 1 3/F, Good Harvest Centre, 33 On Chuen Street, Fanling, Hong Kong, Hong Kong (demanderesse), représentée par ADARES Patent- und Rechtsanwälte REININGER émetteurs Partner GmbB, Tauentzienstraße 7 b/c, 10789 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 16/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 956 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 508 848 «GSR Semi» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 233
765 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.

PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.

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La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne no
10 233 765.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 07/07/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 07/07/2016 au 06/07/2021 inclus.
Enoutre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 37: Construction; réparation; construction navale; services d’installation; installation et réparation d’appareils de climatisation et de réfrigération; réparation de pompes; installation et réparation d’entrepôts; supervision de travaux de construction; démolition de constructions; informations en matière de construction et de réparation.
Classe 39: Distribution d’électricité; distribution de gaz; distribution d’énergie.
Classe 40: Traitement de matériaux; décontamination de matériaux dangereux; traitement des déchets (traitement); destruction de déchets; incinération de déchets et déchets; recyclage d’ordures et déchets; informations sur le traitement des matériaux.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; études de projets techniques; travaux d’ingénieurs; arpentage; services de conseils en architecture; rédaction de plans de construction.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 07/07/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 12/09/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé jusqu’au 12/11/2022. Le 10/11/2022, dans le délai prorogé, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Étant donné que l’opposante a demandé que certaines données commerciales contenues dans les éléments de preuve soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition décrira les éléments de preuve, en ce qui concerne la pièce 3 (qui, contrairement aux arguments de la demanderesse, a été correctement présentée et transmise à la demanderesse le 21/11/2022), uniquement en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:

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Pièce 1: Des extraits non datés en anglais et en espagnol, formant prétendument le site web de l’opposante, expliquant l’histoire de la société et ses activités. La marque antérieure apparaît en haut des pages. Extraits de la Wayback Machine pour les sites web www.gruposemi.com et www.semi.es.
Pièce 2: Copie non datée d’une présentation sur l’histoire de la société de 1919 à 2002 contenant des descriptions des services qu’elle fournit. Les chiffres de vente pour les années 2012-2016 et les principaux clients de l’opposante apparaissent pour les différents secteurs du marché de l’électricité, de la construction ferroviaire et de la décontamination de matériaux dangereux; traitement des déchets (traitement). La marque antérieure apparaît dans la présentation.
Pièce 3: Des copies de certificats de «bonne exécution» émis par plusieurs entreprises à l’opposante et couvrant les années 2015 à 2021. Les certificats précisent le service fourni, le lieu et les coûts totaux, qui varient entre des centaines de milliers et plusieurs millions d’euros. Il n’est fait aucune référence à la marque antérieure, hormis une seule mention de «SEMI» en tant qu’abréviation de la dénomination sociale de l’opposante.
Pièce 4: Copies de plusieurs certificats ISO-délivrés à l’opposante par les institutions espagnoles AENOR, IQ-NET et Bureau Veritas entre 1999 et 2021, précisant plusieurs activités. Les certificats ont tous expiré entre-temps, à l’exception d’un seul. Il n’est fait aucune référence à la marque antérieure.
Pièce 5: Des copies de 84 commandes, des factures et des factures adressées à plusieurs clients en Espagne et couvrant les années 2016 à 2021. La marque antérieure est représentée au-dessus des factures. Les montants indiqués sur ces documents se situent entre plusieurs milliers d’euros et plusieurs centaines de milliers d’euros. La marque antérieure apparaît sur les factures comme suit:
Pièce 6: Des copies de rapports d’audit de la société de l’opposante émis par Deloitte et KPMG, couvrant les années 2016 à 2020. Certaines parties ont été traduites en anglais, décrivant les activités de l’entreprise et ses recettes comprises entre 161 et 214 millions d’euros. Il n’est fait aucune référence à la marque antérieure.
Pièce 7: Des copies d’articles de la presse espagnole et notamment du magazine MMI Ingenieria, Montajes y Mantenimientos Industriales du 12/2017, 12/2019, 12/2021, 02/2022. La marque antérieure apparaît sur certaines pages:
. Certaines parties ont été traduites en anglais, indiquant que «SEMI est une entreprise ayant près de 100 ans d’expérience dans le secteur électrique et industriel, en pleine expansion internationale et avec des filiales dans plus de 15 pays». En outre, certaines activités ont été décrites pour des projets en cours, une autorisation de contrat ou un appel d’offres, principalement pour les travaux de lignes ferroviaires et de tunnels.

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Pièce 8: Captures d’écran non datées en espagnol des comptes du réseau social de l’opposante sur YouTube, Twitter et LinkedIn. La marque antérieure apparaît comme
suit:
Appréciation des éléments de preuve — facteurs
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Comme indiqué ci-dessus, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Ces conditions étant cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, § 43), l’opposante doit donc prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant des éléments de preuve quant au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de l’usage doit être déterminé en considérant les éléments de preuve produits dans leur ensemble.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
En ce qui concerne l’usage de la marque antérieure telle qu’enregistrée ou sous une autre forme acceptable, aucun des documents inclus dans les pièces 3, 4 ou 6 ne contient d’informations, de mention ou d’usage effectif de la marque antérieure elle-même, mais il s’agit plutôt d’informations concernant l’entreprise de l’opposante en général. Néanmoins, toutes les factures présentées en tant que pièce 5 apparaissent en haut de la marque antérieure en noir/blanc et conformément à sa fonction de servir d’indication de l’origine commerciale des services fournis.
Toutefois, sur la base des éléments de preuve produits, même si les éléments textuels pertinents pour certaines parties des documents fournis étaient traduits dans la langue de procédure et même pris en compte dans leur intégralité, il n’est pas possible de déterminer pour quels services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée elle aurait pu être utilisée, ni si un tel usage de cette marque a été fait publiquement et vers l’extérieur vers des entreprises tierces, comme le requiert également.

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La plupart des factures produites, selon les traductions fournies, décrivent des services d’une manière très générale et vague, raison pour laquelle la division d’opposition n’est pas en mesure de déterminer si ces services sont couverts par les services pour lesquels la marque antérieure bénéficie d’une protection. Les factures qui contiennent des spécifications font référence à des services tels que: «plusieurs projets», «services électriques», «assemblage et levage», «remplacement du support et du pendola», «fourniture de matériaux», «augmentation de capacité», «exécution de travaux pour la conservation et l’entretien de l’énergie, contrôle de la circulation…», «entretien des lignes», «installations énergétiques», «usine d’entretien et d’instruments électriques», «blindage et fixation», «travaux de systèmes de collection», «travaux civils», «coûts des travaux réalisés…».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants:
Classe 37: Construction; réparation; construction navale; services d’installation; installation et réparation d’appareils de climatisation et de réfrigération; réparation de pompes; installation et réparation d’entrepôts; supervision de travaux de construction; démolition de constructions; informations en matière de construction et de réparation.
Classe 39: Distribution d’électricité; distribution de gaz; distribution d’énergie.
Classe 40: Traitement de matériaux; décontamination de matériaux dangereux; traitement des déchets (traitement); destruction de déchets; incinération de déchets et déchets; recyclage d’ordures et déchets; informations sur le traitement des matériaux.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; études de projets techniques; travaux d’ingénieurs; arpentage; services de conseils en architecture; rédaction de plans de construction.
Si les éléments de preuve présentés (pièce 5) sont clairement insuffisants pour démontrer que la marque antérieure a été utilisée pour un certain nombre des services spécifiques visés, tels que la distribution de gaz compris dans la classe 39 et le traitement de matériaux compris dans la classe 40, les services généraux tels que décrits dans les factures produites pourraient potentiellement concerner une ou plusieurs des vastes catégories de services telles qu’énumérées dans la classe 42. Toutefois, sur la base du libellé général des services décrits dans les factures et de l’absence de pièces justificatives permettant de clarifier la nature exacte des services facturés par l’opposante, il n’est pas possible de déterminer si les services fournis concernent ces services. Les informations fournies dans les captures d’écran du site internet de l’opposante et une présentation (pièces 1 et 2) sur lesquelles figure la marque antérieure décrivent des services dans le domaine de l’électricité, des énergies renouvelables, des télécommunications, des chemins de fer et des projets spécifiques intégrés. Les documents joints aux pièces 2, 4 et 6 décrivent les activités de l’opposante, mais il n’y a pas de mention ou de référence à la marque antérieure. Les documents figurant dans les pièces 7 et 8 ne décrivent pas les services fournis par l’opposante autrement que dans des expressions très générales telles que l’ «expérience dans le secteur électrique et industriel».
Par conséquent, leséléments de preuve dans leur ensemble sont insuffisants en ce qui concerne les indications qui sont essentielles pour établir à suffisance la nature exacte des services pour lesquels la marque de l’opposante a fait l’objet d’un usage pour des services compris dans les classes 39, 40 et 42. Les éléments de preuve ne contiennent aucun document contenant des indications directes sur la nature exacte des services fournis.

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Compte tenu de l’absence d’éléments de preuve suffisamment indépendants et objectifs démontrant les caractéristiques exactes des services fournis, comme le souligne également la demanderesse, la nature de l’usage de la marque pour les services enregistrés ne saurait être déduite des documents produits. Par exemple: une seule facture mentionne les «installations énergétiques», mais cela ne précise pas s’il s’agit de la distribution effective d’énergie pour laquelle la marque antérieure a été enregistrée dans la classe 39. Par conséquent, il n’est pas possible de déterminer avec une certitude suffisante pour quels services la marque de l’opposante aurait pu faire l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente ou pour quels services l’opposante aurait sérieusement tenté d’acquérir et de maintenir une position commerciale sur le marché pertinent des différentes catégories de services comprises dans les classes 39, 40 et 42.
En ce qui concerne les services compris dans la classe 37 couverts par la marque antérieure, 7 factures portent sur la spécification claire des «travaux de construction et d’entretien» émises entre 2017 et 2019, et donc au cours de la période pertinente, à plusieurs clients en Espagne et oscillent entre 5.000 et 62,000 EUR. Les éléments de preuve concernent le territoire pertinent et sont datés de la période pertinente.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération. Il convient d’évaluer si, compte tenu de la situation du marché dans le secteur ou le secteur particulier concerné, les éléments produits permettent de conclure que le propriétaire a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent. À cet égard, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Les factures ainsi que les documents relatifs à la période pertinente (site web, magazines) au cours desquels la marque antérieure apparaît et au cours desquels certaines des activités de l’opposante ont été décrites comme étant «la construction, la mise en œuvre et la maintenance d’infrastructures» et compte tenu du fait que ces activités de services sont assez longues et coûteuses et, par conséquent, seules quelques factures peuvent suffire pour étayer la conclusion d’un usage commercial, la division d’opposition est d’avis qu’elles reflètent un niveau de vente suffisant en Espagne, assez distribué tout au long de la période pertinente et à titre symbolique. En outre, l’Office estime qu’il n’est pas nécessaire que l’opposante soumette toutes les factures, des exemples de factures relatives à l’aperçu des chiffres de vente au cours des années pertinentes sont considérés comme suffisants. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux.
En ce qui concerne la nature de l’usage, dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.

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Les éléments de preuve produits démontrent l’usage de la marque conformément à sa fonction, à savoir celle d’indiquer l’origine commerciale des services spécifiques. Ainsi qu’il ressort des éléments de preuve, la marque a été désignée comme
étant en couleur et en noir/blanc . Toutefois, la représentation en noir/blanc n’altère pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, étant donné que les couleurs sont de nature purement décorative. Par conséquent, contrairement aux arguments de la demanderesse, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En l’espèce, et comme expliqué ci-dessus, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux des marques pour les services suivants, qui sont expressément indiqués dans la liste de l’opposante:
Classe 37: Construction.
Parconséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux des marques uniquement pour la construction de bâtiments et n’examinera donc ces services que dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition;
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 37: Construction.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Mémoires à semi-conducteurs; appareils de test de semi-conducteurs; semi- conducteurs électroniques; plaques de semi-conducteurs; circuits intégrés; semi-

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conducteurs; cartes de puces; puces informatiques; puces [circuits intégrés]; plaquettes pour circuits intégrés.
Classe 40: Fabrication sur mesure de plaques de semi-conducteurs; gravure au laser; gravure du verre; traçage laser; laminage; galvanoplastie; vulcanisation [traitement de matériaux]; meulage; traitement de matériaux par faisceau laser; fourniture d’informations sur le traitement des matériaux.
Classe 42: Conception et développement de matériel informatique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception d’emballages; recherche dans le domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs; conception de circuits intégrés; conseils techniques en matière de production de semi-conducteurs; essais de produits; dessin industriel; conception d’outils; recherche technologique.
Les produits et services contestés couvrent les composants informatiques et électroniques, les circuits électriques, les semi-conducteurs (classe 9), la fabrication, le traitement et la transformation sur commande de matériaux (classe 40) et les services de conception, science et technologie et test de produits (classe 42). Tous ces produits et services sont fondamentalement différents de la construction de bâtiments, qui sont des services fournis pour couvrir des processus de livraison de bâtiments, d’infrastructures et d’installations industrielles. Par conséquent, ces produits et services présentent un intérêt pour des consommateurs différents et sont distribués par des producteurs/fournisseurs différents par des canaux différents. Ils ne sont pas complémentaires en ce sens que l’un ne pourrait être fabriqué ou fourni sans l’autre et ils ne sont certainement pas concurrents parce qu’ils ont des finalités différentes.
Par conséquent, les produits et services contestés sont différents des services de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.

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De la division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Cynthia DEN Dekker Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.