LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 16 juin 2023
Dans l’affaire R 1030/2022-2
Italsium Foods LTD. 1465 Kootenay Street,
V5K4Y3, Vancouver
Canada Demanderesse en nullité/requérante
représentée par Stefano Merico, Via Fidia, 24, 00125 Rome (Italie)
contre
Robots de cuisine Via Livatino, 6/III
84083 Castel San Giorgio (SA)
Italie Titulaire de la MUE/défenderesse
représentée par JACOBACCI & PARTNERS S.P.A., Corso Emilia, 8, 10152 Turin (Italie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 49 005 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 278 329)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürman (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/06/2023, R 1030/2022-2, ITALISSIMA/ITALISSIMA et al.

---

2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 septembre 2007, Food Commerce SRL (ci-après la
«titulaire de la marque de l’Union européenne» ou la «titulaire») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ITALISSIMA
pour les produits suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; bouillons; préparations pour faire des bouillons; concentrés (bouillon); potages; croquettes; préparations pour faire du potage; truffes conservées; champignons conservés.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; à l’exception des pizzas surgelées, pizzas réfrigérées, pizzas, plats à pâtes alimentaires, plats à base de pâtes congelés, plats réfrigérés pour pâtes alimentaires; capteurs; Sandwiches,
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
2 Le 21 janvier 2008, la demande de marque a été publiée par l’Office et, le 18 octobre 2010, la marque a été enregistrée.
3 Le 2 mars 2021, Italissima Foods LTD. (ci-après la «demanderesse en nullité» ou la
«demanderesse») a déposé une demande en nullité de la MUE susmentionnée no 6 278 329 pour tous les produits énumérés ci-dessus (ci-après la «marque contestée»). La demande en nullité était fondée, principalement, sur l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE (marque de l’agent), ainsi qu’une demande de cession de la marque contestée conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a), du RMUE. À titre subsidiaire, la demande en nullité était fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE( mauvaise foi).
4 La demanderesse a produit les documents suivants à l’appui de sa demande, se réservant le droit de documenter les faits à l’appui de sa demande au cours de la procédure:
Des copies des enregistrements de la marque verbale ITALISSIMA au Brésil, en Australie, au Mexique, en Malaisie, en Chine, à Hong Kong, au Japon, à Singapour et en Corée du Sud (classes 29 et 30), en Turquie, en Tunisie, au Canada, aux États-
16/06/2023, R 1030/2022-2, ITALISSIMA/ITALISSIMA et al.

---

3
Unis (classes 29, 30 et 32) et de la marque figurative au Canada compris dans la classe 30;

(Annexe 1) jugement no 7531/2019 du tribunal de première instance de Naples, publié le 26 juillet 2019, qui:
A. a établi que la titulaire avait demandé l’enregistrement de la marque italienne du même nom, ITALISSIMA no 1 115 957, de mauvaise foi;
B. déclarer la nullité de l’enregistrement susmentionné;
C. a établi le droit de préusage de la demanderesse sur la marque ITALISSIMA depuis 1999 en Italie et dans l’Union européenne;
D. a condamné la titulaire à payer des dommages-intérêts de 112 510,69 EUR, ainsi que les frais et accessoires;
E. a condamné le titulaire à récupérer les bénéfices en vertu de l’article 125 du Code italien de la propriété industrielle, qui sont fixés à 508 000,00 EUR;
F. empêcher le titulaire d’utiliser le signe distinctif ITALISSIMA pour quelque motif et sous quelque forme que ce soit;
G. prévoit la publication du dispositif de l’arrêt dans plusieurs journaux italiens au niveau national;
H. a condamné la titulaire à supporter les frais de la procédure en faveur de la demanderesse.
(Annexe 2) ordonnance de la Cour d’appel de Naples no 4402/2019 du 2 janvier 2020, qui a ordonné la suspension (partielle) de l’arrêt susmentionné dans l’attente de la procédure de recours.
5 Par décision rendue le 11 avril 2022 (ci-après, «la décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Les motifs avancés par la division d’annulation peuvent être résumés comme suit:
- En ce qui concerne l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, et la demande de cession de la MUE contestée (article 21 du RMUE), la demanderesse a invoqué plusieurs marques antérieures enregistrées en son propre nom dans différents territoires de pays tiers.
- En l’absence de toute autre référence à un «territoire pertinent» à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, il est indifférent que les droits sur la marque antérieure proviennent ou non de l’Union européenne. Cette disposition accorde également aux titulaires de marques accordées en dehors de l’Union européenne pour défendre
16/06/2023, R 1030/2022-2, ITALISSIMA/ITALISSIMA et al.

---

4 leurs droits contre des dépôts frauduleux. Il s’ensuit que les droits antérieurs invoqués par la demanderesse relèvent de la notion de «marques antérieures» visée à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
- L’existence de la deuxième condition énoncée à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, à savoir qu’il doit exister une relation d’agence et de représentation entre les parties, semble douteuse.
- En ce qui concerne les termes «agent» et «représentant» figurant à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, ces termes doivent être interprétés au sens large pour englober tout type de relation fondée sur un accord contractuel en vertu duquel l’une des parties représente les intérêts de l’autre, indépendamment du nomen juris de la relation contractuelle entre le titulaire ou le mandant (en l’espèce, la demanderesse en nullité) et le demandeur de la MUE (en l’espèce, la titulaire). Il suffit, aux fins de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, qu’il y ait eu un accord de partenariat commercial entre les parties, susceptible de créer une relation de confiance qui impose expressément ou implicitement au titulaire de la MUE contestée une obligation générale d’agir de bonne foi et de bonne foi au regard des intérêts du titulaire légitime du signe. Cependant, il faut qu’il existe un accord entre les parties.
- Si le titulaire de la marque de l’Union européenne contestée agissait, au moment du dépôt, de manière totalement indépendante, sans qu’il ait été établi de relation avec le demandeur, il ne saurait être considéré comme un agent au sens de la disposition examinée. Ainsi, un simple acheteur ou client de la demanderesse ne saurait être considéré comme un «agent» ou un «représentant» au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, étant donné que ces personnes ne sont pas soumises à une obligation particulière de loyauté envers la demanderesse.
- À cet égard, il convient de noter que la charge de prouver l’existence d’une relation agent-mandant incombe au demandeur en nullité.
- La demanderesse n’a présenté aucun élément de preuve ou argument visant à démontrer l’existence d’une relation d’agence ou de représentation entre les parties.
- Par conséquent, le motif de nullité fondé sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne peut être retenu, étant donné qu’aucune relation entre les parties susceptible d’être qualifiée spécifiquement et exclusivement de sauvegarder et de représenter les intérêts de la demanderesse n’a été démontrée, avec les obligations «spécifiques» de loyauté et d’exactitude qui en résultent pour l’agent ou le représentant.
- Étant donné que les conditions susmentionnées sont cumulatives, la demande en nullité fondée sur le motif énoncé à l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, doit dès lors être rejetée et la demande de cession de la marque de l’Union européenne contestée au titre de l’article 21, paragraphe 2, point a), du RMUE ne peut être accueillie.
- En ce qui concerne le motif de nullitévisé à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’existe pas de définition juridique précise du terme «mauvaise foi», qui se prête à diverses interprétations. La mauvaise foi est une condition subjective fondée sur les intentions du demandeur au moment du dépôt de la MUE. La charge de prouver l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité et il existe une présomption de bonne foi jusqu’à preuve du contraire.
- Les arguments de la demanderesse concernant la prétendue mauvaise foi du titulaire se limitent à une référence générique et imprécise à un comportement de mauvaise
16/06/2023, R 1030/2022-2, ITALISSIMA/ITALISSIMA et al.

---

5
foi de la part du titulaire, qui avait connaissance des droits de la demanderesse sur la marque «ITALISSIMA».
- Les seuls éléments de preuve présentés par la requérante à l’appui de son argumentation sont la décision [sic] du Tribunal de Naples.
- Les décisions des juridictions nationales ne lient pas l’Office, car le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national.
- En outre, la demanderesse n’a présenté que le dispositif de l’arrêt précité, duquel il est impossible d’identifier les faits et preuves qui ont été pris en considération par le juge italien et qui ont conduit à la constatation de la mauvaise foi du titulaire lors du dépôt d’une marque italienne «ITALISSIMA» et à la reconnaissance du droit de préusage de la demanderesse sur cette marque en Italie depuis 1999.
- Le dispositif de l’arrêt ne fait pas référence au fait que la titulaire avait une certaine connaissance de l’usage de la marque «ITALISSIMA» par la demanderesse.
- Enfin, ainsi qu’il ressort de la copie de l’ordonnance de suspension déposée, le jugement n’est pas encore définitif, mais a fait l’objet d’un recours devant la Cour d’appel territoriale compétente.
- Par conséquent, la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve démontrant qu’au moment du dépôt de la MUE contestée, la titulaire savait ou aurait dû savoir que la demanderesse utilisait un signe identique pour des produits identiques ou similaires pour lesquels il pouvait exister un risque de confusion.
- En outre, aucun autre argument ou preuve n’a été avancé pour suggérer que la titulaire entendait poursuivre des objectifs illégitimes en déposant la demande.
- À la lumière de ce qui précède, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 Le 10 juin 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. L’Office a reçu, le 16 août 2022, le mémoire exposant les motifs du recours.
7 L’Office n’a reçu aucune réponse de la titulaire.
Moyens et arguments de la demanderesse
8 Les arguments de la demanderesse en nullité présentés à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
- La décision attaquée n’a pas tenu compte du contenu et des implications correspondantes du jugement du tribunal de première instance de Naples no
7531/2019, RG no 36449/2021, joint au pourvoi (ci-après le «jugement du
Tribunal»), qui a clairement condamné le titulaire à agir de mauvaise foi en ce qui concerne le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque italienne no 1 115 957 «ITALISSIMA».
- La décision a conclu que Food Commerce SRL avait agi de mauvaise foi, y compris en ce qui concerne l’enregistrement des noms de domaine qui istofoods.Elle avait conclu que la demanderesse avait précédemment utilisé le signe ITALISSIMA, et a interdit à la titulaire toute utilisation du signe ITALISSIMA.
16/06/2023, R 1030/2022-2, ITALISSIMA/ITALISSIMA et al.

---

6
- En outre, le Tribunal n’étant pas compétent pour déclarer la nullité de la marque de l’Union européenne contestée dans celle-ci, il a néanmoins reconnu la légitimité de l’usage de cette marque par la requérante.
- Le jugement du tribunal d’arrondissement de Naples a été confirmé à la suite de l’arrêt no 990/2021 de la Cour d’appel de Naples du 17 mars 2021, RG no 4402/2019 (ci-après le «jugement d’appel»), joint au recours, qui était devenu exécutoire faute d’appel de la titulaire dans le délai légal.
- L’arrêt sur pourvoi est libellé comme suit:
«la preuve de la validité de la demande en nullité de la marque au motif qu’elle avait été enregistrée de mauvaise foi et que les demandeurs avaient fait un usage antérieur de la marque. En ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi, les sociétés requérantes avaient fourni des preuves documentaires et témoignages qu’elles utilisaient systématiquement, sur le marché italien et européen, la marque «Italissima», qui n’avait pas été enregistrée en Italie, comme signe distinctif de leur propre activité commerciale; la société défenderesse s’était engagée contractuellement, avec les requérantes, à produire, dans le cadre d’un contrat de fourniture de produits alimentaires, sur lequel les étiquettes «Italissima» ont été imprimées à la suite de l’envoi par les requérantes des dossiers appropriés; au fil du temps, les requérantes avaient enregistré différentes marques «Italissma» dans différents pays du monde et en Europe, et l’existence actuelle d’un programme d’enregistrement était également dénuée de pertinence en Italie, car la mauvaise foi était impliquée dans l’usage de la marque, entraînant un abus de partenariat et avec l’intention d’empêcher les titulaires de commercer. L’usage antérieur de la marque (et des noms de domaine) par les demandeurs, ainsi que leur connaissance par la défenderesse, a été établi, puisque la défenderesse a reconnu que l’initiative d’enregistrement de la marque en Italie en son propre nom, par le biais d’une demande déposée en 2004, était justifiée par la volonté d’assurer une protection identique de la marque au Canada et en Italie.»
- En outre, en ce qui concerne la marque contestée, la Cour d’appel de Naples établit ce qui suit:
«les requérantes avaient également intérêt à se prononcer sur l’usage antérieur du signe et des marques «Italissima», étant donné que le tribunal italien ne pouvait se prononcer sur la nullité de la marque de l’Union européenne, compte tenu de la compétence exclusive de l’EUIPO, et que la défenderesse aurait pu utiliser cette dernière marque, ayant également un effet sur le sol italien, afin de les empêcher d’exercer leurs activités commerciales; cet usage antérieur a été démontré depuis 1999, bien avant que les marques «Italissima» aient été déposées en 2004 par la défenderesse au recours».
- Par conséquent, la demanderesse en nullité était déjà concernée par la procédure en justice visant à établir l’usage antérieur du signe ITALISSIMA afin de justifier l’action en nullité introduite devant l’EUIPO contre la marque de l’Union européenne contestée dans cette affaire.
- La décision attaquée exprime des doutes quant à la question de savoir si les deuxième et troisième conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 3, à savoir la relation d’agence ou de représentation entre les parties et le dépôt sans le consentement de la demanderesse, étaient remplies, en précisant que la
16/06/2023, R 1030/2022-2, ITALISSIMA/ITALISSIMA et al.

---

7 demanderesse n’avait présenté aucun élément de preuve ou argument démontrant l’existence d’une relation d’agence ou de représentation entre les parties.
- Toutefois, bien que la décision d’une juridiction nationale ne lie pas strictement l’EUIPO, elle documente néanmoins tant la relation de principal/fournisseur entre le demandeur et le titulaire que la mauvaise foi de ce dernier, conformément à la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne (09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 56), qui établit l’obligation pour l’Office de fournir, à tout le moins implicitement mais de façon claire et non équivoque, les raisons pour lesquelles une décision d’une instance ou d’une entité nationale n’a pas été prise en considération ou n’a pas été prise en considération.
- En l’espèce, le dispositif de l’arrêt déposé par la demanderesse était non seulement pertinent, mais également déterminant. Toutefois, la division d’annulation n’a fourni aucun raisonnement. Il s’ensuit que la décision attaquée a été adoptée en violation du principe susmentionné.
- Le 21 octobre 2021, la division d’annulation a informé la demanderesse que «à moins qu’un examen plus approfondi du dossier ne révèle que la présentation d’observations ou de preuves supplémentaires est nécessaire, l’Office statuera sur la demande en fonction des preuves dont il dispose».
- L’Office aurait donc pu demander la présentation d’observations ou de preuves supplémentaires s’il estimait que les affirmations formulées par le juge italien dans le dispositif de l’arrêt n’étaient pas suffisantes pour démontrer la relation d’agence/de représentant et la mauvaise foi du titulaire. Toutefois, tel n’a pas été le cas, bien que le dispositif de l’arrêt ait rendu a) l’usage antérieur de la marque ITALISSIMA par la demanderesse; (b) la relation client/fournisseur entre les parties; et c) la mauvaise foi de la titulaire.
- Au cours de la procédure de nullité, la titulaire n’a déposé aucun mémoire en réponse, vraisemblablement parce qu’elle ne pouvait fournir aucune documentation susceptible de réfuter les conclusions du tribunal de Naples.
- Des informations supplémentaires sont fournies afin de clarifier la documentation jointe lors de la demande en nullité, conformément à l’arrêt du T-476/15, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 51-69).
- Citant l’arrêt A. Bosa & Co. Ltd. (ci-après «Bosa») et la demanderesse:
«il s’agit de deux sociétés établies à Vancouver à Columbia Britannica (Canada), qui opèrent depuis longtemps dans des secteurs commerciaux différents, à savoir l’importation et la distribution de produits alimentaires italiens. Ils sont considérés comme des entreprises de premier plan sur le marché canadien, en mettant particulièrement l’accent sur la commercialisation de produits italiens typiques portant la marque «ITALISSIMA», en particulier les parmigiano, les pâtes alimentaires, les instantanés de tomates, le riz, les sushrooms, l’huile d’olive, les jus de fruits, etc., étant donné qu’ils disposent de droits de propriété intellectuelle dans de nombreux pays pour différencier leur offre de produits».
- Dans le cadre de la procédure devant le tribunal de première instance de Naples, contre la titulaire, Bosa & Co. Ltd a également agi. Si le titulaire est titulaire des enregistrements de la marque ITALISSIMA, Bosa (en tant que licencié de la marque
ITALISSIMA) a des liens commerciaux avec des fournisseurs et des clients.
16/06/2023, R 1030/2022-2, ITALISSIMA/ITALISSIMA et al.

---

8
- L’arrêt indique également ce qui suit:
«Italsima est titulaire de la marque canadienne «ITALISSIMA» dans l’enregistrement no TMA561612 du 9 mai 2002, par une demande déposée le 21 octobre 1998 pour des aliments compris dans les classes 29, 30 et 32, dont
Bosa est licenciée. La marque ITALISSIMA est également présente sur l’internet par le biais des noms de domaine de langue italienne et www.italissimafoods.com, enregistrée par Bosa (les demandeurs ont alors également déposé la marque ITALISSIMA dans des pays étrangers également. (…) «l’activité commerciale de Bosa et d’Italsima a eu, au fil des ans, la nécessité de créer un réseau dense de fournisseurs italiens, en nouant une coopération commerciale avec des entreprises italiennes pour la production de divers produits alimentaires «typiques», ainsi que pour l’étiquetage et l’emballage. La collaboration entre Bosa, la requérante et les sociétés italiennes a été initialement établie avec la société Pieffe di Pietro Fanticini di Reggio
Emilia, à laquelle Bosa a commandé la fabrication et le conditionnement de produits laitiers, tels que parmesan torréfaction, grain de balles et provolone portant la marque «ITALISSIMA»: le réseau d’entreprises est en pleine expansion avec de nouvelles collaborations. depuis 2000, Bosa a établi une relation commerciale avec Vitobello s.n.c., une société ayant son siège social en
Foggia, avec une expérience établie dans le domaine de la représentation et du courtage alimentaires, y compris pour l’exportation».
- À cet égard, veuillez trouver ci-joint la liste des fournisseurs italiens de Bosa et d’Italissium entre 1998 et 2004, à laquelle ils ont acheté des produits italiens qui les distinguaient sous la marque ITALISSIMA, avec la déclaration sous serment correspondante signée par le directeur commercial de Bosa de l’époque (annexes 3 et 4).
- Le Tribunal poursuit comme suit:
«Parmi les nombreuses entreprises avec lesquelles Bosa a participé à une collaboration commerciale, figurent Food Commerce S.r.l. (aujourd’hui Convent), une société créée le 18 octobre 2000 et opérant depuis le 6 décembre 2000 dans les secteurs du commerce de gros de l’alimentation et des boissons, en mettant particulièrement l’accent sur l’emballage des produits alimentaires pour le compte de tiers et sur la désignation de lettres de représentation pour les produits susmentionnés. Dès lors, comme en pratique, la demanderesse a également été invitée par la demanderesse à apposer la marque ITALISSIMA sur les produits commandés».
- Des documents déjà produits au cours de la procédure devant le tribunal de Naples, montrant les relations commerciales entre Bosa et Food Commerce entre 2000 et 2004 concernant l’achat de produits portant la marque ITALISSIMA, chargés par Bosa to Food Commerce SRL (annexe 5), sont joints en annexe.
- La Cour a souligné que cela était «toujours fait à la suite de l’autorisation, de l’indication ou des instructions de Bosa». Une documentation, également déposée au cours de la procédure judiciaire, est jointe, montrant que les étiquettes des produits portant la marque ITALISSIMA ont été créées graphiquement par Bosa, qui les a autorisés à être apposées sur des fournisseurs italiens sur des produits portant la marque ITALISSIMA (annexe 6).
16/06/2023, R 1030/2022-2, ITALISSIMA/ITALISSIMA et al.

---

9
- Dans la documentation jointe, il apparaît sans équivoque que tous les fournisseurs italiens avaient apposé la marque ITALISSIMA sur l’indication et l’autorisation de Bosa et d’Italissima, également par l’intermédiaire de la société représentant Vitobello, qui a pris soin de Bosa et des producteurs italiens correspondants.
- Le Tribunal poursuit comme suit:
«À la suite de l’établissement de la relation contractuelle entre la requérante, Bosa et la Convent, à partir de 2004, la défenderesse avait mis en pratique un comportement visant à asseoir la marque ITALISSIMA, tant au niveau national qu’au niveau européen, en organisant notamment: — le 21 avril 2004 (demande no NA2004C000456, renouvelée le 10/02/2014 sous le no 302014902231900) pour la marque italienne ITALISSIMA no 1115957, enregistrée le 11 juin 2008 en classes 29 et 30; — le 13 septembre 2007, le dépôt de la marque de l’Union européenne no 6278329 (objet du présent recours), enregistrée le 18 octobre
2010 dans les classes 29, 30 et 32.»
- La demanderesse a ensuite étendu la gamme de pays dans lesquels elle a enregistré la marque, qui est actuellement enregistrée aux États-Unis, en Turquie, en Australie, en Malaisie, en Chine, au Brésil et au Mexique, ainsi que l’enregistrement de la marque en Italie à la suite d’une transcription du prix légal le 5 août 2021 (annexe 7).
- Comme indiqué dans l’arrêt, il ressort clairement des documents joints que: a) La titulaire était l’un des nombreux fournisseurs de Bosa en Italie; b) La titulaire a apposé la marque ITALISSIMA sur les instructions de Bosa et Italissima.
- Il peut seulement en être conclu que tant l’enregistrement de la marque italienne que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne par la titulaire ont eu lieu de mauvaise foi. Les marques ont été déposées par la titulaire au détriment de la relation de coopération et de confiance découlant de l’existence d’une relation contractuelle continue entre les parties concernant la commission et l’achat de produits portant la marque ITALISSIMA.
- Le jugement du tribunal de Naples a été rendu à la fin de 8 ans de procédures judiciaires au cours desquelles des documents et des témoignages ont été produits, lesquels ont également été jugés fiables dans l’arrêt ultérieur sur pourvoi:
«À la lumière de ce qui précède, le Tribunal estime que les requérantes ont apporté la preuve de la mauvaise foi des défenderesses s’il est tenu compte, soit à titre d’analyse, soit sur la base d’une appréciation globale et systématique, des facteurs suivants: a) la référence à la marque «ITALISSIMA» a été faite en plus de la description des produits, à côté de la description des produits, ainsi que de la correspondance des sociétés de fabrication depuis la fin des années 90; (b) les étiquettes apposées sur «ITALISSIMA» portent la mention que le produit a été fabriqué pour le compte des consommateurs d’aujourd’hui; (c) les déclarations d’exportation des produits portant la marque «ITALISSIMA» montrent la destination des mêmes produits vers le territoire canadien où les demandeurs, comme indiqué ci-dessus, sont établis (voir annexe 5, contenant les déclarations d’importation)».
- Le Tribunal confirme également (comme le démontrent d’ailleurs les annexes 4, 5 et
6) que la requérante
16/06/2023, R 1030/2022-2, ITALISSIMA/ITALISSIMA et al.

---

10
«a démontré qu’elle avait enregistré, dès 1999 au Canada, la marque identique «Italissima» et a également démontré qu’elle était active sur le marché italien et européen sous cette marque, avant même l’enregistrement effectué par la défenderesse».
- Les deuxième et troisième critères énoncés à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, qui doivent être remplis pour justifier son acceptation, sont donc également remplis.
- En ce qui concerne les considérations de l’Office concernant les causes de nullité énoncées à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la division d’annulation, si elle avait des doutes sur l’arrêt et son contenu, aurait pu demander au demandeur des documents supplémentaires afin de clarifier la relation entre les parties confirmée par le tribunal, à savoir suspendre la procédure de nullité afin d’attendre l’issue de la procédure devant la Cour d’appel, mais ce n’était pas le cas.
- L’arrêt d’appel, réformant le jugement sur le fond en ce qu’il avait déclaré nulle la marque italienne no 302 014 902 231 900 ITALISSIMA dans le domaine du commerce alimentaire, a décidé de la transférer à Bosa.
- En outre, l’arrêt d’appel a condamné la titulaire à payer des dommages et intérêts, à titre de preuve non seulement du dépôt, de mauvaise foi, des marques italiennes et de l’Union européenne, mais également du préjudice énorme causé par la titulaire à Bosa et Italissima.
- Il s’ensuit que la connaissance par le titulaire de l’usage de la marque ITALISSIMA par Bosa/Italvery lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque dans l’Union européenne en 2007 est d’autant plus évidente.
- À titre surabondant, le Tribunal a indiqué dans l’arrêt précité que
«les demandeurs (la requérante et Bosa) prouvent qu’ils utilisaient systématiquement, sur les marchés italien et européen, la marque «Italisma», qui n’était pas enregistrée en Italie, en tant que signe distinctif de leur propre activité commerciale. En effet, il ressort de la documentation détaillée présentée que les requérantes ont fait un usage structurel de partenaires commerciaux qui ont exercé l’activité d’emballage, nécessaire à l’exportation des produits fabriqués. Il ressortait également des preuves documentaires produites par les requérantes que l’une de ces relations contractuelles existait entre elles et cette dernière société, notamment en raison d’une forme de partenaires commerciaux: Le commerce alimentaire SRL a agi au fil des ans sur la base des indications fournies par les demandeurs, en tant que représentant d’ «Italissima» sur une base nationale en Italie. En particulier, les requérantes ont apporté la preuve de l’existence d’une relation d’agence commerciale entre BOSA et la défenderesse. (…) Dans les communications entre Bosa et la collaboration italienne et/ou les entreprises de fourniture, l’obligation de demander l’autorisation d’utiliser les étiquettes ITALISSIMA n’a jamais été levée. En somme, depuis 1 999, le signe ITALISSIMA est apposé sur les produits commandés par les requérantes sur un projet, autorisé et identifié par ces derniers, y compris dans les relations spécifiques qui existaient entre 2001 et 2004 et aujourd’hui. Les témoignages de procédure judiciaires sont également d’accord sur ces points, et en particulier sur le fait que, depuis le début de la relation contractuelle entre la requérante,
Bosa et Convenuta venuta venuta venuta venuta venuta venuta venuta venuta venuta venuta venuta venuta venuta venuta venuta venuta lucro lucratif Hero Fiso lucratif o Fiso touro Fiso Fiso Fiso Fiso Fiso lucro, o o tourn o o touro
16/06/2023, R 1030/2022-2, ITALISSIMA/ITALISSIMA et al.

---

11
touro o o tourn o o o T. T. tourn o o tourn o o touro tourn o o tourn o o tourn o o
o tourn o o o tourn o o o o tourn o o (voir annexe 6, contenant des exemples d’instructions de la demanderesse à la défenderesse concernant l’apposition d’étiquettes)».
- En ce qui concerne la mauvaise foi du titulaire, le Tribunal a conclu ce qui suit:
«La chambre de recours estime donc qu’il est clair que la défenderesse a agi de mauvaise foi lorsqu’elle a enregistré cette marque. En particulier, les relations commerciales entre Bosa, Italsima et Commerce alimentaire trouvent leur origine, alors qu’un réseau commercial de travailleurs italiens créé par les présents demandeurs, portant sur des produits portant la marque ITALISSIMA, était déjà présent (en 2001). Le commerce alimentaire, à l’époque, soignait la représentation de l’eau minérale NORDA et des marques Elisa E SOFIA. En particulier, afin de fusionner la fourniture d’un type spécifique de produits, à savoir les tomates pelées, l’instantané/pulpe de tomate portant la marque ITALISSIMA (précédemment commandés auprès de divers fournisseurs de
Salerno, tels que Rienzi Italia S.r.l). Alfonso Sellititto S.p.a. e Alimentaria Commerciale S.r.1.), Bosa et Food Commerce ont signé de nombreux contrats, pour lesquels cette dernière s’était engagée à exécuter les produits susmentionnés sur la base de commissions. En particulier, les demandeurs actuels (la requérante et la Bosa) ont envoyé au commerce alimentaire les fichiers contenant les étiquettes ITALISSIMA qui ont ensuite été imprimés par le commerce alimentaire lui-même, après que Bosa l’ait approuvé. Pour confirmer ce qui précède, il suffit de se référer à la télécopie envoyée par Food
Commerce à Bosa le 23 août 2001, par laquelle M. Fabrizio Cesarano (le représentant légal de la défenderesse) confirme à M. Benedet (représentant légal de Bosa) qu’il «attend la réception du dossier d’étiquette»; la télécopie du 10 juin 2002, dans laquelle M. Cesarano indique lui-même qu’il attend les étiquettes et, enfin, une autre communication datée du 29 août 2001, dans laquelle M. Fabrizio Cesarano demandait expressément l’approbation de l’étiquette ITALISSIMA à apposer sur les produits (pièce no 20 des présents requérants relative au lien de causalité entre la phase de précaution R.G. 6008/12)».
- Le représentant légal et le partenaire de la titulaire de l’époque, M. Maurizio Santutti, ont indiqué lors de l’audience du 8 juin 2017 que le nom ITALISSIMA avait été suggéré à Food Commerce SRL par A. Bosa Ltd., qu’elle avait reçu le nom
ITALISSIMA de Bosa et que, dès le départ, en 2001, la relation contractuelle entre les athlètes (Bosa et Italissima) et la défenderesse (la titulaire) avait été la première à demander que la marque ITALISSIMA soit apposée sur les produits ITALISSIMA.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
10 Le recours est également fondé. Les motifs invoqués par la chambre sont exposés ci- après.
16/06/2023, R 1030/2022-2, ITALISSIMA/ITALISSIMA et al.

---

12
Remarque liminaire:
11 En ce qui concerne le fond de l’affaire, la chambre de recours estime utile de préciser que le présent litige est né entre Food Commerce Srl, en tant que titulaire de la marque de l’Union européenne contestée, et Italvery LTD, en tant que demanderesse en nullité de cette MUE. Dans l’affaire portée devant le tribunal de première instance de Naples, deux requérants étaient intervenus: Italvery EA» et son licencié A. Bosa & Co. LTD., qui est souvent simplement dénommée «Bosa» dans l’arrêt). Toute référence dans le texte à la «demanderesse», sauf indication contraire, inclut donc tant Italissium LTD. que A.
Bosa & Co. LTD.
Éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours
12 En annexe au mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a soumis une série de documents à la chambre de recours, qui se composaient des annexes suivantes:
Annexe 1: une copie intégrale du jugement du tribunal de première instance de Naples no 7531/2019, RG no 36449/2021;
Annexe 2: une copie complète de l’arrêt no 990/2021 de la Cour d’appel de Naples;
Annexe 3: Une déclaration sous serment de M. Christopher Mac Donald, directeur Commerciale de A. Bosa & Co. Ltd (ci-après «Bosa») et une liste de fournisseurs italiens de Bosa/Italsium au cours de la période 1998/2004;
Annexe 4: Factures et documents douaniers de sociétés italiennes, fournisseurs de Bosa/Italissisique au cours de la période 1998/2004;
Annexe 5: Documents commerciaux entre Bosa/Italissie e Commerce alimentaire pour la période 1998/2004;
Annexe 6: Documents et correspondance entre Bosa/Italisma et fournisseurs italiens concernant l’autorisation de placement de la marque ITALISSIMA sur des denrées alimentaires au cours de la période 1998/2004;
Annexe 7: liste des marques ITALISSIMA enregistrées par la demanderesse.
13 À titre liminaire, il convient d’apprécier si ces éléments de preuve sont recevables.
14 En règle générale, les preuves doivent être produites par les parties dans le délai imparti par l’EUIPO. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation.
15 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux conditions suivantes:
a) peuvent, à première vue, être pertinents pour l’issue de l’affaire; et
b) n’a pas été présenté en temps utile pour des motifs valables, en particulier s’ils ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou qui sont déposés pour contester des appréciations formulées ou qui ont été examinés d’office par l’instance de première instance dans la décision objet du recours.
16 Plus précisément, en ce qui concerne le libellé de l’article 27, paragraphe 4, point b), du RDMUE, cette exigence est remplie lorsque les faits et preuves sont ultérieurement présentés pour réfuter les appréciations effectuées en première instance par l’instance dont la décision fait l’objet du recours.
16/06/2023, R 1030/2022-2, ITALISSIMA/ITALISSIMA et al.

---

13
17 La chambre de recours doit également examiner si les éléments de preuve présentés pour la première fois devant elle sont supplémentaires et visent à renforcer ou à clarifier le contenu des éléments de preuve initiaux (28/03/2012, T-214/08, Outburst,
EU:T:2012:161, § 51) et si le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à la prise en compte de ces questions (13/03/2007,-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 44; 28/03/2012, T- 214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 55).
18 En outre, la chambre de recours doit tenir compte de la question de savoir si la partie souhaitant ajouter des éléments de preuve supplémentaires a abusé des délais impartis et n’a pas sciemment adopté des tactiques dilatoires ou un comportement manifestement négligent (18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
19 À la lumière de ces considérations et de la nature des éléments de preuve produits, la chambre de recours considère que les conditions pour accepter les documents supplémentaires ont été remplies par la demanderesse.
20 En effet, les documents présentés permettent de réfuter les critiques formulées par la Division d’annulation. Premièrement, la documentation tardive contient l’arrêt du Tribunal de Naples dans son intégralité, la décision attaquée ayant souligné qu’elle était incomplète, seul le dispositif ayant été fourni.
21 Deuxièmement, la requérante a présenté à la chambre de recours une copie complète de l’arrêt de la Cour d’appel de Naples, en réponse à l’observation de la division d’annulation concernant l’absence de caractère définitif du jugement du tribunal de première instance de Naples, celui-ci ayant fait l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Naples.
22 Enfin, la demanderesse a présenté des documents concernant la relation commerciale entre les parties, en réponse à la prétendue absence de preuves ou d’arguments visant à démontrer l’existence d’une relation d’agence ou de représentation entre les parties.
23 Il est également important de rappeler que, déjà au cours de la procédure devant la division d’annulation, la requérante avait exprimé le souhait de présenter, à la demande de la division elle-même, d’autres éléments de preuve se réservant le droit de documenter, au cours de la procédure, les faits à l’appui de sa revendication (voir point 4 ci-dessus).
24 Enfin, il est souligné que la titulaire a eu la possibilité d’examiner le contenu de ces documents et ensuite de présenter des observations à cet égard, et donc d’exercer ses droits de la défense et de s’opposer à leur recevabilité (ce qui n’était toutefois pas le cas en l’espèce puisque la titulaire n’a pas présenté d’observations en réponse aux motifs du recours).
25 Par conséquent, la chambre de recours tiendra compte des éléments de preuve supplémentaires produits pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours. Une telle conclusion est d’autant plus appropriée au regard de l’intérêt général et de celui des deux parties concernées que le litige soit examiné et qu’il soit statué sur le fond conformément aux principes de bonne administration et de sécurité juridique (voir, par analogie, 13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 48).
16/06/2023, R 1030/2022-2, ITALISSIMA/ITALISSIMA et al.

---

14
Article 60, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, et l’article 21, paragraphe 2, point a), du RMUE
26 Étant donné que la demanderesse a principalement demandé que la marque de l’Union européenne contestée soit déclarée nulle sur la base de l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, et de la cession de la marque de l’Union européenne contestée conformément à l’article 21 du RMUE, la chambre de recours estime qu’il convient d’examiner en premier lieu si ce motif de nullité est fondé. La cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, invoquée par la demanderesse à titre subsidiaire, ne sera examinée que si elle s’avère nécessaire.
27 L’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE établit le droit de la demanderesse en nullité d’obtenir une déclaration de nullité d’enregistrements non autorisés, tandis que les articles 13 et 21 du RMUE lui confèrent le droit d’interdire son usage et/ou de demander le transfert de l’enregistrement en son propre nom.
28 En particulier, l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque visée à l’article 8, paragraphe 3, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies. Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, une marque est refusée à l’enregistrement si elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.
29 L’article 21, paragraphe 1, du RMUE dispose que lorsqu’une MUE est enregistrée sans l’autorisation du titulaire d’une marque antérieure au nom de l’agent ou du représentant de la personne qui est le titulaire légitime, ce dernier est en droit de demander la cession de la marque à son profit, à moins que l’agent ou le représentant ne justifie de ses agissements.
30 Pour que l’article 8, paragraphe 3, du RMUE s’applique, les conditions factuelles cumulatives suivantes doivent être remplies (13/04/2011, T-262/09, First Defense
Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 61):
la demanderesse en nullité est titulaire d’une marque antérieure;
la demande de marque est déposée au nom de l’agent ou du représentant de la demanderesse en nullité;
la demande a été déposée sans le consentement de la demanderesse en nullité;
l’agent ou le représentant ne justifie pas de ses agissements;
les signes et les produits et services sont identiques ou étroitement liés.
31 S’agissant de la première condition, la requérante est titulaire de l’enregistrement national no TMA 561 612 au Canada pour la marque verbale «ITALISSIMA», déposée le 21 octobre 1998 et enregistrée le 9 mai 2002, pour les produits suivants relevant des classes 29, 30 et 32:
Huiles de cuisson; huiles comestibles; huile de salade; huile végétale; vinaigre; pâtes alimentaires contenant des œufs; pâtes alimentaires; épingles; gnocchi; sauces pour pâtes alimentaires; sauces à base de tomate; concentré de tomates; antipasto; épices; capteurs; poivrons; olives; figues sèches; tomates; tomates séchées au soleil; légumes en saumure; légumes; artichauts; poivrons; champignons; fèves; riz; Farine de maïs; cookies; gressins; soupe; fromages;
16/06/2023, R 1030/2022-2, ITALISSIMA/ITALISSIMA et al.

---

15
poisson à usage alimentaire; anchois; boissons sans alcool, à savoir: nectars de fruits, jus de fruits, café et eaux minérales; viandes séchées préparées; produits de boulangerie, à savoir: levures italiennes artificielles et arômes alimentaires, à savoir huiles essentielles et huiles non essentielles; confitures, à savoir: bonbons et chocolats.
32 À cet égard, il convient de noter qu’aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, il est indifférent que les droits à la marque antérieure soient nés ou non dans l’Union européenne. En effet, cette disposition accorde également aux titulaires de marques accordées en dehors de l’Union européenne pour défendre leurs droits contre des dépôts frauduleux [04/04/2022, R 1523/2020-1, Economic pardoni/Economic (fig.),
§ 27].
33 S’agissant de la seconde condition, la division d’annulation avait établi que la requérante n’avait pas présenté de preuves ou d’arguments afin de démontrer l’existence d’une relation d’agence ou de représentation entre les parties. En effet, devant la division d’annulation, la demanderesse en nullité n’avait produit que le dispositif de l’arrêt du tribunal de Naples, dont il était impossible de déduire les faits et preuves pris en considération par le juge pour parvenir aux conclusions qui y étaient exposées.
34 Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la demanderesse a produit des éléments de preuve supplémentaires devant la chambre de recours (voir paragraphe 12 ci-dessus), qui seront à présent dûment analysés à la lumière des exigences de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
35 L’objectif de la disposition prévue à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE est d’empêcher le retrait de la marque antérieure de l’agent ou du représentant du titulaire de cette marque, dès lors que l’agent ou le représentant pourrait exploiter les connaissances et l’expérience acquises au cours de la relation commerciale avec le titulaire et bénéficier ainsi indûment des efforts et des investissements du même titulaire de la marque antérieure (11/11/2020, C-809/18 P, Mineral Magic, EU:C:2020:902, § 83).
36 Il convient de rappeler que la disposition de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE a pour objet de protéger les intérêts juridiques des titulaires de marques contre les abus commis par leurs employés. les termes «agent» et «représentant» doivent donc être interprétés au sens large, de manière à englober tout type de relation fondée sur tout accord commercial (régi par un contrat écrit ou verbal) dans lequel l’une des parties représente les intérêts de l’autre partie, indépendamment du caractère approprié de la relation contractuelle entre le titolare-mandant et le demandeur de la MUE (13/04/2011, T-262/09, First Defense
Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 64).
37 Il s’ensuit que la réalisation de cet objectif requiert une interprétation large des notions d’ «agent» et de «représentant» au sens de cette disposition. Cette considération concernant la signification de la condition relative au statut du demandeur à l’enregistrement de la marque par rapport au titulaire de la marque antérieure est également corroborée par le fait que, selon cette même disposition, ces deux notions sont liées par la conjonction de coordination «ou», ce qui démontre que l’article 8, paragraphe 3, du RMUE s’applique dans divers cas dans lesquels une partie représente les intérêts d’une autre (11/11/2020, C-809/18 P, Mineral Magic, EU:C:2020:902, § 84).
38 Dès lors, ces notions doivent être interprétées comme visant tout type de relation fondée sur un accord contractuel en vertu duquel l’une des parties représente les intérêts de l’autre, de sorte qu’il suffit, aux fins de l’application de cette disposition, qu’il existe entre les parties un accord de coopération commerciale susceptible de créer une relation
16/06/2023, R 1030/2022-2, ITALISSIMA/ITALISSIMA et al.

---

16
de confiance qui impose expressément ou implicitement au demandeur une obligation générale de confiance et de loyauté à l’égard des intérêts du titulaire de la marque antérieure (11/11/2020, C-809/18 P, Mineral Magic, EU:C:2020:902, § 85).
39 Il s’ensuit qu’aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, il suffit qu’il y ait eu un quelconque accord de coopération commerciale entre les parties, susceptible de créer une relation de confiance qui impose au demandeur, expressément ou implicitement, une obligation générale d’agir de bonne foi et de bonne foi au regard des intérêts du titulaire de la marque. Inversement, lorsque le titulaire de la marque contestée agit en toute indépendance, c’est-à-dire sans avoir jamais été en qualité de titulaire, il ne saurait être considéré comme un agent ou un représentant de ce titulaire au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE (confirmé 13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 64).
40 Compte tenu de la multiplicité des formes que peut revêtir la relation de collaboration en pratique, il convient de suivre une approche au cas par cas visant à établir si le lien contractuel entre la demanderesse en nullité et les titulaires était limité à un certain nombre de transactions sporadiques ou si, au contraire, il était d’une durée et d’un contenu tels qu’ils justifiaient l’application de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. Il importe de savoir si c’est la coopération avec le titulaire qui a permis au demandeur de connaître et d’apprécier la valeur de la marque et qui l’a incité à tenter par la suite de l’enregistrer en son propre nom.
41 En l’espèce, la chambre de recours considère qu’il ressort des éléments de preuve fournis, appréciés dans leur ensemble, qu’il existait effectivement un partenariat commercial entre les parties qui créerait une relation de confiance entre elles.
42 En particulier, l’arrêt du Tribunal de Naples (annexe 1, voir page 3, points e), f) et g), et point 14) explique en quoi l’activité commerciale de la demanderesse consistait à commercialiser des produits alimentaires italiens typiques au Canada. La requérante, conjointement avec son licencié Bosa, a importé ces produits d’un réseau de fournisseurs italiens qui fabriquait ces produits dans un contrat, en apposant l’emballage et en apposant l’étiquette «ITALISSIMA» sur la base d’instructions strictes de la requérante. La titulaire était précisément l’une des nombreuses sociétés avec lesquelles la demanderesse avait conclu une telle collaboration commerciale.
43 Selon le Tribunal de Naples, il existait une relation contractuelle entre la demanderesse et la titulaire, «précisément en raison d’une forme de partenariat commercial: [le titulaire] a agi au fil des ans sur la base des indications fournies par [le demandeur] en tant que représentant de [la demanderesse] sur une base nationale en Italie. En particulier, [la demanderesse] a apporté la preuve de l’existence d’une relation d’agence commerciale entre [le demandeur] et [le titulaire]» (page 14 de l’arrêt). L’existence d’une coopération commerciale a été universellement reconnue par la même titulaire au cours de la procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Naples (page 17 de l’arrêt).
44 La collaboration a été réalisée par la signature de contrats de fourniture de denrées alimentaires spécifiques, notamment des concentrés de tomates, des poulets de chair, des tomates pelées, des tomates transformées, de la pâte de tomates et des haricots rouges. Sur la base de l’annexe 5, qui contient 8 de ces contrats datés de 2001, 2003 et 2004, ceux-ci consistaient en un formulaire standard, comportant les données suivantes:
Date de signature du contrat;
Numéro du contrat;
Nom du vendeur (titulaire);
16/06/2023, R 1030/2022-2, ITALISSIMA/ITALISSIMA et al.

---

17
Le nom de l’ acheteur (demandeur);
Description des marchandises: concentré de tomates, pois chiches, tomates pelées, tomates fraîches avec basilic et sans pâte de tomates et/ou de haricots rouges;
Marque à apposer sur les produits: désignant comme «marque d’acheteur — «Italsima»;
Le format d’emballage des produits et le nombre de produits par boîte et récipients;
Prix;
Méthode de livraison (usine libre, FOB ou franc de Naples ou de Salerno);
Date de livraison prévue et/ou date d’expédition;
Conditions de paiement.
45 Il ressort clairement de la documentation présentée par la demanderesse que la relation commerciale entre les parties était loin d’être sporadique; il s’agissait plutôt d’une relation entre un fournisseur de longue date et un acheteur de longue date. Il convient donc d’exclure que la titulaire n’ait été qu’un fournisseur occasionnel (09/07/2014, T- 184/12, Heatstrip, EU:T:2014:621, § 67; 13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 64). Ceci est également démontré par la correspondance de l’annexe 5, dans laquelle la demanderesse contacte la titulaire de manière amiable et informelle («Fabrizio, suite à votre fax du matin…») et l’invite à se rendre au siège de son Vancouver (fax du 24 janvier 2001). Dans un courriel du 26 mai
2003, la demanderesse en nullité a également demandé à la titulaire si elle allait se rendre à Vancouver cette année-là.
46 L’étiquette, figurant à l’annexe 6, de l’un des produits fournis par la titulaire — tomates pelées à contenu basilique — montre clairement que le produit est originaire d’Italie et a été commandé par le demandeur (licencié): «préparation pour/préparation pour» A. Bosa
& Company Ltd., à savoir la demanderesse:
47 En outre, une facture adressée par la titulaire à la demanderesse le 30 octobre 2004, concernant les «taxes accumulées pour les achats en octobre 2004», doit être mise en évidence à l’annexe 5.
48 Dans le cadre de la procédure devant la Cour d’Appel de Naples, la titulaire affirme qu’elle n’était pas un agent, mais seulement un fournisseur à la demanderesse de produits portant une marque destinés à l’exportation. Toutefois, selon la Cour de justice Napoletana, la reconstruction en fait de la relation entre les parties telle qu’effectuée par le Tribunal de première instance doit être approuvée et rejette donc l’argument de la titulaire (voir pages 13 à 14 de l’arrêt de la Cour d’appel, annexe 2).
16/06/2023, R 1030/2022-2, ITALISSIMA/ITALISSIMA et al.

---

18
49 Après examen des pièces du dossier, la chambre de recours a également l’impression que la relation entre les parties ne devait pas être considérée comme un rapport égal
[contrairement à ce qui était le cas, par exemple, dans la décision du 15/12/2017, R
3111/2014-1, K (marque figurative), § 44-46]. En effet, les conditions de fourniture, notamment en ce qui concerne les quantités, les conditions de paiement, l’emballage des produits (la taille des récipients, qui devaient satisfaire aux exigences légales au Canada) et la marque demandée, ont été établies par la requérante en tant que mandant.
50 Par souci d’exhaustivité, la Chambre estime qu’il convient de mentionner que l’arrêt du Tribunal de Naples mentionne plusieurs preuves documentaires (pièce 20 du dossier relative à la phase de précaution antérieure à l’affaire R 6008/12; page 16 de l’arrêt) qui
— malheureusement — n’ont pas été déposées dans le cadre de la présente procédure, comme une télécopie du 23 août 2001 par laquelle la titulaire confirme à la demanderesse qu’elle «attend la réception du dossier sur les étiquettes ITALISSIMA», une télécopie datée du 10 juin 2002 dans laquelle le titulaire indique que la demanderesse attend la réception des étiquettes imprimées par l’imprimante, et une télécopie datée du 29 août 2001 par laquelle la titulaire a expressément demandé à la demanderesse d’agréer l’étiquette ITALISSIMA pour être apposée sur les produits.
51 Compte tenu du fait que, même si la chambre de recours ne peut fonder sa décision uniquement sur les conclusions auxquelles est parvenue une juridiction nationale
(18/03/2016-, 501/13, WINNETOU, EU:T:2016:161, § 42), ces conclusions doivent être prises en considération, en particulier lorsque les parties, les signes en cause et les questions juridiques sont les mêmes (25/03/2015, T-378/13, English Pink,
EU:T:2015:186, § 51-53, confirmé par la Cour de justice, EU:C:2016:582).
52 En l’espèce, sur la base des arrêts du tribunal de première instance et de la Cour d’appel de Naples ainsi que des éléments de preuve produits par la requérante, la chambre de recours estime qu’il existait entre les parties une relation comportant une obligation générale de confiance et de loyauté à l’égard des intérêts de la requérante. Comme déjà souligné, la jurisprudence récente du Tribunal a confirmé que tous les éléments de preuve doivent être numérisés en vue d’une interprétation plutôt large de la relation entre les parties (11/11/2020, C-809/18 P, Mineral Magic, EU:C:2020:902). En fait, compte tenu de la nécessité d’offrir une protection effective aux intérêts légitimes du titulaire contre les pratiques déloyales de ses partenaires commerciaux, il convient d’éviter une interprétation restrictive de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
53 En ce qui concerne les autres conditions, il est clair que la demanderesse en nullité n’avait pas consenti au dépôt de la marque contestée, étant donné qu’elle n’en avait pas connaissance à cette époque et que rien dans la documentation n’indique le contraire.
54 En revanche, les titulaires n’ont avancé aucun argument susceptible de justifier leurs agissements ni d’indiquer qu’ils avaient, de quelque manière que ce soit, consenti au dépôt.
55 La dernière condition est que les signes et les produits et services en cause soient identiques ou similaires. En ce qui concerne les signes, étant donné qu’il s’agit tous deux de la marque verbale «ITALISSIMA», ils sont en réalité identiques.
56 Toutefois, en ce qui concerne les produits, le Tribunal a jugé que l’article 8, paragraphe 3, du RMUE s’applique lorsque la marque contestée couvre «essentiellement» des produits identiques ou similaires (13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper
Projector, EU:T:2011:171, § 61; 14/02/2019, T-796/17, MOULDPRO, EU:T:2019:88, § 21).
16/06/2023, R 1030/2022-2, ITALISSIMA/ITALISSIMA et al.

---

19
57 Les produits à comparer sont les suivants:
Huilesde cuisson; huiles comestibles; huile Classe 29: Viande, poisson, volaille et de salade; huile végétale; vinaigre; pâtes gibier; extraits de viande; fruits et légumes alimentaires contenant des œufs; pâtes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits alimentaires; Lasagna; Gnocchi; sauces pour pâtes alimentaires; sauces à base de laitiers; huiles et graisses comestibles; tomate; concentré de tomates; antipasto; bouillons; préparations pour faire des épices; capteurs; poivrons; olives; figues bouillons; concentrés (bouillon); potages; sèches; tomates; tomates séchées au soleil; croquettes; préparations pour faire du légumes en saumure; légumes; artichauts; potage; truffes conservées; champignons poivrons; champignons; fèves; riz; Farine conservés. de maïs; cookies; gressins; soupe; Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, fromages; poisson à usage alimentaire; tapioca, sagou, succédanés du café; anchois; boissons sans alcool, à savoir: farines et préparations faites de céréales, nectars de fruits, jus de fruits, café et eaux pain, pâtisserie et confiserie, glaces minérales; viandes séchées préparées; comestibles; miel, sirop de mélasse; produits de boulangerie, à savoir: levures levure, poudre pour faire lever; sel, italiennes artificielles et arômes moutarde; vinaigre, sauces (condiments); alimentaires, à savoir huiles essentielles et épices; glace à rafraîchir; à l’exception huiles non essentielles; confitures, à des pizzas surgelées, pizzas réfrigérées, savoir: bonbons et chocolats (classes 29, pizzas, plats à pâtes alimentaires, plats à 30, 32). base de pâtes congelés, plats réfrigérés
pour pâtes alimentaires; capteurs;
Sandwiches,
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Enregistrement antérieur no TMA 561 612 Marque contestée au Canada
58 Les produits suivants doivent être considérés comme identiques:
Huiles de cuisson; huiles comestibles; huiles et graisses comestibles huile de salade; huile végétale
vinaigres vinaigres
sauces pour pâtes alimentaires; sauces à sauces (condiments); base de tomate; concentré de tomates
pâtes alimentaires contenant des œufs; Préparations faites de céréales pâtes alimentaires; Lasagna; Gnocchi; cookies; gressins
16/06/2023, R 1030/2022-2, ITALISSIMA/ITALISSIMA et al.

---

20
biscuits Pâtisserie
poivrons; olives; figues sèches; tomates; fruits et légumes conservés, surgelés, tomates séchées au soleil; légumes en séchés et cuits; saumure; légumes; artichauts; poivrons; champignons; haricots
Câpres Câpres
Riz Riz
Farine de maïs farine
fromages produits dérivés du lait
poisson à usage alimentaire; anchois poisson
boissons sans alcool, à savoir: nectars de eaux minérales et gazeuses et autres fruits, jus de fruits et eaux minérales boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits;
café Café
viandes séchées préparées; Viande et gibier
légumes truffes conservées; champignons conservés.

produits de boulangerie, à savoir: levures levure, poudre pour faire lever italiennes artificielles
épices épices
confitures, à savoir: bonbons et chocolats confiserie
Enregistrement antérieur no TMA Marque contestée
561 612 au Canada
59 Il s’ensuit que les produits suivants de la marque contestée ne sont pas identiques:
Classe 29: extraits de viande; gelées, confitures, compotes; œufs, lait; bouillons; préparations pour faire des bouillons; concentrés (bouillon); potages; croquettes; préparations pour faire du pop.
Classe 30: thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés du café; pain, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; sel, moutarde; glace à rafraîchir; Sandwiches,
Classe 32: Bières; gaz; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
16/06/2023, R 1030/2022-2, ITALISSIMA/ITALISSIMA et al.

---

21
60 À cet égard, la jurisprudence a établi que la suppression d’une marque par l’agent ou le représentant ne peut être réputée avoir lieu que dans les cas où la marque antérieure et la marque demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque antérieure sont protégées pour des produits identiques et non lorsque les marques en conflit désignent des produits seulement similaires (11/11/2020, C-809/18 P, Mineral Magic, EU:C:2020:902, § 99).
61 En particulier, les produits et services en cause doivent être similaires ou équivalents sur le plan commercial. L’exigence «équivalent en termes commerciaux» doit être interprétée de manière stricte et n’a pas la même signification que celle de «similaire» au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, ce qui compte en définitive, c’est que les produits ou services des titulaires puissent être perçus par le public comme des produits «autorisés», dont la qualité est encore d’une manière ou d’une autre «garantie» par la demanderesse en nullité, et ce qui aurait été raisonnable pour cette dernière de commercialiser au vu des produits et services protégés par la marque antérieure. En tout état de cause, si les produits ou services ne sont pas identiques, similaires ou équivalents, l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne s’applique pas [04/04/2022, R 1523/2020-1, Economic parfei/Economic (fig.), § 62, et la jurisprudence citée].
62 En l’espèce, certains des produits à comparer sont presque identiques et doivent dès lors être considérés comme identiques aux fins de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE:
bouillons; préparations pour faire des bouillons; concentrés (bouillon); potages; préparations pour faire du potage; extraits de viande de la marque contestée et potages de la marque antérieure;
gaz; sirops et autres préparations pour faire des boissons sous la marque contestée et jus de fruits de la marque antérieure;
volaille de la marque contestée et produits à base de viande préparés couverts par la marque antérieure;
succédanés du café de la marque contestée et café de la marque antérieure;
sel de la marque contestée et épices de la marque antérieure;
tapioca; sagou de la marque contestée et farine de maïs de la marque antérieure;
pain de la marque contestée et grilles de la marque antérieure
63 Par conséquent, les produits suivants de la marque contestée restent: Classe 29: Gelées, confitures, compotes; œufs, lait; croquettes. Classe 30: Thé, cacao, sucre, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; moutarde; glace à rafraîchir; Sandwiches, Classe 32: Bières.
64 Pour apprécier le rapport entre ces produits et les produits de la marque antérieure, la Cour a établi qu’il y avait lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère
16/06/2023, R 1030/2022-2, ITALISSIMA/ITALISSIMA et al.

---

22
concurrent ou complémentaire (11/11/2020, C-809/18 P, Mineral Magic, EU:C:2020:902, § 100).
65 Ces produits sont des produits alimentaires. La Chambre considère donc qu’ils partagent une grande partie des caractéristiques des produits de la marque antérieure. Ils répondent aux mêmes besoins (par exemple, le thé et le cacao sont consommés de manière similaire au café en tant que boisson de la matin, les croix alimentaires sont souvent consommées comme antipasto, Sandwiches sont consommées comme des instantanés ou des jamblements exactement similaires à des biscuits, grissini» et les bières sont consommées par le calage de la tasse ainsi que par des boissons non alcoolisées, des nectars de fruits, des jus de fruits et de l’eau minérale). En outre, ils sont normalement fabriqués par les mêmes entreprises, commercialisés par les mêmes canaux de distribution (non seulement les supermarchés, mais aussi les petits magasins d’alimentation) et ciblent le même public. Dès lors, le public pourrait percevoir que tous les produits en cause proviennent d’entreprises liées par une relation commerciale. En conclusion, la Chambre considère que ces produits sont «essentiellement» similaires, conformément aux principes susmentionnés.
66 Il s’ensuit que la dernière condition requise pour que l’article 8, paragraphe 3, du RMUE s’applique à tous les produits protégés par la marque contestée.
Conclusions
67 La chambre de recours rappelle que l’objectif de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE est d’éviter tout abus de marque par l’agent de la demanderesse, sur la base de l’obligation de mener des affaires dans une relation de confiance avec la diligence requise. En l’espèce, la finalité de cette disposition est d’empêcher le titulaire d’exploiter les connaissances et l’expérience acquises au cours de la relation commerciale avec la demanderesse en nullité, tirant ainsi un profit indu de l’œuvre et de l’investissement réalisés par la même demanderesse (11/11/2020, C-809/18 P, Mineral Magic, EU:C:2020:902, § 72).
68 Par conséquent, à la lumière de tous les arguments et circonstances susmentionnés, et compte tenu du fait que les exigences de l’article 21, paragraphe 1 et (2), point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sont remplies, la demande de cession de l’enregistrement de la MUE no 6 278 329 est acceptée. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, invoquée à titre subsidiaire par la demanderesse.
69 Fait droit au recours, annule la décision attaquée et cède la marque contestée à la demanderesse en nullité;
Frais
70 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
71 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
16/06/2023, R 1030/2022-2, ITALISSIMA/ITALISSIMA et al.

---

23
72 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la titulaire de la marque de l’Union européenne est condamnée à rembourser la taxe de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 450 EUR. Le montant total s’élève à 2 350 EUR.
16/06/2023, R 1030/2022-2, ITALISSIMA/ITALISSIMA et al.

---

24
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 278 329 est transféré à la demanderesse en nullité.
3. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de recours et de nullité pour un montant total de 2 350 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
16/06/2023, R 1030/2022-2, ITALISSIMA/ITALISSIMA et al.