DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 164 090
Miquel y Costas indirects Miquel, S.A., Tuset, 10 7ª planta, 08006 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Herrero émetteurs Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Wenzhou Boju International Trade Co. Ltd, Room 1, 4 Floor, Building 3, No.9, Xiazhang Road, Xiazhang Village Industry Zone, Li ao Street, ouhai, 325060 Wenzhou, Chine (demanderesse), représentée par Markus Kexel, Fellnerstrasse 7-9, 60322 Frankfurt Am Main (Allemagne).
Le 27/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 164 090 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 591 579 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 34. L’opposition est
fondée sur les enregistrements de marques espagnoles no M2 145 386
(marque figurative) et no M3 540 490 (marque figurative) et sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 601 369 (marque figurative).

---

Décision sur l’opposition no B 3 164 090 Page sur 2 14
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marqueespagnole no M3 540 490 de l’opposante pour la marque figurative et
l’enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 601 369
(marque figurative);

a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 601 369
Classe 34: Papier gommé pour rouler des cigarettes; articles pour fumeurs; allumettes.
Enregistrement de la marque espagnole no M3 540 490 Classe 34: Papier à rouler àcigarettes, livres en papier à rouler à cigarettes; briquets pour fumeurs; tubes à cigarettes, filtres pour cigarettes; articles pour fumeurs. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Blagues à tabac; sacs de pipes; tabatières non en métaux précieux; tabatières en métaux précieux; tabatières; tabatières à beigner; pots à tabac; étuis à cigares; boîtes à cigares; coupe-cigares; étuis à cigarettes non en métaux précieux; étuis à cigarettes automatiques; étuis à cigarettes en métaux précieux; étuis à cigarettes; tubes à cigarettes; papier à cigarettes; fume-cigarettes; étuis à pipes en métaux précieux; étuis non en métaux précieux pour pipes; briquets en métaux précieux; briquets non en métaux précieux [autres que pour automobiles]; mèches conçues pour briquets à cigarettes; pierres à briquet pour fumeurs; réservoirs à gaz pour briquets; briquets de poche non en métaux précieux; cendriers en métaux précieux; cendriers en métaux non précieux pour fumeurs; cahiers de

---

Décision sur l’opposition no B 3 164 090 Page sur 3 14
papier à cigarettes; papier à boucher pour cigarettes; bouts de cigarettes; Coupe-cigarettes; hookahs; appareils de poche à rouler les cigarettes; pipes en métaux précieux; pipes; cure- pipes à tabac; pipes non en métaux précieux; broyeurs de tabac; filtres pour tabac; urnes à fumer; Crachoirs pour utilisateurs de tabac; articles pour fumeurs en métaux précieux; porte- pipes; porte-pipes [articles pour fumeurs]; articles pour fumeurs non en métaux précieux; produits nettoyants pour cigarettes électroniques; papier absorbant pour tabac; boîtes à cigarettes électroniques; tiges de tuyaux; bourrelets de tuyaux; bouchons pour tuyaux
[articles pour fumeurs]; embouts pour tuyaux; embouts de cigarettes; filtres pour pipes; couteaux pour tuyaux; cure-pipes; hookahs électroniques; pipes électroniques; pierres à vapeur pour hookahs; papier absorbant pour la pipe; dispositifs pour chauffer des succédanés du tabac destinés à inhaler; étuis à cigarettes électroniques; dispositifs pour chauffer du tabac aux fins d’inhalation; supports pour cigarettes électroniques; dispositifs pour éteindre les cigarettes, les cigares et les bâtonnets de tabac chauffés; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; gaines pour pipes à tabac longues asiatiques; longues pipes asiatiques à tabac [kiseru]; pipes mentholées; bouts pour fume-cigarette; filtres pour cigarettes; boîtes à allumettes; boîtes d’allumettes non en métaux précieux; boîtes d’allumettes en métaux précieux; porte-allumettes; porte-allumettes en métaux précieux; porte-allumettes non en métaux précieux; tabac aromatisé; tabac mentholé; tabac à priser; tabac brut; tabac; succédanés du tabac; tabac à feuilles; tabac et succédanés de tabac; produits du tabac; succédanés du tabac à usage non médical; tabac à cigarettes; tabac à narguilé; tabac à fumer; tabac sans fumée; tabac à pipe; pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés; MU assel; herbes à fumer; chiquiers (tabac à chiquer); aérosols inhalables et leurs substances porteuses, destinés aux conduites d’eau; substances à inhaler au moyen de conduites d’eau, en particulier substances aromatiques; tabac à pipe mentholé; dispositifs électroniques pour l’inhalation de nicotine contenant un aérosol; dispositifs électroniques d’inhalation de nicotine; arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; cartomiseurs de cigarettes électroniques; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigares électroniques; cartouches remplaçables pour cigarettes électroniques; inhalateurs utilisés comme alternative aux cigarettes composées de tabac; solutions liquides pour cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale; cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; kits pour fumeurs de cigarettes électroniques; goudron de tabac pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; pipes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; vaporisateurs de cigarettes électroniques; articles à utiliser avec le tabac.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et certains sont plus spécialisés et destinés à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Il est probable qu’un degré d’attention plus élevé

---

Décision sur l’opposition no B 3 164 090 Page sur 4 14
sera accordé à bon nombre des produits compris dans la classe 34 étant donné que les consommateurs ont tendance à faire preuve d’une fidélité particulière à la marque lorsqu’ils achètent du tabac ou des articles pour fumeurs. Même si les produits du tabac sont des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs en ce qui concerne la marque de cigarettes qu’ils fument, on suppose par conséquent un degré de fidélité à la marque et d’attention plus élevé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Dans ces conditions, dans le cas des produits du tabac, un degré de similitude plus élevé entre les signes peut être nécessaire pour que la confusion se produise. Ce point a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours: décision du 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory slims, dans laquelle il était indiqué que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque, et décision du 25/04/2006, R 0061/2005-2, Granducato.
c) Les signes
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est constitué de l’Union européenne et de l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques antérieures sont des marques figuratives composées du mot «Smoking» écrit en lettres stylisées et accolées, qui sont blanches au contour noir. La lettre initiale «S» est particulièrement stylisée avec une boucle en haut. Le mot est positionné en diagonale.
Le mot «smoking», qui constitue les marques antérieures, désigne l’action ou l’habitude de fumer des cigarettes, des cigares ou un tuyau. Il sera compris par les locuteurs anglophones et par de nombreux autres membres du public pertinent étant donné que les signes «Smoking» ou «no fumer» sont fréquents au niveau international, par exemple, sur des avions.
Pour ceux qui comprennent le mot «Smoking», ce mot des signes antérieurs sera associé à des cigarettes à fumer, à des cigares ou à un tuyau. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont liés au tabagisme, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits compris dans la classe 34, le caractère distinctif des marques antérieures étant dû à leur représentation figurative.
Toutefois, une autre partie du public ne comprendra pas le mot «SMOKING» tel que défini ci-dessus mais comme faisant allusion à l’idée d’un Tuxedo ou en réalité à Tuxedo. Par exemple, en hongrois, le mot est très similaire: «szmoking». En danois, allemand,

---

Décision sur l’opposition no B 3 164 090 Page sur 5 14
néerlandais, italien, français et portugais, par exemple, le mot «Tuxedo» est effectivement «fumer». En espagnol, bien que le mot «Smoking» ne soit pas compris comme faisant référence à l’acte de fumage, le mot sera associé au mot espagnol «esmoquin» signifiant Tuxedo, qui est souvent orthographié en espagnol. Pour cette partie du public, le mot possède donc un caractère distinctif moyen.
En ce qui concerne le signe contesté, il s’agit d’une marque figurative complexe composée d’un carré noir à l’intérieur duquel est représenté un cercle vert bordé: l’élément verbal «SMOOKIY» avec un point dans chaque lettre «O», les éléments «N°1» au-dessus de cette dernière et en dessous des lettres «OO» une ligne courbe, et tout cela sur une feuille de marijuana.
Le mot «SMOOKIY» sera compris au moins par une partie anglophone du public comme une graphie erronée du mot «SMOKY» qui sera associé à l’émission de fumée. Toutefois, pour une autre partie du public, il est dépourvu de signification. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont liés au tabagisme, le caractère distinctif de cet élément n’est pas considéré comme particulièrement fort pour les produits en cause et pour la partie du public qui le comprend. Toutefois, pour la partie restante du public, étant donné qu’elle est dépourvue de signification, elle est considérée comme possédant un caractère distinctif moyen.
Les éléments «N°1» sont susceptibles d’être compris comme le chiffre un, qui signifie le plus grand nombre, et font donc allusion aux propriétés positives des produits et sont dès lors dépourvus de caractère distinctif. En outre, la feuille de marijuana fait allusion aux caractéristiques d’au moins certains des produits contestés, par exemple la saveur et/ou l’odeur de la marijuana, qui sont donc également dépourvus de caractère distinctif pour au moins certains produits. Enfin, le carré noir et le cercle sont des formes géométriques simples de nature purement décorative qui, en tant que telles, ont un impact très limité sur la perception du signe, voire aucune.
En outre, aucune des marques ne contient d’élément dominant.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «SMO_KI_» et diffèrent par leurs lettres finales, «-NG» contre «Y» et par la lettre supplémentaire «O» du signe contesté. Les signes diffèrent également par les éléments «N°1» de la marque contestée, sa structure, sa stylisation et les autres éléments figuratifs, qui, bien que non distinctifs, faibles ou dont l’impact est moindre, restent identifiables par le public pertinent et jouent un rôle dans l’impression d’ensemble produite par les signes.
Compte tenu des conclusions susmentionnées sur le caractère distinctif et de l’impression visuelle d’ensemble produite par les signes, les signes sont similaires à un très faible degré.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «SMO_KI_», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des terminaisons des signes, «-NG» et «Y», et par le son de la lettre supplémentaire «O» de la marque contestée, qui aura une incidence sur la prononciation du signe pour une partie du public pertinent. Les signes diffèrent également par l’élément «N°1» de la marque contestée. Toutefois, compte tenu de la tendance des consommateurs à raccourcir les signes et de son caractère non distinctif, il est très probable qu’une partie du public pertinent ne le prononcera pas.
Par conséquent, les signes sont similaires au moins à un faible degré.

---

Décision sur l’opposition no B 3 164 090 Page sur 6 14
Sur le plan conceptuel, les signes antérieurs véhiculent les significations susmentionnées, à savoir l’acte de fumage, à certains membres du public pertinent, certainement pour les locuteurs anglophones ainsi que pour ceux qui connaissent l’expression «no Smoking». Une partie du public pertinent peut également considérer que les marques antérieures font allusion à l’idée d’un Tuxedo ou signifie effectivement Tuxedo. En conclusion, il est juste de dire que les marques antérieures véhiculent une signification pour tous les membres du public pertinent, que ce soit la signification anglaise du mot ou le mot pour Tuxedo. En outre, la marque contestée véhicule les significations décrites ci-dessus, dont certaines présentent une pertinence très limitée dans la comparaison globale, étant donné qu’elles résultent d’éléments non distinctifs/faibles, mais qui ont néanmoins un certain poids conceptuel, même si elles sont limitées.
Par conséquent, étant donné que les signes seront associés à des significations différentes dans tous les scénarios différents, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne et en Espagne pour tous les produits pour lesquels elles sont enregistrées, à savoir, respectivement, des papiers gommés pour rouler des cigarettes; articles pour fumeurs; allumettes et papier à rouler pour cigarettes, livres en papier à rouler; briquets pour fumeurs; tubes à cigarettes, filtres pour cigarettes; articles pour fumeurs compris dans la classe 34. Cet argument doit être dûment pris en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles -ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Certificat délivré par le directeur général des marques leaders de l’Association espagnole (AMRE par ses initiales en espagnol) daté du 21/06/2012. Il certifie que:
«AMRE regroupe uniquement des entreprises titulaires d’une ou de plusieurs marques renommées et/ou renommées. Pour déterminer si une marque est renommée et/ou renommée AMRE, conformément au critère objectif établi par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) […], la société commerciale Miquel y Costas émetteurs Miquel, S.A., […] est un membre à part entière de l’AMRE depuis le 11 novembre 2010, lorsqu’il a été considéré que sa marque SMOKING est une marque renommée qui jouit d’un prestige et d’un leadership importants dans son secteur.»

---

Décision sur l’opposition no B 3 164 090 Page sur 7 14
Annexe 2: Certificat délivré par M. José María Cervera Prat en sa qualité de directeur financier de «Miquel y Costas émetteurs Miquel, S.A.». Il certifie que:

«Le chiffre d’affaires réalisé grâce à la commercialisation des produits désignés sous notre marque SMOKING, au cours des années 2007-2011, a été très important tant sur le marché espagnol qu’au sein de l’Union européenne, en raison de sa position de leader au sein du secteur des livrets de papier pour cigarettes».

Annexe 3: Catalogue général relatif à l’année 2007. Divers documents publicitaires. Factures de la société sideat COMUNICACIO.

Annexe 4: Catalogue relatif à l’année 2008. Mini catalogue relatif à l’année 2008. Divers matériels publicitaires et promotionnels. Factures de la société sideat COMUNICACIO.
Annexe 5: Catalogue relatif à l’année 2009. Divers matériels publicitaires et promotionnels. Factures de la société sideat COMUNICACIO.
Annexe 6: Catalogue relatif à l’année 2010. Divers matériels publicitaires et promotionnels. Factures de la société sideat COMUNICACIO.
Annexe 7: Catalogue relatif à l’année 2011. Divers matériels publicitaires et promotionnels. Factures de la société sideat COMUNICACIO.
Annexe 8: Catalogue relatif à l’année 2012. Divers matériels publicitaires et promotionnels. Factures de la société sideat COMUNICACIO.
Annexe 9: Certificat délivré par M. José María Cervera Prat, Prat en sa qualité de directeur financier de «Miquel y Costas signalisation Miquel, S.A.».

Annexe 10: Dossier de factures concernant les années 2007, 2009, 2011 et 2012 concernant des ventes de produits portant la marque «SMOKING».
Annexe 11: Cinq décisions rendues par l’Office espagnol des brevets et des marques et trois décisions rendues par l’EUIPO, datant de 2013 à 2017, admettant la notoriété et la renommée de la marque SMOKING.
Annexe 12: Certificat de l’Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (ANDEMA) – Association nationale pour la défense des marques, daté du 26/07/2019, confirmant le caractère renommé de la marque «SMOKING».
Annexe 13: Une attestation de la Leading Brands of Spain Association (AMRE par ses initiales en espagnol) confirmant la renommée de la marque «SMOKING», datée du 07/06/2019.
Annexe 14: Certificat délivré par M. Xavier Ribas Adroher, en sa qualité de représentant légal de Miquel y Costas signalisation Miquel, S.A., indiquant que le volume des ventes des produits identifiés sous la marque SMOKING de 2014 à 2018 a été considérablement élevé.
Annexe 15: Factures émises par la société AM indirects REYES publicaciones, S.A., concernant «ANNUAL ADVERTISING CAMPAIGN 2017 (3/3)», «LA BOUTIQUE DEL fumador (SMOKING)» et «PROFESSIONAL AWARDS 2019 La Boutique del fumador», concernant les années 2017 et 2019.

---

Décision sur l’opposition no B 3 164 090 Page sur 8 14
Annexe 16: Brochure de la Foire INTERTABAC Trade Fair tenue à Dortmund du 21 au 23 septembre 2018.
Annexe 17: Article paru dans le magazine TOBACCO JOURNAL INTERNATIONAL, daté de décembre 2017.
Annexe 18: Trois articles publiés dans le magazine spécialisé LA BOUTIQUE DEL fumador.
Annexe 19: Liste des marques SMOKING.
Annexe 20: Rapport Nielsen intitulé «usos Y ACTITUDES Sobre EL PAPEL DE liar EN ARGENTINA» (Utilisation et attitudes envers du papier roulant en Argentine).
Annexe 21: Rapport Nielsen intitulé «usos Y ACTITUDES Sobre EL PAPEL DE liar EN CHILE» (Utilisation et attitudes envers le papier roulant au Chili).
Annexe 22: Facture émise par la société A.C. NIELSEN COMPANY, S.L. du 31 juillet 2018 concernant la préparation du rapport NIELSEN intitulé «usos Y ACTITUDES sobre EL PAPEL DE liar EN ARGENTINA» (utilisation et attitudes à l’égard du papier roulant en Argentine).
Annexe 23: Extrait du registre du commerce de Barcelone concernant la société MIQUEL Y COSTAS indirects MIQUEL, S.A.
Annexe 24: Notification de la carte d’accréditation relative à l’identification fiscale NUMBER (NIF).
.
Annexe 25: Catalogue général pour l’Espagne des produits commercialisés sous les marques «SMOKING».
Annexe 26: Catalogue général pour le Portugal des produits commercialisés sous les marques «SMOKING».
Annexe 27: Des brochures des différents produits vendus avec les marques «SMOKING».
Annexe 28: Photographie d’un carnets portant la marque «SMOKING» et de l’emballage des différents produits vendus sous les marques «SMOKING»
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif élevé et une renommée par leur usage sur le marché en Espagne et en rapport avec les «papiersgommés pour rouler des cigarettes; articles pour fumeurs; allumettes» et «papier àrouler à cigarettes, livres de papier à rouler de cigarettes; briquets pour fumeurs; tubes à cigarettes, filtres pour cigarettes; articles pour fumeurs compris dans la classe 34. Les factures, les certificats d’associations espagnoles liées aux marques, le matériel publicitaire et promotionnel, couvrant plusieurs années, ainsi que les décisions rendues par l’Office espagnol des brevets et des marques et
par l’EUIPO attestent de la renommée des marques en Espagne.
L’une des marques antérieures est une marque de l’Union européenne. La division d’opposition considère qu’une renommée prouvée en Espagne signifie que la marque est

---

Décision sur l’opposition no B 3 164 090 Page sur 9 14
connue dans une partie substantielle de l’Union européenne par une partie significative du public. Par conséquent, l’opposante a prouvé que la marque de l’Union européenne antérieure jouissait également d’une renommée dans l’Union européenne. Néanmoins, en ce qui concerne ce dernier point, compte tenu du fait que, dans une partie du territoire, à savoir la partie anglophone du territoire, le mot «Smoking» est dépourvu de caractère distinctif pour les produits compris dans la classe 34 et que le caractère distinctif minimal de la marque antérieure découle uniquement de sa représentation figurative, la division d’opposition considère que la renommée prouvée pour la marque antérieure ne fait que renforcer le caractère distinctif de la marque antérieure à moyen.
En ce qui concerne la partie du public des signes antérieurs pour laquelle aucune association conceptuelle ne sera faite en ce qui concerne les produits renommés compris dans la classe 34, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme élevé.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les marques en cause sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel et faiblement similaires sur le plan phonétique. En outre, les produits en cause ont été considérés comme identiques. La division d’opposition a également conclu que les marques antérieures jouissaient d’une renommée dans l’Union européenne et en Espagne pour les produits compris dans la classe 34, qui sont liés au tabagisme. Néanmoins, la division d’opposition ne pense pas que cela soit suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les marques.
La division d’opposition considérera d’abord les consommateurs qui comprennent le mot «Smoking» comme l’acte de fumer, à savoir les consommateurs anglophones et les consommateurs qui connaissent l’expression «no Smoking». Le terme «fumage» désigne, comme il a déjà été démontré ci-dessus, l’action ou l’habitude de fumer des cigarettes, des cigares ou un tuyau. Le mot «smoking» est donc dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits compris dans la classe 34 pour ce public en particulier. Néanmoins, en raison de son aspect figuratif et de sa renommée des marques antérieures dans l’Union européenne, comme démontré ci-dessus, il a été conclu que les marques antérieures ont été portées à un degré moyen de caractère distinctif pour ces locuteurs en ce qui concerne les produits compris dans la classe 34. Dans ce scénario particulier, les consommateurs ne confondront pas les marques. Premièrement, compte tenu du fait que les marques antérieures véhiculent une signification en rapport avec les produits compris dans la classe 34 et que le signe contesté sera considéré comme ayant des significations différentes, puis comme non moins important, en raison de la structure globale complètement différente des signes, les consommateurs distingueront aisément les marques en raison de leurs différences visuelles, phonétiques et conceptuelles.
En ce qui concerne les autres consommateurs pour lesquels le mot «fumer» n’a pas de signification en rapport avec les produits pertinents, les marques antérieures véhiculent également une signification, à savoir celle de «Tuxedo», bien que «Tuxedo» ne signifie rien en rapport avec aucun des produits en cause. Même en tenant compte de la renommée des marques antérieures prouvée pour les produits compris dans la classe 34, il existe de nombreuses différences entre les marques qui excluent toute possibilité de confusion. Les signes n’ont été jugés similaires qu’à un très faible degré sur le plan visuel et faiblement similaires sur le plan phonétique. Les marques antérieures sont écrites en caractères stylisés et le signe contesté présente une structure globale complètement différente et plusieurs éléments par rapport aux marques antérieures qui ne contiennent qu’un seul élément. Sur le plan phonétique, malgré la possibilité qu’une partie du public ne le prononce

---

Décision sur l’opposition no B 3 164 090 Page sur 10 14
pas, la marque contestée commence par l’élément «N°1». Enfin, les marques véhiculent des concepts différents, un autre facteur qui pousse encore les marques à les distinguer.
En outre, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 34 pour lesquels l’opposante a prouvé l’existence d’une renommée, il convient de rappeler que, bien que les produits du tabac soient des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs à l’égard de la marque des cigarettes qu’ils fument, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention est présumé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Dans ces conditions, dans le cas des produits du tabac, un degré de similitude plus élevé entre les signes peut être nécessaire pour que la confusion se produise. La division d’opposition estime que le consommateur pertinent sera très conscient des différences entre les marques en cause. Cela vaut pour tous les consommateurs, qu’ils comprennent ou non les marques antérieures comme faisant référence à l’acte de fumer.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage sérieux produites par l’opposante.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
Enregistrement espagnol no 2 145 386 de la marque figurative pour du papier à cigarettes. livrets de papier pour cigarettes en classe 34.
Étant donné que cette marque est identique à celles qui ont été comparées et couvre une gamme plus restreinte de produits compris dans la classe 34, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été formée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits. En outre, bien que l’opposante revendique également un caractère distinctif accru pour cette marque, la division d’opposition a déjà procédé à une appréciation du caractère distinctif accru pour le même signe en ce qui concerne l’Espagne et pour les mêmes produits. Il convient également de signaler que l’opposante a déposé les mêmes preuves de renommée pour cette marque que celles qui ont été examinées ci-dessus.



RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no

---

Décision sur l’opposition no B 3 164 090 Page sur 11 14
M3 540 490 pour la marque figurative et l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 601 369 (figurative);
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver la renommée et le caractère distinctif élevé de la marque antérieure ont déjà été examinés ci-dessus au regard des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
b) Les signes

---

Décision sur l’opposition no B 3 164 090 Page sur 12 14
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, les marques antérieures sont renommées et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C- 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
La division d’opposition ne pense pas que les consommateurs établiront un lien entre les signes en cause. Bien qu’il existe certaines similitudes visuelles et phonétiques entre les signes, les marques antérieures ont une signification très claire, à savoir celle d’ «acte de fumage» ou de «Tuxedo», tandis que le signe contesté véhicule des significations différentes. Or, en vertu d’une jurisprudence constante, lorsque la signification de l’un au moins des deux signes en cause est claire et déterminée, de sorte qu’elle peut être saisie directement par le public pertinent, les différences conceptuelles relevées entre ces signes peuvent neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques qui existent entre eux. Face au signe contesté, la division d’opposition est convaincue que les consommateurs pertinents ne le confondront pas avec les marques antérieures étant donné qu’ils garderont une image mentale claire de la signification des signes antérieurs contre un autre signe, qui signifie quelque chose de différent, et en raison de la structure globale complètement différente de la marque contestée, qui, contrairement aux marques antérieures, qui ne sont composées que d’un seul élément verbal, contient plusieurs éléments figuratifs, plusieurs éléments verbaux et un élément numérique.

---

Décision sur l’opposition no B 3 164 090 Page sur 13 14
Bien que le degré de similitude requis pour établir un lien au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE puisse être inférieur à celui requis pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, les signes doivent néanmoins présenter un degré de similitude suffisant pour que la marque postérieure évoque la marque antérieure. Si les signes ne sont pas suffisamment similaires, la possibilité pour le consommateur de former un lien n’existera pas.
Comme indiqué ci-dessus, le signe contesté est suffisamment éloigné des marques antérieures pour empêcher la formation d’un lien.
Dans l’ensemble, la division d’opposition considère qu’il n’est pas plausible de conclure que le consommateur pertinent percevra un lien avec les marques antérieures lorsqu’il sera confronté au signe contesté, même si cela concerne les produits pour lesquels les signes antérieurs jouissent d’une renommée. En résumé, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes qui ont été exposées ci-dessus signifient que le signe contesté n’est pas susceptible d’avoir pour effet d’évoquer les marques antérieures dans l’esprit du consommateur pertinent.
Par conséquent, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent fasse une association mentale entre les signes en conflit, autrement dit qu’il établisse un «lien» entre eux. Dès lors, l’opposition est dénuée de fondement au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante: L’enregistrement de la marque espagnole no 2 145 386 pour la marque figurative
, enregistrée pour la même gamme ou plus restreinte de produits compris dans la classe 34. Les mêmes considérations que celles exposées ci-dessus dans le cadre de la comparaison des signes s’appliquent également à cette marque. Même à supposer que cette marque jouisse également d’une renommée, les raisons exposées ci-dessus dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un «lien» sont tout aussi valables et s’appliquent, mutatis mutandis, à cette autre marque antérieure. Par conséquent, la division d’opposition considère qu’aucun lien ne sera établi non plus en ce qui concerne cette autre marque et que, par conséquent, l’opposition doit également être rejetée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans la mesure où elle est fondée sur cette autre marque.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit dès lors être rejetée dans son intégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

---

Décision sur l’opposition no B 3 164 090 Page sur 14 14
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Ioana Moisescu Cristina CRESPO MOLTO Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.