DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 121 805
Havanna S.A., Avda. Santa Fé 3148, C1425 BGT Buenos Aires, Argentine (opposante), représentée par Despacho González-Bueno, S.L.P., Calle Gurtubay 4, 2° dcha., 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
SOHO Group Co., Ltd., 40 Sukhumvit Road SOI 11 (Chai Yot) Klong Toey NUA, Wattana, 10110 Bangkok, Thaïlande (demanderesse), représentée par Ufficio Brevetti Rapisardi S.r.l., Via Serbelloni 12, 20122 Milano (Italie) (représentant professionnel).
Le 30/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 121 805 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 202 908 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 202 908 (marque
figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 1 994 409 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Affaire renvoyée par les chambres de recours:

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Le 10/02/2022, la division d’opposition a rendu une décision qui a conduit au rejet de l’opposition en vertu de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, au motif que les éléments de preuve produits par l’opposante étaient insuffisants pour prouver que la marque antérieure faisait l’objet d’un usage sérieux.
La décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a statué dans l’affaire R 603/2022-5 le 01/03/2023. La chambre de recours a annulé la décision attaquée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.
En résumé, avec le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a produit, pour la première fois, d’autres éléments de preuve en réponse à la motivation de la décision attaquée et en complément des éléments de preuve produits devant la division d’opposition, qui visaient à démontrer que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux. La chambre de recours a considéré que les éléments de preuve supplémentaires produits par l’opposante pour la première fois au stade du recours étaient recevables.
De l’avis de la chambre de recours, une appréciation globale des éléments de preuve produits concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque antérieure indique que l’usage géographique limité du signe et l’absence de preuves objectives concernant un volume commercial pertinent sont contrebalancés par le fait que l’usage de la marque antérieure a été très régulier tout au long de la période pertinente, ce qui indique un usage effectif et sur le marché de la marque antérieure. En particulier, le fait que les billets semblent être continus dans le temps indique qu’il y a eu un effort de maintien d’une présence sur le marché et exclut que cet usage soit qualifié d’usage symbolique ou d’usage artificiel destiné uniquement au maintien de l’enregistrement d’une marque.
Par conséquent, la chambre de recours a considéré que l’usage sérieux de la marque antérieure a été démontré. Toutefois, uniquement pour les services suivants:
Classe 42: Services de restauration (alimentation); cafés, cafétérias, snack-bars.

Compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE soit intégralement tranchée par les deux instances de l’Office, la chambre de recours a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner afin d’examiner l’opposition sur la base de ces motifs, en tenant compte des conclusions de la chambre de recours concernant l’usage sérieux de la marque antérieure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
La division d’opposition observe que les services compris dans la classe 42 sur lesquels l’opposition était initialement fondée étaient les suivants: Services de restauration (alimentation); cafés, cafétérias, snack-bars, services de traiteurs − La fourniture de

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boissons alcooliques, à l’exception des bières, pour autant qu’elle ne soit pas aromatisée au rhum, est expressément exclue des services précités.

L’ expression en gras, placée à la fin de la liste des services de l’opposante, ne désigne pas un service en soi. Elle a plutôt un effet limité sur l’étendue de la protection de la liste des services compris dans la classe 42.
Il s’ensuit que les services sur lesquels l’opposition est fondée — et pour lesquels l’usage sérieux a été considéré comme démontré — sont les suivants:
Classe 42: Services de restauration (alimentation); cafés, cafétérias, snack-bars − La fourniture de boissons alcooliques, à l’exception des bières, pour autant qu’elle ne soit pas aromatisée au rhum, est expressément exclue des services précités.

Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Services de restaurants; services de bar; services de cafés; services de restauration [alimentation].
Les services de restauration contestés; services de bar; services de cafés; les services de restauration (alimentation) sont identiques aux services de restauration de l’opposante. − La fourniture de boissons alcooliques, à l’exception des bières, pour autant qu’elle ne soit pas aromatisée au rhum, est expressément exclue des services précités (enregistrée en classe 42 selon l’ancienne version de la classification de Nice pertinente qui correspond actuellement à la classe 43). En effet, les services de l’opposante chevauchent ou sont inclus dans les services contestés.

b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes

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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes peuvent véhiculer une signification notamment pour les consommateurs anglophones. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public;
Les éléments verbaux «HAVANNA» et «HAVANA» des signes seront perçus par les consommateurs pertinents comme la capitale de Cuba. La lettre supplémentaire «N» de l’élément verbal de la marque antérieure n’a aucune incidence pertinente étant donné que le public pertinent peut ne pas être familiarisé avec l’orthographe correcte d’Havana et qu’il n’existe aucune autre signification apparente pour «HAVANNA». Rien n’indique clairement et sans équivoque, dans l’esprit du consommateur moyen en cause, que la ville capitale de Cuba est liée aux services pertinents, qui sont liés à la fourniture de nourriture et de boissons [voir, par analogie, décision du 14/11/2013 — R 55/2013-1 — Havana Caffe» (marque fig.)/H Havanna). Par conséquent, tant «HAVANNA» que «HAVANA» possèdent un caractère distinctif moyen.
L’élément verbal «SOCIAL» du signe contesté véhiculera la signification de «se rapportant à des activités de loisirs impliquant la rencontre d’autres personnes» (informations extraites le 24/10/2023 du Collins à l’adresse suivante: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/social). Il s’ensuit que cet élément peut faire allusion à l’une des finalités générales des services en cause, à savoir passer du temps à d’autres personnes ou participer à des événements sociaux en établissement, tels que des restaurants et des bars. Par conséquent, elle conserve un caractère distinctif faible.
La marque antérieure comprend également un élément figuratif, placé au centre et contenant la lettre «H» représentée à l’intérieur d’un symbole héraldique comportant une couronne au-dessus de celle-ci. De tels éléments figuratifs ne sont pas particulièrement distinctifs. En particulier, la forme héraldique contenant la lettre «H» est plutôt standard, tandis que la couronne peut faire allusion à la «haute qualité» des services fournis.
Toutefois, la lettre «H», en l’absence de toute signification spécifique à elle seule, sera comprise comme une lettre initiale de «HAVANNA» située en dessous. Par conséquent, elle conserve également un caractère distinctif moyen.
Des fonds tels que ceux du signe contesté et le rectangle contenant l’élément verbal «HAVANNA» de la marque antérieure sont courants dans le commerce et servent simplement à mettre en valeur les informations qui y sont contenues, de sorte que les consommateurs ne leur attribuent généralement aucune signification commerciale

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(15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). En outre, les lignes horizontales du signe contesté sont un simple élément décoratif. Il s’ensuit que ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif.
La stylisation de l’élément verbal respectif des signes est plutôt standard et n’est pas particulièrement distinctive.
Enfin, la marque antérieure ne contient aucun élément pouvant être considéré comme plus dominant que les autres. En revanche, l’élément «HAVANA» du signe contesté est dominant par rapport à l’élément «SOCIAL», placé en position subordonnée et représenté en caractères plus petits.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «HAVAN * A» et diffèrent par la lettre supplémentaire «N» de la marque antérieure, par sa lettre «H» placée en haut et par l’élément verbal «SOCIAL» du signe contesté. Les signes diffèrent également par leurs éléments graphiques, couleurs et stylisations respectifs.
Par conséquent, et compte tenu des affirmations susmentionnées concernant le degré de caractère distinctif et dominant des éléments des signes, ceux-ci présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «HAVAN * A» et ne diffère légèrement que par le son de la marque antérieure de la lettre supplémentaire «N» et par celui de l’élément verbal «SOCIAL» du signe contesté. Enfin, il est peu probable que les consommateurs pertinents prononcent la lettre «H» de la marque antérieure, placée dans le symbole héraldique, étant donné qu’il s’agit simplement d’une simple répétition de la lettre initiale «H» de l’élément «HAVANNA».
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et le degré de caractère distinctif de leurs éléments respectifs. Les signes comparés coïncident par le concept de «Havana», la capitale de Cuba. À l’inverse, ils diffèrent par la signification de «social» et par celle d’un symbole héraldique comportant une couronne dont les deux, comme indiqué ci-dessus, présentent un caractère distinctif réduit. Il s’ensuit que les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments dépourvus de

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caractère distinctif ou d’un caractère distinctif réduit, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (voir, à cet effet, 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les services ont été jugés identiques. Ils s’adressent aux consommateurs moyens qui feront preuve d’un niveau d’attention moyen.
Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur le plan visuel, tandis qu’ils sont similaires à un degré élevé sur les plans phonétique et conceptuel. En particulier, l’élément dominant et le plus distinctif du signe contesté est essentiellement reproduit dans la marque antérieure, où il occupe une position distinctive autonome.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont clairement pas suffisantes pour neutraliser les similitudes appréciées entre eux. Par conséquent, le public pertinent, confronté aux signes en relation avec des services identiques, est susceptible de penser qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 994 409 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.

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La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martin MITURA Aldo Blasi Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.