Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2023, n° 003164335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003164335 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 164 335
Qontigo Index GmbH, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Allemagne (opposante), représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Daex GmbH, Donau-City-Straße 7/30th Floor, Dc Tower, 1220 Vienne, Autriche (demanderesse), représentée par Stadler Völkel Rechtsanwälte GmbH, Seilerstätte 24, 1010 Wien (Autriche) (représentant professionnel).
Le 11/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 164 335 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 577 811 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 577 811 «DAEX» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 937 821 «DAX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse n’a pas présenté la demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 164 335 Page sur 2 17
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 937 821;
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 14/10/2021. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment
Décision sur l’opposition no B 3 164 335 Page sur 3 17
de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Classe 9: Programmes informatiques liés aux services financiers et boursiers.
Classe 16: Produits de l’imprimerie, publications imprimées, tous les produits précités uniquement en rapport avec les services boursiers et les services financiers.
Classe 35: Collecte et systématisation d’informations et de données dans une base de données informatique.
Classe 36: Les affaires financières, notamment les services boursiers et les services boursiers électroniques; services bancaires, de compensation, de titres et/ou de courtage financier; cotation de cours boursiers; les indices de détermination, de calcul et d’édition des titres et contrats à terme officiellement cotés.
Classe 38: Télécommunications, à savoir réception, stockage et transmission d’informations et de données par voie électronique.
Classe 42: Programmation informatique et mise à jour de programmes informatiques; compilation de bases de données pour des tiers en rapport avec les services boursiers et financiers; location de temps d’accès à une base de données informatique et à des réseaux informatiques.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 9: Jetons utilitaires [logiciels]; jetons [logiciels]; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières; système de logiciels de multichaînes de blocs; logiciels pour les transferts de chaînes de blocs; logiciels pour solutions de chaînes de blocs; logiciels de commerce électronique et de paiement électronique; logiciels pour la technologie des chaînes de blocs; logiciels pour la technologie de la chaîne de blocs et la cryptomonnaie; logiciels pour le développement, la construction et l’exploitation d’applications de chaînes de blocs de consommateurs; logiciels pour le commerce électronique de devises virtuelles; logiciels, à savoir plateforme financière électronique qui intègrent de multiples types de paiements et de transactions de dettes dans un téléphone portable et un environnement web intégrés; logiciels pour la négociation de titres et d’actifs; logiciels de commerce de journée; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie; logiciels pour l’organisation de transactions en ligne; logiciels permettant de faciliter les transactions de paiement par voie électronique; applications mobiles.
Classe 35: Analyses et rapports statistiques; rédaction de rapports de projets commerciaux; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; présentation de produits financiers sur tout moyen de communication pour la vente au détail; compilation d’informations financières, titres, bourse, négociation et cotation, valeur index et autres informations sur les marchés financiers à des fins commerciales.
Classe 36: Services bancaires en ligne; services bancaires; services bancaires numériques; services financiers et monétaires, services bancaires; services d’informations, données, conseils et assistance financiers; services de financement et de financement; transferts et
Décision sur l’opposition no B 3 164 335 Page sur 4 17
transactions financières et services de paiement; transactions de placement avec outils de placement cryptomonnaie; consultation en matière financière; gestion de portefeuilles financiers; gestion d’actifs et de portefeuilles; fourniture d’informations financières dans le domaine de la gestion de portefeuilles; services financiers informatisés; transfert électronique de fonds; services d’opérations et de change de devises; réalisation de transactions financières; services financiers; agences pour l’échange d’opérations financières; services électroniques d’opérations financières; investissements financiers; services de finances personnelles; services financiers pour personnes physiques; services financiers pour entreprises; services financiers pour entreprises; mise à disposition de services financiers via un réseau informatique mondial ou Internet; services monétaires; services financiers via la chaîne de blocs; gestion financière via l’internet; affaires monétaires; change et transfert d’argent; négociation en ligne de devises en temps réel; services financiers fournis par le biais d’Internet; services de transfert de devises virtuelles; services de monnaie virtuelle; change de devises virtuelles; transactions financières par le biais de chaînes de blocs; transfert de devises; mise à disposition d’informations et d’analyses par le biais d’Internet dans le domaine des investissements financiers; échange de matières premières; échanges financiers; placement de fonds; services financiers en matière de titres; fourniture d’informations boursières/boursières; gestion d’actifs financiers; services de gestion d’actifs; gestion d’actifs; gestion d’actifs crypto; courtage de valeurs et d’actifs; services de comptes de courtage de titres; services de courtage liés à l’offre de titres; services de conseils financiers en matière de gestion d’actifs; gestion d’actifs financiers; gestion de titres; gestion de valeurs mobilières; services d’investissements en matière de valeurs mobilières; gestion de portefeuilles de titres; courtage en bourse; négociation de titres; courtage automatisé de titres; règlement de titres; services d’échange de titres; services de courtage de titres; services de négociation de titres; services d’investissement en titres; services de commerce de titres et de marchandises; services d’échange liés à l’négociation de matières premières et de titres; transfert électronique de devises virtuelles; émission de bons de valeur; services de jetons de réduction; émission et rachat de bons de valeur; émission de bons de valeur dans le cadre de programmes d’incitation; émission de bons de valeur pour récompenser la fidélité de la clientèle; émission de bons de valeur sous forme de bons cadeaux; émission de bons de valeur dans le cadre d’un programme d’adhésion à la clientèle; services d’épargne financière; services de paiement électronique; services de paiements financiers; services de paiement et de crédit; services de paiement électronique de porte-monnaie; traitement de paiements électroniques; transferts, transactions et services de paiement financiers; services de recherches financières.
Classe 42: Fourniture de services de recherche; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’analyse de données financières et la production de rapports; services de recherche technologique; stockage de données par l’intermédiaire de chaînes de blocs; authentification de données par le biais de chaînes de blocs; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne permettant de compléter les paiements électroniques; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels de gestion d’actifs numériques non téléchargeables; hébergement de plates-formes de transaction sur l’internet.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 19/07/2022, l’opposante a notamment produit les éléments de preuve suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 164 335 Page sur 5 17
Annexe 1: Fiche d’information de DAX Qontigo dans le cadre de ète tche Börse Group contenant les informations suivantes: «Dax Index trace les performances des 40 plus grandes entreprises figurant sur le marché réglementé Frankfurter Wertpapierbörse (FWB ®, la Bourse de Francfort) qui répondent à certaines exigences minimales de qualité et de rendement. La sélection des constituants repose sur une capitalisation flottée libre sur le marché. Dax est principalement calculé comme un indice de performance et est donc l’un des quelques principaux indices nationaux qui prennent également en compte les rendements de capitaux, reflétant ainsi pleinement la performance effective d’un investissement dans le portefeuille d’indices […] DAX est l’indice définissant le marché des capitaux propres allemand, il sert de base aux produits financiers (options, contrats à terme, ETFs, produits structurés) et à des fins d’évaluation comparative». Le document montre la performance de l’indice DAX entre janvier 2016 et janvier 2022.
Annexe 2: Impression du site web de l’opposante https://qontigo.com/products/dax- en/ fournissant des informations similaires à celles figurant à l’annexe 1;
Annexe 3: Une fiche d’information de l’opposante intitulée «DAX ESG Target», contenant les informations suivantes: «Le phare DAX Index est un indicateur fiable du marché des capitaux propres allemand depuis plus de 30 ans. DAX ESG Target Index fournit aux investisseurs une version durable du DAX […] L’indice représente 40 des plus grandes entreprises allemandes (30 entreprises jusqu’au 2021 septembre 20). Le document présente un tableau de performance de septembre 2012 à décembre 2021.
Annexe 4: De nombreux articles de presse allemande faisant référence à l’indice DAX de la bourse de Francfort de 2015 à 2021. Les articles traitent de l’activité et de l’évolution de l’indice DAX sur la base des événements politiques actuels et de l’activité économique mondiale, telles que les conséquences du Brexit, l’élection des présidents des États-Unis et de la France ou la faillite de la banque d’investissement américaine Lehman Brothers, avec mention des principales entreprises allemandes qui font partie de l’indice DAX. Dans certains articles, l’historique et l’évolution de l’indice sont expliqués et les connaissances du public à ce sujet sont révélées, par exemple:
«L’indice Dax souffre sur les craintes asiatiques. L'indice de marché boursier le plus important de l’Allemagne a continué de subir les effets d’un renforcement de la confiance en Asie le lundi, perdant environ quatre pour cent de sa valeur après une forte baisse du commerce avant la matinée» (24/08/2015) The Local; «Europe: Décline de stocks étant donné que l’indice DAX de l’Allemagne introduit une correction […] l’indice DAX de l’Allemagne a diminué de 1 %, même une Deutsche Bank AG a augmenté de 3,9 % après avoir déclaré John Cryan remplacer le directeur général» (09/06/2015) The Business Times; «Ici, comment vous pouvez acheter la DAX 30 […] et 3 raisons pour lesquelles vous ne dériez pas. Pour les investisseurs allemands, il n’y a probablement pas de groupe de stocks plus connu que le DAX 30. Les investisseurs allemands connaissent le DAX 30 parce qu’ils sont les plus grands — et, dans bien des cas, les meilleures — entreprises que l’Allemagne doit proposer. Les consommateurs, quant à eux, les connaissent pour des raisons très similaires. Que vous pensez à une voiture de luxe provenant de BMW, en lacant une nouvelle paire de chaussures de course Adidas, ou faire des opérations bancaires en ligne avec Commerzbank, vous pouvez trouver un grand nombre des entreprises que vous entrez au quotidien dans la DAX 30 […] Un fonds index est un fonds boursier qui détient tous les stocks d’un indice majeur tel que les États-Unis S assurance-maladie P 500, Japan ure’s Nikkei 225 ou, oui, les DAX 30 de l’Allemagne» (24/02/2015); «L’ indice DAX allemand est le
Décision sur l’opposition no B 3 164 335 Page sur 6 17
principal indicateur de la performance du prix des grandes entreprises allemandes cotées à la Bourse de Francfort et représente environ 80 % de la valeur de marché totale des actions allemandes […]. La DAX Index a été lancée le 30/12/1987 en utilisant un prix de départ de 1000. Ilest largement utilisé comme base pour les produits financiers, y compris les paris à tartiner, les CFD, les FAB, les indices boursiers, les contrats à terme et les contrats d’options, ainsi que les produits structurés. Parmi les entreprises incluses dans la DAX figurent des noms globalement reconnus comme Adidas, BMW, Lufthansa, Merck et Siemens» (10/11/2016) http://www.thearmchairtrader.com; «Les stocks européens ont été jetés en turmoil après le vote du pro-Brexit en Grande-Bretagne. Les analystes ont commencé à parler d’un autre vendredi Black, le numéro de référence allemand DAX 30 étant inférieur de 10 % après l’ouverture; […] Le DAX de l’Allemagne est haie hivernale de France, Ifo index '…' The DAX as Hero of the Century […]; «Covestro pour devenir membre DAX. Deutsche Boerse a décidé que Covestro sera incluse dans le principal indice boursier allemand DAX, en vigueur en
2018, déclenché par la règle de la mise à la main […] Patrick Thomas, PDG de Covestro AG, a déclaré: «nous sommes très heureux d’être admis à la DAX. Il s’agit d’une confirmation supplémentaire du développement réussi de notre entreprise ces dernières années et de l’attractivité de notre part. À l’avenir, Covestro gagnera donc davantage d’attention» (06/03/2018) https://press.covestro.com; «La puce bleue DAX de l’Allemagne comprendra 10 entreprises supplémentaires pour devenir la DAX-40. Les critères de sélection ont été modifiés de manière décisive. Les 10 nouveaux venus — dans l’ordre de leur valeur marchande — sont Airbus, Zalando, Siemens, Healthineers, HelloFresh, Symrise, Sartorios, Porsche
Automobile Holding, Brenntag, Puma et Qiagen» ( 2021) https://www.dw.com et des morceaux similaires dans https://www.ft.com, t3n pioneers numériques et https://www.foodingredientsfirst.com.
Annexe 5: Extraits du rapport financier de Deutsche Börse Group de 2017 et des rapports annuels de 2018 et de 2019.
Annexe 6: Graphiques sur le «développement mensuel de l’indice DAX de septembre 2013 à avril 2022» et sur le «développement annuel de l’indice DAX de 1996 à 2021» de la plateforme statistique «Statista».
Annexe 7: Des exemples d’articles sur le trentième anniversaire de l’indice DAX, datés de juillet 2018. Les articles expriment des avis tels que «extrêmement précieux. Le DAX est une réussite […] Le 1 1988 juillet, la valeur totale de toutes les entreprises DAX s’élevait à environ 100 milliards d’euros. La valeur actuelle est légèrement inférieure à 1,200 milliards d’euros. La capitalisation boursière a donc augmenté presque douze […] Le monde n’arrêtera pas la négociation, les entreprises continueront de réaliser des bénéfices et les investisseurs continueront d’acheter des actions https://unternehmen.union-investmen.de; «LeDAX» n’est pas seulement une mesure de la réussite de l’économie allemande, mais aussi une réussite elle-même […]» Au cours des 30 années, les rampes et les diminutions sur le marché boursier ont eu un nom avec l’indice boursier allemand (Dax). Les investisseurs qui ont toujours pari sur cet indice peuvent s’attendre à 8.5 bénéfices parfait par an» […] Like Dow Jones, la Dax suit également les résultats de 30 grandes entreprises» http://www.zdf.de; «Tout le monde connaît le panneau noir avec la courbe blanche de la télévision. Chaque soir, Dax se trouve à la lumière du spotlight. 30 ans après son introduction, l’indice de référence allemand est l’un des baromètres les plus importants du marché boursier au monde — et malgré certains inconvénients d’une réussite […] en règle générale, les investisseurs disposant d’un pouvoir de longue durée peuvent gagner bien. La télévision boursière et d’autres nouveaux médias ont transporté le Dax dans la salle vivante à domicile,
Décision sur l’opposition no B 3 164 335 Page sur 7 17
ce qui en fait un thermomètre clinique plus rapide pour le bien-être économique de la
République que prévu […] Les entreprises de Dax sont particulièrement populaires auprès d’investisseurs étrangers […] La majorité des parts de Dax sont détenues par des investisseurs professionnels http://www.businessinsider.de; «Le Stock Index Dax allemand est l’histoire des marchés des capitaux au cours des 30 dernières années […] la Dax n’est même pas l’indice boursier allemand le plus ancien, mais de loin le baromètre boursier le plus performant ici» https://xpress.db.com; «Dax, indice de sélection le plus important de Deutsche Borse, officiellement célébré son 30eanniversaire le lundi […] Le DAX est une institution – les investisseurs ont confiance dans ce dernier, les médias l’regardent. Toute personne qui croit que des entreprises allemandes y investissent. Il s’agit d’une sorte de nuancier pour l’économie allemande. Dax est également une réussite
[…] L’indice DAX est l’un des plus populaires pour les produits financiers dans le monde http://www.deutsche-boerse.com; «Les vols et croquis élevés font partie de l’histoire de l’indice boursier allemand le plus important […] La DAX est désormais l’indice boursier le plus connu de l’Allemagne et l’un des principaux indices mondiaux» http://www.brokervergleich.de.
Annexe 8: Des copies de divers articles de presse datant de 2013 et couvrant le vingt-cinquième anniversaire de l’index DAX non traduit.
Annexe 9: Décision rendue par la Cour fédérale allemande des brevets du 22/02/2005 reconnaissant le caractère notoirement connu des marques «DAX» en Allemagne pour la partie de la liste des services relative à la détermination, au calcul et à la publication d’un indice boursier; décision de la Cour fédérale allemande de justice du 30/04/2009 reconnaissant le caractère notoirement connu des marques «DAX» en Allemagne et décision rendue par l’Office allemand des brevets et des marques le 30/03/2022, avec des traductions partielles en anglais, reconnaissant la notoriété des marques «DAX» en Allemagne et dans l’Union européenne pour des services liés aux actions et aux indices tels que ceux pour lesquels les marques de l’opposition sont enregistrées dans la classe 36 («cotation boursière», «détermination, calcul et publication d’indices relatifs à
[…] titres et contrats futurs», «Bourse»).
La décision indique que la séquence de lettres «DAX» est l’abréviation de «Deutscher Aktienindex», également connue sous le nom de marque et qui figure même parmi les noms de marques dans le dictionnaire universel allemand, 8e édition 2015, mot-clé «DAX». Cet indice n’est pas seulement un «baromètre boursier», mais aussi un produit boursier (ensemble) de l’opposante, qui mesure et rend compte de la performance des 40 entreprises actuellement les plus grandes et les plus liquides sur le marché boursier allemand en ce qui concerne leur capitalisation boursière dans son ensemble. L’indice est déterminé avec un effort considérable selon un vaste ensemble de règles, présentées, mises à jour et publiées. L’exploitation économique repose, entre autres, sur la concession de licences, etc., par exemple, pour émettre des maisons et des investisseurs institutionnels, où l’opposante réalise des ventes considérables (voir mémoire du 2021 avril 22, page 10, point F., annexe 12) et une image externe qui va bien au-delà de cela. L’opposantesouligne à juste titre qu’en 2005, la Cour fédérale des brevets a jugé que la dénomination «DAX» était très connue dans le domaine des bourses de valeurs dans la zone de collision nationale pertinente (BPatG 33 W Pat) 74/03, GRUR 2006, 338 [340 f.] — DAX/DAX-Trail). L’opposante a suffisamment démontré la notoriété (continue) globale. En raison de la longue période d’usage et dans le contexte des rapports quotidiens marqués, notamment diffusés à la télévision, parfois à grande heure et avec affichage régulier de la «DAXBoard» de la Bourse de
Décision sur l’opposition no B 3 164 335 Page sur 8 17
Francfort, qui montre la désignation «DAX» suivie du ®», cela devrait également être évident.»
Annexe 10: Déclaration sous serment du directeur général de Qontigo Index GmbH, indiquant ce qui suit:
3. Les marques DAX sont utilisées par Qontigo Index GmbH et (précédemment) Deutsche Börse AG pour l’indice DAX, ce qui reflète les performances des 40 plus grandes et les plus grandes entreprises énumérées à la Bourse de Francfort (appelées «Chips Blue Chips»).
En raison de sa grande exactitude et de sa fiabilité, l’indice DAX, d’une part, sert de référence pour de nombreux instruments financiers et, d’autre part, constitue la base pour les instruments financiers de tous types, tels que les produits structurés, les fonds négociables en bourse, les fonds d’indices gérés passivement, les notes liées à l’indice, etc. L’indice DAX sert de base à ces produits.
À cette fin, les données respectives de l’indice DAX sont autorisées par Qontigo Index GmbH (et auparavant par Deutsche Börse AG) aux émetteurs de ces produits financiers ainsi qu’aux gestionnaires d’investissement et de nombreuses entreprises. En particulier, les émetteurs de produits financiers sont autorisés en vertu de la licence à intégrer le nom d’index protégé «DAX» au nom de leurs produits financiers sur la base de l’indice DAX. Les éditeurs connus, par exemple, d’ETFs à base de DAXsont Deutsche Bank, Commerzbank, iShares, Unicredit ou Deka (pour n’en citer que quelques-uns).
En raison de cette pratique de licence, Deutsche Börse AG et Qontigo Index GmbH, respectivement, avaient des revenus (de la licence) au cours des dernières années avec des clients situés en Allemagne et dans l’Union européenne, pour les montants suivants:
Annexe 11: Des impressions des sites web https://x.ki/imprint/ et www.firmenabc.at, ce dernier contenant des informations en contact avec la demanderesse.
Le 22/02/2023, après l’expiration du délai imparti, l’opposante a produit des preuves supplémentaires.
En l’espèce, la question de savoir si l’Office peut ou non exercer le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour tenir compte des éléments de preuve supplémentaires produits le 22/02/2023 peut rester en suspens, étant donné que les éléments de preuve produits dans le délai imparti sont suffisants pour prouver la renommée de la marque antérieure.
Appréciation des éléments de preuve
Décision sur l’opposition no B 3 164 335 Page sur 9 17
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une forte renommée dans l’Union européenne.
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connue sur le marché pertinent, comme l’attestent diverses sources indépendantes. La grande quantité de références dans la presse à son succès et les décisions des tribunaux allemands et de l’Office allemand des brevets et des marques montrent toutes sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent.
Le Tribunal a précisé que, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la renommée sur l’ensemble du territoire de l’un des États membres peut suffire. La Cour a rappelé qu’une marque de l’Union européenne doit être connue, dans une partie substantielle de la Communauté, par une fraction significative du public intéressé par les produits ou services couverts par ladite marque (06/10/2009, 301/07, Payment, EU:C:2009:611, § 29, 30). Toutefois, d’une manière générale, lors de l’analyse du caractère substantiel ou non de la partie correspondante du territoire, il sera nécessaire de tenir compte à la fois de la taille de la région géographique concernée et de la proportion de la population totale qui y vit, étant donné que les deux critères influencent l’importance globale du territoire concerné.
Il ressort clairement des éléments de preuve produits que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage prolongé et intensif et jouit d’une grande notoriété sur une partie importante du marché pertinent. En particulier, les appréciations de son succès dans de nombreux articles de presse et le fait que le signe représente l’indice qui inclut les grandes entreprises cotées à la Bourse de Francfort démontrent son expérience exceptionnelle, comme il est reconnu au moins pour la partie allemande du public pertinent. En raison de la taille de l’Allemagne, de la proportion de la population totale qui y vit et du poids des entreprises allemandes dans l’économie de l’Union européenne, il est considéré que le marché allemand est suffisamment grand et constitue une part significative du public de l’Union européenne.
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque jouit d’une renommée pour tous les produits et services pour lesquels une renommée a été revendiquée. Les éléments de preuve concernent principalement les affaires financières, à savoir les services boursiers et les services électroniques boursiers; cotation de cours boursiers; déterminer, calculer et éditer des indices relatifs aux titres et contrats à terme officiellement cotés en classe 36, alors qu’il n’y a pas ou peu de référence aux produits et services restants.
b) Les signes
DAX DAEX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
Décision sur l’opposition no B 3 164 335 Page sur 10 17
en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de préjudice, pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne, est suffisant pour rejeter la demande contestée. Étant donné que la renommée a été démontrée principalement en Allemagne, l’analyse ci-dessous porte sur le public allemand.
Bien que l’élément verbal de la marque antérieure «DAX» en tant que tel ne soit pas un mot allemand, il sera associé par le public analysé à l’acronyme des mots allemands «Deutscher Aktienindex» en raison de la renommée des marques de l’opposante, comme le reconnaissent les parties. En outre, elle fait référence à l’ «indicateur de performance des 40 stocks allemands les plus importants» (informations extraites du dictionnaire allemand Duden le 04/07/2023 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/DAX où il apparaît comme une marque enregistrée). Dès lors, il possède en tant que tel un caractère distinctif intrinsèque normal.
L’élément verbal «DAEX» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent. Dès lors, il présente un degré normal de caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «DA * X». Ils diffèrent toutefois par la troisième lettre «E» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, malgré le fait que les signes sont relativement courts, comme l’a souligné la demanderesse, étant donné que la seule lettre différente figure au milieu du signe contesté, où elle peut facilement passer inaperçue aux yeux du public, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «DA * X». La prononciation diffère par le son de la lettre «E» du signe contesté et par le fait que la marque antérieure se prononce en une seule syllabe tandis que le signe contesté se prononce en deux syllabes.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent associe la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, à l’indicateur de performance des 40 stocks allemands les plus importants, l’autre signe n’a aucune signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Décision sur l’opposition no B 3 164 335 Page sur 11 17
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure (sur les plans visuel et phonétique à un degré supérieur à la moyenne). Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Les signes en cause présentent un degré élevé de similitude visuelle, un degré de similitude au moins supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
La demanderesse fait valoir que, dans la mesure où les marques en conflit ont une signification claire et déterminée qui peut être saisie immédiatement, les différences conceptuelles entre les marques empêchent également tout lien possible entre elles et renvoie à l’arrêt du 21/01/2010, T-309/08, G Stor, EU:T:2010:22, § 25-36. Toutefois, il convient de noter que les signes en conflit dans l’arrêt précité ne sont pas comparables aux signes du cas d’espèce. Dans l’affaire citée, le Tribunal a considéré que les différences visuelles importantes entre les signes avaient pour effet de conférer aux marques en conflit une impression visuelle d’ensemble différente en dépit de la présence de certaines lettres en commun; sur le plan phonétique, il existerait une similitude assez étroite entre les marques et une différence conceptuelle dans la mesure où les marques antérieures auraient une signification claire dans l’ensemble de la Communauté, tandis que la marque demandée aurait une signification différente pour une partie du public pertinent ou serait dépourvue de signification. Toutes ces constatations ont conduit à considérer que les différences conceptuelles entre les signes en conflit dans cet arrêt étaient de nature à neutraliser leur similitude phonétique, ce qui était renforcé par le fait qu’il existait également des différences visuelles significatives entre les marques. Par conséquent, il a été conclu que les différences
Décision sur l’opposition no B 3 164 335 Page sur 12 17
visuelles et conceptuelles entre les marques empêchaient toute hypothèse d’un éventuel lien entre elles.
Selon une jurisprudence constante, lorsque la signification de l’un au moins des deux signes en cause est claire et déterminée, de sorte qu’elle peut être saisie immédiatement par le public pertinent, les différences conceptuelles relevées entre ces signes peuvent neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques existant entre eux (arrêt du Tribunal du 2006 juin-643, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, 361/04-P, non encore publié au Recueil, point 20; Philips- Van-Heusen / OHMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), 292/01, Rec. p.-II- 4335, point 54; et du Tribunal-du 2004 juin-1739, Ruiz-Picasso e.a./OHMI — DaimlerChrysler (PICARO) (185/02, non encore publié au Recueil, point 56). Toutefois, ce n’est que dans des cas exceptionnels que cette dissemblance conceptuelle compense la similitude visuelle et phonétique entre les signes qui a conduit à la conclusion que les signes ne sont pas similaires. Plus généralement, la dissemblance conceptuelle n’entraîne pas une neutralisation. En outre, même si au moins l’un des signes a une signification claire et déterminée qui pourrait être saisie immédiatement par l’ensemble du public pertinent, la similitude visuelle ou phonétique peut être si élevée que les différences conceptuelles qui en résultent ne sauraient être compensées (13/04/2005, T-353/02, INTESA/INTEA, EU:T:2005:124, § 34).
En l’espèce, la différence conceptuelle résidant dans la signification associée à la marque antérieure ne neutralise pas le degré élevé de similitude visuelle et le degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne entre les signes qui rend les signes facilement confondus en ce qui concerne des produits et services qui appartiennent au même marché ou à des marchés apparentés. Par conséquent, l’argument de la demanderesse doit être rejeté.
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque et jouit d’une forte renommée en rapport avec les affaires financières, à savoir les services de Bourse et de bourses électroniques; cotation de cours boursiers; d’indices de détermination, de calcul et d’édition en rapport avec les titres et contrats à terme officiellement cotés en classe 36.
Les produits et services contestés relèvent des classes 9, 35, 36 et 42.
Les produits contestés compris dans la classe 9 sont essentiellement des logiciels liés à des transactions financières, y compris la technologie des chaînes de blocs, des tokens et des applications cryptomonétaires et mobiles, et les services contestés compris dans la classe 42 consistent en des services de recherche, y compris ceux qui sont technologiques, à l’ utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, y compris pour des questions financières, le stockage et l’authentification de données par le biais de chaînes de blocs et l’hébergement de plates-formes de transaction sur l’internet. C’est un fait que, de nos jours, en raison des évolutions rapides dans le domaine des technologies de l’information, et notamment de l’importance croissante de l’internet, les marchés financiers utilisent des équipements et des outils technologiques tels que les logiciels et les services informatiques pour être interconnectés et effectuer tous types de transactions de la façon la plus rapide et la plus souple possible pour assurer une réponse efficace et fiable aux investisseurs. Les logiciels et applications mobiles sont utilisés en lien étroit avec les affaires financières de l’opposante, à savoir les services boursiers et les services électroniques boursiers; cotation de cours boursiers; la détermination, le calcul et l’édition d’indices relatifs aux titres et contrats à terme officiellement cotés parce qu’ils sont, ou peuvent être, absolument nécessaires à la prestation des services respectifs et sont indispensables, du point de vue de l’utilisateur, pour y accéder. En outre, les services informatiques, tels que l’utilisation de logiciels non téléchargeables, le stockage et l’authentification de données par le biais d’une chaîne de blocs, et l’hébergement de plates-formes de transaction sur l’internet, sont des outils qui sont actuellement utilisés ou constituent une future alternative pour soutenir la
Décision sur l’opposition no B 3 164 335 Page sur 13 17
réalisation des services de l’opposante. Par conséquent, les produits et services contestés permettent d’accéder aux services de l’opposante ou leur permettent de fournir ces services.
Les servicescontestés compris dans la classe 35 sont des analyses et rapports statistiques, y compris pour les entreprises, mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services, présentation de produits financiers pour la vente au détail, compilation de titres financiers, constitution de valeurs boursières, commerce et cotation, valeur d’indice et autres informations sur les marchés financiers à des fins commerciales. Il s’agit de services fournis pour aider à l’exécution de décisions commerciales ou à la réalisation d’opérations commerciales et sont clairement liés aux affaires financières de l’opposante, à savoir les services de bourse et de bourse électroniques; cotation de cours boursiers; les indices de détermination, de calcul et d’édition des titres et contrats à terme officiellement cotés. Les services contestés liés à l’analyse et à l’établissement de rapports statistiques sont essentiels pour lesindices de calcul des indices de l’opposanterelatifs aux titres et contrats à terme officiellement cotés, à la fourniture d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs et à la présentation de produits financiers destinés à la vente au détail, et lesservicesdecompilation de valeurs financières, de bourse, de commerce et de cotation contestés, de valeur d’indice et d’autres informations sur le marché financier à des fins commerciales sont des outils d’aide pour l’utilisateur des servicesboursiersde l’opposante.
Les services contestés antérieurs compris dans la classe 36 concernent le domaine des services bancaires et financiers, en particulier les services d’échange, de négociation et de courtage financier et les informations y afférentes. En tant que tels, ils appartiennent au même domaine financier que celui de la marque de l’opposante. Certains de ces services sont identiques dans la mesure où les services contestés incluent ou chevauchent les services renommés d’ affaires financières de l’opposante, à savoir les services de bourse et de bourse électroniques tels que les services financiers contestés et la fourniture d’informations boursières/boursières. Les autres services contestés sont au moins similaires aux services renommés de l’opposante étant donné qu’ils ont la même nature et coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les produits et services en cause appartiennent aux mêmes secteurs économiques ou, à tout le moins, à des secteurs économiques connexes et peuvent être proposés par les mêmes prestataires ou, comme dans le cas de certains des services contestés, normalement utilisés en rapport avec les services de l’opposante. En outre, les utilisateurs de ces produits et services peuvent se chevaucher. Par conséquent, il est raisonnable de supposer que l’opposante peut s’étendre à la fourniture de produits et services supplémentaires et connexes, comme, par exemple, ceux compris dans les classes 9, 35, 36 et 42.
Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents en Allemagne l’associeront probablement à la marque antérieure, c’est-à-dire établir un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T- 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
Décision sur l’opposition no B 3 164 335 Page sur 14 17
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante fonde sa demande sur les éléments suivants:
Compte tenu de la renommée des marques de l’opposante et de la proximité entre les produits et services en cause, l’élément commun «DA-X» du signe contesté évoquera dans l’esprit des consommateurs les marques de l’opposante «DAX» ainsi que l’image de marque que la renommée suppose. Il est évident que la demanderesse a choisi une marque pour ses services qui contient l’élément distinctif «DAX» et est, dès lors, similaire au point de prêter à confusion avec les marques de l’opposante, afin de susciter une attention qu’elle ne recevrait sinon pas.
Lorsqu’ils verront le signe contesté «DAEX» en rapport avec des services financiers, en particulier des services d’échange de biens numériques, les consommateurs créeront inévitablement un lien fictif entre les services proposés par la demanderesse et les marques antérieures notoirement connues «DAX» de l’opposante, ainsi que les services fournis en vertu de ce dernier. Ils transfèrent automatiquement l’image positive de la marque qu’ils associent aux marques de l’opposante «DAX» sur le signe contesté. Par conséquent, les consommateurs seront plus susceptibles d’utiliser les services proposés sous le signe contesté en raison de sa similitude avec la marque renommée «DAX». Ils pourraient même penser que l’opposante propose aujourd’hui soit des services d’échange d’actifs
Décision sur l’opposition no B 3 164 335 Page sur 15 17
numériques, soit un nouvel indice destiné aux échanges cryptographiques ou aux crypto-monnaies.
Par conséquent, le signe contesté se place dans le sillage des marques de l’opposante, bénéficie indûment du pouvoir d’attraction des marques de l’opposante et des efforts de marketing déployés par l’opposante pour créer et maintenir leur image. Par conséquent, le signe contesté est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée des marques de l’opposante.
Lors de l’appréciation du profit indu, l’intention du demandeur n’est pas un facteur pertinent. Le profit indu ne nécessite pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter le goodwill attaché à la marque d’autrui. La notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» (19/06/2008, T 93/06-, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007,-T 215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008,-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 46).
Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (10/05/2007, 47/06-, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53, confirmé, sur pourvoi, par 12/03/2009,-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146; voir également 23/10/2003, 408/01-, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, 552/09-P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Il convient de garder à l’esprit que l’ article 8, paragraphe 5, du RMUE protège les marques antérieures renommées en cas d’association ou de confusion qui n’a pas nécessairement trait à l’origine commerciale des produits/services. L’article 8, paragraphe 5, du RMUE protège les efforts soutenus et les investissements financiers consentis pour la création et la promotion de marques pour autant qu’elles acquièrent une renommée, en protégeant ces marques contre des marques postérieures similaires portant préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou en tirant indûment profit.
À ce stade, il convient également de rappeler que le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque. En effet, lorsqu’il est prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’usage qui pourrait être fait de la marque contestée, le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu d’en attendre la réalisation effective pour pouvoir s’opposer à la marque. Le titulaire de la marque antérieure doit établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur et une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre
Décision sur l’opposition no B 3 164 335 Page sur 16 17
circonstance de l’espèce (10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 54, confirmé sur pourvoi 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146; 16/04/2008, T-181/05, CITI, EU:T:2008:112, § 78; 14/11/2013, C-383/12 P, Représentation d’une tête de loup, EU:C:2013:741, § 42-43).
Compte tenu des conclusions formulées dans les sections précédentes de cette décision, il est clair que la marque de l’Union européenne antérieure jouit d’une renommée en rapport avec les affaires financières, à savoir les services de Bourse et de bourses électroniques; cotation de cours boursiers; d’indices de détermination, de calcul et d’édition en rapport avec les titres et contrats à terme officiellement cotés en classe 36. Cela est notamment prouvé par de nombreux articles de presse et la présence de la marque antérieure dans les médias numériques. Les marques en conflit présentent un degré considérable de similitude entre elles et les produits et services protégés appartiennent au même marché ou à des marchés connexes. Par conséquent, il existe un «lien» entre les signes, comme indiqué ci-dessus.
En outre, il ressort clairement des éléments de preuve que la marque de l’Union européenne antérieure est associée à une image de sérieux, de solidité, de fiabilité et de profit pour ses utilisateurs, qui sont principalement des investisseurs.
Le risque de profit indu englobe les cas d’exploitation manifeste ou de parasitisme d’une marque renommée, à savoir le risque de transfert de l’image de la marque renommée ou des caractéristiques projetées par celle-ci aux produits et services couverts par la marque postérieure, facilitant ainsi leur commercialisation par association avec la marque antérieure renommée.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition approuve les arguments de l’opposante et considère qu’un transfert des associations positives projetées par l’image de la marque antérieure est très possible en l’espèce et qu’une partie substantielle des consommateurs peut décider de se tourner vers les produits et services de la demanderesse compris dans les classes 9, 35, 36 et 42 en pensant que le signe contesté est en quelque sorte lié à la marque renommée de l’opposante, détournant ainsi son pouvoir d’attraction et sa valeur publicitaire. Cela peut stimuler les ventes des produits et services de la demanderesse dans une mesure qui peut être exagérément élevée par rapport à l’importance de son propre investissement promotionnel et donc conduire à la situation inacceptable dans laquelle le demandeur est autorisé à tirer un «parasitisme» des investissements réalisés par l’opposante pour promouvoir et renforcer le goodwill de sa marque.
Par conséquent, la division d’opposition considère qu’il existe une forte probabilité que l’usage sans juste motif de la marque contestée pour les produits et services contestés susmentionnés puisse acquérir un avantage indu et entraîner un parasitisme, c’est-à-dire qu’il soit susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure.
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure du point de vue du public pertinent en Allemagne. Comme indiqué ci-dessus, un risque de préjudice, pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne, suffit pour rejeter la demande contestée.
e) Conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 164 335 Page sur 17 17
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée, ni le reste de la revendication d’une famille de marques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Valeria ANCHINI Félix Ortuño LÓPEZ MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Consommateur
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Vêtement ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Environnement ·
- Article d'habillement ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Éléments de preuve ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Risque ·
- Similitude
- Jus de fruit ·
- Vente en gros ·
- Réseau informatique ·
- Classes ·
- Boisson alcoolisée ·
- Sirop ·
- Service ·
- Lait ·
- Lait boisson ·
- Jus de légume
- Compléments alimentaires ·
- Produit ·
- Minéral ·
- Service ·
- Cosmétique ·
- Vente au détail ·
- Distinctif ·
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Manutention ·
- Machine ·
- Chargement ·
- Marque ·
- Appareil de levage ·
- Industrie du verre ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Produit ·
- Conteneur
- Extraction ·
- Marque ·
- Scientifique ·
- Chercheur ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Nullité ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Tabac ·
- Pertinent ·
- Croatie ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Public ·
- Degré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Produit cosmétique ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Usage ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Vin ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Preuve ·
- Éléments de preuve
- Marque antérieure ·
- Abonnés ·
- Service ·
- Site web ·
- Télécommunication ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Internet ·
- Distinctif ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.