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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2024, n° 003184844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003184844 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 184 844
FREE, 8, rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Coursin Charlier Avocats, 49 rue Galilée, 75116 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Freen OÜ, Arenduse tn 6, 30328 Kohtla-järve, Estonie (demanderesse), représentée par Patendibüroo Turvaja OÜ, Liivalaia 22, 10118 Tallinn (Estonie).
Le 26/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 184 844 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Équipements informatiques pour éoliennes, éoliennes, éoliennes et autres machines à vent, y compris équipements développés pour la mise à niveau et l’amélioration des équipements électriques, électroniques et informatiques existants pour les éoliennes; équipements de microprocesseur pour le contrôle et la surveillance de la tension, de la fréquence, des conditions de la phase, de la vitesse de rotor, de l’efficacité et de l’épaisseur des plaquettes de freins, de la température, du vent et de la vitesse du vent; logiciels pour l’exploitation, le contrôle et la maintenance des éoliennes et éoliennes ainsi que des logiciels développés pour améliorer la performance des éoliennes et des éoliennes, y compris les logiciels pour le contrôle de la lubrification du mécanisme de griffes et pour le contrôle des bacs à gouttes et des gouttières de pluie; équipement informatique (matériel et logiciels) pour la protection des animaux, en particulier le bac; piles solaires; piles solaires rechargeables; piles solaires à usage domestique.
Classe 37: Installation, réparation, entretien, révision et mise à niveau de matériel informatique destiné au fonctionnement des éoliennes et éoliennes.
Classe 42: Installation, mise en œuvre, personnalisation et mise à jour de logiciels, y compris pour l’utilisation en rapport avec les éoliennes, l’énergie éolienne et les centrales hybrides et d’autres centrales d’énergie renouvelable; recherche, développement et conception de logiciels et de systèmes informatiques de contrôle, d’acquisition et de traitement de données provenant d’éoliennes et de centrales éoliennes, ainsi que d’installations pour d’autres sources d’énergie renouvelable.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 750 495 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
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Le 13/12/2022, l’opposante a formé opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 750 495 «FREEN» (marque verbale), à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 9, 37 et 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque française no 3 679 804 «FREE» (marque verbale), pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposition est également fondée sur deux autres enregistrements de marques, pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ainsi que sur trois signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires en France, pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque française no 3 679 804 «FREE» (marque verbale). L’opposante a revendiqué une renommée en France pour des produits et services compris dans les classes 9 et 38.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment de la question de savoir si les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, si, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne ou, si la marque antérieure est utilisée, si la marque antérieure est renommée dans l’Union européenne ou bien avec une marque nationale contestée.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL, EU:T:2010:529; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
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a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée en France pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et le processus du son, des images ou des données; appareils et équipements de télécommunication et de communication pour la téléphonie, la radio, le télématique; modems.
Classe 38: Télécommunications, services de communication; communications téléphoniques; fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques; services de radiotéléphonie mobile; diffusion et fourniture d’émissions télévisées sur tout moyen de communication.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 19/08/2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée en France avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services susmentionnés pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée.
Le 18/05/2023, l’opposante a produit, entre autres, les éléments de preuve suivants:
Le grand nombre d’extraits de presse publiés dans, par exemple, L’ INTERNAUTE, Le Figaro, CB News Communication, Le Journal du Net, vote Vie Micro ( SVM), Le Revenu, Presence PC, Management, Internet en Action, L’OMPI, l’internet et l’Echat, La Tribune, SATELLIFAX, la Libération, Reuters , 01, Net Presence PC , TF1.FR, L’ Autriche, La Haye, M.
Un article de JDN Journal du Net, daté du 03/06/2013, intitulé «Broadband and very broadband parts de marché en France», qui indique:
[o] Le 31er mars 2013, Orange est le premier opérateur du marché de l’internet à haut débit et à très haut débit avec 41,1 % des abonnements (9.9 millions d’abonnés). FREE (22,54 %, 5.46 millions d’abonnés), SFR (21,2 %, 5.13 millions d’abonnés) et Bouygues (7,81 %, 1.89 millions d’abonnés) sont les suivants.
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Le graphique ci-dessous illustre ces chiffres:
Un article de l’ application humaine, datant de 2021, intitulé: «Rapportde la branche des communications»(traduit «Rapport de l’industrie des télécommunications»), indiquant:
[a] À la fin de 2020, Orange détenait 39 % du marché de détail du haut débit, en baisse très légèrement d’une année sur l’autre (39,2 % à la fin de 2019). Ses principaux concurrents sont FREE et SFR (21,9 % et 21,2 % de parts de marché pour les deux). Bouygues Telecom, qui est entrée sur le marché en 2009, a connu une croissance très rapide, attirant 4.2 millions de clients (13,7 % de parts de marché à fin 2020). Les quatre principaux acteurs détiennent près de 96 % de la base des abonnés français à large bande et à large bande.
Le graphique ci-dessous illustre ces chiffres:
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Un autre diagramme du même article illustre qu’à la fin de 2020, «FREE» était toujours numéro 2 dans le classement, après «ORANGE» et avant «SFR» et «BOUYGUES TELECOM»:
Un article de JDN Journal du Net, daté du 04/04/2019, indiquant que «[l] es parts de marché des opérateurs en réseau à haut débit et à très haut débit à la fin de l’année 2018» et que:
[a] fin 2018, ORANGE est de loin le premier opérateur sur le marché de l’internet à haut débit et à très haut débit, avec 42,1 % des parts de marché (11.71 milliards d’abonnés). Suivez «FREE» (23,1 %, 6.43 milliards d’abonnés, SFR (21,5 %, 5.99 milliards d’abonnés) et BOUYGUES TELECOM (13,23 %, 3.67 milliards d’abonnés).
Le graphique ci-dessous illustre ces chiffres:
Communiqué de presse d’Iliad (une filiale de Free Mobile), daté du 28/02/2013, intitulé «2012 Free revolutionis téléphonie mobile. Postes de groupe enregistrent une croissance», indiquant:
5.2 millions d’abonnés mobiles — près de 8 % du marché français de la téléphonie mobile — ont souscrit en moins d’un an, un gain net de 515 000 abonnés à large bande, soit environ un des deux nouveaux abonnés, des revenus du groupe de 3 153 millions d’EUR, une augmentation de près de
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50 % et la croissance de notre entreprise fixe: + 9 % sur l’ensemble de l’année, et + 12 % au seul 4e trimestre.
Un communiqué de presse d’Iliad sur «FREE», daté du 10/03/2014, indiquant ce qui suit:
13.7 millions d’abonnés (ligne fixe et mobile), les revenus gagnants de près de 19 % à plus de 3.7 milliards d’EUR, EBITDA de 31 %, plus de 1.2 milliards d’EUR, le bénéfice pour la période allant de 42 % à 265 millions d’EUR, les recettes reinvesties en 2013, ce qui représente le plus grand programme de dépenses en capital dans le secteur.
Un communiqué de presse d’Iliad sur «FREE», daté du 12/03/2015, indiquant ce qui suit:
16 millions d’abonnés (ligne fixe et mobile), entreprises mobiles: Une part de marché de 15 % à peine trois ans après son lancement, des recettes de 4.2 milliards d’euros, surmontant la note de 4 milliards d’EUR pour la première fois dans l’histoire du groupe — un an avant son objectif initial, une année record pour le déploiement du réseau, avec plus de 1 900 nouveaux sites mis en service, lui conférant un taux de couverture mobile 3G de 75 % de la population française, a vendu des résultats financiers: L’EBITDA peut atteindre 7 % à 1.3 milliards d’EUR, et un record de 737 millions d’EUR dans Free Cash Flow provenant des opérations ADSL.
Un communiqué de presse d’Iliad’sur «FREE», daté du 10/03/2016, dans lequel il est indiqué ce qui suit:
[près] 2 millions de nouveaux abonnés en 2015, activité mobile: 17 % de part de marché juste quatre ans après le lancement, soit une augmentation de 7,4 % des recettes des services, une augmentation du rythme des déploiement de réseaux ultra-fast: près de 1.5 millions de prises FTTH connectables et plus de sites 5 600 4G, un portefeuille de fréquences renforcé, avec 10 MHz supplémentaires dans la bande 700 MHz et 15 MHz dans la bande 1 800 MHz, un modèle de croissance économique: L’EBITDA peut atteindre 16 % à 1.5 milliards d’euros et le bénéfice pour la période allant de 20 % à millions d’EUR.
Un communiqué de presse d’Iliad sur «FREE», daté du 07/03/2017, indiquant ce qui suit:
[une] performance commerciale remarquable: FREE devient le principal opérateur alternatif de haut débit et ultra-fast Broadband en avance sur SFR et reste le principal recruteur d’abonnés mobiles pour le 20e trimestre de la ligne, déployant des réseaux ultra-fast: 4.4 millions de prises FTTH connectables et 310 000 abonnés de fin 2016, plus de 2 400 3G sites mobiles mis en place au cours de l’année, ce qui permet de respecter l’engagement de 90 % de couverture 3G de près d’un an à l’avance, des recettes et des bénéfices considérables, respectivement de 7 % et de 20 %, 4e opérateur de téléphonie mobile: perspectives de croissance prometteuses en Italie, objectifs ambitieux pour le déploiement du haut débit ultraléger sur les marchés terrestres et mobiles et perspectives d’une génération élevée de liquidités d’ici à 2020.
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Un communiqué de presse d’Iliad sur FREE, daté du 18/05/2017, intitulé «Les revenus du premier trimestre 2017», indiquant ce qui suit:
[premier] -trimestre des recettes de près de 7 % à 1 224 millions d’EUR, 300 000 nouveaux abonnés terrestres et mobiles au cours du trimestre — premier recruteur d’abonnés mobiles en France pour le 21er trimestre consécutif, accélération des connexions FTTH avec environ 60 000 nouveaux abonnés de fibres au cours de la période — Le nombre de francs français est deux opérateurs de FTTH, 6.3 millions d’abonnés 4G avec un usage mensuel moyen de 6 GB par abonnés — At mars 31, 2017 le réseau 4G couvre plus de 80 % de la population française.
Un communiqué de presse d’Iliad sur «FREE», daté du 13/03/2018, intitulé «Les abonnés gratuits au-dessus de la marque 20 millions d’abonnés. Transition vers des réseaux ultrarégers engagés fermement», affirmant ce qui suit:
affaires [mobiles]: une représentation commerciale dans une classe propre. FREE Mobile est le principal recruteur d’abonnés mobiles en France pour la sixième année consécutive, avec près d’un million d’ajouts nets en 2027, activité fixe: Gratuit se positionne en tant que principal opérateur alternatif du pays, avec 6.5 millions d’abonnés (dont 556 000 abonnés en fibre de fibres). Près de 250 000 nouveaux abonnés en fibre de fibres en 2017, commerce mobile: une année record avec près de
3 700 nouveaux sites mobiles. Un réseau 4G qui couvre désormais 86 % de la population française (couverture 3G de 94 %), le succès continu de la
4G: 60 % des abonnés utilisent la 4G, avec une utilisation moyenne de données mensuelles parmi les plus élevées en Europe à 8,4 GB, les recettes atteignant près de 6 % par an à peine 5 milliards d’EUR et une croissance à deux chiffres (16 %) pour tirer profit des activités ordinaires, à 862 millions d’EUR, grands programmes CAPEX (1 482 millions d’EUR) pour assurer une transition rapide vers les réseaux ultralégers et mobiles ultra-fast.
Un communiqué de presse d’Iliad sur «FREE», daté du 12/11/2019, intitulé «Troisième trimestre 2019 Réalités. Accélération de la croissance en France. Incidence positive du plan de transformation lancé au cours de l’été 2018», affirmant:
[c] ontination de la trajectoire de croissance forte constatée au cours des derniers trimestres: les recettes en France augmentent de 3,3 % au troisième trimestre et les recettes consolidées représentent plus de 8 %. Haut débit: un retour à des ajouts nets positifs avec 32 000 nouveaux abonnés. Fibres: un nombre record record pour le marché avec 210 000 nets ajoute, les meilleurs résultats obtenus sur le marché, tous les opérateurs confondus. Chef de file recruiter depuis le début de l’année. Mobile: croissance accélérée avec 150 000 nouveaux abonnés pour le plan 4G Free Mobile Unlimited et une augmentation de près de 10 % des recettes facturées aux abonnés. Italie: forte dynamique des ventes, avec 700 000 ajouts nets et déploiement continu du réseau avec 700 nouveaux sites déployés. Nouvelle politique de distribution adoptée: 2,60 EUR par part.
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Un communiqué de presse d’Iliad sur «FREE», daté du 12/05/2020, intitulé «The Iliad Group [La Iliad Group] maintient sa bonne dynamique de croissance et se prépare à relancer ses activités concernées par la crise de Covid-19», indiquant ce qui suit:
[l] es résultats du groupe au premier trimestre 2020 étaient conformes à la dynamique de croissance et aux très bons résultats des ventes et du réseau observées depuis plusieurs trimestres. Le groupe était en nombre 1 pour les ajouts fibreux de Fiber en France pour le quatrième trimestre consécutif. Toutefois, les mesures de verrouillage imposées au début du mois de mars en Italie, puis en France, ont naturellement entraîné un ralentissement du déploiement du réseau et de l’activité commerciale. Ayant été pleinement mobilisées pour assurer la continuité des services au cours des dernières semaines, nos équipes se concentrent désormais sur le relaunch post-serrure. La crise a montré que le groupe a pris ses bons choix stratégiques, en particulier sa décision d’investir massivement dans le déploiement de ses réseaux dans toutes les régions et de lancer une entreprise B2B pour aider les petites entreprises françaises dans leur transformation numérique… Les recettes ont continué d’augmenter, avec une augmentation annuelle de 4,2 % pour la France et de près de 7 % pour l’ensemble du groupe. Dans son activité fixe, Iliad possédait ses meilleures performances en quatre ans en termes de croissance de la base d’abonnés fixe et ultra-fast, avec 47 000 nouveaux abonnés. Pour Fiber, le groupe a enregistré 215 000 ajoutent nets, dont la majorité étaient de nouveaux abonnés.
Une enquête de GfK, datée de janvier 2012, ciblant 1 000 consommateurs français, contenant la question suivante: «le fournisseur d’accès à Internet FREE a décidé de lancer dans la téléphonie mobile. Avez-vous entendu parler de son offre de téléphones portables?». 97 % des personnes interrogées avaient entendu parler de l’offre de téléphonie mobile libre, plus de la moitié (56 %) en connaissaient les détails, et seulement 3 % des personnes interrogées n’avaient pas entendu parler de l’offre.
Un communiqué de presse de l’Agence France Presse Mondiales, daté du 31/10/2000, indiquant que les sites web «FREE» sont l’un des plus visités selon Médiamtrie.
Un article du site www.journaldunet.com, daté de juillet 2001, intitulé «Audience: classements Nielsen/NetRatings». Il place «FREE» dans la 2e position avec 2 025 000 visiteurs.
Un article de Nielsen/NetRatings, daté de octobre 2002. Il y est indiqué que «60 % de l’audience en 6 mois seulement et 6 millions de visiteurs sont accessibles gratuitement». Il place «FREE» dans la 2e position avec 6 055 000 visiteurs différents.
Un article du site www.01net.com, daté du 16/06/2003, intitulé «Nielsen/NetRatings panel: les classements des sites en mai». Il place FREE dans la 2e position avec 7 081 000 visiteurs différents.
Un article du site www.01net.com, daté du 23/03/2004, intitulé «Médicamtrie/NetRatings panel: les classements des sites en février». Il place «FREE» en 5e position avec 7 894 000 visiteurs différents.
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Un article du site www.01net.com, daté du 23/03/2005, intitulé «Nielsen/NetRatings panel: les classements des sites en février». Il place «FREE» en 4e position avec 9 741 000 visiteurs différents.
Un article du site www.01net.com, daté du 21/04/2006, intitulé «Médiamétri/NetRatings panel: les classements des sites en mars». Il place «FREE» en 3e position avec 11 816 000 visiteurs différents.
Plusieurs extraits de Médiamtrie/NetRatings (une société indépendante spécialisée dans la mesure des notes d’audience pour les principaux médias audiovisuels: télévision, radio et internet), montrant «FREE» parmi les sites web les plus visités en France entre 2007 et 2019:
o datée du 14/05/2007, relative à mars 2007, place le site web «FREE» en 4e position avec 14 097 000 visiteurs par mois différents;
o datée du 15/08/2008, relative à juin 2008, place le site web «FREE» en 4e position avec 14 590 000 visiteurs par mois différents;
o datée du 01/07/2009, relative à mai 2009, place le site web «FREE» en 4e position avec 17 476 000 visiteurs par mois différents;
o datée du 24/06/2010, relative à mai 2010, place le site web «FREE» en 6e position avec 17 456 000 visiteurs par mois différents;
o datée du 22/04/2011, relative à mars 2011, place le site web «FREE» en 7e position avec 17 416 000 visiteurs par mois différents;
o datée du 25/05/2012, relative à avril 2012, place le site web «FREE» en 8e position avec 17 921 000 visiteurs par mois différents;
o datée du 05/03/2013, relative à janvier 2013, place le site web «FREE» en 8e position avec 17 768 000 visiteurs par mois différents;
o datée du 06/01/2015, relative à novembre 2014, place le site web «FREE» en 10e position avec 15 625 000 visiteurs par mois différents;
o datée du 01/07/2015, relative à mai 2015, place le site web «FREE» en 10e position avec 15 645 000 visiteurs par mois différents;
o datée du 30/01/2017, relative à décembre 2016, place le site web «FREE» en 10e position avec 13 848 000 visiteurs par mois différents;
o datée du 27/03/2017, relative à février 2017, place le site web «FREE» en 10e position avec 12 733 000 visiteurs par mois différents;
o datée du 23/05/2018, relative à mars 2018, place le site web «FREE» en 28e position avec 15 525 000 visiteurs par mois différents;
o datée du 29/04/2019, relative à mars 2019, place le site web «FREE» en 35e position avec 14 049 000 visiteurs par mois différents;
o datée du 13/02/2020, relative à décembre 2019, place le site web «FREE» en 46e position avec 13 824 000 visiteurs par mois différents;
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o en date du 30/06/2020, concernant mai 2020, le site web «FREE» est placé en 42e position avec 14 432 000 visiteurs par mois différents.
Quelques chiffres pour des campagnes publicitaires réalisées par SECODIP-TAYLOR Nelson Sofres Media Intelligence — Kantar Media (société indépendante) entre 1999 et 2017, indiquant, par exemple, des dépenses de 5 501 624 EUR en 1999, de 105 565 000 EUR en 2014, de 105 666 000 EUR en 2015, de 119 430 000 EUR en 2016 et de 113 014 000 EUR en 2017.
Un extrait d’un rapport annuel de Brand Finance, daté de juin 2019, concernant les marques françaises les plus importantes et les plus appréciées de 2019 montrant
l’image suivante:
Elle place «FREE» dans la 2e position, après «L’OREAL» et avant «MICHELIN» et «Mercure HOTELS».
Un extrait d’un rapport annuel de Brand Finance, daté de mars 2021, concernant les marques françaises les plus importantes et les plus appréciées de 2021 montrant l’image suivante
. Il place «FREE» dans la 4e position, après «Moncler», «HERMES» et «MICHELIN».
Une enquête de Que Choisir, réalisée en décembre 2017 et publiée le 28/03/2018. Dans cette enquête, 83 % des 19 536 personnes interrogées étaient satisfaites de «FREE» en tant que fournisseur de services internet en raison de la qualité de ses services internet et de son service à la clientèle, ainsi que du rapport qualité/prix.
Un article de presse de Capital, daté du 01/11/2017, intitulé«Les marques des France… et leurs aimées», contenant un sondage montrant que, dans les domaines des télécommunications et de la haute technologie, «FREE» est la marque française préférée. Il se trouve en 6ème position, juste derrière certaines marques internationales très célèbres.
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Une enquête de 60 millions de consommateurs, datée du 01/11/2016. L’enquête indique que 95 % des personnes interrogées sont globalement satisfaites des services de téléphonie mobile gratuites et 92 % de ses services d’accès à l’internet (le pourcentage le plus élevé de l’enquête, devant Orange, en 2e position, d’au moins 5 points).
Un extrait du communiqué du 15/09/2016 intitulé «Terre de sienne». Cet article indique que 77 % des consommateurs ont jugé peu utiles, le classement en 19e position, et 70 % des consommateurs jugés libres d’avoir une bonne image, en la classant 22e parmi 48 autres marques.
Un extrait du site www.silicon.fr, daté du 06/09/2015, indiquant notamment:
peu de surprise nous permettant de pousser un (peu) cock-a-doodle-do, Iliad (Free) rejoint la première moitié du classement, à la 49e place. La société Xavier Niel est mieux placée que l’unique français du classement FORBES, à savoir Dassault Systems (76e position) et, pour la plupart, l’élément principal d’Orange absent de la liste.
Un extrait de stratégie, daté du 29/01/2015, indiquant que «FREE» est classé en tant que marque préférée du public français dans le secteur des télécommunications, avec 100 %, suivi de «ORANGE» avec 94 % et «SFR» avec 69 %.
Une enquête de TNS Sofres, datée de février 2014 (avec un échantillon de 1 004 personnes interrogées) indiquant que la marque «FREE» est connue en relation avec des services internet, terrestres et mobiles par 96 % des personnes interrogées (ne serait-ce que par nom), et que «FREE» est particulièrement connu des personnes de moins de 50 ans qui travaillent, et des personnes ayant des enfants.
Une étude comparative des fournisseurs d’accès à Internet par l’ association de consommateurs Que choisir, datée du 20/11/2014, indiquant notamment ce qui suit:
[toutes] les offres des fournisseurs d’accès à Internet ne sont pas les mêmes. En fonction des technologies qu’ils utilisent (ADSL, fibre optique, fil), de la qualité et de l’étendue du réseau, des services qu’ils proposent sur leur boîte et de leur modem, certains du FSI (fournisseurs de services internet) sont meilleurs que d’autres. À cela, il convient d’ajouter d’autres éléments tels que la fiabilité des services, la qualité de l’assistance ou l’honnêteté des contrats. C’est sur la base de tous ces éléments que nous avons établi la liste de prix suivante. Il vous guidera dans vos choix d’un nouveau FSI (fournisseur de services internet). Pour chacune d’elles, vous pouvez accéder aux détails des offres et trouver le train de mesures plus adapté en fonction de vos besoins. Car le choix d’un FSI (fournisseur de services internet) n’est pas une chose que vous rencontrez sans réflexion.
«FREE» est mentionné comme faisant la note 15 sur 20 et un jugement global de «bon». En outre, cette étude se classe également dans la 1ère position, devant SFR, Orange, Numericable et Bouygues Télécom.
Une enquête de Stratégies, datée du 06/03/2014, intitulée «Innovation au cœur de l’influence» et «marques influentes» (10 premières par pièce), montrant que «FREE» était classé 10e pour «marque la plus innovante», 5e pour «lancement d’une nouvelle tendance», 6e pour «step ahead», 7e pour «un exemple de marques concurrentes», 9e pour «utile d’évaluer les concurrents» et 5e pour «avoir changé le paysage du consommateur».
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Une enquête de «ISP Barometer» — «The ISP supervision» — «UFC Que Choisir», datée du 16/07/2013, indiquant que 89,3 % des internautes ayant répondu au questionnaire étaient satisfaits des services de leur fournisseur d’accès à Internet. «FREE» était le fournisseur de services qui a le plus satisfait ses abonnés. En outre, seuls 11,5 % des clients de Free admettait avoir rencontré un problème d’accès à l’internet. «FREE» a atteint le niveau de satisfaction le plus élevé en ce qui concerne 85 % de ses abonnés. Cela les place devant le nombre et Orange.
Un sondage de 01NET, daté du 10/06/2013, ciblant 1 700 internautes, contenant la question, «laquelle des marques suivantes symbolisant le plus l’internet», d’où il ressort que «FREE» a obtenu entre 14 % et 15 %. Cela signifie que la marque «FREE» a été classée 2e, juste après «Google», et avant «Amazon», «Apple» et «Facebook».
Une enquête de 60 millions de consommateurs, datée de octobre 2012. L’enquête indique, par exemple, 95 % de satisfaction globale des consommateurs par rapport aux services de Free (le pourcentage le plus élevé de l’enquête, devant Orange en 2e position). Ces résultats peuvent s’expliquer par le bon fonctionnement des services et parce qu’ils sont précaires, innovants et économiques.
Un extrait du site www.channelbiz.fr, daté du 20/09/2012, indiquant notamment:
Apple and Free, le français est plus fidèle à ces marques que n’importe quelle autre […] Dans le domaine de l’opérateur de télécommunications, l’internet et la téléphonie mobile, FREE, s’établit en 2012 comme marque la plus puissante. Celle qui est souvent présentée dans le «grand milieu» comme «APPLE» de la manière française […] se positionne elle-même sur le marché des services internet.
Un article de 60 millions de consommateurs, daté du 27/08/2012, indiquant notamment ce qui suit:
[les] conséquences de Free Mobile sur le marché téléphonique doivent être soulignées car elles ont contribué à ramener les ménages en moyenne à 7 EUR par mois et par ménage, ce qui a permis d’amortir le pouvoir d’achat entre juin 2011 et juin 2012.
Une enquête de Que choisir, datée du 07/05/2012, indiquant que 89,4 % des consommateurs en 2011 et 92,3 % en 2012 étaient globalement satisfaits de la libre fonction de leur fournisseur de services internet. En outre, en 2012, seulement 13,8 % des clients gratuits admettent avoir rencontré un problème concernant leur accès à l’internet, tandis que 77,3 % recommanderaient ce fournisseur de services internet à leurs proches.
Un article de Capital, daté du 01/07/2011, intitulé «Marques préférées de français», contenant un sondage montrant que, dans le domaine des télécommunications et de la haute technologie, «FREE» était la marque française favorite. Elle se trouvait dans la 6e position, juste derrière certaines marques internationales très célèbres telles que «Microsoft», «Apple», «Samsung», «Sony» et «Blackberry».
Un article de 60 millions de consommateurs, daté de octobre 2007, indiquant notamment qu’il y avait 93 % de satisfaction concernant les services fournis par Free, qui a obtenu la meilleure note lors de l’enquête. L’équipement de Freebox était considéré
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comme étant le plus avancé fourni par la société libre, avec de nombreuses fonctions, notamment liées à la télévision.
Une enquête du Journal du Net et du Benchmark, datée de 2005, ciblant 13 000 internautes afin de déterminer s’ils avaient l’intention de laisser leur fournisseur actuel. Cette enquête indique que 44,1 % des personnes qui pensaient changer de fournisseur d’accès ont déclaré préférer la liberté en tant que nouveau fournisseur.
Une enquête de TNS direct, datée de novembre 2004. 1 000 personnes ont été interrogées et «FREE» a un taux de reconnaissance total de 66 % auprès du grand public et de 88 % auprès des internautes.
Une enquête de Taylor Nelson Sofres, datée de septembre 2000. 1 005 personnes ont été interrogées; 62 % du grand public et 88 % des internautes connaissaient la gratuité en tant que fournisseur de services internet.
Un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), daté du 07/04/2006, intitulé «Groupe de travail sur les politiques des services de communication et d’information — jeu multiple: les prix et les tendances politiques». Le rapport indique que l’opposante a été la première entreprise en France à introduire des services de jeux multiples (notamment vidéo, voix et données) sur ADSL.
Un article extrait du site www.ciscoliveawards.com concernant les prix Cisco «Innovation Awards», montrant que la société libre a remporté la catégorie «infrastructure de PI du meilleur fournisseur de services» en 2005.
Plusieurs décisions d’opposition, d’annulation et de recours de l’Office, ainsi que plusieurs décisions de justice, toutes concernant la marque «FREE».
Plusieurs arrêts français confirmant la renommée de «FREE» en France pour des services de télécommunications, par exemple:
o la Haute Cour de Nanterre du 04/11/2002, 23/02/2004, 17/11/2005 et 07/07/2016;
o le Tribunal supérieur de Paris du 12/11/2002, 29/01/2003, 20/03/2007, 05/03/2008, 25/06/2009, 11/03/2010, 29/10/2010, 14/01/2011, 16/11/2012, 12/02/2015, 28/10/2016, 24/07/2017 et 06/04/2018;
o la division commerciale de la Cour de cassation du 07/07/2004;
o la Cour d’appel de Paris du 28/01/2004, 14/03/2014, 09/09/2014 et 16/10/2015.
Appréciation des éléments de preuve
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
L’opposante affirme que la part de marché détenue par une marque est déterminante pour apprécier sa renommée. Sur le marché de la large bande en mars 2013, la Free était le
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deuxième opérateur français de communications électroniques après Orange, qui bénéficie de sa position d’opérateur historique. En 2017, la société Free était en 4e position et en 2e position en 2018.
Un résumé de l’augmentation de la part de marché est présenté dans le tableau suivant présenté par l’opposante:
Période Part de marché
Décembre 2012 8 %
Décembre 2013 12 %
Décembre 2014 15 %
Décembre 2015 17 %
Décembre 2016 18 %
Décembre 2017 19 %
L’opposante a présenté un autre tableau résumant les notes d’audience mesurées sur www.free.fr depuis 2000:
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En outre, l’opposante a soumis un autre tableau établi par SECODIP-TAYLOR Nelson Sofres Media Intelligence — Kantar Media, avec les chiffres suivants (en euros), et divisé par période et chiffres publicitaires, en ce qui concerne les campagnes publicitaires:
Les extraits relatifs aux classements d’internautes (Médiamétrie/NetRatings) montrent que www.free.fr était l’un des sites web les plus visités en France entre 2000 et 2019. L’opposante a également présenté un tableau résumant les numéros de visiteurs pour www.free.fr de octobre 2000. Sur cette base, le nombre de visiteurs par mois peut être déduit pour les années qui précèdent la date de dépôt de la marque contestée. Par exemple:
14 097 000 en mars 2007, placer le site web à la 4e position; 14 590 000, en juin 2008, placant le site en 4e position; 17 476 000 en mai 2009, placer le site web à la 4e position; 17 456 000 en mai 2010, placer le site web à la 6e position; 17 416 000 en mars 2011, placer le site web à la 7e position; 17 921 000 en avril 2012, placer le site web à la 8e position; 17 768 000 en janvier 2013, placer le site web à la 8e position;
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15 625 000 en novembre 2014, placer le site web à la 10e position; 15 645 000 en mai 2015, placer le site web à la 10e position; 13 848 000 en décembre 2016, placer le site web à la 10e position; 12 733 000 en février 2017, placer le site web à la 10e position; 15 525 000 en mars 2018, placer le site web à la 28e position; 14 197 000 en octobre 2019, placer le site web à la 45e position; 14 432 000 en mai 2020, placant le site web en 42e position.
Selon les enquêtes Taylor Nelson Sofres, datées de 2004, 88 % des internautes connaissaient la marque «FREE» comme se rapportant à un fournisseur de services internet. Cette part a augmenté et, en février 2014 (selon le sondage TNS Sofres), «FREE» était connu pour des services internet, terrestres et mobiles pour autant de 96 % des personnes interrogées. L’enquête de 60 millions de consommateurs, datant de 2012, fait état de 95 % de satisfaction mondiale des consommateurs vis-à-vis des services de Free, devant Orange. L’enquête datant de 2016 classe en premier lieu, avec 95 % de satisfaction mondiale pour les services de téléphonie mobile et 92 % pour les services d’accès à l’internet.
L’extrait de stratégie, daté de 2015, classe «FREE» comme marque française préférée dans le secteur des télécommunications. Selon une enquête de Capital datée de 2017, dans le domaine des télécommunications et de la haute technologie, «FREE» était la marque française préférée, en 6ème position, derrière plusieurs marques internationales célèbres. Dans une autre enquête, datant de 2016, du communiqué, 77 % des consommateurs ont considéré les services de Free comme étant utiles, et 70 % ont considéré la marque «FREE» comme possédant une bonne image. Une autre enquête de GfK, datant de 2012, indiquait que 97 % des personnes interrogées avaient entendu parler de l’offre de téléphonie mobile libre et que plus de la moitié (56 %) connaissaient ses détails. Les enquêtes de Que Choisir, datées de 2012 et 2018, indiquaient que 89,4 % des consommateurs en 2011, 92,3 % en 2012 et 83 % en 2018 étaient globalement satisfaits de la gratuité en tant que fournisseur d’accès à Internet, notamment en raison de la qualité de ses services internet, de l’efficacité de son service client et du rapport qualité/prix. Enfin, les extraits de Brand Finance, datés de 2019 et 2021, montrent que «FREE» était la deuxième marque française la plus appréciée et la plus forte de 2019, après «L’ORÉAL» et avant «MICHELIN» et «Mercure HOTELS», et que «FREE» était la quatrième marque française la plus appréciée et la plus forte de 2021, après «Moncler», «HERMES» et «MICHELIN».
Sur la base du grand nombre de communiqués de presse, d’enquêtes et de références dans la presse, il peut être établi qu’un grand nombre de clients ont souscrit aux services internet, terrestres et mobiles fournis sous la marque «FREE». En 2011, «FREE» était la marque française favorite, classée en 6ème position, juste derrière plusieurs marques internationales très célèbres (Capital, datée du 01/07/2011). En outre, en mars 2013, FREE était le numéro de deux opérateurs français dans le domaine des communications électroniques (JDN Journal du Net, daté du 03/06/2013); en 2016, la société Free comptait
17,29 % du marché mobile avec plus de 12 millions de clients (JDN Journal du Net, daté du
18/05/2016); et en 2018, la société Free a été classée en 2e position sur le marché de l’internet à haut débit et à très haut débit, avec une part de marché de 23,1 % et 6.43 milliards d'abonnés (JDN Journal du Net, datée du 04/04/2019). En 2014, «FREE» a été classé en 10ème position pour «la marque la plus innovante», en 5ème position pour «le lancement de nouvelles tendances» et en 6ème position pour «step ahead» (Stratégies, 06/03/2014).
Les dépenses annuelles de publicité portant la marque «FREE» entre 1999 et 2021 sont sensiblement élevées: 5 501 624 EUR en 1 999,119667000 EUR en 2 016,113014000 EUR en 2 017,115974000 EUR en 2 018,90207000 EUR en 2 019,92114000 EUR en 2020 et 91 287 000 EUR en 2021, selon SECODIP-TAYLOR Nelson Sofres Media Intelligence —
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Kantar Media. Les chiffres du tableau soumis par l’opposante s’élèvent à environ 1 521 746 624 EUR en relation avec des campagnes publicitaires.
Conclusion sur la renommée
Il ressort des preuves soumises que la marque antérieure «FREE» a fait l’objet d’un usage long et intensif en France et est généralement connue sur le marché des télécommunications, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders. Cela a été attesté par diverses sources indépendantes (par exemple, plusieurs enquêtes, articles de presse et arrêts des juridictions françaises). Les chiffres de vente, les dépenses de marketing, la part de marché et diverses références dans la presse à son succès démontrent sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent, à tout le moins depuis 1999/2000.
Par conséquent, la marque antérieure «FREE» a acquis une grande renommée en France, à tout le moins pour les services de télécommunication et de communication compris dans la classe 38.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’analysera pas les éléments de preuve en ce qui concerne les autres produits et services compris dans les classes 9 et 38 pour lesquels l’opposante a également revendiqué une renommée. Elle sera fondée sur la renommée des services susmentionnés compris dans la classe 38.
b) Les signes
FREE FREEN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien qu’une partie du public francophone comprendra le mot anglais «FREE» comme l’équivalent des mots français «libre» ou « gratuit», les autres membres du public francophone ne percevront aucune signification (27/10/2010,-365/09, Free, EU:T:2010:455,
§ 41). Toutefois, ce dernier ne constitue qu’une minorité du public francophone (05/07/2017, R-298/2017 2, FREEVOLT/FREE et al.). En outre, le Tribunal a jugé que le mot «free» est largement utilisé non seulement parmi le public anglophone, mais également parmi les personnes ayant une connaissance de base de la langue anglaise, qui font partie du public pertinent, à savoir les consommateurs moyens francophones (04/02/2014, T-127/12, Freevolution, EU:T:2014:51). «FREE» est un mot anglais basique et largement répandu qui se retrouve également dans des expressions françaises telles que «freelance», «freestyle» et «duty free».
Par conséquent, «FREE» possède un caractère distinctif faible en France si le public pertinent (c’est-à-dire les consommateurs moyens et les professionnels) le perçoit comme
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signifiant «libre» ou «gratuit» dans le sens d’un accès illimité à des produits et services liés à l’internet, voire comme signifiant gratuit, c’est-à-dire «free» comme gratuit (19/12/2013, R 1133/2013-2, LIVE FREE/FREE et al., § 24; 03/07/2013, R 393/2012-2, PRICEFREE/FREE et al., § 43; 25/01/2012, R 437/2011-2, FreeLounge/FREE et al., § 20; 31/01/2007, R 349/2006-2, B-FREE/FREE et al.; 16/06/2014, R 956/2013-2, FREE, § 48). Par conséquent, la marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif intrinsèque.
Le signe contesté «FREEN» est, dans son ensemble, dépourvu de signification. Néanmoins, il est probable que le public pertinent les associe au terme anglais «FREE», étant donné qu’il est entièrement inclus dans le signe et que la lettre «N» restantes est représentée à la fin de celui-ci.
Dans cette mesure, bien que le signe contesté puisse être considéré comme formé d’un terme fantaisiste en tant que tel, il possède un faible degré de caractère distinctif intrinsèque, étant donné qu’il évoquera le concept de signification donné ci-dessus pour la marque antérieure.
Sur le plan visuel, les signes sont similaires en ce qu’ils coïncident par l’élément «FREE». Par conséquent, l’intégralité de la marque antérieure est incluse au début du signe contesté, dans laquelle elle constitue quatre lettres sur un total de cinq.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie située à gauche (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. La coïncidence des lettres «FREE» au début des deux signes est pertinente aux fins de la présente comparaison, étant donné que la seule différence entre eux est une lettre placée à la fin du signe contesté.
En effet, les signes diffèrent uniquement par la lettre finale «N» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, et compte tenu de la question du caractère distinctif et de la localisation de la coïncidence d’un élément faible, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du mot «FREE», présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère uniquement par la lettre finale «N» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, et compte tenu de la question du caractère distinctif et de la localisation de la coïncidence d’un élément faible, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le public pertinent associera l’élément «FREE», qui est inclus dans les deux signes, à la signification expliquée ci-dessus, qui possède un caractère distinctif faible. En outre, la lettre finale «N» du signe contesté ne fait référence à aucun concept spécifique autre que celui de la lettre «N» elle-même.
Par conséquent, et compte tenu de la question du caractère distinctif et de la localisation de la coïncidence d’un élément faible, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice sera réalisé.
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c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une renommée pour au moins une partie des services, et les signes sont au moins similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Sur le degré de similitude entre les signes
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et conceptuelle et un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le degré de caractère distinctif de la marque antérieure
La marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif intrinsèque en France.
L’intensité de la renommée de la marque antérieure;
La marque antérieure jouit d’un degré élevé de reconnaissance et il a été prouvé qu’elle jouissait d’une forte renommée sur le territoire pertinent pour, à tout le moins, les services de télécommunications et de communication compris dans la classe 38.
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Sur la nature des produits et services
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Équipements informatiques pour éoliennes, éoliennes, éoliennes et autres machines à vent, y compris équipements développés pour la mise à niveau et l’amélioration des équipements électriques, électroniques et informatiques existants pour les éoliennes; équipements de microprocesseur pour le contrôle et la surveillance de la tension, de la fréquence, des conditions de la phase, de la vitesse de rotor, de l’efficacité et de l’épaisseur des plaquettes de freins, de la température, du vent et de la vitesse du vent; logiciels pour l’exploitation, le contrôle et la maintenance des éoliennes et éoliennes ainsi que des logiciels développés pour améliorer la performance des éoliennes et des éoliennes, y compris les logiciels pour le contrôle de la lubrification du mécanisme de griffes et pour le contrôle des bacs à gouttes et des gouttières de pluie; équipement informatique (matériel et logiciels) pour la protection des animaux, en particulier le bac; piles solaires; piles solaires rechargeables; piles solaires à usage domestique.
Classe 37: Installation, réparation, entretien, révision et mise à niveau de matériel informatique destiné au fonctionnement des éoliennes et éoliennes.
Classe 42: Installation, mise en œuvre, personnalisation et mise à jour de logiciels, y compris pour l’utilisation en rapport avec les éoliennes, l’énergie éolienne et les centrales hybrides et d’autres centrales d’énergie renouvelable; recherche, développement et conception de logiciels et de systèmes informatiques de contrôle, d’acquisition et de traitement de données provenant d’éoliennes et de centrales éoliennes, ainsi que d’installations pour d’autres sources d’énergie renouvelable.
Il existe un lien entre tous les produits et services contestés compris dans les classes 9, 37 et 42 et les services de l’opposante compris dans la classe 38 pour lesquels, à tout le moins, la marque antérieure est renommée.
Les produits contestés compris dans la classe 9 relèvent, de manière générale, des secteurs de la technologie, de l’informatique et/ou des équipements électroniques, qui sont étroitement liés au domaine des télécommunications. Ces produits sont constitués de certains produits matériel (par exemple, équipements informatiques pour éoliennes, éoliennes, éoliennes et autres machines éoliennes, y compris les équipements développés pour améliorer et améliorer les équipements électriques, électroniques et informatiques existants pour éoliennes), ainsi que divers types de produits logiciels (par exemple, logiciels pour l’exploitation, le contrôle et la maintenance d’éoliennes et de centrales éoliennes, ainsi que des logiciels développés pour améliorer la performance des éoliennes et éoliennes, y compris les logiciels de contrôle des graissage du mécanisme de vitesses et des gouttes éoliennes). Ces produits requièrent très souvent que les services de télécommunications de l’opposante, sous la forme de services d’internet ou de téléphonie mobile, fonctionnent correctement. En outre, ils sont utilisés dans toutes sortes d’appareils et d’équipements de télécommunications.
En outre, certains des produits contestés compris dans la classe 9, tels que les piles solaires; piles solaires rechargeables; les piles solaires à usage domestiquesont différentes sortes de produits destinés à l’accumulation d’énergie et à la fourniture d’énergie. Ces produits sont liés aux services de l’opposante dans la mesure où les services de télécommunications pourraient être nécessaires pour permettre aux produits de fonctionner,
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ou mieux fonctionner, et les équipements de télécommunications ont également besoin d’énergie.
En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 37, les services de l’opposante, en combinaison avec d’autres produits et services, mettent à disposition des connexions pour offrir, contrôler ou utiliser les services compris dans la classe 37, après leur installation. Même si les entreprises de télécommunications ne proposent généralement pas les services d’installation contestés et l’installation de ces équipements, par exemple, il est nécessaire que les services de télécommunications de l’opposante pour offrir ou contrôler ces services contestés fonctionnent correctement. Par conséquent, ces services contestés ont quelque chose en commun avec les services de l’opposante.
Les services informatiques contestés compris dans la classe 42 sont souvent utilisés en combinaison avec les services de l’opposante compris dans la classe 38, en ce sens que pour offrir, recevoir ou utiliser les services compris dans la classe 42, les services de télécommunications de l’opposante sont nécessaires. Les services de télécommunications de l’opposante sont même nécessaires pour l’installation, la mise en œuvre, la personnalisation, la mise à jour, la recherche, le développement et la conception de logiciels. Parconséquent, ces services contestés ont également quelque chose en commun avec les services de l’opposante.
En résumé, iln’est pas rare que le prestataire des services de l’opposante fabrique également, ou du moins vend ou fournit, tous les produits et services susmentionnés à utiliser dans le cadre, entre autres, de services et équipements de télécommunications et d’équipements liés aux télécommunications. Par conséquent, tous ces produits et services peuvent appartenir aux mêmes secteurs du marché économique, voisins ou connexes et sont souvent proposés par les mêmes canaux de distribution aux mêmes consommateurs. Il est également naturel que les entreprises étendent leurs marques à ces marchés économiques voisins ou connexes. Par conséquent, le public pertinent peut aisément déduire de l’usage du signe contesté qu’une extension de marque a eu lieu. Il s’ensuit que l’image et le message de la marque antérieure peuvent s’appliquer à tous ces produits et services contestés, étant donné que certains d’entre eux sont utilisés directement en rapport avec des appareils de télécommunication et/ou peuvent être utilisés dans des secteurs économiques voisins ou connexes.
Conclusion sur le lien entre les signes
La marque antérieure jouit d’une forte renommée pour les services de l’opposante qui sont liés aux produits et services contestés. Bien que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure soit faible, elle a acquis une forte renommée. La renommée de la marque «FREE» est synonyme de services (télé) liés aux communications. Il ne fait aucun doute que les consommateurs pertinents connaissent très bien la marque antérieure et, compte tenu de la base de télécommunications à partir de laquelle la renommée de la marque a augmenté, il est clairement possible qu’ils la relient automatiquement aux produits et services pertinents. Par conséquent, il ne suffit pas d’exclure un éventuel «lien» entre les signes. Le public pertinent peut même conclure que les deux parties ont travaillé ensemble pour fournir au moins certains des produits et services contestés, ou qu’il existe un autre lien commercial entre eux.
Par conséquent, et compte tenu, en particulier, de la forte renommée de la marque antérieure, des similitudes entre les signes et du rapport entre les produits et services en cause, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils seront confrontés au signe contesté, seront susceptibles de l’associer à la marque antérieure, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes.
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Parconséquent, il est raisonnable de supposer que le consommateur moyen des produits et services contestés, qui connaît la marque «FREE», pourrait, lorsqu’il est confronté au signe contesté «FREEN», se souvenir de la marque antérieure, c’est-à-dire établir un «lien» mental entre les signes, sans nécessairement confondre ces marques.
Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE(26/09/2012, T-301/09, CITIGATE/CITICORP et al., EU:T:2012:473,
§ 96). Par conséquent, la division d’opposition va maintenant analyser s’il existe un risque de préjudice au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et/ou leur porterait préjudice.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348,
§ 48; 22/03/2007, 215/03-, VIPS/VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
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L’opposante fonde sa revendication, entre autres, sur les éléments suivants:
la marque antérieure jouit d’une renommée exceptionnelle;
la similitude entre les signes est telle que le public pourrait très facilement les associer et croire à tort que les produits et services en cause sont fournis par des sociétés/personnes liées;
tous les produits et services en cause sont identiques ou à tout le moins similaires;
les produits et services contestés sont inclus dans l’extension de la marque antérieure;
il est naturel que les entreprises étendent leurs marques à des marchés identiques ou du moins voisins et, par conséquent, le public pertinent peut aisément conclure qu’une extension de marque a eu lieu: le risque d’association est donc bien plus élevé;
compte tenu de son attrait particulier, la marque antérieure peut être exploitée même en dehors de son secteur de marché naturel;
Les consommateurs français peuvent supposer que l’opposante et la demanderesse sont liées économiquement;
les consommateurs français moyens peuvent très bien attribuer la bonne image de la marque antérieure (à savoir son innovation, sa qualité et ses prix abordables) aux produits et services contestés;
dans une telle situation, la demanderesse tirerait profit de la renommée de la marque antérieure «FREE» et bénéficierait de sa publicité, ainsi que de ses investissements commerciaux et techniques.
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [10/05/2007, 47/06-, (fig.) NASDAQ/NASDAQ, EU:T:2007:131, § 53; 12/03/2009, c-320/07 P, fig.) NASDAQ/NASDAQ, EU:C:2009:146; 23/10/2003, 408/01-, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57-58, 66; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMi KINDERJOGHURT, EU:C:2011:177,§ 53).
L’intention dudemandeur ne constitue pas un facteur matériel. Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple lorsqu’il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Toutefois, le profit indu ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter le goodwill attaché à la marque d’un tiers. La notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou
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les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» [19/06/2008, 93/06-, M ineralSPA/(fig.) SPA et al., EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007, 215/03-, VIPS/VIPS, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008,-T 128/06, CAFÉ TORREFACTO CAMPO MAJOR CAMELO CAFÉ ESPECIAL PURO Torrefaccao Camelo Lda. CAMPO MAIOR-PORTUGAL/(marque fig.) CAMEL et al., EU:T:2008:22, § 46).
La marque antérieure a acquis une forte renommée auprès du public pertinent pour, à tout le moins, les services de télécommunications et de communication compris dans la classe 38. Elle est devenue une marque attrayante et puissante sur le marché français. Comme le démontrent les éléments de preuve, les services proposés sous la marque «FREE» jouissent d’un niveau élevé de satisfaction auprès des consommateurs et sont associés par le public pertinent à des «services d’accès à Internet de qualité, rapide et stable».
Compte tenu de la forte renommée de la marque antérieure, des similitudes entre les marques et du fait que les produits et services en conflit appartiennent à des marchés liés, le public pertinent établira un lien entre les marques: une association qui produira un avantage commercial pour le demandeur. Il est très probable que l’usage de la marque contestée conduise à un parasitisme: en d’autres termes, elle tirera indûment profit de la renommée bien établie de la marque antérieure et des investissements considérables réalisés par l’opposante pour atteindre cette renommée. Le signe contesté peut tirer indûment profit de l’image de la marque antérieure et du message qu’il véhicule, à savoir que ses produits et services présentent des caractéristiques identiques ou similaires aux services de l’opposante, qu’ils sont de «haute qualité», «rapide» ou «stable». L’usage de la marque contestée peut également conduire à la perception que la demanderesse est associée à l’opposante ou appartient à celle-ci, ce qui pourrait faciliter la commercialisation des produits et services contestés.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Autres types de préjudice
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
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Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base de la renommée de la marque antérieure pour au moins certains des (produits et services) sur lesquels l’opposition est fondée, il n’est pas nécessaire d’apprécier la renommée de la marque de l’opposante en ce qui concerne les autres produits et services. Même si la marque antérieure jouissait d’une renommée pour ces produits et services restants, le résultat serait identique.
Par souci d’exhaustivité, la demanderesse n’a présenté aucun argument qui permettrait à la division d’opposition de parvenir à une conclusion différente.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA GARCannoncée A Chantal VAN Riel Fernando Chávez Cárdenas COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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