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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2023, n° 000054850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000054850 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 54 850 (INVALIDITY)
Betterstyle International Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, 3 Maja, nr 8, lok. C2, 05800 Pruszków, Pologne (requérante), représentée par Brandpat Kancelaria Rzeczników Patentowych, Żurawia 47 lok. 310, 00-680 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Print And SigWorld Limited, Unit 4 Westminster Industrial Park Rossfield Road, Ellesalone Port, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Daniela Barlocco, Via A. Saffi 4/1, 17014 Cairo Montenotte (SV), Italie (représentant professionnel).
Le 17/05/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 111 308 est déclarée nulle dans son intégralité.
La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR. 3.
MOTIFS
Le 24/05/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 111 308 BETTERWARE (marque verbale) (ci-après la «MUE»), déposée le 21/08/2019 et enregistrée le 22/05/2020. La demanderesse a invoqué le motif de mauvaise foi au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. Elle a également fondé la demande sur deux marques antérieures non enregistrées en République
tchèque , en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie pour les
signes figuratifs (elles sont énumérées à deux reprises sur la base de dispositions différentes des lois nationales) et une dénomination sociale antérieure en République tchèque, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie pour «BETTERWARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONatures ODPOWIEDZIALNOŚCIissance» (en abrégé «Bettickz» et «Betterz») Enfin, la demande est
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également fondée sur un droit à un nom en République tchèque, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie à «BETTERWARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONsurcoûts ODPOWIEDZIALNOŚCIréintroduction» (abrégé «Betterware Polska Sp. z o.o.») et «BETTERWARE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZIPOWIzoware» (en abrégé «Betterware Polska Sp. z o.o.»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3: Préparations et substances décolorantes pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 8: Coutellerie, fourchettes, cuillers, rasoirs, grattoirs à glace, bobines de pommes et éplucheuses orange; Coupe-pizza; éplucheurs de pommes de terre; hachoirs alimentaires; pinces à pommes de terre et râpes alimentaires; aiguiseurs pour couteaux; ciseaux.
Classe 21: Brosses, balais, poignées de brosserie, balais à franges, couettes; applicateurs de shampooing pour tapis, balayeuses pour tapis et moquettes, applicateurs de shampooing pour capitonnages; Tire-bottes; passoires et pastilles alimentaires; récipients pour le ménage ou la cuisine; bains de dentiure; séparateurs d’œufs; burettes, tumblers, seaux à glace, tamis à farine; bocaux de rangement, bocaux à épices; dessous de carafes, cruches, bols, égouttoirs de coutellerie, extracteurs de jus, pilons et mortiers; plateaux; supports pour papier hygiénique.
Classe 35: Services de commandepar correspondance, services de vente au détail (y compris en ligne) d’aliments, papeterie, bijouterie, meubles, vêtements, fleurs, logiciels, batteries, tapis, teintures, produits capillaires, chauffe-cheveux, chaussures, articles d’éclairage, coutellerie, bagages, sacs, produits de toilette, fils, vêtements, ustensiles de cuisine, vaisselle, matériel de chauffage, matériel de sport, matériel d’assainissement, revêtements muraux, accessoires de mode, accessoires pour voitures, accessoires pour bicyclettes, matériel de nettoyage, jouets, matériel de nettoyage, textiles, parfums, équipements pour l’assainissement Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
L’affaire pour le demandeur
La demanderesse avance des arguments et des éléments de preuve concernant les droits antérieurs non enregistrés, les dénominations sociales, les noms commerciaux et le droit au nom. Elles ne seront détaillées dans la décision que si nécessaire.
En ce qui concerne le motif de mauvaise foi, la demanderesse fait valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne a des liens personnels avec la société Betterware Global Ltd, à savoir qu’elle a un directeur commun. Par conséquent, la demanderesse affirme que la titulaire savait pertinemment que la demanderesse (à l’époque sous la dénomination sociale Betterware Polska Sp. z o.o.) était la titulaire légitime de la marque BETTERWARE au moment du dépôt de la MUE. La titulaire avait également connaissance de l’étendue territoriale et commerciale de la demanderesse. Elle fournit des éléments de preuve pour démontrer l’usage de la marque BETTERWARE par la demanderesse avant sa relation commerciale avec Betterware Global Ltd. La titulaire a déposé la marque de l’Union européenne en son propre nom, malgré la relation existante avec la demanderesse et la bonne foi, de même que l’obligation de loyauté et la titulaire a tenté de profiter économiquement de l’enregistrement.
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La requérante fait valoir qu’elle fabrique et vend une large gamme de produits ménagers, de cosmétiques et de compléments alimentaires, notamment en tant que détaillant sur catalogue et dans le cadre de ventes en ligne/par correspondance. Le nom précédent de la demanderesse était Betterware Polska Sp. z o. o. de 2012 à 2021, mais a ensuite changé de nom en Betterstyle International Sp. z o. le 30/06/2021. Le nom «Betterware» est également utilisé en tant que nom commercial et dénomination sociale au sens opérationnel.
Elle figure sur chaque catalogue de vente par correspondance distribué par la demanderesse sur la page de couverture. Il s’agit du principal outil de marketing de la demanderesse. En mai 2012, la demanderesse a commandé la création des logos figuratifs
et a légalement acquis le droit d’auteur sur ceux-ci le 08/01/2015 (pour le premier logo ci-dessus) et le 09/10/2018 (pour le second logo ci- dessus). Depuis 08/01/2015, la demanderesse vend une gamme de produits portant la
marque non enregistrée et, depuis 2018, sous le signe également en République
tchèque, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie, et a fait la publicité de ces produits dans des catalogues portant le signe qui ont également été distribués dans ces territoires. Les produits principaux sont différents types de produits de nettoyage. La demanderesse affirme que cela montre qu’elle utilisait le signe «Betterware International» en Pologne et dans l’Union européenne avant la titulaire. La marque a été classée par «Diamenty Forbesa» (The Forbes Diamonds) en janvier 2019 comme l’une des entreprises les plus dynamiques en Pologne, compte tenu de leurs résultats financiers et de la valeur de leurs actifs. Ils ont été classés 625 dans la liste en 2019 et 338 en 2021.
La demanderesse, à la suite de son expansion sur les marchés centraux européens, a décidé de déposer une demande de marque polonaise «Betterware» no 331 987 en classes 3, 5 et 21. Ensuite, en utilisant ledit enregistrement, elle a sollicité une marque internationale
«Betterware International» no 1 584 511 désignant, entre autres, le Benelux, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Irlande, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, l’Espagne et la Suède.
En 2018, la demanderesse (son prédécesseur) a noué une relation commerciale avec la société britannique Betterware Global Limited (ci-après «BGL»), dans le cadre de laquelle elle a vendu et expédié des produits à BGL pour être vendus sur le marché britannique. Des échantillons de produits ont été envoyés à BGL en 2018 et le premier envoi officiel leur a été envoyé le 08/03/2019, la première facture étant datée du 29/04/2019. En tant que tel, le BGL a vendu les produits de la demanderesse au Royaume-Uni avec l’autorisation de celle-ci d’environ mars 2019 à mars 2021. En plus d’acheter des produits de la demanderesse portant les deux signes figuratifs «BETTERWARE», la demanderesse a eu accès à un fichier en ligne de dessins ou modèles et de photographies de produits, dont certaines comprenaient les marques «Betterware PREMIUM». BGL a ensuite utilisé ces modèles et photographies pour concevoir et publier des catalogues distribués au Royaume-Uni en 2019-2020. L’apposition des signes sur les produits et la vente ultérieure par BGL au Royaume-Uni des produits de la demanderesse ont été effectuées avec le consentement de
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la demanderesse pendant cette période. Toutefois, elle n’a jamais consenti à l’enregistrement des signes au sein de l’EUIPO ou au Royaume-Uni ni à utiliser les signes sur d’autres produits qui n’étaient pas fabriqués par la demanderesse, ce qui serait trompeur pour le consommateur final.
La demanderesse affirme que c’est au cours de cette coopération entre le BGL et la demanderesse que la titulaire, qui, selon elle, est liée à BGL, a déposé la marque de l’Union européenne contestée, sans le consentement de la demanderesse. La relation entre la demanderesse et BGL s’est rompue en mars 2021, mais BGL a continué à utiliser les marques de la demanderesse au Royaume-Uni. Toutefois, plutôt que de vendre les produits de la demanderesse, BGL a appliqué les marques de la demanderesse à ses propres produits qui n’ont pas été conçus ou fabriqués par la demanderesse. BGL a également utilisé les marques sur des photographies dans des catalogues et dans des messages sur les médias sociaux émis ou publiés après mars 2021. En outre, le 11/06/2021, la titulaire, Print and Sigt World Limited, a déposé deux demandes de marques britanniques pour les deux mêmes signes, comme indiqué ci-dessus, sans le consentement de la demanderesse, et sur lesquelles la demanderesse s’est opposée. Le titulaire a ultérieurement retiré les oppositions. La même personne est sous le contrôle de la société titulaire et de BGL et la demanderesse en apporte la preuve. Par conséquent, elle affirme qu’il peut être présumé que la titulaire avait connaissance que les marques de la demanderesse étaient utilisées dans la vie des affaires avant le dépôt de la MUE puisqu’elles avaient été utilisées dans les marques, le nom commercial et la dénomination sociale avec BGL dans le cadre de leur coopération. La demanderesse fait valoir que la titulaire a essayé de détourner les marques d’un tiers (la demanderesse) avec lequel elle entretenait une relation contractuelle, ce qui faisait naître des obligations mutuelle et un devoir de loyauté par rapport aux intérêts et attentes légitimes de la demanderesse. Le fait que la MUE ait été déposée au nom de la titulaire et non au nom de BGL ne saurait exclure la mauvaise foi étant donné qu’il s’agit simplement d’une tentative de dissimuler la relation entre les parties avec des intentions malhonnêtes. M. R.J. est le même directeur ayant un contrôle important dans les deux entreprises.
La demanderesse fait valoir qu’après l’enregistrement de la marque de l’Union européenne par la titulaire, elle lui a adressé une proposition de signature d’un accord de licence concernant la marque de l’Union européenne. Cela démontrerait que la titulaire souhaitait soit bloquer, soit empêcher la demanderesse d’entrer sur le marché de l’Union sans coopérer avec la titulaire ou, à tout le moins, lui payer une taxe d’accès au signe. En outre, depuis mars 2021, BGL continue à utiliser les signes de la requérante sans son consentement et à l’appliquer aux propres produits de BGL. La titulaire s’est ensuite opposée à la demande de marque polonaise de la demanderesse. La demanderesse insiste sur le fait que, pour les raisons exposées, la titulaire a déposé la marque de l’Union européenne de mauvaise foi et que la marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle dans son intégralité.
La demanderesse a produit des éléments de preuve à l’appui de ses arguments. Étant donné que la demanderesse a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Le 24/05/2022:
Annexe 1: Extrait du registre de l’EUIPO concernant la marque de l’Union européenne contestée BETTERWARE no 18 111 308.
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Annexe 2: Extrait du registre de la Cour nationale pour Betterstyle International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (18/05/2022). Annexe 3: Accord de coopération et de transfert de droits d’auteur («umowa o współpracy i o przeniesieniu Praw autorskich do utworów») daté du 16/05/2012, accompagné de sa traduction en anglais;
Annexe 4: Copie de la documentation «zatwierdzenie i odbiór znaku»/«protocole d’acceptation de travaux pour la marque» datée du 08/01/2015, accompagnée de sa traduction en anglais; Annexe 5: Copie de la documentation «zatwierdzenie i odbiór znaku»/«protocole d’acceptation de travaux pour la marque» datée du 09/10/2018, accompagnée de sa traduction en anglais; Annexes 6 à 6 quinquies: Échantillon de factures comprenant le nom commercial Betterware
concernant les produits portant des marques et
, délivré par la demanderesse et ses filiales à des destinataires dans différents pays depuis 2015 (pour les produits portant la
marque ) et après 09/10/2018 pour des produits portant la
marque , avec référence au code de produit 366959 — Préparations Premium avec nanotechnologie pour nettoyer les boulangeries, grills et cheminées.
Annexes 7a-7 g: Échantillons de catalogues incluant le nom commercial Betterware et des produits portant les marques figuratives telles que présentées ci-dessus, délivrés à des clients dans différents pays depuis 2015 ou après le
09/10/2018, les marques figurent sur les produits portant les codes suivants: 367033 (mousse premium pour le nettoyage des surfaces scorées), 367032
(liquide Premium vaisselle); 366962 (concentré premium avec nanotechnologie pour le nettoyage des sols), 366963 (concentré Premium avec nanotechnologie pour le nettoyage des sols en bois), 366964
(concentré Premium avec nanotechnologie pour le nettoyage des panneaux de sol), 366958 (produit nettoyant pour salle de bains à base de Premium), 366960 (préparation à la nanotechnologie pour le nettoyage des meubles),
366961 (préparation Premium avec nanotechnologie pour le nettoyage de verre), 366959 (préparation Premium avec nanotechnologie pour nettoyer les boulangers, grills et cheminées); Annexe 8a: Une impression de l’article en ligne du magazine Forbes, intitulé «Forreates Diamonds» décerné en 2019 à Masovian Voivodeshile
(https://www.forbes.pl/diamenty/2019/laureaci-diamentow-forbesa-2019- wojmazowieckie/p88jw2j) publié en ligne le 31/01/2019, dans lequel Betterware Polska Sp. z o.o.; article exporté le 16/05/2022; Annexe 8b: Une impression de l’article en ligne du magazine Forbes, intitulé «Forreates Diamonds» décerné en 2021 à Masovian Voivodeshile (https://www.forbes.pl/diamenty/najszybciej-rozwijajace-sie-firmy-
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wwojewodztwie-mazowieckim-w-2020-roku/sr5d1d0) publié en ligne le 28/01/2021, dans lequel Betterware International Sp. z o.o.; article exporté le 20/05/2022;
Annexe 9: Extrait de la base de données de l’Office polonais des brevets concernant la marque Betterware International no R.331987.
Annexe 10: Extrait de la base de données de l’OMPI concernant la marque internationale IR.1584511 Betterware International.
Annexe 11: Extrait de la base de données de l’Office britannique des brevets concernant la marque Betterware PREMIUM No UK00003654681.
Annexe 12: Extrait de la base de données de l’Office britannique des brevets concernant la marque Betterware PREMIUM No UK00003654684.
Annexe 13: Une impression de la Companies House UK pour Betterware Global Ltd, à compter du 18/05/2022;
Annexe 14: Impression de la société Business House UK pour Print and Siging World Ltd, à compter du 18/05/2022;
Annexe 15: Lettre de mise en demeure du 24 mai 2021 envoyée par Betterware International Sp. z o.o. à Betterware Global Limited concernant la violation du droit d’auteur.
Le 20/06/2022:
Des traductions des annexes 2 et 9 en anglais ainsi que des traductions du contenu des lois nationales pertinentes.
Le 05/09/2022:
Annexes 16 à 16 quinquies: Échantillons d’étiquettes de produits comprenant le nom commercial Betterware et les produits portant des marques créées pour le compte de la demanderesse en nullité avec référence aux codes de produits 366958 — «Premium Bathroom Cleaner» et 366959 — «Premium Grill prétendus Oven Cleaner»; Annexes 17a-17c: Échantillons de catalogues incluant les produits de la demanderesse en nullité portant les marques et, délivrés pour le marché britannique en 2019 et 2020; les marques apparaissent sur les produits portant les codes suivants: 366958; 366959; 366960; 366961; 366962; 366963; 366964; 367032 et 367033; pour une identification plus facile des produits utilisant les étiquettes portant les marques non enregistrées «Betterware PREMIUM», les codes de produits énumérés ci-dessus sont surlignés en jaune dans les catalogues concernés; Annexe 18: Catalogue incluant les marques de la demanderesse en nullité et (dans le catalogue en question sont utilisés sans le consentement de la demanderesse), émis pour le marché britannique pour juillet/août 2021; les marques apparaissent sur les produits portant les codes suivants: 366959; 366962; 366964; 367032 et 367033; Annexes 19a-19b: Les notifications officielles reçues de l’Office britannique de la propriété intellectuelle (UKIPO) concernant le résultat de la procédure d’opposition no OP000428224 et de la procédure d’opposition no OP000428226, dirigées contre les demandes de marque UK00003654681 et UK00003654684 déposées par la titulaire et opposées par la demanderesse; Annexe 20: Une impression du site web Betterware Global Ltd (https://www.betterware.com/product-page/premium-nano-glass-and- window-cleaner) proposant le produit «Premium Glass itures Window Cleaner», à titre d’exemple d’usage non autorisé de la marque; exporté le 24/08/2022.
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L’affaire concernant la titulaire de la marque de l’Union européenne
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse à la demanderesse bien qu’elle ait été invitée à le faire. La titulaire a bien demandé, et a obtenu gain de cause, une prorogation du délai pour présenter des observations et en raison du fait que des éléments de preuve supplémentaires ont été produits par la demanderesse, cette date a encore été prolongée. Toutefois, la titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti, ni du tout.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
§ 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Une situation susceptible de donner lieu à une mauvaise foi est celle où une entité commerciale a obtenu un certain degré de protection juridique en raison de l’utilisation d’un signe sur le marché, qu’un concurrent enregistre ultérieurement dans l’intention de concurrencer déloyalement l’utilisateur initial du signe.
En pareil cas, la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48, 53) a déclaré que les facteurs suivants, en particulier, devaient être pris en considération:
a) le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque de l’Union européenne contestée;
b) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;
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c) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé; et
d) si, en déposant la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne poursuivait un objectif légitime?
Les exemples susmentionnés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de déterminer si le demandeur était ou non de mauvaise foi lors du dépôt de la demande; d’autres facteurs peuvent également être pris en considération (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20-21; 21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 36).
La mauvaise foi peut s’appliquer lorsque les parties en cause ont ou ont eu un quelconque lien, comme des relations contractuelles (pré-/post-), donnant lieu à des obligations mutuelle et un devoir de loyauté par rapport aux intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24).
Évaluation de la mauvaise foi
La MUE est une marque verbale «BETTERWARE». La demanderesse en nullité a démontré qu’elle a utilisé une marque similaire à la marque de l’Union européenne contestée, à savoir
les signes figuratifs et (ainsi que l’utilisation de «Betterware» en tant que partie de sa dénomination sociale). La demanderesse a produit des catalogues et des factures afin de démontrer qu’elle vend au moins certains produits identiques à ceux désignés par la marque de l’Union européenne contestée, à savoir des types de préparations nettoyantes, et les a vendus dans plusieurs États membres de l’UE différents, dont la République tchèque, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie entre 2015 et 2018. Les produits vendus dans les factures peuvent être référencés aux catalogues par leur numéro de produit, par exemple, le code de produit 366959 figurant sur les factures peut être consulté dans les catalogues avec le même code de produit que,
et la marque peut être vue sur les produits. Par conséquent, la demanderesse a démontré qu’elle détient un droit antérieur sur un signe similaire pour au moins certains produits identiques à ceux de la marque de l’Union européenne contestée.
La demanderesse a fait valoir qu’elle coopérait avec la société Betterware Global Limited («BGL») au Royaume-Uni, mais n’a pas présenté d’accord signé entre les parties. Toutefois,
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elle a produit des éléments de preuve à l’annexe 17a consistant en un échantillon de catalogue publié pour le Royaume-Uni pour septembre/octobre 2019 (immédiatement après le dépôt de la marque de l’Union européenne) et en tant qu’annexe 17b et c catalogues pour le Royaume-Uni de mars/avril 2020 et de novembre/décembre 2020 montrant, entre autres,
les produits de la demanderesse (en 2019) et (2020)
. On peut constater que le code de produit 366959 présente le même nettoyant pour gril et pour fours que celui vendu par la demanderesse dans les factures et catalogues
précédents mentionnés ci-dessus. En 2019, en utilisant le signe et en 2020
en utilisant le signe . Les coordonnées du catalogue de 2019 montrent un courriel et un numéro de téléphone britanniques et, dans les deux catalogues, les prix sont indiqués en livres sterling et parfois en EUR. L’annexe 18 contient un catalogue destiné au Royaume- Uni pour juillet/août 2021, intitulé «Betterware» sur la couverture et montrant à nouveau les
mêmes produits avec les prix en livres sterling et en EUR . La demanderesse a adressé une lettre de mise en demeure à BGL, jointe en annexe 15 datée du 24/05/2021, l’invitant à cesser d’utiliser et de publier des photographies et d’autres supports graphiques sur des sites Internet sur des réseaux sociaux qui contiennent du
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matériel dont la requérante affirme que BGL n’a pas de droit d’auteur ni de licence d’utilisation. La requérante ajoute que BGL doit supprimer tout contenu contenant des photos ou d’autres supports sur lesquels la requérante détient des droits d’auteur, en particulier les photos figurant dans les catalogues couvrant, notamment, les produits utilisés pour le nettoyage. Toutefois, la titulaire n’a pas cessé d’utiliser le signe. En outre, la demanderesse a produit des preuves des demandes de marque britannique
UK00003654681 de la titulaire déposées le 11/06/2021 (immédiatement après avoir reçu la lettre de mise en demeure), ce qui a fait l’objet d’une opposition de la part de la demanderesse, puis retiré par le titulaire le 18/06/2022. Elle a également produit des éléments de preuve concernant la demande de marque britannique UK00003654684 de la
titulaire, déposée le 11/06/2011, contestée par la demanderesse, puis retirée par la titulaire le 20/06/2022. L’annexe 20 contient un extrait internet daté du 24/08/2022 dusite www.betterware.com, avec un droit d’auteur © 2022 de Betterware Global UK et une adresse électronique au Royaume-Uni montrant les produits suivants à vendre
:
La demanderesse affirme avoir fourni des produits portant les droits antérieurs à BGL à vendre sur le marché britannique et la lettre de mise en demeure a bien été envoyée à cette société. Toutefois, tant les demandes de marques britanniques que la marque de l’Union européenne contestée ont été déposées au nom de la titulaire et non au nom de BGL. À cet égard, la demanderesse a produit des impressions partielles de la base de données du registre du commerce britannique tant pour BGL que pour la titulaire. Dans les deux cas, le directeur est M. R.J., qui détient une part majoritaire dans les deux (plus de 50 % mais moins de 75 % en BGL et plus de 75 % dans la société de la titulaire). Par conséquent, il existe un lien évident entre les deux entreprises. La demanderesse a produit des preuves de la commission des droits d’auteur sur les deux signes antérieurs, en 2015, elle a commandé
et obtenu le droit d’auteur sur le signe et en 2018 sur le signe tel qu’il apparaît aux annexes 3 à 5. La demanderesse a également présenté des catalogues et des factures pour la vente de produits portant le premier signe ci-dessus depuis 2015 et pour le second signe depuis 2018 à des clients dans plusieurs pays de l’Union européenne. L’annexe 8 montre également que la requérante a connu un succès dans ses réalisations, étant donné qu’elle apparaissait à la fois en 2019 et en 2020 dans le classement des Forbes Diamonds Laureates en Pologne et que ses ventes n’étaient donc pas insignifiantes. Les éléments de preuve versés au dossier montrent donc que la demanderesse a commandé les logos et les a utilisés avant tout usage au Royaume-Uni. Même s’il n’y a pas d’accord entre les parties au dossier, la demanderesse pourrait produire l’échantillon de catalogue britannique de 2019 et les autres catalogues britanniques pour 2020 montrant les mêmes produits, portant les mêmes signes et codes de produits que ceux que la demanderesse
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vend depuis plusieurs années à des clients dans différents pays avant la date de dépôt de la MUE. En outre, un lien entre BGL et la titulaire a été établi, de sorte qu’il y a lieu de présumer que la titulaire avait connaissance de l’existence des droits antérieurs de la demanderesse sur le signe pour certains produits identiques.
Toutefois, comme indiqué dans la jurisprudence, le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir que le demandeur en nullité utilise un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels il peut exister un risque de confusion ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi, il convient également de tenir compte des intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt.
La demanderesse a fait valoir que la titulaire a tenté de lui demander de l’argent afin de concéder une licence sur la marque afin de pouvoir continuer à l’utiliser dans l’Union européenne et qu’elle s’est opposée à l’enregistrement polonais de la demanderesse. Toutefois, ces allégations n’ont pas été étayées par des éléments de preuve. En tout état de cause, la titulaire, immédiatement après avoir reçu la lettre de mise en demeure de la demanderesse, a déposé les marques britanniques pour les deux signes presque identiques aux signes pour lesquels la demanderesse a montré la création de leur droit d’auteur en 2015 et 2018, sauf s’ils ont un fond noir et un lettrage blanc, ce qui constitue une différence très mineure et, d’ailleurs, sur certains des produits de la demanderesse qui présentent une bouteille noire, c’est ainsi que le signe apparaît en tout état de cause, comme les produits représentés dans des images auparavant. En outre, après que la demanderesse s’est opposée à l’enregistrement de ces marques britanniques, le titulaire a retiré les deux. Il ne semble pas qu’il s’agisse des actes accomplis par une partie qui détient des droits antérieurs sur un signe, étant donné que, dans un tel cas, le titulaire défend normalement sa cause et ne renonce pas aux droits de propriété intellectuelle qu’il détient si facilement. Là encore, la titulaire était silencieuse quant à la raison pour laquelle elle retirait les marques et n’a présenté aucune observation ou preuve en réponse à la demande en nullité.
Les intentions de la titulaire de la MUE peuvent constituer un indice de mauvaise foi s’il s’avère que la titulaire de la MUE n’a pas déposé la marque de l’Union européenne contestée pour l’utiliser, mais uniquement pour empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44).
Il en va de même si la seule intention du titulaire de la MUE est d’empêcher un tiers de continuer à être sur le marché.
Il peut exister une indication de mauvaise foi si le titulaire de la MUE demande une marque identique/similaire à celle d’un tiers pour des produits et services similaires ou identiques prêtant à confusion, et que le droit antérieur est protégé légalement dans une certaine mesure et que le seul but du titulaire de la MUE est de concurrencer déloyalement en tirant profit du signe antérieur (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 46-47).
La démonstration de la mauvaise foi suppose de prouver qu’au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne, la titulaire de la marque de l’Union européenne savait qu’elle causait un préjudice à la demanderesse en nullité et que ce préjudice était la conséquence de son comportement reproché d’un point de vue moral ou commercial (21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO SALINI/SALINI, § 66).
Le terme «demandeur» visé à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être interprété comme désignant la personne qui demande la MUE en son propre nom, le mandant d’un agent agissant au nom de son mandant ou toute personne qui instruction un candidat à agir en son propre nom, mais qui, selon un accord entre eux, sert simplement les
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intérêts du premier, tout en agissant de bonne foi et en ignorant la mauvaise foi du premier (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’ S, § 17-18).
En l’espèce, la demanderesse a démontré qu’elle détenait des droits antérieurs sur la marque de l’Union européenne et qu’ils étaient utilisés dans une large mesure dans de nombreux pays de l’UE différents. Elle a montré les codes de produits qui se rapportent à certains produits portant les signes présentés ci-dessus, pour lesquels elle a également prouvé qu’elle avait commandé et légalement acquis le droit d’auteur avant la date de dépôt de la MUE. Les mêmes produits, avec des étiquettes identiques et les mêmes signes apparaissent sur les produits des catalogues britanniques tels que vendus par BGL et la demanderesse affirme que cela n’a été fait qu’avec le consentement de la demanderesse. La demanderesse nie avoir consenti à l’enregistrement des demandes britanniques ou de la MUE contestée. En outre, les demandes britanniques n’ont été déposées qu’après que BGL a reçu une lettre de mise en demeure de la demanderesse, de sorte qu’elle avait clairement connaissance des droits de la demanderesse ou, à tout le moins, de sa revendication des droits sur le signe à ce stade. Le dépôt de la MUE coïncide avec la prétendue date de début de la coopération avec la demanderesse. Comme mentionné BGL et la titulaire ont un lien évident entre les sociétés, à savoir son directeur et son actionnaire majoritaire, M. R.J., et la titulaire aurait donc pu agir en tant qu’agent et servir les intérêts de BGL lors du dépôt de la MUE. En déposant les demandes britanniques et la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne a effectivement interdit à la demanderesse de continuer sur le marché britannique ou d’entrer sur le marché britannique, même si la demanderesse n’a pas prouvé que la titulaire avait également essayé d’obtenir une compensation financière pour le droit de continuer à utiliser la marque.
En cas de mauvaise foi, il appartient au demandeur d’établir les circonstances qui permettent de conclure que la MUE a été demandée de mauvaise foi. La bonne foi de la
MUE la titulaire est présumée jusqu’à preuve du contraire (23/05/2019, T-3/18 indirects T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 34 et jurisprudence citée). Lorsque l’Office constate que les circonstances objectives du cas d’espèce peuvent conduire au renversement de la présomption de bonne foi, il appartient à la titulaire de la MUE de fournir des explications plausibles sur les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de cette marque (23/05/2019, T-3/18 indirects T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36-37).
Les éléments de preuve versés au dossier ne sont toutefois pas massifs, mais il suffit de montrer certains indices clairs et pertinents de l’intention malhonnête du titulaire lors du dépôt de la marque de l’Union européenne. En tant que tel, la requérante est parvenue à s’acquitter de sa charge de prouver ces indices des actes malhonnêtes du titulaire et il appartient à ce dernier d’avancer des raisons plausibles ou la logique commerciale du dépôt de la MUE. La titulaire est restée silencieuse et, bien qu’invitée à présenter des observations en réponse à la demande, elle ne l’a pas fait. Par conséquent, elle n’a pas réfuté les arguments et les éléments de preuve de la demanderesse, ni présenté la logique commerciale ou autre justification du dépôt de la marque de l’Union européenne afin de dissiper les indices de son intention malhonnête au moment du dépôt. La division d’annulation considère donc que la marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi. Même si certains des produits et services contestés ne sont pas identiques ou similaires aux produits antérieurs du demandeur, lorsqu’il est conclu à l’existence d’une mauvaise foi parce que la MUE contestée a été déposée dans le but délibéré de créer une association avec le demandeur en nullité (14/05/2019, 795/17,NEYMAR, EU:T:2019:329, § 55), la nullité de la MUE sera normalement déclarée nulle dans son intégralité. En l’espèce, la titulaire a continué à utiliser des étiquettes identiques ou au moins très similaires aux signes antérieurs sur au moins certains produits identiques à ceux de la demanderesse et les consommateurs associeraient donc le signe à la demanderesse.
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Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande est totalement accueillie et que la marque de l’Union européenne devrait être déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services contestés.
Étant donné que la demande est pleinement accueillie sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage les autres motifs de la demande, à savoir l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, et l’article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Zuzanna STOJKOWICZ Nicole CLARKE Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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