LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la première chambre de recours du 25 février 2020
Dans l’affaire R 2313/2019-1
J. GARCIA CARRION, S.A. Carretera de Murcia, s/n
30520 Jumilla (Murcie)
Espagne Opposante/requérante
représentée par Carlos Aymat Escalada, Hortaleza, 37, 28004 Madrid, Espagne
contre
Sandrone Luciano c/o Avv. Antonio Borra
via Assietta, 27
10128 Torino
Italie Demanderesse/défenderesse
représentée par Antonio Borra, via Assietta 27, 10128, Torino (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 609 744 (demande de marque de l’Union européenne no 14 416 598)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de Th. M. Margellos (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
25/02/2020, R 2313/2019-1, Luciano Sandrone/Don Luciano

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 juillet 2015, Sandrone Luciano (ci-après «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LUCIANO Sandrone
Pour, entre autres, les produits contestés suivants:
Classe 33 — Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Préparations pour faire des boissons alcoolisées.
2 La demande a été publiée le 18 août 2015.
3 Le 16 novembre 2015, J. Garcia, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits susmentionnés. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne no 2 211 357
DON LUCIANO
Déposée le 27 avril 2001 et enregistrée le 5 juillet 2002, entre autres, pour les produits suivants:
Classe 33 — Boissons alcoolisées à l’exception des bières.
5 Par décision du 12 avril 2017 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits contestés, au motif qu’il n’existait aucun risque de confusion.
6 Le 6 juin 2017, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le recours a reçu le numéro R 1207/2017 2. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 août 2017.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 2 octobre 2017, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
8 Par décision du 26 février 2018, la deuxième chambre de recours a annulé la décision attaquée et rejeté la demande pour tous les produits contestés.

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9 Le 5 juin 2018, la demanderesse a formé un recours devant la Cour à l’encontre de la décision de la chambre de recours 26/02/2018, R 1207/2017, Luciano Sandrone/DON LUCIANO. Le numéro d’ordre T-268/18 lui a été attribué.
10 dans son arrêt du 27 juin 2019, le Tribunal a «annulé» la décision de la deuxième chambre de recours en concluant à l’absence de risque de confusion avec le raisonnement suivant:
93 En ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion, il ressort de la jurisprudence que cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 28 mars 2017, REGENT
UNIVERSITY, T-538/15, non publié, EU:T:2017:226, § 71, et du 8 novembre 2017, IST, T-80/17, non publié, EU:T:2017:784, point 64).
94 Sur la base du principe d’interdépendance visé au paragraphe 93 ci-dessus, la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les signes en cause, à tout le moins pour le public pertinent allemand et finlandais, étant donné que lesdits signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel et phonétique et un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel, et que les produits en cause sont identiques ou similaires à un degré moyen aux produits en cause.
95 Or, en appliquant mécaniquement le principe d’interdépendance, sans tenir compte de tous les facteurs pertinents, la Chambre de recours n’a pas correctement procédé à l’appréciation globale du risque de confusion.
96 Selon la jurisprudence, il y a lieu de considérer que, selon la jurisprudence, s’il est vrai qu’en raison du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et rien n’empêche de conclure qu’au vu des circonstances d’une affaire, il n’existe pas de risque de confusion, et ce, même lorsque des produits identiques sont concernés et qu’il existe un faible degré de similitude entre les marques en cause (arrêt du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/ OHMI
— Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T-559/13, EU:T:2015:353, point 132 (non publié); Voir également, en ce sens, arrêts du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI
— Johnson Products (VITACOAT), T-277/04, EU:T:2006:202, points 67 et 68; Et du 17 février 2011, Annco v OHMI — Freche et FILS (ANN TAYLOR LOFT), T-385/09, EU:T:2011:49, points 44 et 48].
97 En l’espèce, premièrement, la chambre de recours n’a pas fait une appréciation correcte de la similitude des signes en cause, puisqu’elle a conclu à tort que l’élément «Luciano» était aussi distinctif que l’élément «Sandrone» dans le signe dont l’enregistrement a été demandé et a conclu à tort que les signes en cause étaient moyennement similaires sur le plan conceptuel (voir points
75 et 90 ci-dessus).
98 En deuxième lieu, la chambre de recours n’a pas pris en compte les qualités spécifiques des produits en cause. Selon la jurisprudence, dans l’appréciation globale du risque de confusion, la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion (arrêt du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries contre OHMI — Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T-460/11, non publié, EU:T:2012:432, point 27).
99 En l’espèce, dans le monde viticole, les noms revêtent une grande importance, que ce soit pour indiquer des noms de famille ou des noms de vignobles, dans la mesure où ils sont utilisés pour référencer et désigner des vins. En règle générale, il convient d’observer que le consommateur

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décrit et reconnaît les vins en fonction de l’élément verbal qui les identifie et que cet élément désigne, en particulier, l’exploitant ou le domaine de production d’un vin [arrêts du 27 février 2014, Pêra-Grave / OHMI — Fundação Eugénio de Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA), T-602/11, non publié, EU:T:2014:97, point 35; et du 11 juillet 2018, ANTONIO RUBINI, T-
707/16, non publié, EU:T:2018:424, point 49; Voir également, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2005,
Julián Murúa Entrena, T-40/03, EU:T:2005:285, point 56). Ainsi, c’est l’élément distinctif «Sandrone» qui servira à identifier les vins de la demanderesse, ou à son ensemble, à savoir «Luciano Sandrone», mais pas uniquement l’élément «Luciano» seul.
100 En troisième lieu, la chambre de recours n’a pas tenu compte, en outre, de la prédominance de noms ou prénoms espagnols ou italiens antérieurs dans le marché du vin, ainsi que du fait que les consommateurs sont habitués à des marques contenant ces noms, de sorte qu’ils ne supposeront pas que tous les temps comme prénom ou nom de famille se trouvent dans une marque en combinaison avec d’autres éléments provenant de la même source (voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2015, GIOVANNI GALLI, T-559/13, EU:T:2015:353, point 116 (non publié) et jurisprudence citée).
101 Dès lors, dans le secteur vitivinicole, dans lequel l’usage de signes composés de patronymes ou de prénoms est très commun, il n’est pas plausible que le consommateur moyen puisse croire qu’il existe un lien économique entre les titulaires des signes en conflit au seul motif qu’ils partagent le prénom italien Luciano, qui est perçu comme très fréquenté, conformément au paragraphe 47 de la décision attaquée, en Espagne, France, Italie et Portugal, pour lesquels il n’a pas été établi qu’il pourrait être perçu comme rare dans d’autres pays de l’Union européenne. Cette seule circonstance, en ce qui concerne les marques désignant des vins, ne saurait aboutir dans la mesure où le public pertinent ne s’attend pas à ce qu’un seul producteur utilise un tel prénom usuel comme un élément d’une marque (voir, en ce sens, arrêt du 8 février 2019, Serendipity et autres/ EUIPO — CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI), T-647/17, non publié, EU:T:2019:73, point 71; Voir également, par analogie, arrêt du 3 juin 2015, GIOVANNI GALLI,
T-559/13, EU:T:2015:353, point 117 (non publié).
102 En quatrième lieu, la chambre de recours n’a pas tenu compte du faible degré de caractère distinctif de l’élément commun aux deux marques, à savoir «Luciano», découlant du fait que ledit prénom est susceptible de désigner un nombre potentiellement indéterminé de personnes et que, dès lors, l’ensemble du public pertinent sera en mesure de distinguer la marque antérieure de la marque pour laquelle l’enregistrement est demandé, étant donné que ces dernières incluent également l’élément «Sandrone», un nom de famille dont la valeur intrinsèque est supérieure (voir les paragraphes 68 et 69 ci-dessus).
103 Cette conclusion est confirmée par la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle il ne saurait être admis que tout nom de famille qui forme une marque antérieure puisse effectivement s’opposer à l’enregistrement d’une marque composée d’un prénom et d’un nom de famille (voir, à cet effet, arrêt du 24 juin 2010, Becker / Harman International Industries, C-51/09 P, EU:C:2010:368, point 39). De sorte qu’il ne peut toujours être conclu à l’existence d’un risque de confusion lorsqu’une marque antérieure, constituée d’un nom de famille, est inscrite dans une autre marque en ajoutant un prénom à elle. Cette considération vaut également lorsque la marque antérieure consiste notamment en un prénom et le signe dont l’enregistrement est demandé se composant d’une combinaison de ce prénom et un nom de famille (arrêt du 3 juin 2015, GIOVANNI GALLI, T-559/13, EU:T:2015:353, point 125 (non publié).
104 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, et compte tenu du faible degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes en cause et du fait qu’il n’est pas possible de les comparer sur le plan conceptuel, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a commis une erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause.
105 Pour ces motifs, le Tribunal accueille et accueille donc le second moyen du recours et annule la décision attaquée, sans qu’elle statue sur les autres arguments de la demanderesse, tirés, d’une

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part, de la renommée du signe objet de la demande de marque et, d’autre part, de la pratique décisionnelle de l’EUIPO.
11 L’affaire a été renvoyée devant les chambres de recours et a attribué le numéro R 2313/2019 à 1.
12 Par une communication en date du 17 janvier 2020, la chambre de recours a invité les parties à formuler des observations sur l’exécution de l’arrêt, et en particulier son paragraphe 105.
13 L’opposante a fait valoir que la décision de la chambre de recours dans l’affaire R 28/11/2016, R 1151/2015-1, a fourni une preuve convaincante du risque de confusion en l’espèce, contrairement à l’avis du Tribunal.
14 La demanderesse a souligné que l’opposante n’avait pas démontré l’usage répandu de la marque.
Motifs
15 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
Mesures à prendre à la suite de l’annulation
16 Le Tribunal a annulé la décision attaquée et il a été passé en force de chose jugée
(08/02/2018, T-879/16, Vieta, EU:T:2018:77, § 35). La décision attaquée n’a pas modifié la décision attaquée. Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, «l’Office prend les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal». Les recours formés contre des décisions rendues en première instance sont des chambres de recours. À la suite de l’annulation de la décision antérieure de la chambre de recours, le présidium a renvoyé une affaire à cette chambre. Dès lors, la chambre de recours, au nom de l’Office, est compétente pour prendre les mesures nécessaires au nom de l’Office.
17 En l’espèce, le Tribunal a annulé la décision antérieure de la chambre de recours en ce qui concerne tous les produits contestés, et ce pour les raisons exposées au point 7 10 de la présente décision.
18 Le Tribunal a considéré que, compte tenu du degré faible de similitude visuelle et phonétique entre les signes en cause et du fait qu’il n’est pas possible de les comparer sur le plan conceptuel, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a commis une erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause.
19 Il suffisait que le Tribunal confirme le deuxième moyen du recours et annule la décision attaquée. Elle a considéré qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer sur

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les autres arguments de l’opposante, invoquant, d’une part, la renommée du signe objet de la demande de marque et, d’autre part, la pratique décisionnelle de l’EUIPO.
20 Compte tenu des éléments de preuve versés au dossier, l’opposition doit être rejetée.
21 En premier lieu, la renommée de la marque antérieure peut renforcer le caractère distinctif de la marque antérieure. Toutefois, l’opposante a seulement présenté des éléments de preuve très limités dans le délai imparti pour étayer la marque antérieure. En outre, elle n’a présenté aucune preuve supplémentaire à un stade ultérieur qui aurait pu rapporter un certain degré de renommée, entraînant un risque de confusion.
22 Deuxièmement, il est clair que la pratique décisionnelle de l’Office ne peut influencer de manière déterminante l’appréciation, dans un cas particulier, que de deux marques, par exemple si la marque antérieure est identique et que la marque antérieure est similaire. Les parties renvoient, pour l’essentiel, à une décision rendue le 28 avril 2016, R 1151/2015-1, portant la marque Sandrone Luciano, déposée le 28 mai 2013, et la marque antérieure Don Luciano.
23 Toutefois, la chambre de recours ne saurait être liée par une telle décision, quand bien même elle est devenue définitive, puisqu’elle doit être interprétée à la lumière du présent arrêt.
24 En outre, les parties n’ont avancé aucun autre motif susceptible de modifier les conclusions du Tribunal.
25 La division d’opposition ayant conclu à l’absence de risque de confusion et que l’opposante n’a pas invoqué d’autres droits antérieurs, le recours doit être rejeté pour les motifs invoqués par le Tribunal.
Coûts
26 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18, du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante dans le recours, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
27 Ceux-ci sont constitués des frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR, fixés à ce montant.
28 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.

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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Ph. von Kapff M. Bra
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal