LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE LA JURIDICTION NATIONALE de la quatrième chambre de recours du 18 septembre 2023
Dans l’affaire R 658/2023-4
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
Vía de Dublín 7 28042 Madrid
Espagne Opposante/requérante représentée par PONS IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne)
contre
Externalisation de notifications et d’applications Online, S.L. C/ARBOLEDA, no 32
28901 Getafe (Madrid)
Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par Ars Privilegium, S.L., Felipe IV, 10, 28014 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 148 995 (demande de marque de l’Union européenne no 18 396 046)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. weighing jus (président), C. Govers (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Le 11 février 2021, Exnalisation des notifications et demandes en ligne, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque suivante

pour les services suivants:
Classe 38: Communications par terminaux d’ordinateurs analogiques et numériques; communications via des réseaux informatiques mondiaux ou Internet; communications informatiques pour la transmission d’informations; communications par systèmes de courrier électronique; transmission de systèmes de communications électroniques; fourniture de services de communications en ligne; services de communication; transmission (électronique) de communications écrites; services de messagerie; messagerie électronique; services de courrier électronique et de messagerie; services de courrier électronique et de messagerie; transmission de dépêches par voie électronique; services d’envoi et de réception de messages; services de communication pour la remise de messages d’urgence
Classe 39: Services de distribution; distribution du courrier par messagerie; services d’expédition; services de courrier et de messagerie; services postaux; livraison de correspondance; livraison de courrier par voie postale ou par messagerie.
2 La demande a été publiée le 22 mars 2021.
3 Le 17 juin 2021, Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition à l’encontre de tous les services de la demande (ci-après la «marque contestée»).
4 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement national espagnol M 2 902 086, BUROFAX, demandé le 23 novembre
2009 et enregistré le 24 mars 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la
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régulation ou le contrôle de l’électricité; appareils de contrôle de l’affranchissement; appareils à timbrer; télégraphes [appareils]; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); timbres
[timbres-poste]; sacs à courrier; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale;
Travaux de bureau; publicité en ligne sur un réseau informatique; distribution de produits publicitaires; courrier publicitaire.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
Classe 39: Transport, emballage, entreposage et distribution de marchandises et de toutes sortes de produits; messagerie (courrier ou marchandises); livraison de colis et d’enveloppes; services de livraison (messages et marchandises).
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; programmation pour ordinateurs;
Classe 45: Services juridiques;
b) La marque nationale espagnole M 2 902 094, demandée le 23 novembre 2009 et enregistrée le 29 avril 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité; appareils de contrôle de l’affranchissement; appareils à timbrer; télégraphes [appareils]; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); timbres
[timbres-poste]; sacs à courrier; matériel d’instruction ou d’enseignement (à
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l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; Travaux de bureau; publicité en ligne sur un réseau informatique; distribution de produits publicitaires; courrier publicitaire.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
Classe 39: Transport, emballage, entreposage et distribution de marchandises et de toutes sortes de produits; messagerie (courrier ou marchandises); livraison de colis et d’enveloppes; services de livraison (messages et marchandises).
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; programmation pour ordinateurs;
Classe 45: Services juridiques;
c) La marque nationale espagnole M 2 929 970, demandée le 12 mai 2010 et enregistrée le 26 novembre 2010 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité; appareils de contrôle de l’affranchissement; appareils à timbrer; télégraphes [appareils]; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); timbres
[timbres-poste]; sacs à courrier; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale;
Travaux de bureau; publicité en ligne sur un réseau informatique; distribution de produits publicitaires; courrier publicitaire.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
Classe 38: Telecoms; communications par réseaux de fibres optiques; communications par terminaux d’ordinateurs; communications téléphoniques et télégraphiques;
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services de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; envoi et transmission de messages (envoi); transmission de télécopieurs; messagerie électronique; services télex; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; services de télécopie et de téléphone; transmission de télégrammes; diffusion de courrier électronique.
Classe 39: Transport, emballage, entreposage et distribution de marchandises et de toutes sortes de produits; messagerie (courrier ou marchandises); livraison de colis et d’enveloppes; services de livraison (messages et marchandises).
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; programmation pour ordinateurs;
Classe 45: Services juridiques;
d) Enregistrement national espagnol M 3 621 953,CORREOS BUROFAX PREMIUM, demandé le 5 juillet 2016 et enregistré le 24 février 2017 pour des produits compris dans les classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 42 et 45.
e) Enregistrement national espagnol M 3 621 960, BUROFAX PREMIUM, demandé le
5 juillet 2016, enregistré le 24 février 2017, pour des produits compris dans les classes
9, 16, 35, 36, 38, 39, 42 et 45.
6 Par décision du 26 janvier 2023 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition, considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion. Son raisonnement peut concrètement être résumé comme suit:
− Pour des raisons d’économie de procédure, l’examen de l’opposition a été effectué comme si tous les services contestés étaient identiques aux produits et services en classes 9 et 39 couverts par la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est la meilleure vue à partir de laquelle l’opposition peut être examinée.
− Les produits et services qui ont été considérés comme identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expérience ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix, le caractère spécialisé ou les conditions des produits et services acquis.
− Le territoire pertinent est l’ Espagne.
− La marque antérieure étant une marque verbale, c’est le mot lui-même qui est protégé. Par conséquent, il est indifférent qu’ils soient représentés en minuscules ou en majuscules, ou en combinaison, pour autant qu’ils ne s’écartent pas de la manière habituelle d’écrire. De son côté, le signe contesté est composé d’un élément figuratif ainsi que d’éléments verbaux.
− Non seulement l’élément figuratif mais aussi l’élément verbal «NOTIFICAD@S», en raison de leur position et de leur taille dans la marque contestée, ont un impact visuel considérable, de sorte qu’ils dominent l’impression d’ensemble produite par la marque.
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− Dans l’élément verbal «NOTIFICAD@S», compte tenu de la présence du symbole @ entre les consonnes, le public espagnol le percevra comme «notifié» (féminin) ou «notifié» (masculine), qui est le pluriel du verbe «notifier» en espagnol. Il s’agit d’un terme faiblement distinctif, étant donné que le public le percevra comme produisant, par exemple, des notifications générées par ordinateur, ou que les services pertinents incluent un service de notification.
− L’utilisation du signe @ sera également associée au fait que les notifications seront effectuées par voie électronique. Compte tenu du fait que tous les services contestés ont trait à des communications ou des messages, qui comprennent des notifications, cet élément est faible dans la mesure où il concerne l’un des aspects de ces services.
Ce concept est renforcé par l’élément figuratif , puisqu’il représente un curseur, qui est une icône largement utilisée sur l’internet et sur des produits liés à l’informatique, de sorte que son caractère distinctif est, tout au plus, limité.
− Les marques en conflit ont en commun le mot «BUROFAX», qui signifie et sera compris comme «fax-cup, à valeur maïs, dans un bureau de poste; o une lettre ou un document envoyé par burofax» (https://dle.rae.es/burofax). Le dictionnaire relève également qu’il s’agit d’une marque enregistrée. En outre, compte tenu du fait que la télécopie est envoyée par l’intermédiaire d’un bureau de poste, cet élément possède un caractère distinctif limité pour les services compris dans la classe 39 (dans les deux listes de produits et services) ou pour certains des produits de l’opposante (par exemple, les ordinateurs) et pour les services demandés compris dans la classe 38, étant donné que ces services peuvent avoir pour objet un télécopieur. Dès lors, ce seul terme doit être considéré comme ayant un caractère distinctif limité.
− Dans la marque demandée, en dessous de l’élément figuratif et « NOTIFICAD@S», dans une taille beaucoup plus petite, est l’expression «BUROFAX POSTAL Y ELECTRÓNICO». Cette expression n’est ni frappante, ni originale, et ne nécessite aucun effort d’interprétation ou de lancement d’un processus cognitif dans l’esprit du public, de sorte que le public pertinent ne percevra pas ladite expression au-delà de son message informatif évident, c’est-à-dire qu’elle fait allusion tant aux services fournis qu’aux moyens par lesquels ils sont fournis.
− Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée en Espagne; Les preuves soumises par l’opposante (annexes 1 à 23) ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée et n’ont pas non plus acquis un caractère distinctif élevé par l’usage.
− Les éléments de preuve ne donnent aucune indication sur le degré de renommée de la marque auprès du public pertinent. En effet, les documents fournis ne contiennent pas d’informations sur la question de savoir si le public pertinent perçoit le signe «BUROFAX» dans les services (produits) de l’opposante comme une identification d’une origine commerciale spécifique ou si, au contraire, il l’identifie comme une simple indication descriptive des produits/services qu’il propose.
− S’il est vrai que les éléments de preuve montrent que l’opposante fournit des services de burofax en Espagne, ils ne contiennent aucune indication permettant à la division d’opposition d’établir la portée desdites actions commerciales ou promotionnelles.
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− Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure sera examiné sur la base de son caractère distinctif intrinsèque. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible.
− Il convient également de souligner que, la marque antérieure étant enregistrée, elle doit être automatiquement reconnue comme ayant un minimum de caractère distinctif
(24/05/2012-, 196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 47). Son caractère distinctif, à tout le moins minime, ne saurait être remis en cause dans le cadre d’une procédure d’opposition limitée à l’examen du risque de confusion (23/04/2013-, 109/11, Endurace, EU:T:2013:211, § 80). Il s’ensuit que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible.
− Les services demandés ont été considérés comme identiques aux produits et services de la marque antérieure compris dans les classes 9 et 39.
− Les similitudes entre les signes reposent essentiellement sur le terme «BUROFAX», la marque antérieure étant une marque enregistrée en Espagne, alors que dans le signe contesté, elle joue un rôle dans l’identification du type de produits/services offerts au sein de l’expression descriptive et dépourvue de caractère distinctif «BUROFAX POSTAL Y eletronic».
− Visuellement et phonétiquement, les différences entre les signes dominent. La marque contestée est fortement caractérisée par l’élément «NOTIFICAD@S» qui, malgré son faible caractère distinctif, en raison de sa plus grande taille, prévaudra dans la mémoire des consommateurs.
− Il convient d’examiner l’argument de l’opposante selon lequel les marques antérieures, toutes caractérisées par la présence du même élément verbal
«BUROFAX», constituent une «famille de marques» ou «série de marques». À la lumière de ce qui précède, ce fait peut donner lieu à un risque de confusion objectif dans la mesure où le consommateur pourrait croire, en voyant la marque contestée, qui contient le même élément verbal que les marques antérieures, que les produits désignés par cette marque proviennent de l’opposante.
− «BUROFAX» identifie le type de produits/services en cause, comme indiqué dans le dictionnaire lui-même. Partant, cet argument doit être écarté.
− Il n’existe donc pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Étant donné que l’opposition n’est pas fondée, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves d’usage produites par l’opposante.
− Lesautres droits antérieurs revendiqués par l’opposante sont moins similaires à la marque contestée. En effet, ils contiennent davantage d’éléments figuratifs ou de mots supplémentaires tels que «CORREOS» ou «PREMIUM» (qui fait référence à une
«meilleure qualité») (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, §-46,
56, 58; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, premium XL/Premium L, EU:T:2013:24,
§ 26) et est dépourvue de caractère distinctif. Parconséquent, le résultat ne saurait être différent pour les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il
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n’existe pas de risque de confusion à l’égard de ces produits et services.− La demanderesse n’a pas revendiqué un juste motif pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
− Les éléments de preuve produits par l’opposante pour démontrer la renommée et le caractère distinctif élevé des marques antérieures ont déjà été examinés dans le cadre du motif tiré de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fait référence aux résultats de cet examen, qui sont tout aussi valables aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour toutes les marques antérieures. Les preuves soumises par l’opposante ne démontrent pas que l’usage des marques antérieures leur conférait une renommée.
− Les éléments de preuve fournissent peu d’informations sur l’importance de cet usage. Les éléments de preuve produits ne donnent aucune indication quant au degré de renommée de la marque auprès du public pertinent. En outre, rien n’indique le volume des ventes ou la part de marché de la marque, ni l’importance des mesures prises pour la promouvoir. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas que la marque est connue d’une partie significative du public pertinent. Dans ces circonstances, il est conclu que l’opposante n’a pas réussi à démontrer que les marques jouissent d’une renommée.
7 Le 27 mars 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision, demandant que celle- ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le même jour.
8 Dans son mémoire en réponse déposé le 31 mai 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les produits et services en conflit sont identiques et similaires:
− Il ne fait aucun doute qu’ils partagent la même nature, la même utilisation, la même destination et même les mêmes canaux de commercialisation, étant donné qu’ils sont tous généralement fournis par la même entreprise et partagent le même marché.
− Les éléments , et ils sont totalement descriptifs.
− Les éléments fournissent des informations directes sur les caractéristiques des services protégés, de sorte qu’ils sont totalement descriptifs.
− En ce qui concerne l’élément «BUROFAX», la division d’opposition reconnaît qu’il est suffisamment distinctif.
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− «BUROFAX» est distinctif et son usage associé à une expression descriptive (POSTAL Y ELECTRÓNICO) ne devrait pas la rendre descriptive, et encore moins porter atteinte au jus prohibendi de son titulaire d’interdire à un tiers qui n’a pas l’autorisation de faire usage de ladite marque, même lorsque cet usage est en combinaison avec d’autres éléments descriptifs, comme en l’espèce.
− Il existe des similitudes importantes entre les marques en conflit sous tous les angles.
− Si l’Office se réfère aux définitions contenues dans le dictionnaire, il ne saurait ignorer le fait que ce dernier fait notamment référence au fait que BUROFAX est une marque enregistrée et doit donc être traité comme une marque enregistrée.
− Selon la jurisprudence, l’inclusion d’un mot dans un dictionnaire est une expression d’une reconnaissance significative de la part du public (16/12/2010,-345/08 & T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 56). Ainsi, le fait que le dictionnaire précise que ce mot est une marque est considéré comme une indication que la marque n’a pas franchi le seuil de généricité. Dès lors, contrairement à démontrer son absence de caractère distinctif, le fait qu’il figure dans un dictionnaire renforce sa renommée et sa large reconnaissance par le public.
− «BUROFAX» est un terme pertinent, en raison de son caractère distinctif intrinsèque et de sa renommée, dont l’autre partie cherche à bénéficier en l’incluant dans sa marque, en donnant l’impression qu’il est associé ou lié commercialement, ou qu’il s’agit d’une sous-marque, ce qui n’est pas vrai.
− Dans sa décision, la division d’opposition a considéré que les preuves soumises par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée ou un caractère distinctif élevé par l’usage.
− «BUROFAX» jouit d’une reconnaissance publique importante par rapport aux produits et services visés, fournis dans les bureaux de poste.
− BUROFAX ® identifie un service spécifique sur le marché (envoi de communications, valeur fiable et servant de preuves à l’égard de tiers) par rapport à une origine commerciale spécifique (Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.), qui est, dès le départ, la seule entité qui, exclusivement, a fourni ce service dans notre pays. Cela signifie que, sans aucun doute, on peut considérer que la marque
«BUROFAX» est une marque renommée et renommée, de sorte que le public espagnol a tendance à l’identifier immédiatement avec une activité spécifique en relation avec une origine commerciale spécifique, qui est Correos ou, à la même occasion, Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., qui est titulaire de ladite marque.
− L’analyse des preuves dans son ensemble satisfait à tous les aspects juridiques pour démontrer non seulement qu’il existe une famille de marques contenant le terme «BUROFAX» mais aussi qu’il jouit d’une renommée.
− Il existe un risque de confusion entre les marques.
10 Les arguments développés par la demanderesse en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
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− Le terme «BUROFAX» a une capacité distinctive limitée ou est dépourvu de caractère distinctif.
− Le seul élément commun aux signes est «BUROFAX» qui, outre sa position clairement secondaire (en raison de sa taille et de son emplacement dans la configuration de la marque), est à son tour un terme connu de l’ensemble du public espagnol et donc descriptif.
− L’opposante n’a pas dûment démontré la renommée de la marque «BUROFAX» dans la procédure d’opposition, de sorte que cet argument ne doit pas être pris en considération dans la comparaison des marques.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Réouverture de l’examen des motifs absolus concernant le signe contesté
13 Ainsi qu’il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus dans le cadre d’une procédure-d’opposition (30/06/2004, 186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
14 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, lorsque la décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, si elle considère qu’un motif absolu de refus s’applique à tout ou partie des produits ou services visés par la demande de marque.
15 Cet examen peut être lancé à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
16 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen du signe contesté a été rouvert, la procédure de recours est suspendue jusqu’à ce que la décision de l’examinateur ait été rendue et, lorsque le signe contesté a été rejeté en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
17 En l’espèce, la chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable du
signe contesté au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. En particulier, la chambre de recours considère qu’il convient, à tout le moins, d’examiner l’application du motif énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
18 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
19 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999,
108/97- & -109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique (12/02/2004-, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87-, § 35).
20 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque, visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits. Il suffit que lesdits signes et indications aient un tel usage potentiel. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits concernés
(12/02/2004,-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 41; 12/02/2004, 363/99-, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 100).
21 Un signe constitué d’un mot ou d’un néologisme composé d’éléments descriptifs individuellement des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est lui-même descriptif desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot ou le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent: cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot ou le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 41).
22 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits
(12/01/2005, 369/02-, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 17, et la jurisprudence citée; 09/03/2017, 400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public pertinent est également prise en compte lors de l’examen des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, 87/10-, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
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23 Le signe contesté est composé de mots en espagnol. Dès lors, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés sera le public espagnol (05/05/2011-, 41/10, esf cole du ski français, EU:T:2011:200, § 53; 15/11/2018,-140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, §-16).
24 Le signe contesté est composé des éléments suivants:
− L’élément verbal «NOTIFICAD@S», représenté en lettres capitales standard, dans lequel la lettre «O/A» est remplacée par le symbole «@».
− En dessous, dans une taille plus petite, l’expression «BUROFAX POSTAL Y ELECTRÓNICO», également en lettres majuscules standard de couleur bleue et grise.
− À gauche du signe, l’élément figuratif , qui semble être la représentation du curseur de la souris de l’ordinateur.
25 Premièrement, s’agissant de l’élément verbal «NOTIFICAD@S», compte tenu de la présence du symbole @ entre les consonnes, le public espagnol le verra comme notifié, féminin ou notifié, en masculin, tous deux étant le pluriel du verbe «notifier» en espagnol.
Le public peut le percevoir comme signifiant que les services en cause produisent, par exemple, des notifications générées par ordinateur, ou que les services pertinents incluent un service de notification. Par conséquent, de l’avis de la chambre de recours, cet élément est descriptif pour les services en cause compris dans les classes 38 et 39.
26 En outre, le fait qu’il inclue le symbole @ renforce l’idée que les notifications seront effectuées par voie électronique. Compte tenu du fait que tous les services ont trait à des communications ou des messages, qui comprennent des notifications, cet élément est descriptif puisqu’il fait référence aux services en tant que tels.
27 L’élément «BUROFAX» sera compris par le public pertinent comme «un service de télécopie fidèle dans un bureau de poste; o une lettre ou un document envoyé par burofax» (Diccionario de la Real Academia Española). Le dictionnaire relève également qu’il s’agit d’une marque enregistrée. De même, la définition de «BUROFAX» sur le site Internet de la poste espagnole est la suivante: «la burofax est un service qui nous permet d’envoyer d’urgence des documents par voie électronique, étant donné qu’elle se rend du centre d’origine au centre de destination et qu’elle est accréditée par l’expéditeur, le destinataire et la date d’expédition». Étant donné que les services en cause sont, dans leur ensemble, liés à la messagerie et à la communication, l’élément «BUROFAX» est descriptif des services en cause, ce qui est même reconnu par la demanderesse elle-même.
28 Enfin, en ce qui concerne l’expression «BUROFAX POSTAL Y ELECTRÓNICO», il ne s’agit pas d’une expression accrocheuse ou originale, ni d’effort d’interprétation ou de lancement d’un processus cognitif dans l’esprit du public, comme l’a déjà constaté la division d’opposition, de sorte que le public pertinent ne percevra pas ladite expression au- delà de son message informatif évident, c’est-à-dire qu’elle fait allusion non seulement aux services fournis, mais aussi aux moyens par lesquels ils sont fournis.
29 Ce concept est renforcé par l’élément figuratif , qui n’ajoute pas non plus de caractère distinctif, puisqu’il représente le curseur classique en forme de flèche, qui est un symbole
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largement utilisé sur l’internet et sur des produits connexes et l’environnement informatique en général.
30 Au vu de ce qui précède, la Chambre note que l’expression «NOTIFICAD@S BUROFAX
POSTAL Y ELECTRÓNICO» pourrait être considérée comme descriptive du type et de la qualité des services contestés, dans la mesure où elle indique ou fait référence aux services et à la manière dont ils sont fournis. En outre, les autres éléments figuratifs du signe contesté ont également trait à l’environnement dans lequel les services sont fournis.
31 En tout état de cause, le signe contesté, dans son ensemble, fournit des informations sur la manière dont les services contestés sont fournis, à savoir qu’ils sont fournis au moyen d’une burofax, électronique ou par voie postale.
Signification du signe contesté par rapport aux services pertinents compris dans les classes 38 et 39
32 Les services compris dans la classe 38 sont les suivants:
Classe 38: Communications par terminaux d’ordinateurs analogiques et numériques; communications via des réseaux informatiques mondiaux ou Internet; communications informatiques pour la transmission d’informations; communications par systèmes de courrier électronique; transmission de systèmes de communications électroniques; fourniture de services de communications en ligne; services de communication; transmission (électronique) de communications écrites; services de messagerie; messagerie électronique; services de courrier électronique et de messagerie; services de courrier électronique et de messagerie; transmission de dépêches par voie électronique; services d’envoi et de réception de messages; services de communication pour la remise de messages d’urgence
33 S’agissant de services liés aux communications et à leur transmission par messagerie analogique ou électronique, la chambre de recours considère que le signe contesté décrit le type de service lui-même et la manière dont il est fourni.
34 Les services compris dans la classe 39 sont les suivants:
Classe 39: Services de distribution; distribution du courrier par messagerie; services d’expédition; services de courrier et de messagerie; services postaux; livraison de correspondance; livraison de courrier par voie postale ou par messagerie.
35 Lesdits services concernent des services de distribution et de livraison, de sorte qu’il est possible que le public pertinent, lorsqu’il perçoit le signe contesté, le comprendra comme une référence aux services eux-mêmes et à la manière dont ils sont fournis.
36 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’examiner s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe contesté et les services pertinents (12/06/2007-, 339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 42).
Éléments figuratifs du signe contesté
37 Selon la jurisprudence, le critère décisif pour apprécier le caractère descriptif du signe contesté est celui de savoir si, du point de vue du public pertinent, les éléments figuratifs
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modifient la signification de la marque demandée par rapport aux produits ou aux services concernés. Il convient également de rappeler que, lorsque l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque dans son ensemble sera également descriptive, sauf si ses éléments figuratifs sont susceptibles de détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal [26/04/2018-, 220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 29 et jurisprudence citée].
38 L’élément «NOTIFICAD@S» dans le signe contesté est représenté en bleu et dans une police de caractères régulière qui ne contient pas de caractères spéciaux. Le symbole «@», tel que décrit ci-dessus, renvoie au mode de communication électronique.
39 En ce qui concerne l’expression «BUROFAX POSTAL Y ELECTRÓNICO», elle est également écrite en lettres majuscules standard de couleur bleue et grise et ne comporte aucun élément figuratif supplémentaire. Ces mots sont considérablement plus petits par rapport aux autres éléments du signe.
40 Le signe contesté se compose uniquement d’un nombre très limité d’éléments figuratifs, qui incluent simplement la couleur bleue et grise et une stylisation totalement standard et simple, dans laquelle des caractères individuels sont parfaitement reconnaissables.
41 Enfin, l’élément figuratif est pleinement descriptif dans la mesure où, comme il a été établi ci-dessus, il représente le curseur classique en forme de flèche, qui est un symbole largement utilisé sur Internet et sur des produits connexes et l’environnement informatique en général.
42 La chambre de recours conclut que les éléments figuratifs, également pris en considération dans le contexte des éléments verbaux qui l’accompagnent, seront tout au plus perçus comme étant purement décoratifs ou complémentaires [26/04/2018-, 220/17, 100 % Pfalz
(fig.), EU:T:2018:229, § 30; 24/06/2015, 552/14-, extra, EU:T:2015:462, § 20; voir également, par analogie, 15/12/2009,-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508). Les éléments figuratifs du signe contesté ne sauraient détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par les éléments verbaux «NOTIFICAD@S BUROFAX POSTAL Y ELECTRÓNICO» [26/04/2018, 220/17, 100-% Pfalz (fig.), EU:T:2018:229,
§ 29 et jurisprudence citée].
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
43 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
44 Une marque qui est descriptive des caractéristiques de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b)-, du RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, 90/11- &
C-91/11, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, 214/19-P, Achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, §-34]. Comme décrit ci-dessus, la chambre de recours estime que c’est le cas du signe contesté en cause.
45 En ce qui concerne la représentation graphique du signe contesté, elle peut être considérée comme totalement minimaliste et dépourvue de tout élément figuratif indépendant
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susceptible d’attirer l’attention du public pertinent et d’exprimer d’autres indications qui ne sont pas générales par rapport aux services visés par la demande.
46 Compte tenu des considérations qui précèdent, la marque demandée étant descriptive des services visés par la demande, elle est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
47 La chambre de recours considère que le signe contesté dans son ensemble, du point de vue du public hispanophone, se compose exclusivement d’un signe qui semble pleinement descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et est donc également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
48 Par conséquent, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la procédure d’opposition et de recours et de renvoyer l’affaire à l’examinateur afin de rouvrir la procédure d’examen de la demande de marque contestée sur la base des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), et à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les services pour lesquels l’enregistrement est demandé, à la lumière des motifs exposés ci-dessus, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE.
Frais
49 La procédure de recours étant suspendue, la chambre de recours ne prendra pas de décision sur les frais tant qu’une décision définitive n’aura pas été rendue.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
Déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner afin de rouvrir la procédure d’examen de la demande de MUE no 18 396 046 à la lumière des motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
Signature Signature Signature
N. 2019 jus C. Govers A. Kralik
Le greffe
Signature
H. Dijkema
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