DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 168 303
PET Co., Ltd., 1-14-2, Kanda Nishikicho Chiyoda-ku, Tokyo, Japon (opposante), représentée par Fieldfisher LLP, The Capel Building Mary’ s Abbey, D07 N4C6 Dublin 7, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Ketong Technology Co. Ltd, A406-1, No.16, Lixin Rd., Danzhutou, Nanwan St., Longgang Dist., Shenzhen, Guangdong, Chine (requérante), représentée par qiang Zhou, 1 rue Castillon 2eme Etage, 33000 Bordeaux, France (représentant professionnel).
Le 15/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 168 303 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Appareils pour la transmission sans fil d’informations acoustiques; dispositifs pour la diffusion en flux de contenus multimédias sur des réseaux locaux sans fil; appareils pour la transmission radio sans fil; antennes de signal; émetteurs pour la transmission de signaux électroniques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 632 757 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 20/04/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 632 757 «ESP32 CAM» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 151 353 «ESP» (marque verbale) pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ainsi que sur la marque non enregistrée «ESP» (marque verbale) utilisée dans la vie des affaires en Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors

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d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Pièces et accessoires pour instruments de musique compris dans cette classe; amplificateurs d’instruments de musique et leurs composants, à savoir amplificateurs de guitares et basses, amplificateurs, pickups et boîtes à echo pour guitares; unités d’effets spéciaux pour guitares; dispositifs de traitement et de modification du son, à savoir unités de retard, de reverbe et d’effets de distorsion; haut-parleurs, enceintes acoustiques, enceintes de haut-parleurs.
Classe 15: Instruments de musique; instruments de musique, à savoir guitares électriques, guitares acoustiques/électriques, guitares acoustiques et basses électriques, basses acoustiques/électriques, basses acoustiques et leurs accessoires, à savoir étuis, cordes, gig bags, sangles de guitare, picks et systèmes de tremolo à vibrato.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils pour la transmission sans fil d’informations acoustiques; dispositifs pour la diffusion en flux de contenus multimédias sur des réseaux locaux sans fil; appareils pour la transmission radio sans fil; logiciels économiseurs d’écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; puces [circuits intégrés]; moniteurs [programmes informatiques]; objectifs pour caméras vidéo; antennes de signal; émetteurs pour la transmission de signaux électroniques; appareils électroniques de surveillance.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les appareils contestés pour la transmission sans fil d’informations acoustiques; dispositifs pour la diffusion en flux de contenus multimédias sur des réseaux locaux sans fil; appareils pour la transmission radio sans fil; antennes de signal; les transmetteurs pour la transmission de signaux électroniques sont à tout le moins similaires aux haut- parleurs audio de l’opposante qui, outre la reproduction de sons, transmettent également des sons en convertissant des signaux audioniques électriques en ondes sonores et, en tant que tels, ils sont inclus dans la catégorie plus large des appareils de transmission de sons. Les produits en cause ont la même destination générale, ont en commun leur fabricant et leurs canaux de distribution et s’adressent aux mêmes consommateurs.

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Les «logiciels économiseurs d’écran d’ordinateur» contestés, enregistrés ou téléchargeables; puces [circuits intégrés]; moniteurs [programmes informatiques]; objectifs pour caméras vidéo; les appareils de surveillance électronique n’ont aucun facteur pertinent en commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 9 (pièces d’instruments de musique, amplificateurs de guitares, boîtes à echo et dispositifs d’effets spéciaux, dispositifs de report, réverbe et dispositifs d’effets de détente, haut- parleurs, armoires et annexes) et classe 15 (instruments de musique, guitares, bases électriques et leurs accessoires). Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Les produits en cause ne coïncident généralement pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. Contrairement aux arguments de l’opposante, bien que certains des produits contestés puissent être utilisés en combinaison avec les produits de l’opposante, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à relativement élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
ESP ESP32 CAM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.

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L’élément verbal commun «ESP» a plusieurs significations en anglais, par exemple «perception extrasensory; Anglais pour des fins spécifiques (ou spéciales): la technique d’enseignement de l’anglais pour les étudiants qui en ont besoin pour une finalité particulière, comme les relations commerciales; programme de stabilité électronique: un système électronique qui stabilise automatiquement un véhicule routier qui est surmonté ou risque de rouler en appliquant sélectivement des freins individuels» (informations extraites du Collins Dictionary le 31/05/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/esp). Étant donné qu’aucune de ces significations ne renvoie directement aux produits pertinents compris dans la classe 9, l’élément verbal «ESP» possède un caractère distinctif moyen.
Compte tenu du fait que la similitude globale entre les signes est plus grande lorsqu’il existe un lien conceptuel entre les signes, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison sur la partie du public anglophone qui percevra l’élément commun «ESP» comme ayant une signification.
Le nombre «32» dans le contexte du signe contesté est susceptible d’être perçu comme une référence à la position de produits d’une gamme de produits proposés, ou comme une caractéristique générique des produits (par exemple, un son de 32 bit). Par conséquent, cet élément est faible en ce qui concerne les produits en cause.
L’élément verbal «CAM» du signe contesté peut être perçu comme signifiant «abréviationinformelle pour appareil photo» ou comme une abréviation de «médicament complémentaire et alternatif; fabrication assistée par ordinateur» (informations extraites du Collins Dictionary le 31/05/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cam) par le public pertinent sur lequel se concentre la présente appréciation. Aucune de ces significations ne se rapportant directement aux produits en cause, l’élément verbal «CAM» possède un caractère distinctif moyen.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «ESP», qui est le seul élément de la marque antérieure et le premier composant verbal du signe contesté. Les signes diffèrent par le deuxième élément «32» du signe contesté et par l’élément verbal supplémentaire «CAM», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Bien que les éléments numériques et verbaux supplémentaires fassent du signe contesté deux fois plus long que la marque antérieure, la marque antérieure est entièrement incluse au début du signe contesté en tant que premier élément, sur lequel les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer. En outre, cet élément sera perçu et prononcé en premier par le public pertinent. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les éléments verbaux qui composent les marques. Les signes sont similaires dans la mesure où ils renvoient tous deux à la même signification en raison de l’élément commun «ESP». Les signes diffèrent par les significations véhiculées par l’élément «32» et par l’élément verbal «CAM» du signe contesté. Toutefois, compte tenu du poids attribué au composant «32» (comme expliqué ci- dessus) et de la position secondaire de l’élément verbal «CAM», les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.

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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits contestés sont au moins partiellement similaires et partiellement différents des produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et à un public de professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à relativement élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel; Comme détaillé à la section c), l’intégralité de la marque antérieure figure au début du signe contesté, et cet élément sera d’abord remarqué par les consommateurs pertinents. Bien que les signes diffèrent par les autres éléments numériques et verbaux du signe contesté, ces différences ne suffisent pas à compenser le point commun susmentionné. En outre, il existe un lien conceptuel entre les signes en raison de leur élément commun, qui véhicule la même signification dans les deux signes. Par conséquent, il est tout à fait concevable que les consommateurs pertinents, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention relativement élevé, lorsqu’ils rencontreront les marques pour des produits à tout le moins similaires, établiront un lien entre les signes en conflit et supposera que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, il ne saurait être exclu avec certitude que les consommateurs pertinents confondent les marques ou percevront le signe contesté comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne
[23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 151 353 «ESP» (marque verbale) de l’opposante.

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Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits jugés au moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif et/ou de sa renommée, comme l’affirme l’opposante et pour des produits à tout le moins similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’examen de l’opposition se poursuivra par rapport aux autres motifs invoqués, à savoir l’article 8, paragraphe 5, et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La

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satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure no 4 151 353 «ESP» jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 04/01/2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 9: Pièces et accessoires pour instruments de musique compris dans cette classe; amplificateurs d’instruments de musique et leurs composants, à savoir amplificateurs de guitares et basses, amplificateurs, pickups et boîtes à echo pour guitares; unités d’effets spéciaux pour guitares; dispositifs de traitement et de modification du son, à savoir unités de retard, de reverbe et d’effets de distorsion; haut-parleurs, enceintes acoustiques, enceintes de haut-parleurs.
Classe 15: Instruments de musique; instruments de musique, à savoir guitares électriques, guitares acoustiques/électriques, guitares acoustiques et basses électriques, basses acoustiques/électriques, basses acoustiques et leurs accessoires, à savoir étuis, cordes, gig bags, sangles de guitare, picks et systèmes de tremolo à vibrato.
L’opposition est dirigée contre les autres produits suivants:
Classe 9: Logiciels économiseurs d’écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; puces [circuits intégrés]; moniteurs [programmes informatiques]; objectifs pour caméras vidéo; appareils électroniques de surveillance.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la

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part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 07/11/2022, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Une déclaration de témoin datée du 04/11/2022 et signée par le directeur de la société PL Co., Ltd (l’opposante). Le document indique que l’opposante a été fondée à Tokyo (Japon) en 1975 et a exploité un magasin fournissant des pièces de rechange personnalisées pour guitares. Les pièces de rechange de l’opposante ont été introduites aux États-Unis d’Amérique en 1983 et l’opposante a commencé à artisaner des instruments personnalisés pour artistes de New York en 1985. Parmi ces artistes figuraient Page Hamilton (helmet), Vernon Reid (couleur de vie), Vinnie Vincent et Bruce Kulick (KISS), Ronnie Wood (The Rolling Stones) et George Lynch (Dokken). Selon le témoignage, les guitares japonaises sont renommées dans le monde entier et favorisées par un large éventail d’artistes, notamment dans les gènes métalliques lourds et rocheux durs. Les produits PSE de l’opposante sont disponibles dans le monde entier, y compris dans l’ensemble de l’Union européenne. L’opposante n’a cessé de faire de la publicité et de la commercialisation de ses produits de la marque «phosphates» dans l’Union européenne. L’opposante fait la promotion de ses produits de la marque «acier» lors de divers événements en direct au sein de l’Union européenne, y compris lors de la Music Messe en Allemagne et à Hellmanifeste en France. La déclaration de témoin indique également que l’opposante a investi un montant considérable dans la promotion et la publicité de ses produits sous la marque «acier». Par conséquent, une partie importante du public pertinent de l’Union européenne reconnaîtra les produits du PSE et, par conséquent, la marque de l’opposante jouit d’une renommée dans l’Union européenne. En outre, le témoignage introduit et explique les autres éléments de preuve produits en tant que pièce 1 — pièce 12.
Pièce 1: captures d’écran du site web Wikipédia de la page/entrée concernant «ESP Guitars», datées du 18/10/2022, contenant des informations sur l’histoire de l’opposante, ses guitares, sa popularité, etc.
Pièce 2: 13 captures d’écran du site internet de l’opposante (www.espguitars.com), datées du 18/10/2022, montrant des guitares, des sacs et des étuis pour guitares, des vêtements et des articles de chapellerie, des sangles, etc.; 18 captures d’écran utilisant la WayBack Machine et montrant le contenu du site internet de l’opposante le 11/02/2017, 25/06/2018, 17/12/2019, 03/08/2020, 05/12/2021 et 10/12/2021, contenant des guitares, des marchandises, des stimulations vidéo et d’autres informations.
Pièce 3: 11 captures d’écran du site internet de l’opposante (www.espguitars.com), datées du 06/11/2022, contenant une liste d’artistes.
Pièce 4: 10 captures d’écran du site internet de l’opposante (www.espguitars.com), datées du 18/10/2022, contenant des listes des concessionnaires de l’opposante en France, en Italie, au Portugal, en Espagne et au Royaume- Uni.
Pièce 5: captures d’écran (toutes datées du 18/10/2022) de thoman (www.thoman.de/), MUSIC STORE professional (www.musicstore.com), musique de station (www.station-musicshop.de), Gear4musique (www.gear4music.fr), Star s Music (www.stars-music.fr), montrant des guitares proposées à la vente sous la marque «acier».

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Pièce 6: sept factures datées de 2017 (une facture), 2018 (une facture), 2019 (une facture), 2020 (deux factures), 2021 (une facture) et 2022 (une facture), adressées par l’opposante à des clients au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Norvège et en Espagne. Les produits figurant sur les factures sont indiqués sous la rubrique «guitare/étui électrique, Made in Japon» (deux articles seulement dans une seule facture contiennent «SE») sous la rubrique générale «guitare électrique/étui, Made in Japon». Toutes
les factures contiennent le signe dans leur coin supérieur droit et les montants sont fournis en USD.
Pièce 7: un tableau Excel, intitulé «Ventes à l’UE 2017-2021», contenant les noms de 11 distributeurs à Chypre, au Danemark, en Finlande, en France, «Allemagne + 10 autres», en Grèce, en Italie, en Norvège, au Portugal et en Espagne, en Turquie et au Royaume-Uni, et les chiffres de vente pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 pour chacun d’eux. Le montant total des ventes (pour toutes les années et tous les distributeurs) est indiqué comme atteignant près de 6 000 000 USD. Le tableau ne contient aucune indication de produits et seule une référence aux «produits de la marque verte» est fournie dans le témoignage.
Pièce 8: un document non daté contenant, comme indiqué dans la déclaration de témoin, un résumé des dossiers internes de l’opposante, intitulé «Figations de dépenses de marketing dans l’UE depuis 5 ans», présentant deux chiffres: «Supports à des distributeurs pour la commercialisation/publicité depuis 5 ans» (plus de 100 000 USD) et «Trade Shows itures Music Events exposés à des fins de marketing» (plus de 50 000 USD).
Pièce 9: captures d’écran du site internet de l’opposante (www.espguitars.com), datées du 06/11/2022, contenant des images et des descriptions des guitares de l’opposante; des impressions de quelques publications non datées du compte Metal Guitar sur les médias sociaux, contenant des guitares et quelques images de publicités non datées;
Pièce 10: captures d’écran, datées du 18/10/2022, de résultats de recherches effectuées sur Google sur des «guitares éponges», contenant des entrées relatives à la marque de l’opposante et à l’aluminium; une impression d’un article de JaME (www.jame-world.com) intitulé «ESP — From Japan WLove», publié le 10/08/2009, contenant des informations sur l’opposante, sa popularité sur le marché japonais, ses guitares et certaines marques japonaises et musicales collaborant avec l’opposante.
Pièce 11: captures d’écran du compte Facebook de l’opposante, datées du 19/10/2022 et du 06/11/2022, montrant 429 000 abonnés, une adresse aux États-Unis, la date de création 15/06/2009, et diverses publications avec images ou vidéos montrant des guitares, artistes et événements, datées de 2017 à 2021. Le nombre de postes semble varier de 26 à 449 et la marque sur ce site web sur les médias sociaux est la suivante:

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Pièce 12: un document indiquant quatre événements dans l’UE, à savoir «avril, 2017 Music Messe à Francfort, Allemagne», «juin 2018 Hellmanifeste in Clisson, France», «juin 2019 Hellmanifeste in Clisson, France» et «juin 2022 Hellmanifeste in Clisson, France», montrant des dépenses et contenant deux images. La déclaration de témoin indique qu’il s’agissait d’événements en direct auxquels l’opposante a assisté pour promouvoir la marque «ESP».
L’opposante a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure. Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, libellé en l’espèce, que les conditions pour son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver la renommée «dans l’UE» (voir communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
Appréciation des éléments de preuve
Après examen des éléments de preuve énumérés ci-dessus, la division d’opposition estime qu’ils ne suffisent pas à démontrer que la marque antérieure a acquis une renommée dans l’Union européenne.
La déclaration de témoin indique que l’opposante a été fondée en 1975 (au Japon) et que ses produits ont été introduits aux États-Unis d’ici à 1985. Toutefois, aucune information n’a été fournie quant à la date exacte d’extension de l’opposante au marché de l’Union européenne. Bien que les captures d’écran du site internet de l’opposante (pièce 4) montrent que l’opposante a des revendeurs en Espagne, en France, en Italie et au Portugal, les documents sont datés après la date pertinente. Il en va de même pour les captures d’écran du site web de l’opposante contenant une liste d’artistes (pièce 3), des images et des descriptions des guitares de l’opposante (pièces 2 et 9), des captures d’écran de sites internet de tiers proposant à la vente des guitares d’asphalte (pièce 5), des captures d’écran du site internet Wikipédia de la page/de l’entrée pour «ESP Guitars» (pièce 1), des captures d’écran des résultats de recherche Google (pièce 10) et des captures d’écran du compte Facebook de l’opposante, montrant le nombre de abonnés (pièce 11). Toutes ces captures d’écran sont datées après la date pertinente et ne reflètent donc pas la situation et le contenu des sites web susmentionnés avant la date pertinente (04/01/2022). En outre, le nombre de abonnés figurant sur le site Facebook de l’opposante est assez faible et ne fournit aucune information sur les territoires des abonnés. Bien que l’opposante ait des distributeurs dans certains pays de l’Union, cela n’implique pas automatiquement une connaissance de la marque par le public pertinent dans ces pays. En outre, bien que les résultats de recherche Google (pièce 10) montrent les liens vers des sites internet antérieurs à la date pertinente, ils n’affichent pas le contenu de ces sites web. En outre, étant donné que la recherche a été effectuée après la date pertinente, elle reflète le contenu disponible au moment de la recherche, mais pas avant la date pertinente. En outre, l’article complet présenté dans la pièce 10 fait référence au marché japonais, qui n’est pas le territoire pertinent.
Bien que les captures d’écran du site internet de l’opposante utilisant la WayBack Machine (pièce 2) montrent le contenu du site internet de l’opposante entre 2017 et 2021 et les autres captures d’écran du compte Facebook (pièce 11) contiennent des publications datées entre 2017 et 2021, même si l’on tient compte de leur disponibilité

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dans divers pays de l’Union, elles attestent simplement de la présence de l’opposante sur l’internet, ce qui, de nos jours, est habituel pour toutes sortes d’activités. Ils ne fournissent aucune information sur la reconnaissance de la marque par le public pertinent sur le territoire pertinent. En outre, étant donné que la plupart de ces éléments de preuve proviennent de l’opposante et sont principalement destinés à promouvoir ses produits, ils n’ont pas beaucoup de valeur probante.
Les chiffres de vente de 2017 à 2021 fournis dans le tableau Excel (pièce 7), bien que relativement élevés, semblent refléter les activités de la société en général. Il n’y a aucune indication relative aux produits ou à la marque, et ils contiennent une indication peu claire «Allemagne + 10 autres», qui n’indique pas exactement à quels pays elle fait référence. Le document intitulé «Marketing Expliiture Figures in EU of 5 ans» (pièce 8) ne permet pas de déterminer à partir de quelle date il convient de calculer la date correspondant à ces «5 dernières années» ni à quelles marques ou produits il se rapporte. Le document indiquant quatre événements dans l’UE (pièce 12), à l’exception des dates et des dépenses, ne contient aucune information supplémentaire, comme le nombre de participants et d’participants aux salons professionnels ou aux festivals, ou le degré d’attention médiatique que ces événements ont reçu. En outre, ces trois documents ne sont même pas des documents officiels, et il n’apparaît pas clairement où ces extraits ont été extraits. Elles ne contiennent aucune condition et ne sont pas étayées par des états financiers officiels ou des rapports d’auditeurs indépendants confirmant ces déclarations. Bien que ces documents aient été confirmés par la déclaration de témoin, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés se voient généralement accorder moins d’importance que les éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.
Bien que les factures (pièce 6) étayent dans une certaine mesure les informations fournies dans le tableau Excel (pièce 7), elles démontrent simplement que l’opposante a vendu ses produits dans certains pays de l’UE, mais ne fournissent aucune information substantielle susceptible de contribuer à établir la reconnaissance ou la renommée de la marque de l’opposante.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve supplémentaire, comme des déclarations de tiers indépendants (en particulier des chambres de commerce et/ou d’autres associations professionnelles) attestant de l’usage intensif ou de la reconnaissance de sa marque antérieure. Elle n’a pas non plus produit de données vérifiables montrant la part de marché détenue par l’opposante, des sondages d’opinion ou des études de marché, qui sont les moyens de preuve les plus appropriés pour fournir des informations sur le degré de connaissance de la marque, la part de marché qu’elle détient ou la position qu’elle occupe sur le marché par rapport aux produits des concurrents. En outre, l’opposante n’a produit aucun autre document émis par des tiers qui confirmerait ses allégations concernant la renommée de la marque antérieure dans l’Union européenne. Bien que les éléments de preuve susmentionnés indiquent que la marque antérieure a été utilisée depuis quelques années avant la date pertinente, ils ne fournissent pas d’indications suffisantes sur le degré de reconnaissance de la marque de l’opposante par le public pertinent sur le territoire pertinent.
Par conséquent, les informations et preuves soumises, prises dans leur ensemble, ne sont pas suffisantes pour démontrer que la marque antérieure est connue d’une partie significative du public de l’Union européenne. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé à suffisance de droit que sa marque «ESP» a acquis une renommée dans l’Union européenne.

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Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne ce motif.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
a)des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b)ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.

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b) Le droit en vertu du droit applicable
L’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, est fondée sur la marque non enregistrée «ESP» (marque verbale) utilisée dans la vie des affaires en Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays- Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie et Slovaquie pour les produits suivants:
Pièces et accessoires pour instruments de musique compris dans cette classe; amplificateurs d’instruments de musique et leurs composants, à savoir amplificateurs de guitares et basses, amplificateurs, pickups et boîtes à echo pour guitares; unités d’effets spéciaux pour guitares; dispositifs de traitement et de modification du son, à savoir unités de retard, de reverbe et d’effets de distorsion; haut-parleurs, enceintes acoustiques, enceintes de haut-parleurs; équipements pour la reproduction du son. Instruments de musique; instruments de musique, à savoir guitares électriques, guitares acoustiques/électriques, guitares acoustiques et basses électriques, basses acoustiques/électriques, basses acoustiques et leurs accessoires, à savoir étuis, cordes, gig bags, sangles de guitare, picks et systèmes de tremolo à vibrato.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant doit notamment fournir la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de sa protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué conformément au droit d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes.
Par conséquent, il incombe à l’opposante de produire toutes les informations utiles pour la décision, et notamment d’identifier la législation applicable et de fournir toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient à l’opposant «[…] de fournir à l’ [EUIPO] non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application […], mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011-, 263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).
Les informations relatives à la législation applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de celle-ci, et permettre au demandeur d’exercer son droit de défense.
En ce qui concerne les dispositions de la législation applicable, l’opposant doit fournir une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes [article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE]. L’opposant doit fournir la référence à la disposition juridique pertinente (numéro de l’article et numéro et titre de la loi) et le contenu (texte) de la disposition juridique en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, une encyclopédies ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente

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renvoie à une autre règle de droit, celle-ci doit également être produite afin de permettre au demandeur et à l’Office de comprendre tout le sens de la disposition invoquée et de déterminer l’éventuelle pertinence de cette règle. Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, toutes les dispositions du droit national applicable régissant l’acquisition de droits et l’étendue de leur protection visées à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, doivent être rédigées dans la langue de la procédure ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être produite d’office par l’opposant dans le délai imparti pour produire le document original.
En outre, l’opposant doit produire la preuve appropriée du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que la preuve que les conditions de protection à l’égard de la marque contestée sont effectivement remplies. Plus particulièrement, il doit avancer une argumentation convaincante quant à la raison pour laquelle l’utilisation de la marque contestée serait effectivement empêchée en vertu de la législation applicable.
En l’espèce, l’opposante n’a fourni aucune information sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué par l’opposante, à savoir la marque non enregistrée. L’opposante n’a pas fourni d’informations sur l’éventuel contenu des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’utilisation de la marque contestée en vertu du droit de chacun des États membres mentionnés par l’opposante.
Dès lors, l’opposition n’est pas fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Cynthia DEN Dekker Rasa BARAKAUSKIENĖ Loreto Urraca LUQUE

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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.