DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 152 966
GoKoala, Inc., 77 Washington Ave, Floor 5, Brooklyn, 11205 New York, États-Unis (opposante), représentée par Fortmann Tegethoff Patent- Und Rechtsanwälte, Oranienburger Strasse 39, 10117 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Solutions For Growth Consulting, S.L., María De Molina, 37, 28006 Madrid, Espagne (demanderesse), représentée par Ryo Rodriguez Oca, S.L., Calle Juan Hurtado De Mendoza, 9 Apto. 507, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 17/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 152 966 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Logiciels; applications logicielles informatiques téléchargeables; programmes informatiques pour la gestion des relations avec la clientèle; programmes d’ordinateurs, programmes enregistrés et informatiques téléchargeables; logiciels téléchargeables; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques et équipements pour le traitement de l’information, ordinateurs.

2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 510 298 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 17/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 510 298 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 271 135 KOALA (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la

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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de messagerie informatique pour téléphones portables, lecteurs multimédias portables, ordinateurs portables et appareils mobiles connexes, à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux; logiciels d’applications informatiques pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portables, ordinateurs portables et appareils mobiles connexes, à savoir, logiciels permettant aux clients de courrier d’hébergement d’hébergements détenus et hébergés par des tiers et parmi les hébergeurs qui lisent des hébergements à des fins de location et de vente; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables, lecteurs multimédias portables, ordinateurs portables et dispositifs mobiles connexes, à savoir, logiciels permettant aux utilisateurs de répertorier et de louer un hébergement temporaire, des informations d’accès, des listes et des annonces concernant le partage du temps, le logement, les appartements, les codominums, les maisons immobilières, l’immobilier commercial et les publicités en matière de location et de location pour les services précités; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables, lecteurs multimédias portables, ordinateurs portables et dispositifs mobiles connexes, à savoir, logiciels permettant aux utilisateurs de rechercher un hébergement temporaire, de faire des réservations pour des hébergements temporaires; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables, lecteurs multimédias portables, ordinateurs portables et dispositifs mobiles connexes, à savoir, logiciels permettant aux utilisateurs de prendre part à des réseaux sociaux proposant des voyages, des logements temporaires, ainsi que la location et la liste de biens immobiliers.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; applications logicielles informatiques téléchargeables; programmes informatiques pour la gestion des relations avec la clientèle; programmes d’ordinateurs, programmes enregistrés et informatiques téléchargeables; logiciels téléchargeables; extincteurs.

Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les « logiciels» contestés; applications logicielles informatiques téléchargeables; programmes informatiques pour la gestion des relations avec la clientèle; programmes d’ordinateurs, programmes enregistrés et informatiques téléchargeables; les logiciels téléchargeables comprennent, en tant que catégories plus larges, les logiciels de messagerie informatique pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portables, ordinateurs portables et dispositifs mobiles connexes de l’opposante, à savoir les logiciels permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les supports d’ enregistrement magnétiques, disques acoustiques contestés; les disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques coïncident avec les logiciels d’application informatiques pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portables, ordinateurs portables et dispositifs mobiles connexes de l’opposante, à savoir des logiciels qui permettent aux utilisateurs de participer à des réseaux sociaux proposant des voyages, des logements temporaires, ainsi que la location et la liste de biens immobiliers. Dans la mesure oùil convient de considérer que les supports de la marque comprennent à la fois des supports préenregistrés et des supports vierges [05/10/2016, R 2096/2015-2, COYOTE UGLY (fig.)/COYOTE UGLY, § 24-36]. Par conséquent, les supports d’enregistrement magnétiques et les autres produits susmentionnés peuvent englober les logiciels préenregistrés de l’opposante. Il s’ensuit qu’ils sont considérés comme identiques.
Les «appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images et équipements pour le traitement de l’information» contestés sont similaires à tout le moins à un faible degré aux logiciels d’application informatiques pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portables, ordinateurs portables et dispositifs mobiles connexes de l’opposante, à savoir, logiciels permettant aux utilisateurs de participer à des réseaux sociaux proposant des voyages, des logements temporaires, ainsi que la location et la liste de biens immobiliers. Il convient de noter que les produits contestés susmentionnés peuvent également inclure des ordinateurs. Par conséquent, les produits contestés et ceux de l’opposante peuvent être complémentaires et s’adresser aux mêmes utilisateurs finaux. Ils peuvent également être produits par la même entreprise ou par des entreprises liées et être distribués par les mêmes canaux.
Toutefois, les appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement contestés; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; mécanismes à prépaiement; les caisses enregistreuses, les machines à calculer et les extincteurs ne sont similaires à aucun des produits sur lesquels l’opposition est fondée, étant donné qu’ils ne coïncident pas par leur destination, leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leur public pertinent et ne sont pas non plus concurrents.


b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en

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considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à tout le moins à un faible degré s’adressent à la fois au grand public et aux clients professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
KOALA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure se compose du mot «KOALA», qui est également inclus verticalement dans le signe contesté, qui contient en outre l’élément verbal «CRM» et un élément figuratif représentant un koala. Même si l’élément verbal «KOALA» comme l’élément figuratif koala contenu dans le signe contesté sera perçu, sinon par le public pertinent dans son ensemble, à tout le moins par les parties du public anglophone, francophone, néerlandophone, italophone ou hispanophone, comme faisant référence à l’animal australien qui ressemble à un petit ours de fourrure grise et vit dans des arbres minéraux (extrait du Collins Dictionary le 01/02/2023 sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/koala), aucun des éléments n’a de signification en rapport avec les produits pertinents et ils sont donc distinctifs. Toutefois, l’élément «CRM» est susceptible d’être compris au moins par une partie du public pertinent, par exemple une partie du public anglophone, comme une référence à la «gestion des relations avec la clientèle». Par conséquent, cet élément du signe contesté peut être faible pour une partie du public en ce qui concerne les produits, ou une partie de ceux- ci, qui peuvent précisément être destinés à leur utilisation dans la gestion d’une partie des relations avec la clientèle. Néanmoins, cet élément reste distinctif pour la partie restante du public qui n’associe cet élément à aucune signification. En tout état de cause, cet élément joue un rôle secondaire dans les signes compte tenu de ses dimensions réduits et de sa position dans le tout bas du signe en dessous des autres éléments clairement plus grands. Il convient également de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Par conséquent, dans le signe contesté, bien que la représentation d’un koala puisse certainement ne pas être rejetée, le public pertinent fera toujours référence au signe par son élément verbal «KOALA». Enfin,

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contrairement au signe contesté, la marque antérieure est une marque verbale de sorte que, par définition, elle ne possède pas d’éléments dominants.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «KOALA», bien que représenté dans une police de caractères spécifique dans le signe contesté. Ils diffèrent toutefois par l’élément figuratif et l’élément verbal «CRM» du signe contesté.
Par conséquent, et compte tenu également du degré de caractère distinctif, du rôle et de l’impact des différents éléments composant les signes en cause, les signes présentent au moins un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «KOALA», présentes à l’identique dans les deux signes. Indépendamment du degré de caractère distinctif que l’élément «CRM» peut avoir, même pour différentes parties du public et pour les différents produits pertinents, la division d’opposition considère qu’il est peu probable que le public prononce cet élément compte tenu de ses dimensions réduits et de son rôle secondaire dans le signe.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à l’animal «koala», qui est également représenté dans l’élément figuratif présent dans le signe contesté. Par conséquent, et compte tenu du fait que le mot «CRM» dans le signe contesté peut ou non être associé à une signification, les signes sont considérés comme étant à tout le moins très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent «KOALA». À l’appui de son argument, elle fait référence à plusieurs enregistrements de marques de l’Union européenne;
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Compte tenu du fait que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant le mot «KOALA» et s’y sont habitués, les allégations de la demanderesse doivent être rejetées. Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public

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du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, certains des produits contestés sont identiques ou similaires à tout le moins à un faible degré aux produits de l’opposante. Ils ciblent à la fois le grand public et les clients professionnels et le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes sont similaires à tout le moins à un faible degré sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et, à tout le moins, hautement similaires sur le plan conceptuel.
Bien que les différences entre les signes constatées sur le plan visuel ne passeront certainement pas inaperçues, il est rappelé que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne sous la même indication d’origine, à savoir le mot distinctif «KOALA» [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques et similaires au moins à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.

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De la division d’opposition
Martina Galle Claudia SCHLIE Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.