LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 juillet 2023
Dans l’affaire R 2308/2022-2
Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue Pawtucket, Rhode Island 02861
États-Unis Opposante/ requérante représentée par Luca Colombo, Prannerstraße 10, 80333 Munich (Allemagne)
contre
WU Ding Kai
Pièce 303, no 41, East 2nd Road,
Gangmen Village
Sanya City
Chine Demanderesse/défenderesse représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Torino (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 151 558 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 453 082)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/07/2023, R 2308/2022-2, Nerfen/NERF

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 avril 2021, Wu Ding Kai (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Nerfen
pour les produits suivants:
Classe 25: Chemises; manteaux; tee-shirts; maillots de bain; bottes; chaussures de football; chaussons; bain (sandales de -); sandales; souliers; talons; souliers de sport; bottes de pluie; premières; chapeaux; bas; chaussettes; gants (habillement); ceintures en cuir [vêtements].
2 La demande a été publiée le 27 avril 2021.
3 Le 27 juillet 2021, Hasbro, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre
l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 7 410 591 pour la marque verbale
NERF
déposée le 20 novembre 2008 et enregistrée le 27 mai 2009 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est basée:
Classe 9: Logiciels de jeux;
Classe 28: Jouets, jeux et jouets.
6 L’opposante a revendiqué la renommée de la marque susmentionnée dans l’ensemble de l’Union européenne pour l’ensemble des produits pour lesquels elle a été enregistrée.
7 L’opposante a fait valoir que sa marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru dans l’Union européenne.
8 Par décision du 10 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. L’opposante a été condamnée aux dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Les produits contestés sont divers vêtements, chaussures et articles de chapeller ie. Elles ont pour objet de protéger le corps contre les éléments en créant une barrière entre la peau et l’environnement ou de rendre une apparence plus élégante puisque ces articles sont également des articles de mode.
− Les produits de l’opposante compris dans les classes 9 et 28 sont, de manière générale, des produits généralement destinés au divertissement pour enfants, même si les programmes de jeux informatiques compris dans la classe 9 peuvent également s’adresser à des adultes.
− En plus d’avoir une destination et une utilisation clairement différentes, ni le public ni les canaux de distribution des produits en conflit ne coïncident. En outre, ces produits sont produits par des entreprises différentes. Les produits ne sont ni complémentaires ni concurrents.
− Par conséquent, les produits contestés sont différents de tous les produits de l’opposante.
− Étant donné que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− La demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.
− L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
• Déclaration de témoin de l’avocat général de l’opposante, datée du 28 février 2022. Selon la déclaration, l’opposante est une société mondiale du jeu et du divertissement produisant des produits allant des jouets et des jeux à la télévis io n, aux films, aux jeux numériques et aux produits de consommation courante. Il propose une variété de marques, dont NERF. Depuis décembre 2021, Hasbro est titulaire de plus de 300 enregistrements de marques NERF dans le monde entier (voir pièce A). Depuis son introduction en 1969, la marque NERF a constamme nt redéfini, réinventé et relégué le monde du jeu. L’opposante est également engagée dans un vaste programme d’octroi de licences pour les marques «NERF». Dans le cadre de son programme, l’opposante accorde une licence aux marques «NERF» en vue de leur utilisation sur un large éventail de produits et services, tels que les lunettes de soleil, les montres, les sacs, les vêtements, les fournit ures pour fêtes et les jouets pour animaux de compagnie. Le témoignage contient des images (provenant d’une source inconnue) des licences suivantes à titre d’exemple. En ou aux alentours de 2018, le détaillant britannique TESCO a lancé une gamme de vêtements de la marque NERF-. En ou aux alentours de 2019, Carrefour de la chaîne hypermarché a lancé une promotion fondée sur des catégories NERF qui comprenait des vêtements, des articles de sport et des jouets, et qui a eu lieu dans 42 magasins dans l’ensemble de l’Espagne. En 2020, le
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détaillant français de vêtements Kiabi a lancé l’habillement de la marque NERF- dans 400 magasins et en ligne et le détaillant de mode italien OVS a lancé sa première capsule NERF dans plus de 1 600 magasins dans le monde entier. En 2021, Hasbro a partenariat avec Reebok pour proposer des chaussures de la marque NERF-.
• Selon les informations contenues dans cette déclaration, les produits de la marque NERF-sont vendus dans le monde entier dans au moins 120 pays. La pièce B contient un tableau présentant des chiffres annuels approximatifs entre 2012 et 2020. Une grande partie des chiffres mondiaux mentionnés dans ce tableau concerne les ventes dans l’Union européenne. La pièce C contient un tableau indiquant des chiffres annuels approximatifs pour l’Espagne, la France et l’Italie entre 2012 et 2020. Les pièces D à H contiennent des communiqués de presse de l’opposante entre 2017 et 2020, faisant état de partenariats avec d’autres entreprises en matière de publicité et de promotion de produits NERF. Les pièces I à J contiennent des articles de presse montrant l’attention des médias et les prix de l’industrie de la marque NERF. La pièce K contient des informations sur la page Facebook officielle allemande NERF, montrant plus de 2.3 millions de abonnés. La pièce L contient une impression du site web officiel NERF de l’opposante.
• Annexe 2 — Pièce A: une liste de plus de 300 marques contenant l’éléme nt «NERF», enregistrées dans le monde entier.
• Annexe 3 — Pièce B: un document contenant un tableau indiquant les chiffres de vente et de publicité et le nombre d’unités vendues de produits de la marque NERF-dans le monde entre 2012 et 2020. Les chiffres de vente varient entre 327 millions de dollars et 805 millions de dollars. Les dépenses publicitaires se situent entre 31 millions de dollars et 77 millions de dollars. Le nombre d’unités vendues de produits de la marque NERF-à travers le monde se situe entre 41 et 74 millio ns.
• Annexe 4 — Pièce C: un document contenant un tableau indiquant les chiffres de vente et de publicité et le nombre d’unités vendues de produits de la marque NERF-entre 2012 et 2020 en Espagne, en France et en Italie. Les chiffres de vente pour la France oscillent entre 20 millions de dollars et 33 millions de dollars, pour l’Italie, ils sontde 3.5 millions de dollars et de 13 millions de dollars et, pour l’Espagne, entre 7.7 millions et 16.3 millions de dollars. Les dépenses publicitaires se situent entre 2.4 millions de dollars et 5.4 millions de dollars pour la France, pour l’Italie entre 490 000 et 2 millions de dollars et pour l’Espagne entre 1.4 et 2.2 millions de dollars. Le nombre d’unités vendues pour des produits de la marque NERF-en France se situe entre 1.6 et 2.8 millions, pour l’Italie, entre 3.5 et 12 millions et, pour l’Espagne, entre 765 000 et plus de 1 millions de dollars.
• Annexe 5 — Pièce D: un communiqué de presse de l’opposante daté du 28 juin 2016 faisant état de l’introduction des marques Amazon Dash Buttons pour les marques «jeux» et «NERF» en tant que premières marques de jouets disponib les dans le programme d’Amazon, qui permet à Amazon Prime clients de commander des produits préférés avec la presse d’un bouton. Amazon Dash Button est un
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petit appareil électronique connecté au réseau Wi-Fi qui permet de commander des produits rapidement et efficacement.
• Annexe 6 — Pièce E: un communiqué de presse de l’opposante daté du 10 septembre 2018 annonçant son partenariat avec un autre producteur de jouets lui fournissant des blasters NERF.
• Annexe 7 — Pièce F: un communiqué de presse de l’opposante daté du 18 février 2020 annonçant son partenariat avec 343 Industries en vue d’introduire une série de blasters halo ® NERF sous licence. Elle indique que le NERF halo MA40 blaster, NERF halo SPNKr MicroShot et NERF halo NEEDLER MicroShot décomposera tout au plus de grands détaillants au Royaume-Uni et aux États- Unis au cours de l’automne 2020, avec des marchés supplémentaires à suivre en 2021. Elle ajoute que le segment continuera de construire avec d’autres blasters, accessoires et accessoires de vente au détail, lancement plus tard dans l’année.
• Annexe 8 — Pièce G: un communiqué de presse de l’opposante daté du 24 janvier 2017 annonçant l’introduction de NERF NITRO, une ligne unique de blasters et de véhicules en mousse de lancement.
• Annexe 9 — Pièce H: un communiqué de presse de l’opposante daté du 22 mai 2018 annonçant un accord de licence avec une autre entreprise en vue de devenir le titulaire mondial de licence pour la franchise Overwatch ®. Elle affirme que l’opposante créera un large éventail d’expériences de jeu, y compris des produits NERF, des jeux, et davantage, sur la base de l’univers de croissance Overwatch
® et de ses personnages. D’autres catégories de produits seront lancées à l’automne 2019 sur les marchés américain et international.
• Annexe 10 — Pièce I: un article de presse paru dans les éditors’ PICK (comme détaillé dans l’en-tête du document) du 14 mars 2021. L’article commence par un examen de l’histoire des balles de mousse NERF et des blasters dart et explique les projets futurs de l’opposante de se transformer du fabricant à powerhouse multidimensionnel et multimédia avec trois unités opérationnelles — numériq ue, divertissement et produits de consommation. Selon cet article, NERF est la marque parfaite pour tester ce nouveau modèle commercial. Parmi les projets de l’opposante en faveur de NERF, une chaîne NERF TikTok, une chaîne rénovée YouTube, un spectacle de télévision de type NERF non écrit et contesté, qui devrait commencer en 2022, de nouveaux jeux numériques NERF venant de 2021 pour des plates-formes de grande console, l’extension du concept de galerie de la famille NERF au Royaume-Uni et aux États-Unis (en dehors du territoire pertinent), un partenariat de licence avec Reebok pour placer la Fallague de la marque NERL sur le tennis.
Selon les informations contenues dans cet article, un porte-parole NERF a déclaré que la marque a vendu 40 millions de blasters en 2020 et que NERF détient plus de 65 % de parts (sans autre spécification du territoire ou du marché auquel ces données se rapportent).
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• Annexe 11 — Pièce J: une capture d’écran d’un article sur les marchés s.Business insider.com daté du 13 avril 2021 présentant des informations sur le produit numérique de l’opposante traite avec une autre entreprise d’introduire des blasters NERF. Par conséquent, la valeur des actions de l’opposante a augmenté.
• Annexe 12 — Pièce K: une capture d’écran datée du 25 février 2022 de la page Facebook allemande NERF montrant 2 332 186 abonnés:
.
• Annexe 13 — Pièce L: une impression du site web officiel NERF contenant une longue liste de pays à travers le monde et des images de jouets portant la marque
«NERF», telles que:
.
− Les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
− Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver la renommée «dans l’UE».
− Bien que les éléments de preuve pris dans leur ensemble fournissent des indicat io ns sur la commercialisation et la présence de la marque «NERF» sur le marché,
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l’opposante n’a pas établi de lien entre ces éléments de preuve et le degré de reconnaissance de la marque, sa valeur, son prestige (ou son image positive) qui lui sont associés, ou de prix et récompenses. En effet, les éléments de preuve ne démontrent pas le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent.
− En outre, aucun élément de preuve concernant la part de marché des produits de l’opposante sur le territoire pertinent n’a été produit. L’affirmation figurant à l’annexe 10 selon laquelle la part de marché pour 2021 a été estimée à 65 % n’a été étayée par aucun élément de preuve supplémentaire. Les tableaux indiquant le nombre d’unités vendues pour l’Espagne, la France et l’Italie ne donnent pas cette informa tio n lorsqu’ils ne sont pas placés dans le contexte du nombre de concurrents. En outre, ces tableaux sont d’origine inconnue, non datés et non signés.
− Une grande partie des autres éléments de preuve proviennent de l’opposante elle – même et contiennent des informations tirées de ses propres communiqués de presse ou de son propre site web.
− En outre, certaines des informations contenues dans les documents font référence à des territoires non pertinents tels que le Mexique, Singapour et les États-Unis, ou ne font que donner des détails sur les plans futurs de l’opposante. Aucune informa tio n n’est fournie quant à l’efficacité des programmes de licence de l’opposante avec de grandes chaînes de vente au détail, tels que la portée des publicités, la reconnaissa nce de la marque et/ou l’augmentation de la popularité de la marque et du chiffre d’affaires résultant de ces campagnes.
9 Le 22 novembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 janvier 2023.
10 La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Les produits sont au moins similaires à un faible degré. Le public pertinent et les canaux de distribution peuvent coïncider.
− De nos jours, la plupart des expériences d’achat des consommateurs ont lieu dans des centres commerciaux et des grands magasins, où les articles d’habillement, les jouets et les jeux sont proposés à l’achat dans le même magasin et, dans la plupart des cas, ils sont même placés à proximité très proche l’un de l’autre. C’est notamment le cas pour les jeux, les jouets et les vêtements pour enfants.
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Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Les preuves émanant directement de l’opposante ne sauraient être totalement ignorées, en particulier si elles contiennent des références claires et vérifiables à l’utilisation et à l’appréciation par des tiers de la marque en cause, comme en l’espèce.
− La déclaration sous serment produite comprend, entre autres, les éléments suivants:
• Des photos des t-shirts de la marque NERF-, des joggers et des pulls proposés à l’achat par le détaillant britannique TESCO vers 2018.
• Photographies de vêtements de la marque NERF-proposés à l’achat par la Carrefour multinationale de l’hypermarché vers 2019.
• Des photos de vêtements de la marque NERF-proposés à l’achat par le détailla nt français Kiabi en 2020.
• Photographies d’articles d’habillement de la marque NERF-proposés à l’achat dans le monde entier par le détaillant de mode italien OVS en 2020;
• Des photos de chaussures de la marque NERF-provenant de la coopération en 2021 entre Hasbro et Reebok.
• Communiqués de presse mentionnant les opérations de coopérations et de comarquage entre la marque antérieure et d’autres marques célèbres, par exemple celles de 343 Industries (halo) et de Blizzard Entertainment (OVERWATCH).
• Pièce I: un article publié en 2021 sur forbes.com sur l’extension prévue de la marque NERF au-delà des jouets. L’article mentionne également à la page 7 que, selon un article de 2018 Wall Street Journal, la franchise NERF détient plus de
70 % de parts de marché sur le marché du blaster.
• Pièce J: un article de marché s.Business insider.com en 2021 annonçant un accord sur des produits numériques entre Hasbro et Roblox.
• Une mention des prix reçus par les jouets de la marque NERF-au cours des dix dernières années, tels que «le meilleur jouet et le meilleur jeu d’extérieur de l’année (2011»).

• Une mention de la présence mondiale de la marque NERF sur les grands médias sociaux et du nombre pertinent de abonnés.
− Ces informations montrent que la marque antérieure jouit d’une renommée dans le domaine des jouets, ainsi qu’une appréciation et une reconnaissance élevées dans le domaine des vêtements et des vêtements.
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Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
14 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
15 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistre me nt et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditio ns cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
16 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différe nts détails. Dans ce contexte, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
Comparaison des produits
17 Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés ou le fait que les produits sont fréquemme nt vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (18/06/2013-, 522/11, Apli-Agipa, EU:T:2013:325, § 32 et jurisprudence citée) ou que le s produits sont habituellement produits par le même fabricant.
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18 En l’espèce, les produits en conflit sont les suivants:
Produits antérieurs Produits contestés
Classe 9: Programmes de jeux Classe 25: Chemises; manteaux; tee- informatiques. shirts; maillots de bain; bottes; chaussures de football; chaussons; bain Classe 28: Jouets, jeux et jouets. (sandales de -); sandales; souliers; talons; souliers de sport; bottes de pluie; premières; chapeaux; bas; chaussettes; gants (habillement); ceintures en cuir
[vêtements].
19 La division d’opposition a conclu que les produits contestés étaient différents des produits antérieurs. Ils diffèrent par leur destination, leur utilisation, leur public cible et leurs canaux de distribution. Les produits sont produits par des entreprises différentes et ne sont ni concurrents ni complémentaires.
20 De l’avis de l’opposante, les produits sont similaires à un faible degré dans la mesure où ils peuvent coïncider par leur public cible et leurs canaux de distribution. En particulie r, les produits peuvent être trouvés à proximité immédiate les uns des autres dans les centres commerciaux et les grands magasins, en particulier en ce qui concerne les jeux, les jouets et les vêtements pour enfants. L’opposante a produit des photos d’un supermarché en Allemagne où certains vêtements et jouets sont proposés les uns à côté des autres.
21 Toutefois, selon la jurisprudence, le simple fait que des produits puissent être vendus dans les mêmes établissements commerciaux, tels que les grands magasins ou les supermarchés, n’a pas une importance particulière, dès lors que des produits de nature très diverse peuvent se trouver dans ces points de vente au détail et que les consommateurs ne supposent pas automatiquement qu’ils proviennent de la même source [19/03/2019-, 133/18, Lumiqs (fig.)/Lumix et al., EU:T:2019:169, § 49 et jurisprudence citée].
22 En outre, selon la pratique décisionnelle des chambres de recours, les vêtements, chaussures et articles de chapellerie compris dans la classe 25 sont différents des jouets, jeux et jouets compris dans la classe 28 parce qu’ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes; ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; ils sont distribués par l’intermédiaire de canaux de distribution différents; ils n’ont pas les mêmes fabricants; ils s’adressent également à des consommateurs différents [24/09/2015, R 2863/2014-5, représentation d’une lettre R (fig.) stylisée/représentation d’une lettre R (fig.) stylisée, § 41; 10/05/2017, R 1768/2016-4, YOOPY/JOOP et al., § 27; 19/09/2018, R 2683/2017-4,
ALTISPORT/ALDI, § 22; 08/05/2020, R 2768/2019-4, AMORJOYA/AMOR, § 27; 23/10/2020, R 272/2020-2, Monster bulls/MONSTER ENERGY (marque fig.) et al., § 49;
23/06/2021, R 159/2020-5 et R 184/2020-5, Camel Crown/camel active (fig.), § 76-78;
23/08/2021, R 298/2021-5, Pocoyina/POCOPIANO (fig.), § 24; 28/06/2022, R 2352 indirects 2354/2020-1, Würzburger Hofbräu/Hofbräu et al., § 85).
23 L’opposante n’a produit aucune preuve qui remettrait en cause la pratique décisionne lle susmentionnée.
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24 Il s’ensuit que les produits contestés compris dans la classe 25 sont différents des produits antérieurs compris dans la classe 28.
25 En ce qui concerne les produits antérieurs compris dans la classe 9, la chambre de recours approuve l’affirmation correcte de la division d’opposition selon laquelle ces produits ont une destination et une utilisation clairement différentes, que ni le public ni les canaux de distribution des produits ne coïncident, que les produits sont fabriqués par des entreprises différentes et que les produits ne sont ni concurrents ni complémentaires [19/05/2015, R
1411/2014-5, BIKEREPAIR (fig.)/B (fig.), § 24; 21/11/2016, R 2250/2015-5, CAMOMILLA/CAMOMILLA (fig.), § 71; 23/10/2020, R 272/2020-2, Monster bulls/MONSTER ENERGY (marque fig.) et al., § 41).
26 Ces conclusions n’ont d’ailleurs pas été expressément contestées par l’opposante.
27 Par conséquent, les produits contestés compris dans la classe 25 sont différents des produits antérieurs compris dans la classe 9.
Conclusion
28 Comme expliqué ci-dessus, l’identité ou la similitude des produits en conflit est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Étant donné qu’il a été établi que les produits concernés sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie. Étant donné que les produits en conflit ne sont pas similaires, il ne saurait exister de risque de confusion, indépendamment de l’éventue lle similitude entre les signes et du caractère distinctif de la marque antérieure
(12/10/2004,-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51, 54; 13/05/2015, T-608/13, easyAir- tours, EU:T:2015:282, § 65; 16/05/2013, T-104/12, Vortex, EU:T:2013:256, § 65;
15/03/2022, R 1643/2021-5, cargoroo/KANGAROO BIKE, § 76; 09/03/2007,-196/06 P,
Comp USA, EU:C:2007:159, § 26, 38).
29 Il s’ensuit que l’argument des opposants fondé sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejeté.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
30 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition à une demande de marque de l’Union européenne peut être fondée sur une marque de l’Union européenne antérieure qui jouit d’une renommée dans l’Union européenne, même si la marque antérieure est enregistrée pour des produits qui ne sont pas similaires à ceux visés par la demande de marque de l’Union européenne, dès lors que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
31 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditio ns cumulatives suivantes:
(i) la marque antérieure visée par l’opposition doit être renommée;
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(ii) les marques en cause doivent être identiques ou similaires;
(iii) il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice;
(iv) l’usage de la marque est effectué sans juste motif.
32 Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005,-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30).
Renommée
33 Une marque jouit d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE si elle est connue d’une partie significative du public concerné pour les produits ou services couverts par elle (06/10/2009-, 301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 24). Dans l’examen de la renommée, tous les éléments pertinents de la cause doivent être pris en considératio n, notamment la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (22/03/2007-, 215/03, Vips, EU:T:2007:93, §-34; 13/12/2004, 8/03-, Emilio Pucci, EU:T:2004:358, § 67).
34 L’opposante est tenue de prouver que la marque antérieure jouissait d’une renommée sur le territoire pertinent et pour les produits pertinents compris dans les classes 9 et 28 avant la date de dépôt du signe contesté, à savoir le 15 avril 2021.
35 Afin de prouver la renommée de la marque antérieure, l’opposante a produit les éléments de preuve décrits au paragraphe 8 ci-dessus.
36 La division d’opposition a conclu que les éléments de preuve produits ne suffisaient pas à prouver la renommée de la marque antérieure. La principale préoccupation de la divis io n d’opposition est qu’une grande partie des éléments de preuve proviennent de l’opposante elle-même et que les éléments de preuve ne démontrent pas le degré de reconnaissance de la marque antérieure par le public pertinent ou sa part de marché sur le territoire pertinent.
37 L’opposante fait valoir que les éléments de preuve produits ne sauraient être totalement ignorés simplement parce qu’ils proviennent principalement de l’opposante elle-même et que les éléments de preuve contiennent des références claires et vérifiables à l’usage et à l’appréciation par des tiers de la marque antérieure. Les éléments de preuve sont suffisa nts pour prouver la renommée de la marque antérieure dans le domaine des jouets et une grande appréciation et reconnaissance dans le domaine des vêtements et des vêtements.
38 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition.
Part de marché
39 Dans la déclaration de témoin signée par un employé de l’opposante et produite en tant qu’annexe 1, il est indiqué que la franchise NERF de l’opposante détenait plus de 70 % de part de marché du blaster en 2018 et que la part de marché a été estimée à environ 65 % pour 2021.
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40 Toutefois, une déclaration sous serment, établie dans l’intérêt de son auteur, telle que celle en cause en l’espèce, doit, pour avoir une valeur probante, être corroborée par d’autres éléments de preuve [16/10/2018-, 548/17, ANOKHI (fig.)/K ipling (fig.) et al., EU:T:2018:686, § 100].
41 Le seul élément de preuve contenant des informations sur la part de marché de la marque
NERF est un article en ligne publié le 14 mars 2021 sur «EDITOR S PICK» (annexe 10).
42 Cet article fait référence à un entretien avec le PDG et le président Brian Goldner de l’opposante, publié dans un article de 2018 Wall Street Journal, dans lequel il affirme que NERF a commandé plus de 70 % de la catégorie des bacs, mais reconnaît qu’il a perdu quelques points de pourcentage de part de marché au cours des dernières années:
43 L’article (annexe 10) mentionne en outre que le directeur général des consommateurs et le directeur général de l’Office, les produits de consommation, Eric NYMAN, avaient déclaré, dans une présentation des investisseurs en février 2021, que NERF détient plus de 65 % de parts:
44 L’opposante n’a fourni aucune indication quant au territoire géographique concerné par cette part de marché. L’opposante est basée aux États-Unis et, ainsi qu’il ressort, entre autres, des preuves fournies en tant qu’annexes 2, 3, 10 et 13, est active sur des marchés en dehors de l’Union européenne, tels que l’Amérique latine, Singapour et les États-Unis.
45 Dans l’article de l’annexe 10, les chiffres relatifs aux parts de marché ne sont pas ventilés par les différents territoires dans lesquels l’opposante propose ses produits. Dès lors, il n’est pas possible de vérifier quelle part de marché fait référence à l’Union européenne.
46 Dans ce contexte, sur le plan territorial, la condition relative à la renommée doit être considérée comme remplie lorsque la marque en cause jouit d’une renommée dans une partie substantielle du territoire de l’Union européenne (03/09/2015,-125/14, Iron indirects Smith, ECLI:EU:C:2015:539, § 19).
47 Il s’ensuit que les chiffres relatifs aux parts de marché fournis par l’opposante ne sont pas concluants en ce qui concerne sa renommée revendiquée dans l’Union européenne.
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Chiffres de vente et de publicité
48 À l’annexe 4, l’opposante a fourni d’importants chiffres de ventes et de publicité pour des produits de la marque NERF-en Espagne, en France et en Italie, qui s’élèvent à plusieurs millions d’euros par pays.
49 Toutefois, comme l’opposante l’a mentionné dans son mémoire exposant les motifs du recours, ses observations en première instance, et comme le confirme la déclaration de témoin figurant à l’annexe 1, elle a également vendu de grandes quantités de vêtements et de chaussures sous la marque «NERF». Par conséquent, les chiffres de vente et de publicité ne peuvent être reliés à des jouets, pour lesquels l’opposante revendique la renommée de la marque antérieure.
50 Il s’ensuit que l’opposante n’a pas produit de preuves claires et concluantes concernant les ventes et les chiffres publicitaires des jouets vendus ou promus sous la marque antérieure.
Coopérations avec d’autres entreprises
51 Les annexes 5 à 10 contiennent des communiqués de presse et un article faisant état de contrats de licence entre l’opposante et des sociétés telles que «Epic Games», «343 Industries», «Blizzard Entertainment», «Roblox», un partenariat avec la NFL, et le lancement global prévu d’une nouvelle ligne de blasters «NERF NITRO» en 2017.
52 Toutefois, seule l’annexe 7 précise où les produits sous licence seront proposés à la vente, à savoir qu’ils débattront, tout au plus, de grands détaillants au Royaume-Uni et aux États- Unis à l’automne 2020, avec des «marchés supplémentaires à suivre en 2021».
53 L’opposante n’a produit aucun autre élément de preuve démontrant que ces accords de licence ont effectivement donné lieu à des ventes de produits sur le marché pertinent dans l’Union européenne et que les clients au sein de l’Union européenne connaissent ces produits.
54 Les contrats de licence eux-mêmes ne suffisent pas à démontrer qu’une partie significat i ve du public pertinent connaît la marque «NERF» de l’opposante.
Prix
55 L’opposante fait valoir que les jouets marqués NERF-se sont vu attribuer, au cours des dix dernières années, les prix suivants:
− 2011 prix TOTY «BOY Jour OF THE YEAR» pour le «NERF N-Strike Stampede ECS blaster» (New York City);
− 2011 prix TOTY «OUTDOOR OF THE YEAR» pour le «NERF Super Shot Blast» (New York City);
− 2014 récompensent le «meilleur jeu d’action de l’année» pour le «demololisher NERF N-Strike Elite 2-in-1 blaster (UK Toy Fair).
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56 Toutes ces récompenses ont été attribuées dans des territoires qui soit ne faisaient jamais partie de l’Union européenne, soit ne font plus partie de celle-ci. Par conséquent, ces prix mentionnés par l’opposante ne sauraient prouver que la marque antérieure jouit d’une renommée sur le marché pertinent de l’Union européenne.
Médias sociaux
57 L’opposante fait valoir que la marque «NERF» jouit d’une présence mondiale importante sur l’internet via son propre site web dans différentes langues et sur les réseaux sociaux, avec plus de 550 000 abonnés sur YouTube, 2.3 millions de abonnés sur Facebook, plus de 850 000 abonnés sur Instagram et 500 000 abonnés sur TikTok.
58 Toutefois, il ne saurait être déduit de ces informations pour quels produits la marque antérieure a été utilisée, à partir de quel territoire géographique les abonnés et les abonnés de cette plateforme de médias sociaux proviennent, lorsque des contenus sur ces plateformes ont été mis à la disposition du public, de la durée moyenne de session, du taux sonore ou du nombre de vues.
59 En tant que tels, ces éléments de preuve ne sont pas fiables car ils ne reflètent pas le pourcentage réel du public pertinent dans l’Union européenne qui a été exposé aux sites en question (voir, par analogie, pratique de convergence 12: Éléments de preuve dans les procédures de recours en matière de marques: dépôt, structure et présentation des éléments de preuve, et traitement des preuves confidentielles, point 3.1.2.7).
Enregistrements de marques
60 En ce qui concerne les informations contenues dans le témoignage figurant à l’annexe 1 selon lesquelles l’opposante est titulaire de plus de 300 enregistrements de marques dans le monde contenant l’élément «NERF», la chambre de recours observe que la plupart de ces enregistrements, tels qu’ils sont présentés en tant qu’annexe 2, concernent des territoires situés en dehors de l’Union européenne.
61 Le simple fait que l’opposante ait également obtenu des enregistrements de marques pour l’Union européenne et dans plusieurs pays de l’Union européenne ne permet pas, en soi, de conclure que la marque antérieure est connue d’une partie significative des consommateurs pertinents de l’Union européenne.
Appréciation globale de la renommée
62 Selon la jurisprudence, les éléments de preuve produits pour prouver la renommée doivent permettre de «conclure avec certitude» à l’existence d’une renommée [02/10/2015-, 627/13, DARJEELING (fig.)/DARJEELING et al., EU:T:2015:740, § 82].
63 En l’espèce, les preuves soumises, examinées dans leur ensemble, ne permettent pas d’établir de façon claire et non équivoque que la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits pertinents.
64 En particulier, la plupart des éléments de preuve produits par l’opposante proviennent de l’opposante elle-même et ont, dès lors, une valeur probante limitée. Les chiffres de vente
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et de publicité figurant à l’annexe 4 ne sont pas ventilés par les produits pertinents et ne peuvent donc pas être reliés aux produits pour lesquels l’opposante revendique une renommée. En outre, il n’est pas possible de vérifier si la coopération de l’opposante avec d’autres sociétés a conduit à des ventes effectives des produits pertinents sur le marché pertinent. Les prix décernés aux produits de l’opposante en 2011 et 2014 ont été décernés au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ils ne sauraient prouver que la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne. En ce qui concerne la présence de la marque antérieure sur le site internet et les plateformes de médias sociaux de l’opposante, le nombre de personnes qui y ont visité, à quel moment et pendant combien de temps, ainsi que le contenu qui y a été mis à disposition n’est pas clair. Le fait que l’opposante a obtenu plusieurs enregistrements de marques au sein de l’Union européenne contenant l’éléme nt «NERF» n’est pas suffisant, en soi, pour démontrer qu’une partie significative des consommateurs pertinents de l’Union européenne connaît effectivement la marque «NERF».
65 En outre, il n’a pas été établi que la marque antérieure ne vise qu’une partie spécialisée du public de l’Union européenne. Par conséquent, l’opposante était tenue de démontrer que la marque antérieure est connue d’une partie significative du grand public dans tous les groupes d’âge, toutes les professions et tous les intérêts. Les éléments de preuve produits par l’opposante sont globalement insuffisants pour prouver cela.
66 Dès lors, il ne saurait être conclu que la marque antérieure jouit d’une renommée pour les produits pertinents.
67 Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition ne peut être accueillie pour ce motif.
Frais
68 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
69 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de
550 EUR.
70 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
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