DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 148 005
Lockerroom Marketing Ltd, 202-590 Ebury PI, V3M 6K7 Delta, Canada (opposante), représentée par Società Italiana Brevetti S.p.A., Via Carducci, 8, 20123 Milano (Italie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Skyline Handels GmbH, Mariahilfer Strasse 72/1, 1070 Wien, Autriche (partie requérante), représentée par Puchberger assurance-maladie Partner Patentanwälte, Reichsratsstr. 13, 1010 Wien (Autriche) (mandataire agréé).
Le 03/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 148 005 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 411 664 «reds» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 1 et 3. L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires dans l’Union européenne, en Belgique, en Bulgarie, en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en Irlande, en Grèce, en Espagne, en France, en Croatie, en Italie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, en Hongrie, à Malte, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie, en Slovaquie, en Finlande et en Suède pour le signe verbal «SUPER reds». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
SUR LA JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant doit notamment fournir la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de sa protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué conformément au droit d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes. Il ressort de la législation et de la jurisprudence du Tribunal qu’il incombe à l’opposant de s’appuyer sur le contenu de la législation nationale pertinente et de

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démontrer qu’il aurait réussi à interdire l’usage d’une marque plus récente en vertu de cette législation nationale:
Par conséquent, il incombe à l’opposante de produire toutes les informations utiles pour la décision, et notamment d’identifier la législation applicable et de fournir toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient à l’opposant «[…] de fournir à [l’EUIPO] non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application […], mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011,-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).
Les informations relatives à la législation applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de celle-ci, et permettre au demandeur d’exercer son droit de défense.
En ce qui concerne les dispositions de la législation applicable, l’opposant doit fournir une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes [article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE]. L’opposant doit fournir la référence à la disposition juridique pertinente (numéro de l’article et numéro et titre de la loi) et le contenu (texte) de la disposition juridique en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, une encyclopédies ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente renvoie à une autre règle de droit, celle-ci doit également être produite afin de permettre au demandeur et à l’Office de comprendre tout le sens de la disposition invoquée et de déterminer l’éventuelle pertinence de cette règle. Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Selon la pratique de l’Office, les informations relatives au droit applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de cette protection, et permettre au demandeur d’exercer ses droits de la défense. Il peut également s’avérer particulièrement utile de présenter des preuves de la jurisprudence pertinente ou de la jurisprudence interprétant la législation invoquée.
Par ailleurs, l’opposant doit présenter des éléments de preuve appropriés du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des éléments prouvant que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée sont effectivement satisfaites. Plus particulièrement, il doit avancer une argumentation convaincante quant à la raison pour laquelle l’utilisation de la marque contestée serait effectivement empêchée en vertu de la législation applicable.
Lorsque l’opposante s’appuie sur une jurisprudence nationale pour prouver le bien-fondé de ses arguments, elle doit également fournir à l’Office la jurisprudence pertinente suffisamment détaillée et ne doit pas se contenter de faire référence à une publication se trouvant quelque part dans la littérature juridique;
L’Office doit évaluer de manière efficace l’applicabilité du motif de refus invoqué. Afin de garantir la bonne application du droit invoqué, l’Office a le pouvoir de vérifier, par tout moyen qu’il juge approprié, le contenu, les conditions d’application et la portée des dispositions de la législation applicable invoquées par l’opposante (27/03/2014, 530/12 P-, Mano, EU:C:2014:186, § 44-46), tout en respectant le droit des parties d’être

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entendues. Ce pouvoir de vérification se limite à garantir l’application correcte de la législation dont se prévaut l’opposant. Par conséquent, elle ne décharge pas l’opposante de la charge de la preuve et ne peut se substituer à l’opposante en invoquant la législation appropriée aux fins de son cas [02/12/2020,-35/20, DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH (fig.)/DEVICE OF A CLAW-LIKE SCRATCH (fig.), EU:T:2020:579, § 79-85; 28/04/2021, 284/20-, HB Harley Benton (fig.)/HB et al., EU:T:2021:218, § 139-144).
En l’espèce, l’opposante n’a pas fourni le contenu (texte) des dispositions juridiques en fournissant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence concernant la marque non enregistrée dans les États membres suivants: Belgique, Bulgarie, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande et Suède. En outre, l’opposante n’a fait aucune référence à une source en ligne de ces informations au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE.
En ce qui concerne la revendication de l’opposante concernant la marque non enregistrée sur le territoire de l’Union européenne, étant donné que les marques non enregistrées ne sont pas protégées au niveau de l’Union européenne, une «marque de l’Union européenne non enregistrée» n’est pas une base admissible à l’opposition (informations extraites le 30/07/2023 à l’adresse https://guidelines.euipo.europa.eu/2058843/2136022/trade-mark-guidelines/3-2-2-non- registered-trade-marks).
Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne tous les droits antérieurs susmentionnés.
SUR UNE MARQUE ANTÉRIEURE NON ENREGISTRÉE EN AUTRICHE
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, tout certificat de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou tout document équivalent visé à l’article 7, paragraphe 2, point a), d) ou e), du RDMUE, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, doit être dans la langue de la procédure ou être accompagné d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être produite d’office par l’opposant dans le délai imparti pour produire le document original.

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Dans le contexte de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, étant donné que l’opposant est tenu de prouver le contenu de la législation applicable, il doit fournir le droit applicable dans la langue d’origine. Si cette langue n’est pas la langue de la procédure, il doit également fournir une traduction complète des dispositions juridiques invoquées conformément aux règles usuelles en matière de justification (article 7, paragraphe 4, première phrase, du RDMUE). Toutefois, une simple traduction du droit applicable ne constitue pas en soi une preuve et ne peut pas remplacer l’original; par conséquent, la traduction à elle seule n’est pas considérée comme suffisante pour prouver la législation invoquée. L’article 7, paragraphe 4, du RDMUE exige que toutes les dispositions de la législation nationale applicable régissant l’acquisition des droits et l’étendue de leur protection, y compris les preuves accessibles en ligne, soient présentées dans la langue de procédure ou accompagnées d’une traduction dans cette langue, qui doit être produite dans le délai fixé pour la production du document original. Les mêmes règles s’appliquent lorsque l’opposant fournit le contenu de la législation nationale pertinente en faisant référence à une source en ligne pertinente reconnue par l’Office (informations extraites le 30/07/2023 à l’adresse https://guidelines.euipo.europa.eu/2058843/1981937/trade-mark-guidelines/4-2-1- national-law).
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucun texte du contenu de la législation applicable en Autriche (ni de sa traduction).
Le 23/05/2022 (à nouveau présenté le 13/07/2022 en raison de l’irrégularité fondée sur l’article 55 du RDMUE, comme l’a demandé l’Office), dans le délai imparti, l’opposante a produit les documents et éléments de preuve présentés à l’appui de la demande. Toutefois, les observations comportant des faits, preuves et observations présentés à l’appui de l’opposition n’étaient accompagnées d’aucune traduction du contenu de la législation applicable en Autriche.
Le 15/09/2022, la demanderesse a présenté des observations dans lesquelles elle indiquait expressément que l’opposante n’avait pas présenté les traductions pertinentes du contenu de la loi autrichienne.
Le 26/01/2023 (à nouveau présenté le 16/03/2023 en raison de l’irrégularité fondée sur l’article 55 du RDMUE, comme l’a demandé l’Office), après le délai imparti pour la présentation des faits et preuves, l’opposante a produit la traduction du contenu de la législation autrichienne applicable. Parconséquent, l’opposante n’a produit les traductions nécessaires qu’après l’expiration du délai susmentionné.
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, les traductions produites après l’expiration des délais pertinents ne sont pas prises en considération. En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne prend pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’Office.
Il s’ensuit que les traductions produites par l’opposante ne peuvent être prises en considération.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.

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L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur une marque antérieure non enregistrée sur le territoire de l’Autriche.
MARQUE NON ENREGISTRÉE UTILISÉE DANS LA VIE DES AFFAIRES EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
a) Utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’existence d’une marque antérieure non enregistrée ou d’un autre signe constitue un juste motif d’opposition si le signe remplit, entre autres, les conditions suivantes: il doit être utilisé dans la vie des affaires et il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale.
Les deux conditions susmentionnées résultent du libellé de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE [repris à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE] et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l’Union. L’objet commun de ces deux conditions posées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché

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pertinent (29/03/2011, 96/09-P, Bud, EU:C:2011:189, § 157). L’usage d’un signe invoqué conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doit être effectué conformément à la fonction essentielle de ce type de signe.
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Par ailleurs, cet usage doit démontrer que la portée du signe en cause n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, a pour objet de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que l’usage de ce signe soit effectué sur une partie substantielle de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, 96/09-P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
Dès lors, le fait qu’un signe confère à son titulaire un droit exclusif sur l’ensemble du territoire national ne suffit pas en soi à prouver qu’il a une portée qui n’est pas seulement locale au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. L’exigence d’une «portée qui n’est pas seulement locale» porte également sur l’usage qui est fait du signe sur la base duquel l’opposition est formée, et non pas seulement sur la zone géographique dans laquelle le signe peut être protégé selon le droit qui régit le signe en cause (29/03/2011,-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 156).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 02/03/2021. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en République tchèque avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires pour les produits suivants indiqués par l’opposante dans l’acte d’opposition: nettoyant pour cuir vendu dans toute l’Union européenne à partir du 27/01/2005.
Le 13/07/2022, l’opposante a produit les preuves suivantes de l’usage.
Témoignage de R. A., directeur général de Lockerroom Marketing Ltd., daté du 17/05/2022. Selon ce document, la marque «SUPER reds» est utilisée en Europe, notamment en République tchèque et en Autriche, depuis 2005. En outre, elle mentionne que le produit «SUPER reds» est un nettoyant en cuir pour le nettoyage

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et le conditionnement des vêtements en cuir érotiques et des jouets et accessoires en cuir érotiques. Historiquement, elle a également été utilisée pour commercialiser un produit utilisé pour donner à une pièce une certaine odeur sous la même marque. Le document contient également les quantités vendues et les recettes générées dans certains pays européens (y compris certains États membres de l’UE), soit par des ventes directes réalisées par l’opposante, soit par son distributeur.
Pièce RA001: un catalogue de produits de l’opposante pour le 2019/2020, contenant, entre autres, les informations suivantes:
.
Pièce RA002: des factures datées de 2017 à 2021, toutes émises par l’opposante à son distributeur MS TRADE s.r.o, située à Prague (République tchèque); Tous les produits sont décrits comme étant «Leather Cleaner» et ne contiennent aucune indication explicite du signe «SUPER reds». Toutefois, les factures contiennent une rubrique intitulée «numéro d’article», qui semble contenir différents codes de produits. Parmi les codes de produits figurent «10-400EU» et ces informations peuvent être recoupées avec le catalogue de produits présenté dans la pièce RA001. Bien que le nombre d’unités vendues soit relativement important (environ 31 500 unités), chaque unité de coût entre 1 EUR et 1,70 EUR.
Pièce RA003: desfactures datées de 2017 à 2021, émises par le distributeur MS TRADE s.r.o de l’opposante, situées à Prague (République tchèque) et adressées à un client situé à Vienne (Autriche). Les produits sont désignés comme, entre autres, «Super Reds 10 ml». Le montant des ventes et les revenus générés sous le signe «Super Reds» ne sont pas particulièrement importants (quatre transactions de vente des produits «Super Reds» et ventes totales d’environ 1 400 EUR).
Pièce RA004: trois factures, émises entre 2005 et 2006, émises par l’opposante à l’attention d’une société située en Autriche, montrant des ventes de 1 314 unités de produits décrits comme étant des «Reds Room Odoriser». Le montant des recettes générées par ces transactions sous le signe «Reds Room Odoriser» est symbolique (environ 1 300 EUR). Le document contient également une facture montrant des ventes de 720 unités de produits désignés comme «Alkyl Nitrate», qui contient le code produit «Super Reds» (10-400).
Pièce RA005: quatre dépliants (une page chacun) présentant des emballages de certains des produits de l’opposante sous de nombreux signes (par exemple, «boy

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bleu», «fetish», «Jacked!», «PHUCK»), tels que des nettoyants pour jouets, gels en argile, nettoyants en cuir et lubrifiants personnels à base d’eau. Ce document contient, entre autres, les représentations suivantes:
.
Le 16/03/2023, l’opposante a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants:
Un témoignage de M. S., directeur de MS TRADE s.r.o., daté du 25/01/2023; les mêmes éléments de preuve que ceux produits le 14/07/2022 et les captures d’écran du site internet Skyline Handels GmbH.
En l’espèce, la question de savoir si l’Office peut ou non exercer le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour tenir compte des éléments de preuve supplémentaires produits le 16/03/2022 peut rester en suspens, étant donné que les éléments de preuve produits dans le délai imparti ne suffisent pas à prouver que la marque antérieure non enregistrée a été utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale.
L’opposante n’a pas produit de traduction de certains des éléments de preuve de l’usage. Toutefois, l’opposant n’est pas tenu de traduire les éléments de preuve produits en vue d’établir l’usage dans la vie des affaires du (des) signe (s) antérieur (s), à moins qu’il ne soit expressément invité à le faire par l’Office (article 7, paragraphe 4, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 24 du REMUE). Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont considérés comme pertinents pour la présente procédure, tels que des factures, et de leur caractère explicite, la division d’opposition estime qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction.
Sur l’usage dans la vie des affaires
Les éléments de preuve produits, en particulier les factures recoupées avec le catalogue de produits présenté dans la pièce RA001, montrent que le lieu d’utilisation du signe «SUPER reds» était situé en République tchèque et qu’il était utilisé dans la vie des affaires. Plus précisément, il ressort des factures que le distributeur tchèque de l’opposante importe les nettoyants en cuir de l’opposante depuis le Canada vers la République tchèque et les vendait ensuite à la société autrichienne.
À cet égard, l’idée selon laquelle l’usage dans la vie des affaires du signe invoqué doit être prouvé sur le territoire de l’État membre où la protection est demandée n’est pas incompatible avec l’usage du signe dans le cadre de transactions commerciales transnationales (https://guidelines.euipo.europa.eu/2058843/2045374/trade-mark- guidelines/3-3-2-2-use-of-more-than-mere-local-significance).
Dans l’arrêt Grain Miller, le Tribunal a considéré que, bien que l’article 43, paragraphe 2 et (3) du règlement no 40/94 [devenus l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE] dispose que l’usage sérieux de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire de l’État

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membre dont le droit est invoqué, il ne ressort pas du libellé de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE que le signe en cause doit également faire l’objet d’un usage dans l’État membre dont le droit est invoqué. Les signes visés par cette disposition peuvent faire l’objet d’une protection dans un territoire déterminé, même s’ils n’ont pas été utilisés sur ce territoire, mais uniquement sur un autre territoire (09/07/2010,-430/08, Grain Millers, EU:T:2010:304, § 30).
La Cour a également précisé que l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’exige pas que l’usage dans la vie des affaires du signe sur lequel l’opposition est fondée soit prouvé sur le territoire de l’État membre dont le droit est invoqué. Par conséquent, l’usage du signe dans le cadre d’une opération commerciale transnationale remplit les conditions posées par cette disposition. En tout état de cause, l’ import-export constituant une activité normale et courante d’une entreprise, impliquant nécessairement au moins deux États, il ne saurait être valablement soutenu que l’utilisation de la dénomination sociale de l’intervenante lors de l’importation de blé en Allemagne ne pouvait pas être prise en compte pour apprécier si la dénomination sociale avait effectivement été utilisée sur le territoire de cet État membre dans le cadre d’une activité commerciale visant un avantage économique et plus qu’une question purement privée (09/07/2010, T 430/08-, Grain Millers, EU:T:2010:304, § 41).
À la lumière de la jurisprudence précitée, bien que l’opposante n’ait produit aucune preuve démontrant que ses produits ont été effectivement vendus à des consommateurs en République tchèque, il est considéré que l’acte du distributeur de l’opposante d’importer les produits en République tchèque depuis le Canada puis de les exporter vers l’Autriche est suffisant pour prouver que le signe «SUPER reds» de l’opposante a été utilisé sur le territoire de la République tchèque dans le cadre d’une activité commerciale visant à un avantage économique et plus qu’une question purement privée. Par conséquent, il constitue un usage dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Sur l’usage dont la portée n’est pas seulement locale
Un signe a une portée qui n’est pas seulement locale sur le territoire pertinent lorsque son impact ne se limite pas à une partie réduite de ce territoire, comme c’est généralement le cas d’une ville ou d’une province (24/03/2009-, 318/06 —-T 321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 41). Le signe doit être utilisé dans une partie substantielle du territoire couvert par la protection (29/03/2011,-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 159).
La question de savoir si un signe a une portée qui n’est pas seulement locale peut être établie en démontrant l’existence d’un réseau de succursales économiquement actives sur l’ensemble du territoire pertinent, mais aussi plus simplement, par exemple, en produisant des factures émises en dehors de la région où le titulaire a son siège commercial ou des coupures de presse montrant le degré de reconnaissance du public du signe invoqué, ou en établissant qu’il existe des références à l’établissement commercial dans les guides de voyage (24/03/2009, 318/06-— T 321/06-, General Optica, EU:T:2009:77, § 43).
Le Tribunal a jugé que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui -ci. Cette considération exige de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi que cela ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Il convient de tenir compte,

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deuxièmement, de la dimension économique de la portée du signe, qui s’apprécie au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de la mesure dans laquelle il a été utilisé, du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs, ou encore de l’exposition donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur l’internet (24/03/2009, 318/06-— T 321/06-, General Optica, EU:T:2009:77, § 37; 30/09/2010, 534/08-, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).
La Cour de justice a précisé que la portée d’un signe ne saurait être fonction de la seule étendue géographique de sa protection, car, s’il en était ainsi, un signe dont l’étendue de la protection n’est pas purement locale pourrait, de ce seul fait, empêcher l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, alors même qu’il ne serait utilisé dans la vie des affaires que de manière très marginale. Le signe doit être utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et son étendue géographique ne doit pas être seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que l’usage du signe doit avoir lieu sur une partie substantielle de ce territoire (29/03/2011,-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 158-159).
Toutefois, il n’est pas possible d’établir a priori, de façon abstraite, quelle partie d’un territoire doit être utilisée comme référence pour prouver que l’usage d’un signe n’est pas seulement local. Dès lors, l’appréciation de la portée du signe doit être effectuée in concreto, selon les circonstances propres à chaque espèce.
Par conséquent, le critère de «portéequi n’est pas seulement locale» requiert plus qu’un examen géographique. L’ incidence économique de l’utilisation du signe doit également être appréciée. Il convient de tenir compte des éléments suivants, sur lesquels doivent porter les éléments de preuve:
a) l’intensité de l’usage (c’est-à-dire les ventes réalisées sous le signe);
b) la durée de l’usage;
c) la propagation des produits (c’est-à-dire la localisation des clients);
d) la publicité du signe et les médias utilisés pour cette publicité, y compris la diffusion de la publicité.
Après un examen attentif des éléments de preuve produits, la division d’opposition considère que, si les éléments de preuve peuvent suggérer que le signe a fait l’objet d’un certain usage, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ils n’atteignent pas le seuil minimal de «portée qui n’est pas seulement locale» fixé à l’article 8, paragraphe 4,du RMUE.
La division d’opposition estime que les éléments de preuve sont insuffisants pour démontrer la dimension géographique de l’usage, étant donné que l’usage sur le territoire pertinent, en République tchèque, semble avoir lieu dans une seule ville tchèque, à savoir Prague. À cet égard, en ce qui concerne l’usage du signe, en général, ni le territoire d’une ville seule, même grande, ni une région ou une province régionale, n’ont une portée qui n’est pas seulement locale (informations extraites le 30/07/2023 à l’adresse https://guidelines.euipo.europa.eu/2058843/2045374/trade-mark- guidelines/3-3-2-2-use-of-more-than-mere-local-significance).

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Bien que les factures montrent que la marque antérieure non enregistrée a été utilisée dans la vie des affaires, comme indiqué ci-dessus, toutes ces factures montrent que les transactions de vente n’ont eu lieu que sous une seule adresse du distributeur dans la ville de Prague et rien ne prouve que le signe de l’opposante a fait l’objet d’une promotion en dehors de Prague et/ou qu’il y a eu des opérations de vente ou d’autres activités qui ont eu lieu en dehors de cette ville.
À cet égard, le Tribunal a exclu que:
Malgré ses explications lors de l’audience, la requérante n’a apporté aucun élément permettant d’attester de sa connaissance parmi les consommateurs, ni de ses rapports commerciaux en dehors de la localité susmentionnée. De même, la requérante n’a pas démontré qu’elle avait développé une quelconque activité publicitaire afin d’assurer la promotion de son établissement en dehors de ladite ville. Il y a donc lieu de considérer que le nom d’établissement Generalóptica a une portée seulement locale au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
(24/03/2009,-T 318/06-321/06-, General Optica, EU:T:2009:77, § 44).
Dans le même ordre d’idées, l’incidence des activités publicitaires était essentielle dans l’utilisation dont la portée n’est pas seulement locale dans l’affaire Grain Miller précitée:
Quant à la condition relative à l’utilisation du signe dont la portée n’est pas seulement locale, force est de constater, premièrement, que considérés conjointement, ces documents attestent que la portée de l’utilisation du signe en cause n’est pas seulement locale, puisqu’un communiqué de presse a vocation à s’adresser, en tant que mesure de publicité au plus grand nombre de personnes possible. L’article de presse constitue, à cet égard, l’un des échos de cette publicité. Deuxièmement, ainsi que cela a déjà été précisé aux point 43 ci -dessus, le droit antérieur invoqué aux fins de l’opposition a une portée qui n’est pas seulement locale, parce que la protection qui lui est accordée par le Markengesetz s’étend sur l’ensemble du territoire allemand.
(09/07/2010, T-430/08, Grain Millers, EU:T:2010:304, § 47).
En l’espèce, bien que les documents publicitaires et d’information présentés par l’opposante soient pertinents, dans la mesure où ils ont permis à la division d’opposition de recouper les codes des produits et de les relier avec les produits spécifiques mentionnés sur les factures (en particulier la pièce RA001), leur valeur probante aux fins de l’appréciation de l’usage dont la portée n’est pas seulement locale en République tchèque ne doit pas être surestimée. En effet, il ne ressort pas clairement de ces documents s’ils ont effectivement été distribués en République tchèque, et ils ne contiennent aucune référence au territoire pertinent. Par exemple, le catalogue de produits présenté dans la pièce RA001 et les dépliants (pièce RA004) ne contiennent aucun lien territorial avec la République tchèque, mais plutôt avec le Canada. Cela peut être déduit des adresses (au Canada), des numéros de téléphone (avec un préfixe national canadien), de la langue (anglais) et des autres indications qui y figurent.
En outre, la présente procédure présente des ressemblances factuelles importantes avec l’affaire Grain Miller. Toutefois, les preuves de l’étendue géographique de l’usage dans cette affaire contenaient des informations sur l’usage du signe antérieur dans de

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nombreuses villes allemandes de différentes régions d’Allemagne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ressort de la décision des chambres de recours:
Enfin, l’usage a une portée qui n’est pas seulement locale. L’entreprise de l’opposante se compose d’un «réseau» de moulins à travers l’Allemagne. Il ressort de l’article de presse, «l’un des grands acteurs» en Allemagne, derrière «Aurora» et «Diamant». La fente située au seaport Bremen contribue à «une certaine flexibilité en ce qui concerne l’importation et l’exportation». Les factures et les lettres montrent une activité commerciale dans des villes allemandes telles que Brême, Kassel, Leipzig, Markranstadt et Kassel. Les articles de presse mentionnent Drentwede, Muenster, Recklinghausen, Bad Langensalza et Gotha. De toute évidence, l’activité de l’opposante ne se limite pas à une zone locale mais a établi une présence réelle dans toute l’Allemagne, ainsi que son activité d’exportation et d’importation basée autour d’un port marin. La requérante se plaint que les quantités de blé mentionnées dans les pièces sont faibles par rapport à la production annuelle totale de blé en Allemagne. Toutefois, les clients de l’opposante seront composés de grands et de petits points de vente au détail. La quantité de 3 000 tonnes mentionnée dans une pièce peut être un achat assez important pour une petite entreprise. De toute évidence, le signe a été utilisé au cours de la période pertinente à des fins commerciales, même si la livraison effective des produits ou la réalisation de transactions ont eu lieu par la suite.
(23/07/2008, R 478/2007-2, GRAIN MILLERS/GRAIN MILLERS, § 28).
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposante n’a pas démontré dans quelle mesure le signe a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale.
Il incombe à l’opposante de produire des preuves démontrant qu’il y a eu usage, dans un contexte qui n’est pas seulement local, pour les produits invoqués. Si l’opposante n’est pas obligée de révéler des informations commerciales sensibles, elle devrait néanmoins être en mesure de fournir ces éléments démontrant sans aucun doute l’usage du signe antérieur sur le territoire pertinent. Cela aurait pu être prouvé par la présentation des volumes de ventes au moyen de rapports annuels, de déclarations fiscales ou de livres de comptes indiquant des informations ou des transactions réalisées avec le signe de l’opposante, ou tout élément de preuve similaire qui permettrait à la division d’opposition de tirer des conclusions non équivoques quant à la présence commerciale globale de l’opposante sur le territoire pertinent.
L’exigence d’une utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale ne peut pas être démontrée par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante du signe sur le marché concerné. En outre, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cette disposition vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’Office, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées. Par conséquent, l’Office ne peut tirer de conclusions qui ne sont pas étayées par des éléments de preuve concrets et objectifs.
Par conséquent, les éléments de preuve ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant la portée géographique du signe antérieur. La division d’opposition ne peut vérifier, sans recourir à des présomptions ou suppositions, si le signe en cause a ou non été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas

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seulement locale pour la marque antérieure non enregistrée «SUPER reds» en République tchèque pour les produits sur lesquels l’opposition était fondée avant la date pertinente et sur le territoire pertinent.
Étant donné qu’il s’agit là d’une exigence prévue par l’article 8, paragraphe 4, RMUE qui n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Ferenc GAZDA Anna Pdélimiter KAŁA Judit CSENKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.