LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 7 février 2023
Dans l’affaire R 1535/2022-1
Jafer Enterprises R & D, S.L.U.
AV. Diagonal 520, 3° — 1°
08006 Barcelone Demanderesse/requérante Espagne
contre
UNIVERSIDAD, S.L.
Ausias mars 14
Polígono Industrial La Pobla de Vallbona, L’Eliana
46185 la Pobla de Vallbona (Valencia), Opposante/défenderesse Espagne
représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 143 658 (demande de marque de l’Union européenne no 18 371 334)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
07/02/2023, R 1535/2022-1, syntagmes SOUL (fig.)/my SOUL SOUL SOUL

---

2
Décision
Résumé des faits
1 Le 7 janvier 2021, Jafer Enterprises R & D, S.L.U. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante

en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; Produits de toilette; Parfums et parfums; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Eau de Cologne; Eaux de parfum; Eaux de toilette parfumées; Crèmes parfumées; Parfumerie; Parfums;
Parfums; Déodorants et antitranspirants; Savons et gels; Préparations et traitements capillaires; Produits pour le bain; Produits de maquillage; Produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; Gels à usage cosmétique; Cosmétiques; Cosmétiques et produits cosmétiques.
2 La demande a été publiée le 18 janvier 2021 et s’est vue attribuer la MUE no 18 371 334.
3 Le 5 avril 2021, Shell, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de tous les produits de la demande compris dans la classe 3 (ci-après la «marque contestée»). Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, fondé sur la marque verbale espagnole antérieure no M 4 007 176
MON SOUL
demandée le 26 février 2019 et enregistrée le 27 novembre 2019 pour les produits suivants:
Classe 3: Parfumerie; eaux de toilette; rasage (produits de -); préparations utilisées avant et après le rasage; colonies; huiles essentielles; cosmétiques; présentation; dentifrices; écrans solaires (préparations d’ -); lotions bronzantes (cosmétiques); déodorants à usage personnel (parfumerie); serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; masques pour le visage et le corps, masques capillaires; préparations cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux; shampooings; après-shampooings; teintures pour cheveux; lotions capillaires; lotions coiffantes; crèmes pour la peau; lotions de soin pour la peau (cosmétiques); produits de toilette non médicinaux; préparations cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques pour la douche; produits cosmétiques pour les soins de la peau; préparations non médicamenteuses pour le soin des lèvres; savons.
4 Par décision du 14 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité pour l’ensemble des produits contestés, refusant la MUE demandée, considérant qu’il existait un risque de confusion avec la marque de
07/02/2023, R 1535/2022-1, syntagmes SOUL (fig.)/my SOUL SOUL SOUL

---

3
l’opposante. La demanderesse a été condamnée aux dépens. Le raisonnement suivi dans la décision peut être résumé comme suit:
Tous les produits contestés sont identiques aux produits de la marque antérieure.
Les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes présentent un degré de similitude moyen. Sur le plan conceptuel, les signes présentent un degré élevé de similitude.
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. L’argument de la demanderesse selon lequel le caractère distinctif de la marque antérieure est faible est rejeté. L’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas, en soi, un argument particulièrement concluant étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation du marché. En d’autres termes, les seuls détails de l’enregistrement ne permettent pas de présumer que toutes ces marques ont fait l’objet d’un usage sérieux. Il s’ensuit que les preuves apportées ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage intensif de marques incluant le terme «SOUL» et s’y sont habitués. Compte tenu de cette situation, il y a lieu de rejeter le grief de la requérante. 5 Le 14 août 2022, la demanderesse (devenue la «demanderesse au recours») a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le même jour et les principaux arguments du recours sont les suivants:
Il n’existe pas de risque de confusion. Il existe suffisamment de différences entre les deux signes.
Contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, le terme «discussion HM» possède un caractère distinctif élevé car il est dépourvu de signification spécifique en rapport avec les produits de parfumerie et les cosmétiques. Le caractère distinctif intrinsèque du terme «HM» non contesté réside non seulement dans la combinaison de ses lettres, qui serait suffisante en soi, mais aussi en présence du caractère «defining» dans ladite combinaison, qu’il soit perçu comme une lettre omega ou comme un «o» stylisé. En effet, Jafer Enterprises R & D, S.L.U. est titulaire depuis de nombreuses années en Espagne de la marque figurative nationale no M 3 028 340, également destinée aux produits de la classe 3, et il peut donc être démontré que ce terme possède un caractère distinctif suffisant pour constituer, même isolément, une marque.
En outre, le terme «wise HM» apparaît en premier et de manière accrocheuse, de sorte que c’est le terme qui attirera en premier l’attention du consommateur et qui se souviendra plus clairement.
Le terme «SOUL» est largement utilisé pour des produits compris dans la classe 3. Il y a 25 résultats de marques espagnoles actives et plus de 100 résultats de marques de l’Union européenne incluant le terme «SOUL» et protégeant des produits compris dans la classe 3.
07/02/2023, R 1535/2022-1, syntagmes SOUL (fig.)/my SOUL SOUL SOUL

---

4
6 L’opposante (ci-après la «défenderesse») n’a pas présenté d’observations sur le recours formé.
Motifs
7 Le recours est recevable mais rejeté. Les marques en cause donnent lieu à un risque de confusion dans l’esprit du public au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE. Les raisons seront exposées ci-après.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
9 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 16, 18).
10 L’analyse du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et de celui existant entre les produits ou services désignés. Dans ce contexte, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;
11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Territoire et public pertinent/niveau d’attention
11 Le territoire pertinent aux fins de l’examen du risque de confusion est l’Espagne, puisque la marque antérieure est une marque nationale espagnole.
12 Comme la division d’opposition l’a souligné à juste titre, le public pertinent est le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à l’égard des produits considérés comme identiques.
Comparaison des produits
13 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution, l’origine habituelle des services et les
07/02/2023, R 1535/2022-1, syntagmes SOUL (fig.)/my SOUL SOUL SOUL

---

5
consommateurs de services (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). Le point de référence semble être de savoir si le public pertinent les percevrait comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
14 Les produits comparés sont ceux exposés aux points 1 et 3 de la présente décision.
15 La division d’opposition a conclu à juste titre que tous les produits contestés sont identiques aux produits de la marque antérieure, soit parce qu’ils sont inclus sous une forme identique dans les spécifications des deux listes, soit parce que les produits de la marque antérieure incluent, sont inclus dans les produits contestés ou coïncident avec ceux-ci. Cette appréciation n’a été contestée par aucune des parties et la chambre de recours n’a aucune raison de la contester et confirme dès lors que les produits en cause sont identiques.
Comparaison des marques
16 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). 17 Compte tenu de la représentation des signes en cause dans leurs demandes de marques respectives, les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marque antérieure



MON SOUL

18 Avant l’analyse visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, la chambre de recours procédera à leur description appropriée. Le signe contesté est un signe figuratif, composé des éléments verbaux «unambiguous» et «SOUL», écrits en lettres standard, sur deux plans séparés par l’élément figuratif du signe, consistant en une ligne entre eux. L’élément «Experts», figurant au niveau supérieur, est légèrement plus grand que l’élément «SOUL» et est en outre souligné par une ligne. Compte tenu de la plus grande taille du terme «SOUL» et du fait qu’il est souligné avec le soulignement susmentionné, il peut être perçu par le public comme l’élément dominant du signe, bien que le terme «SOUL» ne passera pas inaperçu mais contribuera également à l’impression d’ensemble produite par le signe, même en dépit de sa moindre dominance.
07/02/2023, R 1535/2022-1, syntagmes SOUL (fig.)/my SOUL SOUL SOUL

---

6
19 Le public espagnol reconnaîtra le terme espagnol comme un terme incluant la lettre «omega», représenté par le symbole l’identifiant, et en même temps qu’une stylisation de la lettre «O». De même, au moins une partie du public espagnol peut également reconnaître, dans le terme «wise,», l’unité de mesure de la résistance électrique d’un matériau dans le système international, ce qui est un fait notoire. Ainsi, le dictionnaire espagnol de la Real Academia Española inclut le terme «OHM» en tant que mot inventé, extrait le 05/01/2023 de https://dle.rae.es/ohm.
20 Le public espagnol peut identifier le terme «SOUL» comme étant le type de musique noire américaine qui est ressorti dans les années 1960, en mélangeant des éléments de gospel, de bloues, de pop et de roche (information extraite du Diccionario de la Real Academia Española, 02/06/2022, https://dle.rae.es/soul). Toutefois, il est probable que cette connotation ne sera pas celle qui est généralement perçue par le public espagnol, étant donné que «wise mer» n’a pas de signification à côté du mot «SOUL» dans sa signification d’un type de musique. Par conséquent, la chambre de recours est d’avis que le public espagnol qui comprend l’anglais percevra le terme «SOUL» comme un alma. Les deux éléments verbaux («SOUL») et «SOUL», pris séparément et dans leur ensemble, n’ont pas de signification spécifique pour les produits cosmétiques et de parfumerie revendiqués et possèdent donc un caractère distinctif. L’élément figuratif constitué de la ligne aura une valeur purement décorative pour le public pertinent.
21 La marque antérieure est une marque verbale composée des éléments verbaux anglais «MY» et «SOUL». Le premier est l’adjectif possessif de la première personne du singulier en anglais, équivalent à «mi» en espagnol. S’agissant d’un mot anglais de base, il sera compris par le public espagnol. Le terme «SOUL», comme indiqué ci-dessus, sera fondamentalement perçu comme un maxim par le public espagnol ayant une connaissance de l’anglais. Ce public attribuera à la marque antérieure la signification de «mi alma». Pour le public espagnol n’ayant pas une connaissance suffisante de l’anglais, le terme «SOUL» n’aura aucune signification. Dans les deux cas, l’adjectif possessif «MY» a un caractère distinctif plus limité car il est subordonné au substantif «SOUL» qui l’accompagne, qui est donc l’élément principal et le plus distinctif. Le terme «SOUL» possède un caractère distinctif par rapport aux produits cosmétiques qu’il désigne. Tant «MY» que «SOUL» sont des éléments codominants dans le signe dans son ensemble. En effet, tous deux ont la même taille et les mêmes caractéristiques au sein du signe. À cet égard, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, les éléments dominants d’un signe sont ceux qui sont susceptibles de dominer l’impression visuelle du signe, indépendamment de son degré de caractère distinctif, de sorte que les autres éléments du signe sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci (20/09/2007,-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43; 12/11/2015, T-449/13, WISENT/HARM UBRÓWKA BRAND VODKA,
EU:T:2015:839, § 56).
22 Sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne. Les signes incluent tous deux le terme «SOUL», mais leur taille et leur positionnement différent dans chaque signe signifient que cette coïncidence est moins évidente. En effet, dans le signe contesté, le terme «SOUL» apparaît en plus petite taille et sur un plan inférieur, ce qui est plus secondaire que le mot «wise». Dans la marque antérieure, le terme
«SOUL» apparaît de la même manière et dans la même taille que le terme «MY». Les signes diffèrent par leurs mots initiaux respectifs, «formée» et «MY», qui, dans le signe contesté, sont plus grands et soulignés, ce qui attirera plus rapidement l’attention du public que le mot «SOUL».
07/02/2023, R 1535/2022-1, syntagmes SOUL (fig.)/my SOUL SOUL SOUL

---

7
23 Sur le plan phonétique, les signes comparés présentent un degré moyen de similitude ou supérieur à la moyenne. Ils coïncident par le son du mot commun «SOUL» à la fin des deux signes. Ils diffèrent par l’autre élément verbal qui les composent, qui est «solidement» dans le signe contesté et «MY» dans la marque antérieure. La similitude phonétique sera moyenne si le public sait comment prononcer «BA». Dans ce cas, la prononciation qui en résulterait serait la suivante: /OM-SO-UL/v/MA-I-SO-UL/. Au contraire, la similitude phonétique sera supérieure à la moyenne si le public ignore comment prononcer «elaborate», et se concentrera donc principalement sur la prononciation du terme correspondant «SOUL».
24 Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils contiennent tous deux le contenu sémantique du terme «SOUL» présent dans les deux signes. Toutefois, ce terme est nuancé dans chacun des signes. Dans le signe contesté, en raison du mot qui le précède, «Agent», qui, dans la mesure où il contient la lettre grecque omega, fait allusion à l’ «ailette» ou au «tapis», à savoir l’unité de mesure de la résistance électrique d’un matériau dans le système international. Dans la marque antérieure, le terme «SOUL» est nuancé par l’anglais possessif, «MY» ou «mi» en espagnol, faisant allusion à mon alme, pour les locuteurs anglophones.
Caractère distinctif de la marque antérieure
25 Sur la base des arguments exposés dans la comparaison des signes, pour la Chambre, la marque antérieure «MY SOUL» dans son ensemble possède un caractère distinctif intrinsèque normal pour les produits qu’elle désigne en classe 3. Et ce malgré le faible caractère distinctif du terme «MY», qui n’est qu’un pronom possessif faisant référence au terme suivant «SOUL».
26 L’argument de la demanderesse (demanderesse) selon lequel la marque antérieure possède un faible caractère distinctif est devenu affaibli. La demanderesse au recours (demanderesse) justifie son argument par le fait qu’il existe de nombreuses marques comprenant le terme «SOUL», qui sont non seulement des marques espagnoles, mais aussi des marques de l’Union européenne.
27 Comme la division d’opposition l’a indiqué à juste titre, l’existence d’un certain nombre d’enregistrements de marques n’est pas concluante en soi étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation du marché. En effet, il ne saurait être présumé que toutes ces marques enregistrées ont fait l’objet d’un usage sérieux. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits, consistant en des listes d’enregistrements de marques enregistrés accordés, ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage intensif de marques incluant le terme «SOUL» et s’y sont habitués.
28 La demanderesse au recours (demanderesse) fait également valoir qu’étant donné qu’il existe de nombreux enregistrements en classe 3 avec le terme «SOUL», aucun entrepreneur ne devrait être autorisé à s’approprier ce mot exclusivement. Ce moyen est également rejeté. En effet, aucun des enregistrements invoqués n’est constitué du terme exclusif «SOUL», pas plus qu’il n’existe dans le cas de la marque antérieure «MY SOUL» ou de la marque contestée «notification SOUL». Une raison qui pourrait empêcher l’octroi d’un droit exclusif sur un terme spécifique serait une raison descriptive des caractéristiques des produits désignés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), ou d’un terme dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, des
07/02/2023, R 1535/2022-1, syntagmes SOUL (fig.)/my SOUL SOUL SOUL

---

8
circonstances qui n’ont pas été étayées en l’espèce et qui ne relèvent pas non plus de l’objet du présent recours.
Appréciation globale du risque de confusion
29 L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
30 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18) et il a été conclu que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque élevé. Dans le cas faisant l’objet du présent recours, il a été considéré que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal, de sorte que son pouvoir de faire obstacle à des demandes de marques successives est également normal.
31 Le consommateur moyen de la catégorie de produits faisant preuve d’un niveau d’attention moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Les signes comparés coïncident par leur élément distinctif «SOUL», qui sera vraisemblablement gardé en mémoire par le public pertinent.
32 Les produits comparés ont été déclarés identiques, et aucune des parties n’a contesté ce fait.
33 Il convient de rappeler que les produits cosmétiques considérés comme identiques peuvent être achetés non seulement dans des établissements spécialisés dans ce type de produits, mais également dans les supermarchés ainsi que dans les pharmacies ou parapharmacies.
Dans les premiers établissements, le consommateur pourra choisir et prendre directement les produits des exposants, le facteur visuel étant ici important. Au contraire, dans les pharmacies, il est habituel que le consommateur demande oralement le produit, de sorte que, dans ces cas, l’aspect phonétique des signes joue un rôle plus important en l’espèce.
34 À la lumière des critères jurisprudentiels exposés ci-dessus, tels que le principe d’interdépendance et le souvenir imparfait de ceux-ci, et compte tenu de l’identité des produits, de la similitude visuelle des signes inférieure à la moyenne, de la similitude phonétique moyenne ou supérieure, et de la similitude conceptuelle fondée sur le fait qu’ils partagent l’élément commun «SOUL», le public espagnol pertinent sera induit en erreur en rencontrevant les marques en conflit. Les différences qui existent entre les signes en cause, indiquées dans les termes «tally» et «SOUL» et dans la ligne du signe contesté, ne sont pas suffisantes pour permettre de les différencier, ce qui exclut tout risque de confusion.
35 Même en faisant une distinction entre les signes comparés, compte tenu de leur élément distinctif identique, «SOUL», le consommateur pertinent pourrait percevoir la marque contestée comme une sous-marque — une variante de la marque antérieure — configurée différemment selon le type de services désignés (23/10/2002, T-104/01, Fifties,
EU:T:2002:262, § 49).
07/02/2023, R 1535/2022-1, syntagmes SOUL (fig.)/my SOUL SOUL SOUL

---

9
36 En bref, le public pertinent peut être exposé soit à un risque de confusion, soit à un risque d’association au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
37 La décision de la division d’opposition, rejetant l’opposition formée, était conforme à la loi.
Frais
38 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la requérante (demanderesse), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la défenderesse (l’opposante) aux fins des procédures d’opposition et de recours.
39 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 18 du RDMUE, les frais de la procédure de recours comprennent les frais de représentation professionnelle de la défenderesse (opposante), d’un montant de 550 EUR. Les frais de la procédure d’opposition comprennent les frais de représentation professionnelle de la défenderesse (opposante), d’un montant de 300 EUR, et la taxe d’opposition de 320 EUR.
40 Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
07/02/2023, R 1535/2022-1, syntagmes SOUL (fig.)/my SOUL SOUL SOUL

---

10
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours formé;
2. Condamne la requérante (demanderesse) à supporter les frais exposés par la défenderesse (opposante) dans les procédures d’opposition et de recours, qui s’élèvent à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández E. Fink
Le greffe
Signature
H. Dijkema
07/02/2023, R 1535/2022-1, syntagmes SOUL (fig.)/my SOUL SOUL SOUL