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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mai 2023, n° 000052196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052196 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 52 196 (INVALIDITY)
Samiel Asghedom, 5822 5th Avenue, 90043 Los Angeles, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Stadthausbrücke 1-3, 20355 Hambourg (représentant professionnel)
un g a i ns t
Snipes Se, Schanzenstr. 41, 51063 Cologne (Allemagne), représentée par Klaka, Delpstr. 4, 81679 Munich (Allemagne) (représentant professionnel). Le 30/05/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 171 102 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 02/12/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 18 171 102 «Crenshaw» (marque verbale) (ci- après la «MUE»), déposée le 23/12/2019 et enregistrée le 22/05/2020. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 18: Sacs.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie. Classe 28: Articles de gymnastique et de sport. La demanderesse a invoqué le motif de mauvaise foi au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante fait valoir que le signe contesté a été déposé par N. J., qui a ensuite transféré la marque à sa société Play Hard GmbH, spécialisée dans la conception, la production et la distribution de vêtements de sport et de marques de vêtements de voirie. N.J. est le directeur créatif du groupe Play Hard.
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La demanderesse, S.A., qui est le frère de décédé E.A. (avec le nom artistique de N.H.), est titulaire de la marque CRENSHAW. N.H., qui était actif en tant qu’artiste et rapper depuis le milieu des années 2000 et a créé la marque CRENSHAW, a été assassiné le 31/03/2019 et son frère, S.A., a continué à fournir des produits et services sous la marque CRENSHAW.
Selon le demandeur, N.J. et sa société tentent d’empêcher le demandeur d’utiliser et d’enregistrer le signe CRENSHAW en tant que marque de l’Union européenne (y compris en formant une opposition contre la demande de marque de l’Union européenne de la demanderesse pour la marque CRENSHAW, procédure d’opposition en cours). Lorsque N. J. a déposé la demande d’enregistrement de la marque contestée, il avait des intentions malhonnêtes, étant donné qu’il avait l’intention de porter atteinte aux intérêts de S.A. et a tenté d’obtenir une compensation financière. Au moment du dépôt de la demande, il savait que CRENSHAW était la marque notoirement connue et la marque de vêtements appartenant à la société S.A. La marque CRENSHAW était déjà utilisée depuis de nombreuses années sur divers produits, en particulier des vêtements aux États-Unis et également dans l’Union européenne.
Bien avant le dépôt de la marque contestée, les vêtements de la marque CRENSHAW-de la demanderesse constituent une part importante de concerts et d’autres événements, y compris dans l’Union européenne. Les vêtements de la marque CRENSHAW-S.A. sont régulièrement vendus depuis des années à des consommateurs de l’Union européenne dans le cadre de la carrière de son frère, par exemple dans des boutiques pop-up ou dans des magasins en ligne. Le titulaire a demandé la marque contestée peu après la mort de l’artiste, tentant ainsi d’empêcher la demanderesse d’utiliser légalement ce signe dans l’Union européenne et d’enregistrer légalement cette marque à moins que le demandeur ne consente à «équipe» avec le titulaire de la MUE et sa société. La titulaire a contacté la demanderesse le 06/03/2020 par courrier électronique, après avoir déposé la marque contestée. Cela montre qu’il savait qu’il exploitait la position commerciale établie du requérant sous cette désignation. Lors du dépôt de la marque contestée, il connaissait le secteur de la «scène»/des vêtements de voirie dans lequel la marque CRENSHAW de la requérante a fait l’objet d’une promotion. Dans son courrier électronique adressé à la demanderesse, letitulaire a indiqué que ses «projets comprennent des thèmes de sport/de voirie et de gueule de hanche […] ainsi que des tourne-étagères pour artistes de la hanche sélectionnés». La titulaire a également participé activement aux marques de basketball K1X KICKZ et, par conséquent, a une connaissance des vêtements de rue et de basket-ball. La demanderesse fait valoir que le titulaire a eu un vif intérêt pour le basket-ball tout au long de sa vie et qu’il a également été actif en l’espèce dans un contexte professionnel, par exemple en tant que téléviseur pour des spectacles de sport.
La demanderesse a envoyé un courrier électronique à la titulaire de la marque de l’Union européenne indiquant qu’elle ne souhaitait pas collaborer avec elle et lui a demandé de retirer le signe contesté et de s’abstenir d’utiliser ou d’enregistrer le signe CRENSHAW. Toutefois, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas donné suite à cette demande de la demanderesse.
La marque CRENSHAW de la demanderesse a été enregistrée aux États-Unis en
tant que marque figurative en 2014 pour des vêtements. La marque a été établie dans l’Union européenne depuis au moins 2012.
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Le 06/07/2020, la demanderesse a sollicité l’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne CRENSHAW dans les classes 25, 35 et 41.
La marque CRENSHAW de la demanderesse est devenue célèbre aux États-Unis, le frère de la demanderesse, le rapper, ayant porté et fait largement la promotion des vêtements de la marque CRENSHAW-dela demanderesse. La demanderesse possède un magasin de vêtements à Los Angeles et un magasin en ligne qui vend les produits de la marque CRENSHAW.
En octobre 2013, N.H. a créé et débloqué la bande mixte intitulée CRENSHAW et il a vendu 1,000 copies autographiées de la bande mixte CRENSHAW pour 1,000 USD chacune dans un magasin épicé à Los Angeles en moins de 24 heures. La bande mixte CRENSHAW et son succès ont été largement relayés dans la presse européenne.
Enjanvier 2015, N.H. a effectué une visite dans différents pays européens faisant la promotion de sa musique ainsi que des vêtements de la marque CRENSHAW. Des vêtements de CRENSHAW ont été portés par les artistes eux-mêmes ainsi que par le public. Dans le cadre de la tournée organisée en Europe en 2015, des boutiques pop-up ont été ouvertes dans certaines des villes où les vêtements de la marque CRENSHAW-de la demanderesse ont été vendus. Les ventes réalisées avec ces boutiques pop-up pour les produits de la marque CRENSHAW-s’élèvent à des milliers d’euros. La marque avait été utilisée dans l’Union européenne sur de nombreux produits, tels que des chemises, des casquettes, des capots et des chapeaux. Les ventes mondiales des produits de la marque CRENSHAW-via la boutique en ligne à l’ adresse www.themarathonclothing.com ont débuté en 2012. En septembre 2019 (soit avant le dépôt du signe contesté), la demanderesse avait vendu plus de 130,000 commandes des produits de la marque CRENSHAW-, générant des ventes brutes de plus de 12 606 000 USD. La demanderesse vend et continue de vendre ses produits sous la marque CRENSHAW-dans 26 pays de l’Union européenne. Les ventes brutes des consommateurs de l’UE s’élevaient à plus de 245,000 USD avant la date de dépôt du signe contesté.
Après la tournée européenne en 2015, le N.H. et ses œuvres sont devenues de plus en plus célèbres dans l’Union européenne, ainsi que ses vêtements de marque CRENSHAW. La reconnaissance de la marque CRENSHAW de la demanderesse a continué de croître dans l’Union européenne après le décès de N. H, en raison des distinctions reçues: Prix mortallaire (décerné postiche en juin 2019) et prix gracieux pour les meilleures performances (décernées postiches en janvier 2020) au cours du processus de Grammy prix populaire/télévisé.
L’album «Victory lave», publié en février 2018, a reçu une nomination pour l’Album «Best RAP Album» aux 61st Grammy Awards. Cet album présentait les vêtements de la marque CRENSHAW-dans le cadre de ses représentations. Deux jambes supplémentaires ont été libérées de l’album «Last time of I checc'», où la marque CRENSHAW est présente et visible sur les vêtements dans les vidéos musicales des chansons, qui ont été vues plus de 60 millions de fois.
Dans la couverture de la BBC en ce qui concerne le décès de la société N.H., il est représenté portant un t-shirt portant CRENSHAW. En outre, de nombreuses célébrités ont rendu leur griffe public, comme le footballeur de basket L.J., qui honore le N. H. décédé avec un Instagram post le 17/09/2019. Dans le post (qui a
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reçu 100 millions d’abonnés et plus de 2.1 millions d’abonnés), L.J. porte un maillot de basketball jersey sur lequel figure la marque CRENSHAW de la demanderesse. Selon la requérante, cela illustre le fait que N. H. était communément associée à la marque CRENSHAW de la requérante.
La demanderesse fait valoir que la titulaire a demandé le signe contesté afin de la forcer dans un partenariat avec la société N.J.et sa société Play Hard GmbH. Le titulaire connaissait la renommée et l’investissement dans la marque CRENSHAW réalisés au fil des années par la demanderesse, raison pour laquelle il est parvenu à la demanderesse pour tenter d’établir une quelconque relation de partenariat ou de licence.
Les vêtements de la marque CRENSHAW-font partie intégrante du travail de la société N.H. depuis de nombreuses années avant de déposer le signe contesté.
La demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe A 1: des impressions d’articles de presse, à savoir de The Guardian faisant référence au rapper en cause «Rétal Victory clothing review-West grap in the finest», de BBC tributaire du rapper et de NME ( intitulé «[…] un musicien qui a donné une voix à la voïvoine et a changé le visage du lacet indien»), datés du 16/02/2018 et du 01/04/2019;
Annexe A 2: une vidéo du magasin pop-up à Londres, où les vêtements de la marque CRENSHAW-était proposés à la vente;
Annexe A 3: une déclaration sous serment de la demanderesse, datée du 01/12/2021, faisant notamment état de ventes brutes de produits de la marque CRENSHAW-à des clients dans l’Union européenne;
Annexe A 4: une impression de l’article de der Spiegel, daté du 01/04/2019, faisant état de la mort de N.H.;
Annexe A 5: un échange de courriers électroniques entre N.J. et l’avocat de la demanderesse, R.B., daté du 06/03/2020-01/04/2020, concernant la marque CRENSHAW. Dans son courriel, la titulaire a indiqué, par exemple: «En tant que titulaires des marques sur nos marchés, nous sommes capables d’équipe avec la marque Crenshaw et de soutenir votre cause officiellement de ce côté de l’océan, d’une manière ou d’une autre, peut- être même avec une approche locale le long de votre mind. Bien sûr, j’aurais besoin d’avoir une meilleure idée du mode de fonctionnement de vos convoyeurs, par exemple en% de dons».
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que ni la titulaire de la marque contestée ni N.J., qui a demandé la marque, n’avaient connaissance du fait que la marque CRENSHAW était enregistrée aux États-Unis et que la demanderesse ou le frère de la demanderesse fabriquait et/ou vendait des vêtements sous cette marque à la date de dépôt de la demande.
Elle fait valoir que le nom CRENSHAW n’a pas été inventé par la requérante, étant donné qu’il s’agit d’un quartier dans la région des Angeles du Sud de Los Angeles. Le quartier a reçu son nom de Crenshaw Boulevard et il est connu sous le nom de «bonneterie de hanche», même divers films de blocs internationaux et chansons d’artistes célèbres font référence à «Crenshaw district».
La titulaire est spécialisée dans la conception, la production et la distribution du basket-ball et des vêtements de voirie, et la société enregistre différentes
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marques liées au basket-ball ou à la vie de rue. La motivation de la protection des droits sur le libellé CRENSHAW dans l’Union européenne découle de la notoriété du voisinage en tant que dressage d’hop de hanche et des intérêts de la titulaire dans les vêtements de rue et de sport.
La titulaire faisait valoir que «les produits commercialisés par la demanderesse sous la marque américaine CRENSHAW n’étaient pas connus en Europe à la date de dépôt de la marque contestée.
La demanderesse n’a pas désigné un seul magasin en Europe où les produits portant sa marque auraient été vendus. La demanderesse ne fournit pas d’éléments de preuve concernant l’usage, y compris les ventes de vêtements sous le signe CRENSHAW en Allemagne, où se trouve le titulaire et où il aurait pu avoir connaissance des produits. Les ventes individuelles dans des boutiques pop-up dans deux villes d’Europe ne sont pas aptes à établir la connaissance de la marque en Europe et/ou la connaissance de la part de la titulaire. En outre, il existe de nombreuses offres sur Internet de vêtements portant CRENSHAW, mais qui ne proviennent pas de la demanderesse. CRENSHAW est également utilisé sur des chemises d’équipes de football et de basketball situées à Crenshaw, LA.
La titulaire prétend que le film du joueur de basket-ball L.J., tel que représenté dans l’Instagram post et invoqué par la demanderesse, ne constitue pas un usage du signe de la demanderesse. Le t-shirt représenté provient du fabricant NIKE et montre l’équipe Crenshaw basketball. Le titulaire fait référence à un article dans lequel il indique que «L.J. a utilisé les médias sociaux pour se présenter comme portant un suppléant bleu Crenshaw jersey, reconnaissant le quartier de N. H. a grandi».
En outre, elle fait valoir que N. H. n’était pas célèbre en Allemagne à la date de dépôt de la marque contestée et qu’il n’a organisé aucun concert en Allemagne, et que l’article de Wikipédia relatif à la société N.H. ne mentionne pas qu’elle détenait un enregistrement de marque américaine CRENSHAW. L’article fait uniquement référence au fait que N. H. est né et soulevée à Crenshaw, LA, et qu’il exerce des activités commerciales dans le quartier commercial Crenshaw.
Le titulaire fait valoir que N. J. ignorait N. H. lorsqu’il a demandé l’enregistrement de la marque en cause. Même si la titulaire avait connu la demanderesse, cela ne conduirait pas à la connaissance de la marque américaine CRENSHAW, pour laquelle aucun usage de marque n’a été prouvé.
La titulaire a également fait valoir qu’ «il se peut que le décès de N.H. conduise à une couverture médiatique mentionnant également le fait que la société N. H est née et surélevée à Crenshaw, LA et que, par conséquent, la société N. J. avait l’idée que le nom de lieu «Crenshaw» pouvait également être utilisé comme une marque textile».
La correspondance électronique avec l’avocat de la demanderesse n’établit pas la mauvaise foi de N. J., étant donné qu’il a commencé à rechercher d’éventuels droits de marque de tiers pour CRENSHAW en dehors des mois qui ont suivi le dépôt de sa demande de marque auprès de l’EUIPO et près d’un an après le dépôt de sa demande de marque CRENSHAW auprès de l’Office allemand des brevets et des marques. La recherche s’explique par la prise en compte du dépôt de la demande de marque pour cette marque dans certains autres pays, une fois que la demande a été publiée à des fins d’opposition par l’EUIPO. Dans ce
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contexte, N.J. a eu connaissance de l’enregistrement américain de la marque CRENSHAW au nom de la demanderesse et a essayé d’établir un contact avec le titulaire de la marque. Les recherches de marques antérieures au dépôt de la demande de marque se limitaient à l’Union européenne.
Dans sa réplique, la demanderesse répète que:
—N. J. savait que la demanderesse utilisait la marque CRENSHAW avant de demander l’enregistrement de la marque contestée;
—N.J. a demandé la marque contestée pour empêcher la demanderesse de continuer à utiliser cette marque dans l’Union européenne;
—N. J. savait qu’il y avait déjà un investissement important derrière la marque CRENSHAW qui pourrait être exploitée — il vient d’obtenir une marque dans l’Union européenne en premier pour pouvoir faire pression la demanderesse sur «l’équipe» dans une sorte de relation contractuelle.
La demanderesse fait valoir que si CRENSHAW était une indication géographique de provenance, elle ne pourrait pas être une marque. En outre, en raison d’une large couverture médiatique, en particulier en Allemagne, le titulaire avait connaissance de la marque N.H. et de l’usage par lui de la marque CRENSHAW. Par la fonction de «directeur de la marque» de la titulaire d’une société «streetwear», N. J. avait sans aucun doute connaissance de N. H. et de l’utilisation de CRENSHAW en tant que marque. La titulaire a sollicité l’enregistrement de la marque CRENSHAW en Allemagne quelques jours après le décès du frère de la demanderesse (31/03/2019), à savoir le 23/04/2019. La marque apparaît désormais comme «retirée» dans le registre. Par la suite, le 23/12/2019 N.J. a déposé la demande de marque de l’Union européenne contestée. En mars 2020, N.J. a contacté l’avocat américain de la requérante.
La demanderesse présente également les éléments de preuve suivants: Annexes A 6-7: compilation de divers articles de presse de Munich Merkur, Süddeutsche Zeitung, Abendzeitung, Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Hamburger Morgenpost et Neue Osnabrücker Zeitung, datés du 02/04/2019, faisant état du décès de N.H., et de leurs traductions en anglais; Annexe A 8: exemples de bons de commande pour des vêtements de la marque CRENSHAW-antérieurs à décembre 2019 (c’est-à-dire avant la date de demande de la marque contestée); Annexe A 9: des impressions de l’article de presse du magazine VIBE, daté du 09/09/2021, faisant référence aux efforts déployés par la demanderesse pour interdire l’usage non autorisé de sa marque CRENSHAW; L’annexe A10: des captures d’écran de divers magazines de l’industrie de la hanche et des sites web, dont le backspin.de, juice.de, rap.de et
hipwes.de, montrant notamment ; L’annexe A11: Le plan de visites européen de M. H. en 2015, montrant différentes villes d’Allemagne; L’annexe A12: capture d’écran du site www.hiphop.de faisant état de l’annulation de la visite de la N.H. en Allemagne.
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La demanderesse fait valoir que la titulaire actuelle de la marque de l’Union européenne, Snipes SE, était l’un des principaux parraineurs de voyages de la société N.H. 2015 Tour en Allemagne.
Dans sa réponse, la titulaire de la MUE répète que la marque en cause n’a pas été déposée de mauvaise foi, mais que son objectif était de créer une marque attrayante pour ses propres activités, tout comme il l’a fait précédemment avec d’autres marques, comme RUCKER PARK, qui font allusion à l’authenticité urbaine en raison de leur racine dans les lieux de basket-ball. N. J. n’avait pas connaissance de l’enregistrement américain de la marque CRENSHAW de la demanderesse. Lorsqu’il envisage d’étendre la protection de sa marque de l’Union européenne à des pays extérieurs à l’Union européenne dans le délai de priorité de six mois, une recherche de marques dans l’USPTO a révélé que la
demanderesse en nullité détenait la marque figurative pour .
La titulaire prétend que CRENSHAW est montré depuis des décennies sur des vêtements qui ne proviennent pas de la demanderesse. Elle conteste que la demanderesse ait utilisé la marque CRENSHAW et qu’elle ait obtenu des ventes pertinentes. Elle fait valoir que le fait que le demandeur de marque ait ou non connaissance de l’affaire N. H. ou de sa mort n’est pas pertinent, car la connaissance d’une personne, la connaissance d’un événement particulier et la connaissance de l’usage d’un signe sont des questions totalement différentes qui ne doivent pas être mélangées. En outre, elle affirme que si le demandeur en nullité avait été intéressé par l’extension de la protection de sa marque américaine à l’Union européenne, il aurait pu le faire à tout moment au cours de son prétendu usage.
En outre, selon la titulaire, il est indifférent que la nouvelle titulaire, Snipes SE, ait eu ou non connaissance de la prétendue utilisation de CRENSHAW par la demanderesse en nullité.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne
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s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
Il existe une présomption de bonne foi de la part du titulaire, à moins que le demandeur ne puisse réfuter la présomption. Il appartient au demandeur en nullité qui entend se fonder sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi. La bonne foi du demandeur de marque est présumée jusqu’à preuve du contraire [08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45].
En présence de circonstances objectives invoquées par le demandeur susceptibles d’aboutir au renversement de la présomption de bonne foi dont le titulaire de la marque en cause a bénéficié au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci, il appartient au titulaire de celle-ci de fournir des explications plausibles quant aux objectifs et à la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de celle-ci (21/04/2021, T 663/19-, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 43).
Une situation susceptible de donner lieu à une mauvaise foi est celle où une entité commerciale a obtenu un certain degré de protection juridique en raison de l’utilisation d’un signe sur le marché, qu’un concurrent enregistre ultérieurement dans l’intention de concurrencer déloyalement l’utilisateur initial du signe.
En pareil cas, la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48, 53) a déclaré que les facteurs suivants, en particulier, devaient être pris en considération:
(a) le fait que la titulaire de la MUE sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque de l’Union européenne contestée;
(b) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;
(c) le degré de protection dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé; et
(d) la question de savoir si, en déposant la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne poursuivait un objectif légitime.
Les exemples susmentionnés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de déterminer si le demandeur était ou non de mauvaise foi lors du dépôt de la demande; d’autres
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facteurs peuvent également être pris en considération (14/02/2012-, 33/11, Bigab, EU:T:2012:77, §-20; 21/03/2012, 227/09-, FS, EU:T:2012:138, § 36).
Le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la titulaire de la MUE est la date de dépôt de la demande d’enregistrement. Toutefois, des faits et des preuves antérieurs ou postérieurs au dépôt peuvent être pris en considération lors de l’interprétation de l’intention du titulaire de la MUE au moment du dépôt de la MUE.
Un certain nombre de facteurs peuvent être pris en considération pour décider si le titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande. Toutefois, la jurisprudence montre que trois facteurs sont particulièrement pertinents.
Identité/similitude prêtant à confusion entre les signes: la MUE contestée, prétendument enregistrée de mauvaise foi, doit être identique ou similaire au point de prêter à confusion au signe auquel la demanderesse en nullité fait référence. Bien que le fait que les marques soient identiques ou similaires au point de prêter à confusion ne suffit pas, en soi, à démontrer l’existence d’une mauvaise foi (-01/02/2012, 291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90; 28/01/2016, T 335/14-, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 59-60), une marque différente ou non similaire au point de prêter à confusion n’appuiera pas une conclusion de mauvaise foi.
Connaissance de l’usage d’un signe identique ou similaire au point de prêter à confusion: la titulaire de la marque de l’Union européenne connaissait ou devait nécessairement connaître l’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire au point de prêter à confusion pour des produits ou services identiques ou similaires.
Intention malhonnête de la part de la titulaire de la MUE: il s’agit d’un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à des circonstances objectives (11/06/2009,-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42).
Parmi les autres facteurs potentiellement pertinents identifiés dans la jurisprudence et/ou la pratique de l’Office aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi, on peut citer: les circonstances dans lesquelles le signe contesté a été créé; l’usage qui en a été fait depuis sa création; la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que marque de l’Union européenne; et la chronologie des événements ayant conduit à ce dépôt (14/02/2012,-33/11, Bigab, EU:T:2012:77,
§ 21 et suivants; 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 39; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68).
En outre, pour apprécier l’existence de la mauvaise foi, l’intention du titulaire de la MUE au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, qui est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce, doit également être prise en compte
[08/03/2017,-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 44].
Cette intention peut être déduite de toutes les situations objectives de conflit d’intérêts dans lesquelles le titulaire de la marque de l’Union européenne a opéré (-11/07/2013, 321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 28).
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Dès lors, la notion de mauvaise foi implique une motivation subjective de la part du demandeur d’une marque, à savoir une intention malhonnête ou un autre motif trompeur. Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (14/05/2019-, 795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 23).
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation doit examiner si la titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de mauvaise foi lors du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée.
Évaluation de la mauvaise foi
Identité/similitude des signes et connaissance de l’usage du droit de la demanderesse avant le dépôt de la MUE contestée
La marque contestée se compose de l’élément verbal «Crenshaw» désignant des produits compris dans les classes 18, 25 et 28, tandis que la demanderesse est
titulaire de la marque américaine figurative enregistrée pour . Les éléments de preuve produits par la demanderesse font référence à l’usage de la marque antérieure principalement pour des articles vestimentaires. L’élément verbal de la marque antérieure est clairement identifiable en tant que tel. Les caractéristiques figuratives sont intrinsèquement faibles, étant donné qu’elles seront perçues par les consommateurs comme de simples éléments ornementaux, censés embellir et attirer l’attention du public sur l’élément verbal composant le signe. Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
La titulaire prétend que le terme CRENSHAW n’a pas été inventé par la demanderesse car il s’agit d’un voisin dans la région des Angeles du Sud de Los Angeles. Elle fait valoir que le quartier a reçu son nom de Crenshaw Boulevard et qu’il est connu sous le nom de dressage de hop de hanche, même divers films et chansons internationaux de blockbusters internationaux pour artistes célèbres désignent le quartier Crenshaw. Tout d’abord, la validité de la marque nationale antérieure ne peut être remise en cause. Les marques antérieures, qu’il s’agisse de MUE ou de marques nationales, bénéficient d’une «présomption de validité». D’autre part, bien que ce terme se réfère à la région de Los Angeles, comme le prétend la titulaire, la partie n’a pas prouvé que ce nom est connu pour la catégorie de produits concernée et est donc associé à ces produits aux yeux des milieux intéressés. Il n’a pas été prouvé que le terme géographique décrit des caractéristiques objectives des produits pertinents. En tout état de cause,les signes en cause coïncident pleinement par leur seul élément verbal, «CRENSHAW», et les consommateurs percevront cet élément dans les deux signes comme ayant la même signification, ou les deux comme dépourvus de signification.
Quant à la connaissance par le titulaire de la MUE du droit antérieur de la demanderesse, la demanderesse fait valoir, en substance, que le signe contesté a été déposé par N. J., qui a ensuite transféré la marque à sa société Play Hard GmbH, spécialisée dans la conception, la production et la distribution de vêtements de sport et de marques de vêtements de rue. N.J. est le directeur créatif du groupe Play Hard. Dans son courrier électronique adressé à la demanderesse, le titulaire a expressément indiqué que ses «projets
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comprennent des thèmes de sport/de voirie et de gueule de hanche […] ainsi que des tourne-étagères pour artistes de la hanche sélectionnés».
La requérante, E.A., a exercé ses activités en tant qu’artiste et rapper et est sortie de la scène de gueule de gueule de codes-hanche au milieu des années 2000. Les vêtements de la marque CRENSHAW-de la demanderesse constituent une partie importante de ses concerts et d’autres événements. La demanderesse affirme qu’en raison de la connaissance étendue de la scène américaine de hip- hop, il est donc impossible que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’ait pas eu connaissance de l’existence du signe de la demanderesse utilisé dans le commerce pour des produits identiques et très similaires pour lesquels la marque contestée a été enregistrée.
En particulier, l’annexe A 3 comporte une déclaration sous serment de la requérante, datée du 01/12/2021, mentionnant, notamment, des ventes brutes réalisées pour des produits de la marque CRENSHAW-à des clients dans l’Union. La demanderesse explique dans ses observations qu’en janvier 2015, N.H. a effectué une visite dans différents pays européens faisant la promotion de sa musique ainsi que de vêtements de la marque CRENSHAW-. Des vêtements portant CRENSHAW ont été portés par l’artiste lui-même lors des événements ainsi que par le public. Dans le cadre de la tournée organisée en Europe en 2015, des boutiques pop-up ont été ouvertes dans certaines des villes où les vêtements de la marque CRENSHAW-de la demanderesse ont été vendus.
D’autres éléments de preuve montrant la présence des produits sur le marché avant le dépôt de la marque contestée sont des captures d’écran du magasin en ligne montrant des bons de vente pour des vêtements de la marque CRENSHAW- (annexe A 8). Les produits sont présentés comme suit:
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Il convient de noter que la titulaire de la MUE fait valoir que «la demanderesse n’a pas cité un seul magasin en Europe où les produits portant sa marque seraient vendus. La demanderesse ne fournit pas d’éléments de preuve concernant l’usage, y compris les ventes de vêtements sous le signe CRENSHAW en Allemagne, où se trouve N.J et où il aurait pu avoir connaissance des produits». Il convient de souligner que les aspects territoriaux de l’usage de la marque antérieure ne doivent pas se limiter au marché de l’Union et que l’usage antérieur dans un pays tiers doit être pris en considération (28/10/2020, 273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 47).
En outre, la titulaire affirme dans ses observations qu’ «il se peut que la mort de N.H. conduise à une couverture médiatique mentionnant également le fait que la N.H. est née et soulevée à Crenshaw, LA et que la N.J. avait donc l’idée que le nom de lieu «Crenshaw» pouvait également être utilisé comme une marque textile». En outre, elle fait valoir ce qui suit: «Les produits commercialisés par la demanderesse sous la marque américaine CRENSHAW n’étaient pas connus en Europe à la date de dépôt de la marque contestée (soulignement ajouté). Les déclarations de cette titulaire peuvent indiquer que le titulaire avait bien connaissance de l’usage du signe de la demanderesse aux États-Unis, alors que les produits de la marque CRENSHAW-n’étaient toujours pas connus en Europe.
Tout ce qui précède montre que la titulaire de la marque de l’Union européenne connaissait ou devait connaître le signe de la demanderesse et les produits portant la marque CRENSHAW. Les éléments de preuve versés au dossier indiquent que les produits de la demanderesse ont été établis sur un marché, et il n’est pas possible que, par simple hasard, la titulaire de la marque de l’Union européenne ait déposé un signe qui coïncide pleinement par son seul élément verbal, CRENSHAW, pour les mêmes produits et les produits qui lui sont liés. Bien qu’il puisse être vrai, comme le soutient le titulaire, que son «but était de créer une marque accrocheuse pour sa propre entreprise, comme il l’a fait précédemment avec d’autres marques, comme RUCKER PARK, qui font allusion à l’authenticité urbaine en raison de leur racine dans les lieux de basket-ball», le fait que les deux entreprises concernent des «talon de hanche», rend très probable que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait effectivement connaissance desproduits de la marque CRENSHAWdela demanderesse.
Par conséquent, il a été démontré que la demanderesse a utilisé le signe en cause avant la date de dépôt de la marque contestée, sur un marché, et que la titulaire de la marque de l’Union européenne connaissait ou devait nécessairement connaître l’existence et l’usage du signe antérieur CRENSHAW de la demanderesse.
L’intention de la titulaire de la MUE à la date de dépôt de la MUE
La connaissance de la part de la titulaire de la marque est insuffisante en soi pour établir qu’elle a agi de mauvaise foi. Il convient également de prendre en
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considération l’intention du titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40, 41). Si cette intention est un élément subjectif, elle doit toutefois être déterminée par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42).
La mauvaise foi peut s’appliquer à la fois lors du dépôt de la demande, dans le but d’usurper le système de la MUE ou dans le but de détourner les droits de tiers (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 20).
La demanderesse a fait valoir que sa marque CRENSHAW a été enregistrée aux
États-Unis en tant que marque figurative le 19/08/2014 (enregistrement de la marque américaine no 4 588 483) pour des vêtements et que la demanderesse utilise cette marque de manière continue aux États-Unis depuis 2008 au moins. En outre, elle fait valoir qu’elle a utilisé sa marque CRENSHAW dans l’Union depuis au moins 2012. N.J. a demandé la marque de l’Union européenne contestée le 23/12/2019, soit peu après le décès de la demanderesse, qui s’est produit le 31/03/2019. Antérieure, le 23/04/2019, N. J. a demandé l’enregistrement de la marque verbale allemande CRENSHAW.
Le 06/03/2020, après avoir demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne en cause, la titulaire de la MUE a contacté la demanderesse par courrier électronique. Dans son courriel, la titulaire de la marque de l’Union européenne a indiqué, par exemple, que «En tant que titulaires des marques sur nos marchés, nous sommes capables d’équipe avec la marque Crenshaw et de soutenir votre cause officiellement de ce côté de l’océan, d’une manière ou d’une autre — même avec une approche locale le long de votre carrière. Bien sûr, je devais avoir une meilleure vue d’ensemble du mode de fonctionnement de vos convoyeurs, en% des dons par exemple» (annexe A 5).
La titulaire a fait valoir que «La correspondance électronique avec l’avocat de la demanderesse n’établit pas la mauvaise foi de N.J., étant donné que la titulaire a commencé à rechercher d’éventuels droits de marque de tiers pour CRENSHAW en dehors des mois suivant le dépôt de sa demande de marque auprès de l’EUIPO et près d’un an après le dépôt de sa demande de marque CRENSHAW auprès de l’Office allemand des brevets et marques. La recherche s’explique par la prise en compte du dépôt de la demande de marque pour cette marque dans certains autres pays, une fois que la demande a été publiée à des fins d’opposition par l’EUIPO». Toutefois, il convient de souligner que les deux demandes de marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne ont été déposées peu de temps après le décès de la demanderesse, à savoir 23 jours après le dépôt de la demande de marque de l’Union européenne (la demande de marque allemande) et un peu plus de 8 mois (demande de MUE), et que la demanderesse a été contactée par la titulaire avec une offre d’ «équipe» dans une quelconque relation contractuelle. En outre, par son emploi de «directeur de marque» d’une société «streetwear», N. J. avait sans aucun doute connaissance de la N.H. et de son utilisation de CRENSHAW. Tout ce qui précède met en évidence le fait que la demande par le titulaire d’un signe hautement similaire, en tant que celui dont l’artiste est titulaire, et si peu de temps après sa mort, n’est pas simplement une preuve fortuite mais réelle de l’intention malhonnête du titulaire d’être associé à cette marque et de tirer profit de la renommée de ce dernier.
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La demanderesse a démontré que son frère faisait largement la promotion des vêtements sous CRENSHAW, les vêtements de la marque CRENSHAW de la demanderesse étant une partie importante des concerts et autres événements. Par conséquent, en déposant la marque de l’Union européenne, la titulaire de la MUE a tenté de s’associer avec le demandeur décédé, de revendiquer le signe et de tirer profit de la renommée de la demanderesse pour se livrer concurrence déloyale et pourrait également aboutir à un scénario dans lequel la demanderesse ne serait pas en mesure d’utiliser sa marque sur le marché de l’UE. En déposant la marque de l’Union européenne, le titulaire de la marque de l’Union européenne a fait obstacle à ce que le demandeur continue de fabriquer des produits sous sa marque ou de commercialiser ses produits dans l’UE. Cette intention malhonnête d’empêcher le demandeur d’exercer ses activités dans l’UE est confirmée par la récente opposition que le titulaire a formée contre la demande de MUE no 18 268 235 CRENSHAW (marque verbale) de la demanderesse.
Le motif de mauvaise foi s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a déposé la demande d’enregistrement dans le but non pas de se livrer à une concurrence loyale, mais de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière incompatible avec les usages honnêtes ou avec l’intention d’obtenir, sans même cibler un tiers déterminé, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque, en particulier la fonction essentielle d’indication d’origine (12/09/2019, C 104/18-P, STYLO Téléprestés).
En l’espèce, il n’existe aucune logique commerciale convaincante sous-tendant le dépôt de la marque contestée et la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit aucun élément de preuve crédible qui justifierait un objectif légitime de la part de la titulaire de déposer la demande de marque. Dans ses observations, la titulaire fait valoir que «de nombreux films internationaux de blockbusters, tels que John Singapore leon s 'Boyz’ n’ n'
[Hood] (1991), «Ron Shelton’s Jum’s Jum’s» (1992) et de Gina PriceBythewood 'Love aill’s 'Love particules Basketball’ (2000), ainsi que d’innombrables chansons par des artistes célèbres tels que N. W.A, Ice-T, Dr. Dre, Snoop Dogg, Neard, Neard, Nears, Nearl, Nearl, Nearp, Nearl, Nearl, Nearl, Nearl, Nearl, Nearl, Nearl, Nearle, dans ses observations. Toutefois, les documents produits par la titulaire ne prouvent pas que l’expression en cause était si connue et répandue parmi les différentes parties et que, par conséquent, elle était accessible à différents tiers à un point tel que la titulaire serait considérée comme ayant un intérêt commercial honnête. La titulaire n’a pas démontré qu’elle avait des objectifs légitimes lors du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. Compte tenu des faits et des éléments de preuve produits par la demanderesse, la charge de la preuve a effectivement été transférée de la demanderesse à la titulaire, en ce sens que cette dernière aurait dû être en mesure d’expliquer et de démontrer avec certitude les motifs du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée.
Au lieu de cela, les éléments de preuve produits, et en particulier le fait que la demande a été déposée peu après le décès de la société N.H. pour un signe aussi très similaire et qu’elle couvre des produits identiques et liés, il ne semble pas y avoir de logique commerciale à première vue autre que le comportement commercial perturbant le dépôt. Il apparaît que la titulaire de la marque de l’Union européenne a enregistré la marque contestée essentiellement pour exploiter une étiquette appartenant à une autre partie, et entendait tirer profit
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de l’absence de protection formelle du droit de la demanderesse dans l’Union européenne de reprendre les clients et la part de marché créée par les activités de la demanderesse. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne s’est écartée des usages honnêtes en matière commerciale et des principes reconnus d’un comportement éthique lorsqu’elle a demandé une marque très similaire à celle dont elle savait qu’elle était utilisée par la demanderesse, pour des produits identiques et connexes. Par conséquent, il y a lieu de conclure que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande est totalement accueillie et que la marque de l’Union européenne devrait être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María Belén Marzena Manuela IBARRA DE DIEGO MACIAK RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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