LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 3 février 2023
Dans l’affaire R 1521/2022-5
BMG Pharma SPA
Viale F. Restelli, 1
20124 Milan
Italie Demanderesse/requérante représentée par Botti indirects Ferrari S.p.A., Via Cappellini 11, 20124 Milan (Italie)
contre
Fidia Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica 3/A
35031 Abano Terme (PD)
Italie Opposante/défenderesse représentée par Kunz-Hallstein Rechtsanwälte, Galeriestr. 6a, 80539, München, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 141 798 (demande de marque de l’Union européenne no 18 328 418)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), A. Pohlmann (membre) et R. Ocquet
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 octobre 2020, BMG Pharma SPA (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
HYALUVANCE
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Crèmes cosmétiques».
Classe 5: Produitsde comblement dermique injectables; fourniture de médicaments contre la mothérapie.
2 La demande a été publiée le 27 novembre 2020.
3 Le 1 mars 2021, Fidia Farmaceutici S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque italienne no 2018 000 005 882
HYAL
déposée le 15 février 2018 et enregistrée le 26 octobre 2018 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 3: Savons désodorisants; savons contre la transpiration; crémes à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le soin de la peau; pommades à usage cosmétique; brillant à lèvres; bâtonnets pour les lèvres; cosmétiques et produits de-toilette non médicinaux; dentifrices à usage non médical; crèmes nettoyantes pour le visage, crèmes pour le corps et crèmes contre la cellulite; produits et préparations dermocosmétiques pour le traitement des imperfections de différentes origines; savons désinfectants; savons médicinaux; gels pour blanchir les dents; préparations pour l’hygiène personnelle ou à usage hygiénique; désodorisants personnels; gels de massage autres qu’à usage médical; douches non-médicinales.
Classe 5: Seringues préremplies à usage médical; préparations médicales; substances médicales; substances pharmaceutiques dermatologiques; seringues préremplies à usage médical (contenant des produits pharmaceutiques).
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6 Par décision du 20 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
L’opposition sera d’abord examinée par rapport à l’enregistrement de la marque italienne HYAL no 2018 000 005 882 de l’opposante.
Les produits pertinents compris dans les classes 3 et 5 sont identiques.
Les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels. En ce qui concerne les substances pharmaceutiques dermatologiques et la libération de médicaments de méothérapie, délivrés sur ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé. Le degré d’attention à l’égard des autres produits en cause peut varier de moyen à élevé.
Le territoire pertinent est l’Italie.
Le terme «HYAL» de la marque antérieure, également reproduit à l’identique et immédiatement perceptible au début du signe contesté, n’est pas un terme du dictionnaire italien et n’a pas de signification spécifique susceptible d’être saisie immédiatement, bien qu’il puisse effectivement être associé à l’ «acide hyaluronique» par une partie du public, en particulier par les professionnels de l’industrie cosmétique et pharmaceutique. La séquence de lettres «UVANCE» dans le signe contesté n’a pas de signification immédiatement perceptible pour la majorité du public, bien qu’elle puisse être reconnue par une partie du public comme un jeu de mots de l’ancien terme français «jouvence» ( iuventusen latin), qui est généralement associé à «jeunesse» et est également couramment utilisé au moins dans l’industrie cosmétique, en particulier pour les crèmes contre le vieillissement, notamment pour celles incluant l’ «acide hyaluronique».
Pris dans leur ensemble, le terme «HYAL» et le signe contesté peuvent donc être perçus comme faiblement distinctifs au moins par une partie du public à l’examen. Toutefois, même la partie du public qui comprend HYAL devrait effectuer une première étape mentale, à savoir convertir le terme «HYAL» en «acide hyaluronique» puis, dans un deuxième temps, le traduire en italien, à savoir acido ialuronico, ce qui est peu probable étant donné que trop de démarches mentales sont nécessaires pour parvenir à la signification liée à l’ «acide hyaluronique» (13/07/2020, R 2850/2019-5, Iperhyalu/aliper, § 35). Dès lors, le signe antérieur possède au moins un certain degré de caractère distinctif.
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour la partie du public qui ne comprend pas le terme «HYAL» et comme faible pour la partie du public qui associe le terme «HYAL» à «acide hyaluronique».
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par le terme «HYAL (* * * *
* *)» et leur prononciation et diffèrent par la séquence de lettres «* * * * UVANCE» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. La partie placée à gauche du signe (la partie initiale) attirera en premier l’attention du lecteur. Le terme «HYAL» est le seul élément de la marque antérieure et est reproduit à l’identique au début du signe contesté, de sorte qu’il existe des chevauchements visuels et
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phonétiques clairement perceptibles. En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour une partie du public, aucun des signes n’a de signification. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Pour l’autre partie, qui perçoit une allusion à l’acide hyaluronique dans les deux signes, ils sont similaires sur le plan conceptuel.
Dans l’ensemble, les lettres différentes du signe contesté ne sauraient neutraliser les coïncidences visuelles et phonétiques immédiatement perceptibles au début des éléments verbaux «HYAL» et «HYALUVANCE». Par conséquent, compte tenu des similitudes constatées entre les signes et de l’identité des produits, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public-italophone.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité sur la base de l’enregistrement national italien no 2 018 000 005 882 de l’opposante, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs ni l’argument relatif à la famille de marques.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
7 Le 12 août 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 octobre 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 27 décembre 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Sur la validité de l’arrêt HYAL (16/06/2021, T-215/20, HYAL, EU:T:2021:371)
La division d’opposition, suivant une approche coût/efficacité de l’arrêt, a axé l’analyse et la comparaison entre les marques uniquement et exclusivement en tenant compte de la marque italienne no 2018 000 005 882 HYAL.
La validité de cette marque antérieure n’est pas contestée d’un point de vue administratif, à tout le moins aussi longtemps qu’un juge italien ne prononce pas son annulation.
Toutefois, et compte tenu des principes de l’arrêt F1-Live (24/05/2012,-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314), une attention particulière doit être accordée à l’arrêt HYAL portant spécifiquement sur un signe identique au signe antérieur en cause et devenu
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substantiel pour l’appréciation du risque de confusion et donc pour le rejet de la demande de marque contestée.
L’arrêt HYAL a déclaré la marque de l’Union européenne no 2 430 221 «HYAL» comme étant dépourvue de caractère distinctif-et a donc sanctionné son annulation.
Les arrêts F1-Live et HYAL ont le même niveau juridique et doivent être considérés comme égalitaires dans la hiérarchie des sources.
L’arrêt HYAL concerne la perception du signe/du libellé HYAL dans tous les États membres de l’UE, y compris l’Italie. Le principe auquel le Tribunal est parvenu, en ce qui concerne l’enregistrement de MUE HYAL, est aussi incontestable, objectif, incontestable, officiel et faisant autorité que l’arrêt F1-Live appliqué par la division d’opposition.
Dès lors, le principe de l’arrêt HYAL doit être appliqué en l’espèce, puisque la marque antérieure choisie pour la comparaison des signes est identique à la marque ayant fait l’objet de l’arrêt HYAL.
Sur la validité de la marque italienne no 2018 000 005 882 HYAL
La marque de l’Union européenne no 2 430 221 HYAL (désormais annulée en tant que non distinctive-) a été déposée le 30 octobre 2001. Le 21 avril 2017, une demande en nullité a été déposée. Après avoir examiné les documents sous-tendant cette procédure, l’opposante a déposé, le 15 février 2018, une demande de marque italienne (la marque italienne antérieure en cause), considérée comme fondamentale dans la présente comparaison.
La marque italienne antérieure en cause a été déposée en 2018 de manière conservatoire et instrumentale, étant donné que l’opposante avait connaissance de l’absence de-caractère distinctif de la MUE no 2 430 221 HYAL et du risque très probable d’annulation de celle-ci, ce qui s’est d’ailleurs produit dans l’arrêt HYAL.
Alors que la MUE HYAL a été annulée, la marque italienne HYAL est toujours en vigueur d’un point de vue administratif et en prend bonne note; toutefois, le principe relatif à l’absence de caractère distinctif qui sous-tend l’annulation de la marque de l’Union européenne identique ne saurait être ignoré et négligé. L’absence de caractère distinctif dans toute l’Union européenne, y compris l’Italie, pour le mot HYAL, naturellement et logiquement, doit également se refléter dans la marque italienne.
La décision attaquée est entachée d’une grave erreur de droit: tout en maintenant la validité administrative de la marque italienne, il convient de tenir compte des conclusions du Tribunal dans l’arrêt HYAL concernant l’absence de caractère distinctif du signe HYAL (en tant que marque seule) et du préfixe HYAL s’il est associé à d’autres mots. Même un juge italien devra prendre dûment acte de ces conclusions.
Dans le cadre de la procédure d’opposition, l’appréciation du caractère distinctif du vocable HYAL doit refléter l’enseignement du Tribunal, d’abord vers la marque
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HYAL, puis, par conséquent, pour toutes les autres marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée.
Les autres marques antérieures, prises dans leur ensemble, n’ont pas de signification pour le public analysé et sont donc distinctives. Néanmoins, compte tenu du principe de décomposer les éléments verbaux en éléments significatifs ou connus et les produits pertinents, la majorité du public pertinent discernera l’élément «HYAL» au début des deux signes et l’associera, par exemple, à «acide hyaluronique» en anglais.
Cela vaut également pour le consommateur italien, où la différence entre ialurinico et hyaluronique n’est que formelle: ils sont similaires sur les plans phonétique, conceptuel et graphique. Il s’agit d’une simple faute d’orthographe (31/01/2018, B 2 777 830, HYALURONICA/PURE HYALURONIC Natural est Better), ainsi que d’autres marques dans le même domaine de produits contenant le préfixe HIALO, IALU et IALO.
En effet, cette substance est largement utilisée dans les produits cosmétiques ou les produits médicaux pour le traitement de diverses affections médicales.
En conclusion, même pour les marques comportant un préfixe «HYAL», il y a lieu d’appliquer le principe susmentionné du Tribunal.
Sur la comparaison des signes
Il est vrai que «HYAL» n’est pas un mot italien. Toutefois, il est également vrai que, pour les produits pour lesquels elle est utilisée, il s’agit d’un mot de base, connu du public pertinent. De manière réaliste, et conformément à l’arrêt HYAL, HYAL est associé à «acide hyaluronique».
Que, également en Italie, le terme HYAL devrait être immédiatement associé à «acide hyaluronique» est un fait notoire. Selon la législation italienne (ainsi que la législation de tous les pays de l’UE), les étiquettes des produits cosmétiques doivent nécessairement inclure, entre autres, les noms des catégories de substances qui caractérisent le produit ou une indication de la nature de ces composants et donc le nom exact de tous les ingrédients et leur énumération, par ordre décroissant, en termes de quantité.
Il est également vrai que, dans chaque pays, la notice produit doit être rédigée dans la langue officielle du pays de référence, mais il est également vrai que, très souvent, ce dépliant est préparé par les mêmes fabricants dans plusieurs langues, dont toujours la langue anglaise. Par conséquent, le consommateur italien entre en «contact» avec la version correspondante du terme anglais, même en lisant la notice du produit.
En outre, l’utilisation de l’acide hyaluronique est tellement variée et diversifiée (y compris en tant qu’ingrédient dans les compléments alimentaires) que n’importe qui en Italie connaît le terme anglais relatif. Voir, par exemple, le produit ci-dessous vendu en Italie: https://www.virtusfarma.it/acido-ialuronico-hyaluronic-acid-55mg-30- compresse.html
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Le terme «acide hyaluronique» est tellement répandu dans ces zones que sa signification est facilement comprise en Italie. La position de la division d’opposition est donc véritablement anachronique dans ce sens et est incorrecte dans l’application de l’exigence relative au caractère distinctif.
La demanderesse ne partage pas non plus la conclusion relative à l’élément «UVANCE». L’omission de la lettre «J», pour le consommateur italophone moyen, ne permet pas d’établir un lien direct avec le mot latin juventus et encore plus avec l’ancien terme français «jouvence». Le lien avec l’ancien terme français est une interprétation arbitraire et peu fiable de la division d’opposition. Enfin, il n’est pas tenu compte de la manière dont l’existence de la lettre «J» dans un signe, qui n’existe pas dans l’alphabet italien, en fait un terme très intrinsèquement reconnaissable.
Une recherche rapide dans le registre de l’EUIPO (jointe en annexe) permet de trouver très peu de marques comprenant le suffixe UANCE, en classe 3, et deux d’entre elles sont au nom de la demanderesse. En outre, l’une des marques de la demanderesse est celle qui est contestée en l’espèce. Les autres marques incluses dans le document joint ont une structure et une racine différentes.
Même si la signification du terme «UVANCE» était celle identifiée par la division d’opposition, cette partie de la marque reste la plus distinctive et dominante de la marque contestée compte tenu de l’absence de-caractère distinctif du préfixe «HYAL».
C’est à tort que la division d’opposition a accordé une importance fondamentale à l’élément HYAL. Il s’agit d’un élément dépourvu de caractère distinctif. Marque italienne no 2018 000 005 882 HYAL est formellement valide mais est essentiellement dépourvue de caractère distinctif. Quant aux autres marques antérieures à l’origine de la présente opposition, dans la mesure où HYAL est dépourvu de caractère distinctif, l’élément à comparer est l’une d’entre elles distinctive et dominante, qui est alors le suffixe de chaque marque.
Tous les suffixes individuels des marques antérieures, dont le caractère distinctif est supérieur à celui de l’élément HYAL, ne sauraient être ignorés ou sous-estimés lors de l’appréciation de l’impression d’ensemble produite par les marques individuelles.
En l’espèce, le consommateur remarquera les différents éléments ISTIL, UREX, STAN, -PLUS, RAPID, Brix, ART, femme, GYN, GAN des autres marques antérieures par rapport à UVANCE du signe contesté, étant donné qu’elles n’ont rien en commun.
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Sur les plans visuel et phonétique, les signes ne coïncident que par quatre lettres. Néanmoins, la prononciation de chaque marque antérieure et du signe contesté a un rythme différent en raison de la présence des autres lettres à la fin des signes, qui sont totalement différentes.
Sur le plan conceptuel, chacun des signes antérieurs véhicule un message pouvant faire référence à l’acide hyaluronique. Les signes coïncident par un élément non distinctif et les éléments de différenciation véhiculent des concepts distinctifs différents. Dès lors, tous les signes antérieurs ne présentent qu’un très faible degré de similitude avec le signe contesté.
Il est rappelé que de nombreuses marques sont composées de HYAL, HIALO, IALU et IALO, par exemple la MUE no 18 328 415 IALUVANCE au nom de la demanderesse pour des produits compris dans la classe 3 (cosmétiques; Dentifrices non médicinaux; Bains de bouche, non à usage médical, et 5 (dentifrices à usage médical; Bains de bouche à usage médical; Produits pharmaceutiques à usage topique).
Les marques composées de HYAL, HIALO, IALU et IALO sont répandues non seulement dans les classes 3 et 5, mais aussi pour des compléments alimentaires. La présence sur le marché de référence d’un si grand nombre d’enregistrements entraîne une certaine dilution de ces termes.
Niveau d’attention du public pertinent
Compte tenu du niveau d’attention élevé lors de l’achat de produits-liés à la santé, seule une partie négligeable du public pertinent ne comprendra pas l’élément «hyal».
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
Sur l’applicabilité de l’arrêt HYAL pour le consommateur italien: L’arrêt n’est pas applicable au consommateur italien. Le Tribunal s’est uniquement référé aux consommateurs-anglophones et a précisé que la décision ne s’appliquait pas aux consommateurs italiens. L’Office a également pris cette position lors de l’audience.
Pour le consommateur italien, HYAL est distinctif (23/01/2020, B 3 008 599, HYAL ANTI-OX/Hyalubrix; 23/07/2020, R 2850/2019-5, Iperhyalu/Hyaliper, § 35; 29/04/2022, R 831/2020-1, HYALOSTEL ONE (fig.)/HyalOne (fig.) et al., § 30).
Le caractère distinctif du vocable HYAL est étayé par les propres arguments de la demanderesse. La demanderesse fait valoir que la lettre «J» ne faisant pas partie de l’alphabet italien, une telle lettre rendrait toute marque «très intrinsèquement reconnaissable» et donc très distinctive. La lettre «Y» ne fait pas partie de l’alphabet italien. En outre, la lettre «H» est quasi inexistante en italien.
Par conséquent, il ne saurait être présumé que le consommateur italien considérerait HYAL comme une «graphie déformée» de l’ acido ialuronico. Rien n’indique que la population générale connaîtrait cette substance.
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En ce qui concerne la validité de la marque italienne HYAL, une conclusion selon laquelle le terme «HYAL» est descriptif ou dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits pertinents ne serait compatible ni avec la coexistence de marques de l’Union européenne et de marques nationales ni avec l’article 8, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, point a) ii), du RMUE.
Dans la mesure où la demanderesse semble suggérer que la marque italienne a été déposée de mauvaise foi, elle doit être contestée. L’opposante utilise la marque HYAL en tant que telle et comme dénominateur commun depuis de nombreuses années. À cet égard, l’opposante renvoie à ses observations du 14 septembre 2021.
L’office italien de la propriété intellectuelle (UIBM) a reconnu les droits de l’opposante dans la série (il est fait référence aux observations du 14 septembre 2021).
Il doit être contesté que des marques formées par HYAL-formatives seraient largement utilisées par des tiers en Italie. Aucun élément de preuve n’a été produit à cet égard. Les éléments de preuve respectifs versés au dossier par la demanderesse se limitent à des produits distribués en dehors de l’Italie ou qui sont marqués de la marque de l’opposante,-tels que HYAL DROP (référence est faite aux observations du 30 janvier 2022). Parmi les produits pharmaceutiques marqués du préfixe HYAL figurent uniquement ceux de l’opposante sur le marché italien.
Le dossier ne contient aucun élément de preuve concernant le nombre prétendument élevé de marques formées par HYAL- en Italie qui ne sont pas détenues par l’opposante. Il en va de même pour l’allégation selon laquelle le consommateur italien serait familiarisé avec le terme anglais «hyaluronic acid» car il serait utilisé sur les emballages ou les dépliants d’information.
Dans ce contexte, la disponibilité du produit marqué HYALURONIC ACID sur le marché italien doit être contestée. La description du produit est exclusivement détenue
en anglais, comme le montre la taille suivante du produit et sa commercialisation en Italie serait donc contraire à l’article 6 de la directive no
2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires.
L’opposante a démontré que parmi les médicaments et les produits médicaux portant le préfixe HYAL et énumérés dans les manuels pertinents contenant les produits respectifs disponibles sur le marché italien, il n’existe que des produits marqués des marques de l’opposante.
Par conséquent, l’opposante a non seulement apporté la preuve des droits sur la série de marques HYAL pour l’Italie mais aussi, en raison de sa position unique sur le marché italien, que les consommateurs pertinents sont susceptibles de croire que toute autre marque formative HYAL-formative provienne de l’opposante ou d’une
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entreprise liée à l’opposante (en particulier des médecins qui connaissent ces compendia).
11 Le 17 janvier 2023, la demanderesse a présenté une demande en réponse aux observations de l’opposante, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 22, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, et fondée sur le droit-d’être entendu (deuxième demande) d’observations. En particulier, la demanderesse a fait référence aux arguments et à la-jurisprudenceinvoqués par l’opposante dans ses observations, à certaines prétendues erreurs de la décision attaquée, ainsi qu’à son intention de déposer une demande en nullité de la marque italienne antérieure examinée par la division d’opposition.
12 Le 1 février 2023, le greffe a informé les deux parties que la demande de la demanderesse de déposer une réplique était rejetée par la chambre de recours pour les raisons suivantes:
Aucun nouvel argument n’est lié, par exemple, à la nouvelle jurisprudence «révolutionnaire»; l’opposante ne fait que renforcer son argumentation par la jurisprudence la plus récente et se réfère aux directives de l’EUIPO.
En ce qui concerne les prétendues déclarations incorrectes de l’opposante concernant la signification de la marque contestée, la chambre de recours prend note des éléments de preuve supplémentaires produits à cet égard et procédera à son propre examen de tous les faits et arguments.
En ce qui concerne la prétendue obligation pour la division d’opposition de motiver le choix de l’enregistrement de la marque italienne HYAL no 2 018 000 005 882 pour examiner l’opposition (en particulier compte tenu de la nullité de la MUE antérieure identique, HYAL, 16/06/2021, 215/20-, HYAL, EU:T:2021:371),ainsi que de la prétendue erreur liée à la liste des produits couverts par la marque antérieure, ces arguments concernent la légalité de la décision attaquée et ont été suffisamment commentés par les parties au stade du recours; par conséquent, la chambre de recours va à présent les aborder en conséquence.
En ce qui concerne l’argumentation de la demanderesse fondée sur une éventuelle demande de suspension de la procédure en raison de sa simple intention d’introduire une action en nullité contre l’enregistrement de la marque italienne antérieure HYAL no 2 018 000 005 882 auprès de l’Office italien des brevets et des marques, il convient de noter qu’en tout état de cause, une future action en nullité probable contre cette marque antérieure spécifique ne saurait aboutir à une décision qui aura une incidence sur la présente opposition, étant donné que l’opposition peut de toute façon être pleinement examinée sur la base des 12 marques antérieures restantes (non contestées).
Pour ces raisons, la deuxième série d’observations écrites demandées pour développer des points de droit, sur la jurisprudence récente et sur la légalité de la décision attaquée n’est pas jugée nécessaire par la chambre de recours.
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Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Deuxième-demande conjointe
15 Par référence, mutatis mutandis, aux motifs exposés dans la communication du greffe aux parties, datée du 1 février 2023 (voir paragraphe 12 ci-dessus), la chambre de recours estime qu’il convient de rejeter la deuxième demande de-la demanderesse.
Portée du recours
16 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, étant donné que la demande a été rejetée pour tous les produits visés par la demande (article 67, première phrase, du RMUE).
17 Par conséquent, la chambre de recours appréciera la légalité de la décision attaquée dans son intégralité.
Demande de traitement confidentiel
18 L’opposante a demandé que certaines données commerciales déposées dans ses observations du 14 septembre 2021 devant la division d’opposition restent confidentielles.
19 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à garder confidentielles (voir également article 6 du règlement de procédure des chambres de recours).
20 En cas d’invocation d’un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à cette disposition, l’Office doit vérifier si cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier est imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
21 En l’espèce, l’opposante a expressément déclaré devant la division d’opposition qu’une partie des observations susmentionnées contenaient des informations commerciales confidentielles. La chambre de recours confirme que les données fournies, en particulier en ce qui concerne les ventes, le chiffre d’affaires et les clients de l’entreprise, doivent rester confidentielles. En tout état de cause, la chambre de recours traitera les documents avec le niveau de soin approprié et fera référence aux éléments de preuve sans divulguer des données qui ne sont pas disponibles par ailleurs auprès de sources accessibles au public.
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Recevabilité des éléments de preuve produits devant les chambres de recours
22 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que la partie concernée n’a pas produites en temps utile.
23 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: (a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester des conclusions tirées ou examinés d’office par le Tribunal dans la décision objet du recours (voir également article 54 de la décision 2020-1 du 27 février 2020 du présidium des chambres de recours sur le règlement de procédure des chambres de recours).
24 La demanderesse a produit, au stade du recours, des éléments de preuve supplémentaires avec son mémoire exposant les motifs du recours (extrait du registre de l’EUIPO tiré de la-recherche en ligne) et sa deuxième demande-ronde (extrait Wikipédia du 16/01/2023 relatif à l’orthographe italienne).
25 L’opposante n’a pas contesté la recevabilité de ces éléments de preuve.
26 En l’espèce, les conditions pour l’acceptation des preuves produites tardivement par la demanderesse au stade du recours ont été remplies. Les documents produits devant les chambres de recours font référence aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les informations et preuves produites au stade du recours sont complémentaires aux arguments et documents présentés devant la division d’opposition et la Chambre en ce qui concerne la distinctivité du terme «HYAL», l’utilisation du terme «UVANCE» dans les marques enregistrées et la comparaison des signes. En particulier i) pour contester la conclusion de la division d’opposition concernant le terme «UVANCE», la demanderesse a déposé un extrait de registre de l’EUIPO (e-Search) montrant sept marques contenant le même élément verbal, et ii) en réponse à l’affirmation de l’opposante selon laquelle la lettre «H» est quasi inexistante en italien, la demanderesse a produit un extrait de Wikipédia relatif à l’orthographie italienne afin de démontrer comment cette lettre est utilisée en italien.
27 Les éléments de preuve supplémentaires sont également, à première vue, pertinents pour l’issue de l’espèce, étant donné, entre autres, que la division d’opposition a axé son analyse sur le public-italophone de l’Union européenne.
28 Enfin, rien ne suggère une négligence ou des tactiques dilatoires en l’espèce [18/07/2013, 621/11-P, Fishbone/FISHBONE BEACHWEAR (fig.), EU:C:2013:484, § 36].
29 Il s’ensuit que les critères applicables pour accepter les preuves produites tardivement ont été remplis. Par conséquent, tous les faits et preuves présentés par les deux parties en ce qui concerne la présente opposition seront considérés comme recevables par la chambre de recours.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (risque de confusion)
30 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne est refusée sur opposition lorsqu’il existe une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
31 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (-22/01/2009, 316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, §
42 et-jurisprudence citée).
32 Conformément à cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits et services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Le public pertinent et le territoire pertinent
33 Il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
34 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée
(13/05/2015,-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
35 Lorsqu’une partie du public pertinent est composée de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé et qu’une autre partie du public pertinent est composée de consommateurs moyens raisonnablement attentifs et avisés, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération pour apprécier le risque de confusion [25/06/2020-, 114/19, B (fig.)/b (fig.), EU:T:2020:286, § 36].
36 Les produits pertinents compris dans la classe 3 (tant les produits contestés que les produits antérieurs) sont des crèmes cosmétiques. Même si, dans son arrêt «Caldea», le Tribunal a déclaré que les consommateurs ont tendance à être attentifs lors de l’acquisition de produits de soin pour le corps, en raison de considérations esthétiques ou de préférences personnelles, de la sensibilité, des allergies, du type de peau et des cheveux, etc., ainsi que de l’effet attendu des produits, et qu’il est probable qu’un soin considérable sera apporté à
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l’acquisition des produits en cause (18/10/2011, T-304/10, CALDEA, EU:T:2011:602, § 58), la majorité de la-jurisprudence du Tribunal établit que ces produits sont considérés comme des produits d’une taille moyenne (arrêt 715/20, EU:T:2022:101, point 22)-. 15/09/2021, T-852/19, ALBÉA (fig.)/Balea, EU:T:2021:569, § 35; 30/06/2021, 501/20-,
Panta Rhei/Panta Rhei, EU:T:2021:402, § 23; 19/09/2019, T-359/18,
TRICOPID/TRICODIN (fig.), EU:T:2019:626, § 83-84; 07/03/2019, T-106/18, VERA
GREEN/Lavera et al, EU:T:2019:143, § 26; 13/05/2016, T-62/15, MITOCHRON/mito
(fig.) et al., EU:T:2016:304, § 22; 21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 38; 14/04/2011, T-466/08, Acno focus, EU:T:2011:182, § 49; 02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23, § 23; 13/09/2010, 366/07-, P indirects G Prestige beauté,
EU:T:2010:394, § 51; 11/11/2009, 150/08-, Clina, EU:T:2009:431, § 69; 08/07/2009,
240/08-, Oli, EU:T:2009:258, § 27).
37 Il semble donc approprié de suivre la majorité de la jurisprudence en ce qui concerne les produits relevant de la classe 3 et de considérer que le niveau d’attention du public pertinent est au moins moyen.
38 Les produits pertinents compris dans la classe 5 (produits de comblement dermique injectables contestés; la libération de médicaments contre la maille — ce dernier étant correctement interprété comme des médicaments destinés à la mothérapie par la division d’opposition et lessubstances pharmaceutiques dermatologiquesantérieures) s’adresse à la fois aux professionnels et au grand public.
39 Les professionnels (c’est-à-dire les médecins et les pharmaciens) font preuve d’un niveau d’attention élevé lors de la prescription de médicaments (classe 5). De même, le grand public fera preuve d’un niveau d’attention-supérieur à la-moyenne en ce qui concerne les produits compris dans la classe 5 qui ont une finalité médicale ou qui peuvent avoir un impact sur la santé et le corps humain (09/04/2014-, 501/12, Octasa, EU:T:2014:194, § 24;
10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 31-47; 16/06/2021, T-215/20,
HYAL, EU:T:2021:371, § 41; 02/03/2022, T-333/20, Ialo TSP/HYALO, EU:T:2022:113,
§ 45, 47; 21/12/2022, 644/21-, WellBe PHARMACEUTICALS (fig.)/Well and well,
EU:T:2022:847, § 56).
40 Les 13 marques antérieures concernent trois marques italiennes, sept marques de l’Union européenne et trois enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. La décision attaquée a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque italienne HYAL no 2 018 000 005 882 (marque verbale) de l’opposante.
41 La demanderesse a contesté ce choix de la division d’opposition par son mémoire exposant les motifs du recours et-sa deuxième demande. En particulier, la demanderesse affirme que la marque italienne antérieure HYAL ne devrait pas être examinée car la marque de l’Union européenne antérieure identique, HYAL, a été déclarée nulle pour des produits similaires et pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne, donc y compris l’Italie (-16/06/2021, 215/20, HYAL, EU:T:2021:371).
42 À cet égard, la chambre de recours observe que l’Office est libre de choisir ce qu’il considère comme l’opposition ou les oppositions «les plus efficaces», le (s) droit (s) antérieur (s) et le (s) motif (s) juridique (s) à examiner en premier lieu à la lumière du principe d’économie de procédure (16/09/2004-, 342/02, Moser Grupo Media, S.L.,
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EU:T:2004:268, § 46; 11/05/2006, T-194/05, Teletech International, EU:T:2006:124, §
30).
43 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Par conséquent, la chambre de recours examinera la même marque italienne antérieure que celle examinée par la division d’opposition. Par conséquent, le territoire pertinent est l’Italie.
Comparaison des produits
44 Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018,-94/17, tigha/TAIGA, EU:T:2018:539, § 46; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB ITALIANO et al.,
EU:T:2020:31, § 91).
45 Les produits compris dans la classe 3 sont identiques, étant donné que les crèmes cosmétiques contestées sont incluses à l’identique dans la liste des produits de l’opposante.
46 Les produits compris dans la classe 5 sont identiques; En effet, les produits decomblement dermique injectables contestés sont inclus dans la catégorie générale des substances pharmaceutiques dermatologiques de l’opposante ou les chevauchent. En outre, la libération de médicaments de maille (correctement interprétée comme des médicaments destinés à la maille)contestés sont des médicaments destinés à être gonflés sous la peau; ainsi, ils sont inclus dans la vaste catégorie des substances pharmaceutiques dermatologiques de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.
47 La chambre de recours souscrit aux conclusions susmentionnées de la division d’opposition, qui n’ont d’ailleurs pas été contestées par les parties.
48 La requérante a uniquement fait valoir que la division d’opposition s’est référée à tort aux produits couverts par la marque antérieure, car la liste antérieure couvre davantage de produits. Toutefois, la chambre de recours note que la division d’opposition a utilisé l’expression «entre autres» lorsqu’elle fait référence aux produits antérieurs, ce qui démontre qu’elle a choisi ceux qui étaient plus pertinents en l’espèce. En tout état de cause, l’allégation susmentionnée de la demanderesse ne démontre pas une erreur qui influence la comparaison des produits en cause, étant donné que les produits antérieurs choisis par la division d’opposition ont bien été inclus en tant que tels dans la liste des produits de la marque antérieure. Ainsi, l’allégation pertinente de la requérante est inopérante.
Comparaison des signes
49 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594,
§ 28).
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50 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333,
§ 35 et jurisprudence citée; 20/11/2019, T-695/18, fLORAMED (fig.)/MEDIFLOR et al.,
EU:T:2019:794, § 42).
51 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants
(12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée).
52 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007,-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de ce signe que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci [20/09/2007, 193/06-P, QUICKY (fig.)/QUICK (fig.) et al., EU:C:2007:539, § 42-43].
53 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (10/03/2021,-693/19, KERRYMAID/KERRYGOLD,
EU:T:2021:124, § 48).
54 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services concernés (03/09/2010,-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47;
17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 32).
55 Les signes à comparer sont les suivants:
HYAL HYALUVANCE
Marque antérieure Signe contesté
56 Les deux signes sont des marques verbales. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot mentionné et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (13/02/2007-,
353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 74).
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57 La marque antérieure est constituée du seul mot «HYAL», qui compte quatre lettres.
58 La marque contestée est composée du seul mot «HYALUVANCE», qui compte dix lettres.
59 Avant d’apprécier la similitude des signes en cause, il convient d’examiner les éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (12/10/2022, 222/21-, Shoppi/Shopify, EU:T:2022:633,
§ 41).
60 Tous les produits en cause peuvent se rapporter à l’ «acide hyaluronique». En particulier, l’acide hyaluronique peut être la substance ou l’ingrédient ou être la destination/la destination des produits en cause compris dans les classes 3 et 5. La liste des produits en cause ne contient aucune limitation ou limitation, ce qui exclurait expressément les produits liés à l’acide hyaluronique. Dès lors,-les produits liés à l’acide hyaluronique sont nécessairement couverts par les marques comparées.
61 Le Tribunal a déjà confirmé la compréhension de l’élément «HYAL» comme faisant référence à la substance «acide hyaluronique» pour les cosmétiques compris dans la classe 3, ainsi qu’aux produits pharmaceutiques et autres produits médicaux compris dans la classe 5 (16/06/2021-, 215/20, HYAL, EU:T:2021:371, § 44-, 69, sur la perception du public-anglophone de l’Union faisant preuve d’un niveau d’attention élevé pour les produits compris dans les classes 1 et 5; 02/03/2022, T 333/20-, Ialo TSP/HYALO,
EU:T:2022:113, § 62-sur la perception de la majorité du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne pour des produits compris dans les classes 1, 3 et 5, y compris les produits antérieurs compris dans la classe 10).
62 Cette même interprétation a également été confirmée à plusieurs reprises par d’autres décisions des chambres de recours pour des cosmétiques compris dans la classe 3
(11/07/2014, R 1289/2013-4, HYALU.SPOT/HYALU-VITAL, § 17-18 sur la perception du grand public en Allemagne; 18/10/2021, R 384/2021-5, HYALURON REPAIR (fig.),
§ 19-, sur la perception du grand public germanophone et-anglophone), ainsi que pour les produits compris dans la classe 1 (05/05/2014, R 1316/2013-5, HYALU-STEM/HYAL et al., § 30, sur la perception des professionnels de l’industrie chimique).
63 Par conséquent, en l’espèce, compte tenu du niveau d’attention à tout le moins moyen du grand public pour les produits compris dans la classe 3, du niveau d’attention élevé à la fois du public professionnel et du grand public pour les produits compris dans la classe 5, ainsi que des décisions antérieures de l’Office et des éléments de preuve versés au dossier qui montrent un usage répandu du terme pour des cosmétiques et des produits pharmaceutiques/médicaux dans l’Union européenne, et conformément à la jurisprudence la plus récente du Tribunal, la chambre de recours conclut que la séquence de lettres
«HYurAL» sera immédiatement comprise comme signifiant «acide hydrique». Par conséquent, l’élément «HYAL» sera immédiatement compris comme désignant une substance/un ingrédient, la destination ou les propriétés de tous les produits pertinents, à savoir soit que ces produits sont susceptibles de contenir de l’acide hyaluronique en tant que principe actif, soit qu’ils pourraient être associés aux propriétés notoirement-connues de cet acide, à savoir leur effet verrerie et hydratant (16/06/2021, T 215/20-, HYAL,
EU:T:2021:371, § 69).
64 Par conséquent, pour la majorité/une partie significative du public pertinent général et professionnel en Italie, présentant un niveau d’attention moyen (pour les produits compris
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dans la classe 3) et élevé (pour les produits compris dans la classe 5), l’élément verbal «HYAL», de sorte que la marque antérieure «HYAL» dans son ensemble est faible, c’est-
à-dire qu’il n’est distinctif qu’à un faible degré (02/03/2022, 333/20-, Ialo TSP/HYALO, EU:T:2022:113, § 62).
65 Il convient de rappeler que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (02/03/2022, 333/20-, Ialo TSP/HYALO,
EU:T:2022:113, § 67).
66 Comme expliqué ci-dessus, le terme «hyal» sera perçu par la majorité du public pertinent comme une référence à l’acide hyaluronique, de sorte que le signe «HYALUVANCE» sera décomposé, par la majorité du public pertinent, en deux éléments, à savoir «HYAL (U)», qui seront associés à l’acide hyaluronique, et les lettres «U) VANCE», qui n’auront aucune signification en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la présence des lettres «UVANCE» à la fin du signe contesté n’empêchera pas une grande partie du public pertinent d’établir un lien entre les deux marques et l’acide hyaluronique (02/03/2022,-333/20, Ialo TSP/HYALO, EU:T:2022:113, § 66).
67 L’argument de l’opposante selon lequel l’élément «HYAL» ne peut être compris comme faisant référence à la substance «acide hyaluronique» en Italie est rejeté. L’ensemble du territoire de l’Union européenne constitue un marché unique, dans lequel les produits et services portant divers termes linguistiques dans leurs marques et/ou dans leurs descripteurs circulent librement. Les consommateurs de l’UE sont ainsi confrontés quotidiennement à des marques de langue étrangère et à des termes descriptifs, qu’ils connaissent progressivement. Cette dynamique générale du marché s’applique également au cas d’espèce. Les consommateurs de l’UE, donc également les consommateurs italiens, connaissent des marques et des termes descriptifs contenant les éléments «HYAL» et «HYALU» en relation avec des produits comprenant l’ «acide hyaluronique». Il est inconcevable qu’un consommateur italien intéressé achète un produit contenant de l’acide hyaluronique sans comprendre la signification des éléments «HYAL» ou «HYALU» lorsqu’il les lit comme faisant partie de la description du produit ou comme faisant partie de la marque du produit.
68 Par conséquent, les éléments «HYAL» ou «HYALU» sont descriptifs/non-distinctifs et ne sont pas dominants dans l’impression d’ensemble produite par les marques en cause pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne, donc également pour le territoire italien pertinent.
69 Il s’ensuit que les signes en conflit ne présentent pas d’élément dominant et que l’appréciation de leur similitude doit être fondée sur l’ensemble desdits signes (12/10/2022,-222/21, Shoppi/Shopify, EU:T:2022:633, § 55).
70 En ce qui concerne la comparaison visuelle, les facteurs qu’il convient de prendre en considération dans le cas de signes purement verbaux sont la longueur des marques, les
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lettres qui les composent et l’ordre dans lequel ces lettres sont placées (29/02/2012,-525/10, Servo Suo, EU:T:2012:96, § 41).
71 Sur le plan visuel, les signes coïncident par les quatre lettres «HYAL», qui constituent la partie initiale du seul élément verbal des deux signes. Ils diffèrent par les six dernières lettres «UVANCE» du signe contesté. Toutefois, les quatre lettres qui coïncident dans les deux signes sont celles constituant le terme «HYAL», qui, bien que présent au début des deux marques, est, comme il a été constaté ci-dessus, un terme descriptif/non-distinctif
(donc faible) et non dominant. Il a également été démontré que le signe contesté sera décomposé, par la majorité du public pertinent, en deux éléments, à savoir «HYAL (U)», qui sera associé à l’acide hyaluronique, et les lettres «UVANCE». Par conséquent, les signes diffèrent visuellement, dans une mesure considérable, par leurs terminaisons, c’est- à-dire par la présence des lettres «UVANCE» du signe contesté. À la lumière de ce qui précède et soulignant que l’élément peu distinctif commun «HYAL» ne saurait dominer l’impression d’ensemble produite par les signes en cause, il y a lieu de conclure que ces signes sont faiblement similaires sur le plan visuel.
72 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «HYAL» placées au début des deux marques verbales. Toutefois, il y a lieu d’admettre que cette identité ne produira aucune impression phonétique durable sur le public pertinent, en raison du faible caractère distinctif du terme «HYAL». Le public pertinent accordera donc plus d’attention à la partie finale des signes en cause (28/11/2019-, 642/18, DermoFaes Atopimed/Dermowas, EU:T:2019:819, § 41, et la-jurisprudence citée; 12/10/2022,
222/21-, Shoppi/Shopify, EU:T:2022:633, § 69). Par conséquent, et comme l’a fait valoir la demanderesse, l’élément final «UVANCE» de la marque contestée crée une différence significative dans la prononciation des signes comparés. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
73 Sur le plan conceptuel, l’élément commun «HYAL» fait allusion à l’idée d’ «acide hyaluronique». Par conséquent, les signes coïncident par une allusion à la notion d’ «acide hyaluronique», mais diffèrent en ce que le signe contesté inclut également l’élément distinctif «(U) VANCE». Par conséquent, les signes sont globalement similaires à un faible degré sur le plan conceptuel. La faible similitude conceptuelle repose sur l’élément commun faiblement distinctif «HYAL», qui joue un rôle limité et a moins d’impact sur l’appréciation du risque de confusion (12/10/2022,-222/21, Shoppi/Shopify, EU:T:2022:633, § 73).
74 À la lumière de ce qui précède, les signes en cause doivent être considérés, tout au plus, comme faiblement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
75 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères; en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
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76 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
77 En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
78 L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Dès lors, l’appréciation du caractère distinctif de la marque italienne antérieure «HYAL» doit être fondée sur son caractère distinctif intrinsèque.
79 Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ainsi qu’il a déjà été démontré ci-dessus, compte tenu des éléments de preuve versés au dossier et du niveau d’attention du public professionnel et du grand public, en l’espèce, il peut être conclu avec certitude que «HYAL» sera perçu par la majorité du public pertinent comme une référence à l’acide hyaluronique, en particulier a) par le grand public, dont le niveau d’attention est moyen pour les cosmétiques compris dans la classe 3, et b) comme le grand public et les professionnels intéressés par les produits pharmaceutiques et autres produits médicaux compris dans la classe 5. Il sera donc perçu comme désignant une substance/un ingrédient, la destination ou les propriétés de tous les produits pertinents, à savoir soit que ces produits sont susceptibles de contenir de l’acide hyaluronique en tant que principe actif, soit qu’ils pourraient être associés aux propriétés-notoires de cet acide, à savoir leur effet de verrerie et d’hydratation (16/06/2021, T-215/20, HYAL, EU:T:2021:371, § 69).
80 Parconséquent, la marque antérieure «HYAL» sera perçue par la majorité du public pertinent comme une référence à l’acide hyaluronique (02/03/2022,-333/20, Ialo TSP/HYALO, EU:T:2022:113, § 66).
81 À cet égard, il convient de rappeler que les marques antérieures, qu’il s’agisse de marques de l’Union européenne ou de marques nationales, jouissent d’une présomption de validité, de sorte qu’il convient de leur reconnaître un caractère distinctif intrinsèque minimal (24/05/2012, 196/11-P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41, 47; 10/10/2019,-T 700/18, DUNGEONS/DUNGEONS indirects, EU:T:2019:739, § 58). Toutefois, cela ne saurait signifier qu’il convient de reconnaître à ce terme un caractère distinctif si élevé qu’il crée un droit inconditionnel de s’opposer à l’enregistrement de toute marque postérieure dans laquelle il apparaît (02/03/2022,-333/20, Ialo TSP/HYALO, EU:T:2022:113, § 54).
82 Par conséquent, pour la majorité du public pertinent en Italie (le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen pour les produits compris dans la classe 3, ainsi que les professionnels et le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé pour les produits compris dans la classe 5), la marque antérieure «HYAL» est, dans son ensemble, faiblement distinctive (02/03/2022, 333/20-, Ialo TSP/HYALO, EU:T:2022:113, § 62).
Famille de marques
83 L’opposante fait valoir qu’elle est titulaire d’une famille de marques. Dans le cas où une opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même «série» ou
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«famille», ce qui peut notamment être le cas, soit lorsqu’elles reproduisent intégralement un élément distinctif unique avec l’ajout d’un élément graphique ou verbal les différenciant l’un de l’autre, soit lorsqu’elles sont caractérisées par la répétition d’un seul préfixe ou suffixe extrait d’une marque originale, une telle circonstance constitue un facteur pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion.
84 Un risque de confusion lié à l’existence d’une série ou famille de marques antérieures ne peut être invoqué que si deux conditions sont cumulativement remplies [ 23/02/2006-,
194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, § 123-127, confirmé par 13/09/2007-, 234/06 P, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:C:2007:514, § 63].
85 En premier lieu, le titulaire d’une série de marques antérieures doit fournir la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une «série» (à savoir, au moins trois).
86 Deuxièmement, la marque demandée doit non seulement être similaire aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série. L’association doit amener le public à croire que la marque contestée fait également partie de la série, autrement dit, que les produits et services pourraient provenir de la même entreprise ou d’entreprises liées. Cela ne peut être le cas si, par exemple, l’élément commun à la série de marques antérieures est utilisé dans la marque contestée, soit à un emplacement différent de celui où il apparaît habituellement dans les marques appartenant à la série, soit avec un contenu sémantique différent.
87 Pour qu’il existe un risque de confusion, le public doit se méprendre sur la question de savoir si la marque demandée appartient à la série et les marques antérieures faisant partie de cette série doivent nécessairement être présentes sur le marché (04/05/2022-, 298/21,
Alegra de beronia/Aleatisation, EU:T:2022:275, § 28 et-jurisprudence citée). La prise en compte de la nature sérielle des marques antérieures impliquant l’élargissement du champ de protection des marques faisant partie de la série, considérées individuellement, toute appréciation abstraite du risque de confusion, fondée uniquement sur l’existence de plusieurs enregistrements ayant pour objet des marques reproduisant, comme en l’espèce, le même élément distinctif, et en l’absence d’un usage effectif des marques, doit être considérée comme exclue [23/02/2006, 194/03-, Bainbridge (fig.)/Bridge et al.,
EU:T:2006:65, § 126].
88 En l’espèce, et comme déjà démontré ci-dessus, «HYAL» peut être considéré comme un élément susceptible de constituer une «série» de marques aux yeux du public pertinent. Toutefois, compte tenu du caractère distinctif intrinsèque faible de HYAL comme faisant référence à la substance «acide hyaluronique» pour des cosmétiques et des produits pharmaceutiques compris dans les classes 3 et 5-(16/06/2021, T 215/20, HYAL,
EU:T:2021:371, § 44-49 sur la perception du public-anglophone pertinent; 02/03/2022,
T-333/20, Ialo TSP/HYALO, EU:T:2022:113, § 62 sur-la perception de la majorité du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne), la famille de marques formées «HYAL» est considérée comme une famille faible, à savoir une famille de marques fondée sur le faible dénominateur de la famille «HYAL».
89 Cela est d’autant plus vrai que les éléments de preuve versés au dossier et la-jurisprudence de l’Office ont établi que l’élément verbal «HYAL» a été utilisé par diverses entreprises concurrentes dans le cadre de leurs pratiques d’étiquetage pour différents types de produits
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cosmétiques, pharmaceutiques et autres produits médicaux. Cela empêche le consommateur de rechercher dans «HYAL» seul tout identifiant indépendant de l’origine des produits en cause (à cet effet, comparer 21/03/2012, 63/09-, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 117).
90 L’opposante fait également référence à des décisions antérieures de l’Office et de l’Office italien (UIBM) reconnaissant sa famille de marques. Toutefois, et comme cela a déjà été démontré ci-dessus, la réalité du marché de l’UE a changé, notamment en raison de l’usage répandu de produits commençant par l’élément verbal «HYAL (U)» sur le marché de l’Union et de la jurisprudence récente de l’UE relative au caractère distinctif faible de cet élément verbal pour les produits pertinents.
91 En conclusion, l’opposante a prouvé qu’elle est titulaire d’une faible famille de marques formatives «-HYAL». Toutefois, dans la mesure où cette famille concerne des produits-liés à l’acide hyaluronique, le dénominateur commun de la famille «HYAL» reste faiblement distinctif.
Appréciation globale du risque de confusion
92 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
93 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
94 Enoutre, il convient de tenir compte du fait que le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 03/03/2004, 355/02-, Zirh, EU:T:2004:62, § 41; 18/04/2007,
T-333/04 indirects T-334/04, House of Donuts/DONUTS et al., EU:T:2007:105, § 44).
95 La Cour de justice a jugé que lorsque la marque antérieure et le signe dont l’enregistrement est demandé coïncident par un élément faiblement distinctif au regard des produits en cause, l’appréciation globale du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne permet pas souvent de conclure à l’existence d’un tel risque
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(-12/06/2019, 705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 55; 18/06/2020, 702/18-P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 53).
96 Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure détermine l’étendue de la protection conférée par celle-ci. Lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est important, une telle circonstance est de nature à augmenter le risque de confusion. Inversement, lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible, l’étendue de la protection conférée par cette marque est également faible, même si l’existence d’un risque de confusion n’est pas exclue dans ce dernier cas [05/03/2020,-766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 70; 11/11/2020, T-25/20, DEVICE OF A HORN
(fig.)/DEVICE OF A HORN (fig.), EU:T:2020:537, § 49).
97 Lorsque les éléments de similitude entre deux signes portent sur le fait qu’ils partagent un élément faiblement distinctif, l’impact de tels éléments de similitude dans l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible [28/05/2020,-506/19, Uma workspace/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 58; 12/10/2022, 222/21-,
Shoppi/Shopify, EU:T:2022:633, § 123).
98 S’agissant d’une marque à faible caractère distinctif et ayant ainsi une aptitude réduite à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, le degré de similitude entre les signes devrait être élevé pour justifier un risque de confusion, ou cela risquerait d’accorder une protection excessive à cette marque et à son titulaire (05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM ET
AL., EU:T:2020:470, § 56; 12/10/2022, 222/21-, Shoppi/Shopify, EU:T:2022:633, § 125).
99 Les produits en cause compris dans les classes 3 (crèmes cosmétiques) et 5 (produits pharmaceutiques) sont identiques. Les produits compris dans la classe 3 s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen, tandis que les produits compris dans la classe 5 s’adressent à la fois aux professionnels et au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Le territoire pertinent est l’Italie. Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La marque antérieure dans son ensemble possède un faible degré de caractère distinctif intrinsèque.
100 La chambre de recours observe que la faiblesse de l’élément commun «HYAL (U)», le niveau d’attention moyen pour les produits compris dans la classe 3 et le niveau d’attention élevé pour les produits compris dans la classe 5, combinés aux terminaisons différentes des signes, jouent un rôle important de différenciation en l’espèce.
101 En particulier, en l’espèce, les signes en conflit (HYAL/HYALUVANCE) diffèrent fortement quant à l’impression d’ensemble qu’ils produisent sur le public pertinent en Italie. Les différences liées à l’élément supplémentaire «VANCE» du signe contesté, autres que l’élément commun peu distinctif et non dominant «HYAL (U)», ne sont pas négligeables dans l’impression d’ensemble produite par ces signes pour le public pertinent, mais compensent les similitudes qui résultent uniquement de la présence de cet élément commun, d’autant plus que le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé pour les produits pertinents compris dans la classe 5 et d’un niveau d’attention au moins moyen pour les produits compris dans la classe 3.
102 Compte tenu du niveau tout au plus faible de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, du faible caractère distinctif de la marque antérieure, de l’impression
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d’ensemble très différente et du degré d’attention (en partie) moyen et (en partie) élevé des consommateurs professionnels et du grand public italiens pertinents, un risque de confusion peut être exclu avec certitude pour le public pertinent, même pour les produits identiques.
103 À cetégard, il convient de noter que, si une entreprise est libre de choisir une marque dont le caractère distinctif et l’usage sur le marché sont faibles, elle doit toutefois admettre, ce faisant, que les concurrents sont également habilités à utiliser des marques contenant des éléments descriptifs similaires ou identiques [12/05/2021, 70/20-, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 91, 94;
18/09/2013, R 1462/2012-G, ULTIMATE GREENS/ULTIMATE NUTRITION (fig.) et al., § 59; 23/05/2012, R 1790/2011-5, 4REFUEL/REFUEL, § 15).
104 Il n’existe pas de risque de confusion même en ce qui concerne la famille de marques formées par «HYAL». Le dénominateur commun de la famille «HYAL» reste faiblement distinctif, de sorte qu’il ne peut, en soi, donner lieu à une confusion. Il convient d’éviter la protection excessive des marques intrinsèquement faibles et des éléments intrinsèquement faibles des marques, qu’ils soient examinés individuellement ou en tant que membres d’une famille de marques (05/10/2020-, 602/19, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL, EU:T:2020:470, § 56; 12/10/2022, 222/21-, Shoppi/Shopify, EU:T:2022:633, § 125). La protection excessive des marques constituées d’éléments qui, comme en l’espèce, ont un faible caractère distinctif, par rapport aux produits en cause, pourrait porter atteinte à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la seule présence de ces éléments faibles dans les signes en conflit a conduit à la constatation d’un risque de confusion sans tenir compte du reste des facteurs spécifiques du cas d’espèce (18/01/2023, 443/21, YOGA-ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL, EU:T:2023:7, § 118).
105 À la lumière de ce qui précède, le recours est accueilli, la décision attaquée est annulée dans son intégralité et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur la marque italienne antérieure no 2018 000 005 882 «HYAL» (marque verbale).
106 La présente opposition était également fondée sur les droits antérieurs suivants, pour des produits compris dans les classes 3 et 5:
MUE no 14 287 338 HYALISTIL;
MUE no 17 777 491 HYALUREX;
Enregistrement de la marque italienne no 2020 000 013 222 HYALUSTAN;
EUTM no 12 284 089 HYALU PLUS;-
MUE no 17 953 729 HYALURAPID;
Marque de l’Union européenne no 2 075 992 Hyalubrix;
MUE no 15 207 723 HYALART;
Marque de l’Union européenne no 8 899 148;

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Enregistrement international no 1 326 950 désignant l’Union européenne;
Enregistrement international no 1 246 228 désignant l’Union européenne HYALO GYN;
Enregistrement international no 1 334 101 désignant l’Union européenne;
Enregistrement de la marque italienne 2008 901 599 415 HYALGAN.
107 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, et compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition afin de poursuivre l’examen de l’opposition sur la base des droits antérieurs susmentionnés-[04/05/2022, 4/21, ASI ADVANCED SUPERABRASIVES (fig.)/ADJA
(fig.) et al., EU:T:2022:274, § 69-70].
Frais
108 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est accueilli dans son intégralité sur la base de l’une des 13 marques antérieures et que l’opposition doit être examinée plus en détail par la division d’opposition sur la base des autres marques antérieures, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire devant la Division d’Opposition pour suite à donner;
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la présente procédure de recours.
Conformément à l’article 6
du règlement (CE) Signature Signature no 216/96 de la Commission
V. Melgar A. Pohlmann Signature
V. Melgar
Au nom de
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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