DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 161 226
Healthpass GmbH, Rockwkeler Heerstr. 42 b, 28355 Bremen, Allemagne (opposante), représentée par Loyfort Rechtsanwaltsgesellschaft mbH indirects Co. KG, Hansator 17, 28217 Brême (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Alclair, LLC, 650 Fifth Avenue, 12th Floor, 10019 New York, États-Unis (requérante), représentée par CSY Europe, Maximiliansplatz 12b, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 10/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 226 est accueillie pour tous les services contestés.

2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 555 876 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 555 876 «HEALTH PASS BY CLEAR» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque
allemande no 302 019 004 773 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.

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a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 42: Conception et développement de logiciels.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Fourniture de services d’authentification par l’intermédiaire de matériel informatique et de technologie logicielle biométriques pour des transactions d’accès à un lieu d’entrée et de sortie et de transactions en ligne sans contact.
Les services contestés d’authentification par l’intermédiaire de matériel informatique et de logiciels biométriques pour l’accès au lieu d’entrée et de sortie et les transactions en matière de commerce électronique relèvent du même secteur des technologies de l’information que le développement de logiciels de l' opposante. Un système d’authentification est l’obstacle de protection de tout logiciel. La technologie d’authentification permet de contrôler l’accès aux systèmes en vérifiant si les identifiants d’un utilisateur correspondent aux références dans une base de données d’utilisateurs autorisés ou sur un serveur d’authentification de données. Ce faisant, l’authentification assure la sécurité des systèmes, des processus sécurisés et de la sécurité de l’information des entreprises. Les services comparés peuvent, par exemple, faire partie du même processus. Ils peuvent être proposés par les mêmes spécialistes et cibler le même public par les mêmes canaux pour satisfaire des besoins similaires ou complémentaires. Par conséquent, ces services sont hautement similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés similaires ciblent des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques en informatique.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, car l’authentification permet aux consommateurs de préserver la sécurité de leurs réseaux et donc d’affecter leur sécurité.
c) Les signes
TITRE DE SANTÉ CLAIR
Marque antérieure Signe contesté

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Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Un public pertinent composé de professionnels de l’informatique a, en général, une bonne connaissance de l’anglais et peut, en tout état de cause, aisément comprendre la signification de certains mots très courants dans le langage courant [11/04/2019-, 403/18, W S WELLPHARMA SHOP (fig.)/WELL AND WELL, EU:T:2019:248, § 36]. L’élément verbal commun «health» fait partie du vocabulaire anglais de base et sera compris par les consommateurs allemands comme «l’état d’être domestique et mentalement énergique et exempt de maladies» (informations extraites du Collins Dictionary le 24/04/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/health).
L’élément verbal commun «pass» sera compris par le public pertinent comme «document officiel (contenant des données à caractère personnel, [des données biométriques,] photographies et signature du titulaire), qui prouve l’identité, en particulier lorsqu’il voyage à l’étranger» (informations extraites du dictionnaire Duden le 24/04/2023 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Pass_Dokument).
Compte tenu de ce qui précède, la combinaison des éléments «HEALTH PASS», présente dans les deux signes, pourrait être considérée comme allusive des caractéristiques des services contestés, étant donné que le passeport contenant, par exemple, l’état de santé peut faire l’objet deservices d’authentification grâce à la technologie dumatériel et des logiciels biométriques. En outre, il peut également suggérer le domaine d’application des services de l’opposante. Dès lors, la combinaison des éléments verbaux «health pass» n’est que faiblement distinctive.
En outre, l’élément verbal «CLEAR» du signe contesté est dépourvu de signification et distinctif pour les services en cause. Toutefois, la combinaison «BY CLEAR» sera comprise comme une indication de l’entreprise fournissant les services en cause. Il est courant dans le commerce qu’une dénomination sociale soit précédée de la préposition anglaise «BY». Par conséquent, les deux expressions du signe (à savoir «HEALTH PASS» et «BY CLEAR») jouent un rôle distinctif indépendant même lorsque le caractère distinctif intrinsèque de l’expression «HEALTH PASS» est plus faible. En raison de cette configuration particulière du signe, le consommateur percevra ces expressions de manière autonome, comme indiquant chacune un aspect de l’origine commerciale des services qu’il désigne (09/04/2014, T-386/12, Elite by Mondariz, EU:T:2014:198).
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la marque antérieure ne présente pas d’éléments dominants sur le plan visuel. L’Office a pour habitude de restreindre la notion d’élément dominant à l’incidence visuelle produite par les éléments d’un signe, c’est-à-dire de l’utiliser exclusivement pour signifier que ces éléments sont «visuellement frappants». En l’espèce, l’élément figuratif, bien qu’il soit placé à gauche du signe, n’occupe pas un espace plus grand dans le signe, pas plus qu’il ne éclipse les éléments verbaux du signe. Il s’ensuit que l’élément figuratif n’est pas l’élément dominant de la marque antérieure. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur, car le public fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en leurs éléments figuratifs [14/07/2005, 312/03,-Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].

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L’élément figuratif de la marque antérieure sur le côté gauche est composé de la représentation du symbole «+» et de la lettre «P» sur un fond circulaire noir, entourées de blanc et de noir. Le symbole «+» sera identifié comme un symbole mathématique faisant référence aux concepts d’ajout, d’augmentation ou d’amélioration. Cet élément fait généralement référence à une notion positive dans l’esprit du public, étant donné qu’il est souvent utilisé pour indiquer une qualité ou une quantité accrue [19/09/2018, R 477/2018-4, 1 + (fig.)/ONE + SYSTEM (fig.), § 39] et, en tant que tel, il sera perçu comme un symbole laudatif plutôt que comme un élément particulièrement lié aux services fournis par l’opposante. Par conséquent, cet élément est dépourvu de caractère distinctif. La lettre «P» sera comprise comme telle par le public pertinent et, n’étant pas liée aux services en cause, elle est distinctive. Une partie du public pertinent peut percevoir l’élément figuratif du côté gauche comme étant composé des lettres stylisées «H» et «P», comme un acronyme des éléments verbaux qui suivent, à savoir «health pass». En effet, il est courant que les entreprises renforcent les premières lettres des éléments verbaux de leurs marques ou de leur raison sociale. En tout état de cause, étant donné que ces symboles font partie d’un élément figuratif du signe antérieur, leur impact sur la perception du public est limité par rapport aux éléments verbaux, pour les raisons expliquées ci-dessus.
Le fond circulaire noir a une simple fonction décorative et a un impact limité.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments verbaux «HEALTH PASS», qui sont les seuls éléments verbaux de la marque antérieure et les deux premiers éléments verbaux du signe contesté. Les signes diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires «BY CLEAR» dans le signe contesté et par l’élément figuratif de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation des mots «HEALTH PASS», tandis qu’ils diffèrent par la prononciation des mots «BY CLEAR» dans le signe contesté. Les éléments figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
Parconséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et l’élément figuratif de la marque antérieure. Les signes coïncident par le concept évoqué par les mots «HEALTH PASS». L’expression supplémentaire du signe contesté «BY CLEAR» sera perçue comme une indication subsidiaire de la dénomination sociale du fournisseur de services.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.

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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision en ce qui concerne les éléments perçus dans la marque antérieure, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont hautement similaires. Ils s’adressent à des clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. La marque antérieure bénéficie d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel.
Les signes coïncident par les éléments «HEALTH PASS», qui sont les seuls éléments verbaux de la marque antérieure et les deux premiers éléments verbaux du signe contesté. La présence de la préposition «BY» amènera les consommateurs à penser que le signe se compose de deux marques, la sous-marque «HEALTH PASS» et la marque principale «BY CLEAR». Par conséquent, l’expression «HEALTH PASS» ne sera pas perçue comme une simple dénomination d’une des caractéristiques des services qu’elle désigne, mais plutôt comme une partie indépendante de la marque en cause. Cette expression est susceptible de renforcer la similitude entre les signes en cause, indépendamment du caractère distinctif intrinsèque moindre des mots «HEALTH PASS» (09/04/2014, 386/12-, Elite by Mondariz, EU:T:2014:198, § 107). L’élément figuratif différent supplémentaire de la marque antérieure, qu’il soit distinctif ou non, ne saurait empêcher les signes d’être confondus.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En outre, il est courant, sur le marché pertinent, que les fournisseurs de produits et de services apportent des variations de leurs marques, par exemple en y ajoutant une dénomination sociale. Il est fort probable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque ou une variante verbale de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne, en ajoutant une dénomination sociale [23/10/2002, 104/01-, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].

Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 004 773 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.

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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Michaela POLJOVKOVA Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.