DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 123 478
World Machinery Ltd., 16031 I-10 East Freeway, 77530 Channelview, États-Unis (opposante), représentée par AKD N.V., Wilhelminakade 1, 3072 AP Rotterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Scaip S.p.A., Via Rom, 18 — Frazione San Pancrazio, 43126 Parma, Italie (demanderesse), représentée par Gianpaolo Todisco, Via Savona 19/a, 2144 Milano, Italie (mandataire agréé).
Le 28/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 123 478 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS
Le 08/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 203 896 pour la marque verbale «SFT», à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 7, 12, 37 et 42.
L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1) la marque non enregistrée en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays- Bas, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis pour la marque verbale «SFT», pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 3, du RMUE;
2) signe protégé par le droit relatif à l’usurpation d’appellation utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Irlande et au Royaume-Uni pour la marque verbale «SFT», pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE;
3) marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Allemagne, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni, pour la marque verbale «SFT», pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Dans l’acte d’opposition du 08/06/2020, l’opposante a coché la case indiquant que l’opposition avait été formée contre tous les produits et services de la marque contestée, à savoir tous les produits et services compris dans les classes 7, 12, 37 et 42.
Dans ses observations du 18/01/2021, l’opposante a indiqué que l’opposition était limitée et qu’elle n’était plus dirigée contre certains des produits ou services. La division d’opposition procédera donc à l’examen de l’opposition uniquement par rapport aux produits et services indiqués par l’opposante dans ses observations du 18/01/2021, à savoir certains des produits et services compris dans les classes 7 et 37 et l’ensemble des produits compris dans la classe 12, étant donné qu’une limitation de la base de l’opposition est possible à tout moment.

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DROITS ANTÉRIEURS BRITANNIQUES
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que la marque britannique non enregistrée/autre signe utilisé dans la vie des affaires ne constitue plus une base valable de l’opposition (voir communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces droits antérieurs.

MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES
— ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE

L’opposante a fondé son opposition sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sur les droits suivants:
droit antérieur 2 — signe protégé par le droit relatif à l’usurpation d’appellation utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Irlande pour la marque verbale «SFT»;
droit antérieur 3 — marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Allemagne, en Irlande et en Italie pour la marque verbale «SFT».
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.

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Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant doit notamment fournir la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de sa protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué conformément au droit d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes.
Par conséquent, il incombe à l’opposante de produire toutes les informations utiles pour la décision, et notamment d’identifier la législation applicable et de fournir toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient à l’opposant «… de fournir à l’ [EUIPO] non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application […], mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).
Les informations relatives à la législation applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de celle-ci, et permettre au demandeur d’exercer son droit de défense.
En ce qui concerne les dispositions de la législation applicable, l’opposant doit fournir une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes [article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE]. L’opposant doit fournir la référence à la disposition juridique pertinente (numéro de l’article et numéro et titre de la loi) et le contenu (texte) de la disposition juridique en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, une encyclopédies ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente renvoie à une autre règle de droit, celle-ci doit également être produite afin de permettre au demandeur et à l’Office de comprendre tout le sens de la disposition invoquée et de déterminer l’éventuelle pertinence de cette règle. Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, toutes les dispositions du droit national applicable régissant l’acquisition de droits et l’étendue de leur protection visées à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, doivent être rédigées dans la langue de la procédure ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être produite d’office par l’opposant dans le délai imparti pour produire le document original.
En outre, l’opposant doit produire la preuve appropriée du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que la preuve que les conditions de protection à l’égard de la marque contestée sont effectivement remplies. Plus particulièrement, il doit avancer une argumentation convaincante quant à la raison pour

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laquelle l’utilisation de la marque contestée serait effectivement empêchée en vertu de la législation applicable.
Lorsque l’opposante s’appuie sur une jurisprudence nationale pour prouver le bien-fondé de ses arguments, elle doit également fournir à l’Office la jurisprudence pertinente suffisamment détaillée et ne doit pas se contenter de faire référence à une publication se trouvant quelque part dans la littérature juridique;
En l’espèce, l’opposante n’a pas fourni suffisamment d’informations sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué par l’opposante, à savoir:
signe antérieur 2 — signe protégé par le droit relatif à l’usurpation d’appellation utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Irlande pour la marque verbale «SFT»;
droit antérieur 3 — marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Allemagne, en Irlande et en Italie pour la marque verbale «SFT».
L’opposante n’a pas fourni le contenu (texte) de la disposition juridique en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes. En outre, l’opposante n’a fait aucune référence à une source en ligne de ces informations au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE.
Dès lors, l’opposition n’est pas fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
DÉPÔT NON AUTORISÉ PAR UN AGENT OU UN REPRÉSENTANT DE LA TITULAIRE DE LA MARQUE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE sont soumis aux conditions suivantes:
le demandeur est ou était un agent ou un représentant du titulaire de la marque antérieure; les signes sont identiques ou suffisamment proches; les produits et services sont identiques ou étroitement liés; la demande a été déposée sans le consentement du titulaire de la marque antérieure; l’agent ou le représentant ne justifie pas de ses agissements;
Ces conditions sont cumulatives. Dès lors, lorsque l’une des conditions n’est pas remplie, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne saurait prospérer.
1) Marque antérieure non enregistrée en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni
Premièrement, la division d’opposition estime nécessaire d’examiner si l’opposante a étayé sa marque non enregistrée en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni (droit antérieur 1);

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Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point c), du RMUE, au cours du délai visé au paragraphe 1, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. L’opposant doit notamment produire les preuves suivantes: c) lorsque l’opposition est fondée sur l’absence du consentement du titulaire au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, la preuve de la propriété de la marque antérieure par l’opposant et de sa relation avec l’agent ou le représentant.
L’opposant doit prouver sa propriété de la marque et la date d’acquisition de cette marque. Étant donné que la marque peut être une marque enregistrée ou non enregistrée, l’opposant peut produire soit des preuves de l’enregistrement partout dans le monde, soit des preuves de l’acquisition de droits par l’usage. L’opposante doit également apporter la preuve d’une relation agent/représentant (informations accessibles le 14/03/2023 à l’adresse https://guidelines.euipo.europa.eu/1935303/1981613/trade-mark-guidelines/4-2-4-5-mark- filed-by-an-agent-or-representative).
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point b), du RMUE, seuls les titulaires de marques antérieures peuvent former une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. De même, si l’opposant ne prouve pas qu’il était le titulaire légitime de la marque lorsque l’opposition était formée l’opposition sera rejetée sans examen sur le fond en raison d’un défaut de preuve.
En l’absence de toute restriction à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE et compte tenu de la nécessité de conférer une protection effective aux intérêts légitimes du véritable titulaire, le terme «marques» doit être interprété au sens large et doit être compris comme incluant les marques non enregistrées. Cette disposition vise donc tant les marques enregistrées que les marques non enregistrées, dans la mesure où le droit du pays d’origine admet les droits afférents à ces dernières.
En revanche, la référence expresse aux «marques» signifie que l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne s’applique pas aux simples signes utilisés dans la vie des affaires, exception faite des marques non enregistrées. De même, les autres types de droits de propriété intellectuelle qui sont susceptibles de justifier une action en nullité ne peuvent pas, eux non plus, être invoqués dans le cadre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Par conséquent, l’Office ne peut tenir compte d’aucun droit revendiqué pour lequel l’opposante ne produit pas de preuves appropriées. Il résulte de tout ce qui précède que, étant donné que l’opposante n’a produit aucune preuve ni aucune observation en ce qui concerne les territoires susmentionnés, elle n’a pas étayé les droits antérieurs de marque non enregistrée de l’opposante et son habilitation à former opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.

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L’opposition doit donc également être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif et sur les territoires précités.

2) Marque antérieure non enregistrée aux États-Unis
Hormis les considérations susmentionnées, il convient de souligner que si l’opposante ne prouve pas qu’elle était le titulaire légitime de la marque au moment où l’opposition a été formée, l’opposition sera rejetée sans examen au fond pour défaut de preuve. Les preuves requises dans chaque cas d’espèce dépendent de la nature du droit invoqué. Le titulaire actuel peut également invoquer les droits de son prédécesseur en droit si le contrat d’agence/de représentation a été conclu entre le titulaire précédent et le demandeur, mais cela doit être dûment étayé par des éléments de preuve (informations accessibles le 14/03/2023 à l’adresse https://guidelines.euipo.europa.eu/1935303/2044860/trade-mark- guidelines/2-entitlement-of-the-opponent).
Dans ses observations présentées par l’opposante le 18/01/2021, l’opposante a produit les preuves et pièces suivantes afin de prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque non enregistrée aux États-Unis:

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L’opposante a également produit d’autres éléments de preuve, qui ne sont toutefois pas pertinents pour la justification de ses droits antérieurs, étant donné qu’ils concernent des signes autres que ceux faisant l’objet de la présente procédure, des copies d’accords déposés pour démontrer la nature de la relation entre les parties, etc.
En outre, l’opposante a fait valoir ce qui suit:

PolM a commencé à utiliser SFT au moins dès 2007. En ce qui concerne la marque SFT en particulier, les produits de la marque SFT-ont fait l’objet d’une publicité et étaient disponibles à la vente aux États-Unis à partir de 2007 et d’importantes recettes locatives ont commencé à partir du marché américain en

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2014. Depuis ces dates, Worldwide Machinery a utilisé de manière continue la marque d’acronyme Superior pertinente en relation avec la publicité, la promotion, la location et/ou la vente de produits aux États-Unis.

Observations liminaires
L’Office procède à sa propre appréciation des preuves de l’usage produites. Cela signifie que la valeur probante des éléments de preuve produits est évaluée indépendamment des observations présentées par les parties à cet égard. L’appréciation de la pertinence, de la pertinence, de la force probante et de l’efficacité des preuves relève du pouvoir d’appréciation et du pouvoir d’appréciation de l’Office, et non des parties, et ne relève pas du principe du contradictoire qui régit les procédures inter partes [01/08/2007, R 201/2006-4, OCB (fig.)/O.C.B., OCB (fig.), § 19; 14/11/2000, R 823/1999-3, SIDOL/SIDOLIN).

En outre, la valeur probante des avis juridiques et des éléments de preuve similaires est relative. Pour apprécier la valeur probante d’un tel document, l’Office vérifiera en premier lieu la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Elle tient alors compte, notamment, de la personne qui a produit le document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demande si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (07/06/2005, T- 303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42 et jurisprudence citée; 18/11/2015, T-813/14, étuis pour ordinateurs portables, EU:T:2015:868, § 26). En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, l’Office, conformément à la jurisprudence constante, fait une distinction entre les déclarations provenant de la sphère de l’opposante elle-même ou de ses employés et celles émanant d’une source indépendante (09/12/2014, T-278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 51; 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 54).
Les déclarations provenant de l’entourage du titulaire de la marque antérieure (faites par les parties elles-mêmes ou par leurs salariés) ont généralement moins de poids que les preuves émanant d’une source indépendante. En effet, la perception de la partie impliquée dans le litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce (11/01/2011, R 490/2010-4, BOTODERM/BOTOX, § 34). Une telle déclaration ne saurait à elle seule prouver à suffisance l’usage sérieux (09/12/2014, T-278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 54). Toutefois, cela ne signifie pas que ces déclarations sont totalement dépourvues de toute valeur probante (28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 30). Il faut se garder de toute généralisation, car la valeur exacte de ces déclarations dépend toujours de leur forme et de leur contenu. Les déclarations qui contiennent des informations détaillées et concrètes ont une valeur probante plus forte que celles rédigées de façon très générale et abstraite.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En général, d’autres documents sont nécessaires pour établir la preuve de l’usage, étant donné que ces déclarations doivent être considérées comme ayant une valeur probante inférieure à celle des éléments de preuve matériels ou émanant de sources indépendantes. La force probante des autres pièces produites est donc très importante. Il convient de déterminer si le contenu de l’avis juridique est suffisamment étayé par les autres éléments (ou inversement).
Toutefois, les déclarations (telles que des enquêtes) établies par une source indépendante, par exemple par des experts, des organisations professionnelles, des chambres de commerce, des fournisseurs, des clients ou des partenaires commerciaux de l’opposante, se voient accorder plus de poids [19/01/2011, R 1595/2008-2, FINCONSUM ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO/FINCONSUMO (fig.), § 31]. En effet, les déclarations établies par les parties elles-mêmes ne seraient pas des «preuves de tiers», alors que toutes les autres preuves, telles que des sondages d’opinion, des déclarations de chambres de commerce, des organisations professionnelles ou des experts, émanent de tiers.

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En outre, les règles de base relatives à l’évaluation des preuves sont également applicables en l’espèce: les éléments de preuve doivent être appréciés dans leur ensemble; en d’autres termes, chaque indication doit être mise en balance avec les autres, les informations confirmées par plusieurs sources étant généralement considérées comme plus fiables que des faits tirés de références isolées. En outre, les pièces ont d’autant plus de force probante que la source d’informations est indépendante, fiable et bien informée.
Appréciation des éléments de preuve produits
L’avis juridique présenté dans la pièce 8 a été demandé par l’opposante à l’appui des oppositions qu’elle a formées au nom de Worldwide Machinery contre les demandes de marque de l’Union européenne de Scaip pour les marques supérieures Acronym.
L’avis juridique mentionne notamment ce qui suit:
En résumé, nous avons conclu que Worldwide Machinery détient des droits de marque non enregistrés sur les marques supérieures Acronym aux États-Unis, qui sont nettement antérieurs à la date de dépôt de priorité des demandes américaines et européennes de Scaip. En particulier, les droits de Worldwide Machinery ont été établis par l’usage en rapport avec la publicité, la promotion, la location et la vente de produits aux États-Unis qui ont débuté au moins dès 2003 pour le DOCUP; 2007 pour SFT; et 2013 pour la SRT — toutes bien avant la date de dépôt des demandes de Scaip dans l’Union européenne et aux États-Unis
Aux États-Unis, les droits de marque opposables sont établis sur la base d’un usage effectif ou constructif d’une marque sur le marché. J. McCarthy, Trademarks et Unfair Competition § 16: 18 (5e édition. 2017) (ci-après «McCarthy») («[l] a règle aux États-Unis est que la propriété d’une marque se rapporte au premier usage, et non au premier déposant»); Westchester Media v. PRL USA Holdings, Inc., 214 F.3d 658, 669 (5e REC. 2000) («un enregistrement fédéral ne crée pas la marque; la marque a été acquise par l’usage.»); Jean Patou, Inc. contre theon, Inc., 9 F.3d 971, 975 (Fed. èche. 1993) («la propriété d’une marque résulte uniquement de l’usage, et non de l’enregistrement»).
Nous confirmons que Worldwide Machinery détient des droits de marque non enregistrés sur les marques supérieures Acronym aux États-Unis, qui sont nettement antérieurs au 2er septembre 2019, date de dépôt de Scaip des États- Unis et des demandes de l’UE. En particulier, Scaip n’a revendiqué aucun usage des marques supérieures Acronym aux États-Unis avant la date de dépôt de priorité. Ainsi, sur la base d’informations accessibles au public, cette date est la plus ancienne possible à laquelle Scaip pourrait revendiquer la priorité dans un litige sur les marques supérieures Acronym aux États-Unis. Dans le monde entier, le SPD a commencé à être utilisé au moins dès 2003, SFT au moins dès 2007, et SRT au moins dès 2013. En ce qui concerne la marque SFT en particulier, les produits de la marque SFT-ont fait l’objet d’une publicité et étaient disponibles à la vente aux États-Unis à partir de 2007 et d’importantes recettes locatives ont commencé à partir du marché américain en 2014. Depuis ces dates, Worldwide Machinery a utilisé de manière continue les marques supérieures Acronym pertinentes en rapport avec la publicité, la promotion, la location et/ou la vente de produits aux États-Unis.
Le droit de machine mondiale de faire appliquer les marques supérieures Acronym aux États-Unis est également largement antérieur à la date de dépôt des demandes de Scaip et de l’UE du 2 septembre 2019. Il est constant au titre de

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l’article 43 (a) (1) (A) de la loi Lanham et de la jurisprudence que les droits de marque non enregistrés sont opposables aux contrevenants. 15 U.S.C. § 1125; McCarthy § 27: 14 («Tous les tribunaux ont jugé que le paragraphe 43, point a), fournit un véhicule fédéral pour l’allégation de contrefaçon même de marques non enregistrées et de noms commerciaux.»); Matal c. Tam, 137 S. Ct. 1744, 1752 (2017) («[c] ême si une marque n’est pas enregistrée de manière fédérale, elle peut néanmoins être opposable en vertu de l’article 43, point a), de la loi Lanham, qui crée une action en contrefaçon de marque fédérale»); Deux pesos, Inc. contre Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 768 (1992) («[I] l est constant que le paragraphe 43, point a), protège les marques qualifiées non enregistrées. . . »).
Pour les raisons exposées ci-après, la division d’opposition conclut que l’avis juridique présenté par l’opposante, même en combinaison avec les preuves de l’usage produites dans les pièces A-Q, ainsi que les dispositions juridiques et la jurisprudence contenues dans la pièce 9, sont insuffisants pour étayer la marque antérieure non enregistrée de l’opposante aux États-Unis.
Premièrement, les informations sur le droit applicable concernant l’existence d’une marque non enregistrée doivent permettre à la division d’opposition de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation — y compris les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de cette protection — et permettre au demandeur d’exercer ses droits de la défense. Cette condition n’est pas remplie.
À la lumière des documents et des éléments de preuve produits par l’opposante, la division d’opposition reconnaît qu’aux États-Unis (qui est une juridiction fondée sur le principe du «premier usage»), le simple commencement de l’usage commence à créer un droit de marque non enregistré. Toutefois, en l’espèce, il n’existe aucune preuve concluante, claire et convaincante quant à l’étendue réelle de la protection juridique d’une marque américaine non enregistrée. Plus précisément, l’opposante n’a fourni aucun contenu pertinent des dispositions juridiques ou de la jurisprudence qui permettrait à la division d’opposition de déterminer comment une marque américaine non enregistrée prend naissance et quelles sont les conditions permettant de maintenir la protection conférée par un tel droit. Plus important encore, les références jurisprudentielles et les dispositions juridiques contenues dans la pièce 9 ne permettaient pas à la division d’opposition de déterminer quel seuil d’usage sérieux est requis pour permettre à un signe de bénéficier d’une protection en tant que marque américaine non enregistrée. Cela aurait pu être fait en apportant de nombreux moyens de preuve, tels que des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques et des documents similaires.
En outre, l’avis juridique produit par l’opposante dans la pièce 8 indique que l’opposante a acquis une marque américaine non enregistrée. À la lumière de la jurisprudence exposée ci- dessus, un tel document ne saurait être considéré comme dépourvu de valeur probante. Toutefois, l’avis juridique présenté par l’opposante, bien qu’il contienne certaines informations pertinentes sur le contenu de la législation américaine sur les marques, ne fournit pas d’arguments ou de preuves convaincants permettant à la division d’opposition de comprendre et d’appliquer pleinement les dispositions juridiques de la législation américaine sur les marques. En d’autres termes, la pièce 8 — même lue conjointement avec les autres éléments de preuve, la jurisprudence et d’autres informations et explications fournis par l’opposante au cours de la procédure d’opposition — ne suffit pas à étayer la marque antérieure non enregistrée de l’opposante aux États-Unis.
À cet égard, le rôle de la division d’opposition ne se limite pas à la simple validation du droit national telle que présentée par une partie, par exemple au moyen d’un avis juridique d’un cabinet d’avocats. Au contraire, l’Office doit être en mesure de confirmer, au-delà des

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Décision sur l’opposition no B 3 123 478 Page sur 11 11
documents produits, le contenu, les conditions d’application et la portée du droit national invoqué par une partie (27/03/2014, C-530/12 P, Mano, EU:C:2014:186, § 43, 44).
En outre, l’avis juridique produit dans la pièce 8 a été élaboré à la demande de l’opposante. À cet égard, il convient de noter que les documents qui ont été établis par l’opposante elle- même ou commandés par celle-ci sont des documents ayant une valeur probante moindre que ceux provenant d’une source totalement indépendante [voir, en ce sens, 01/09/2010, R 1525/2009-4, OFFICEMATE/OFFICEMATE (fig.), § 19-20].
Compte tenu de tout ce qui précède, l’argument de l’opposante fondé sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE en ce qui concerne sa marque américaine antérieure non enregistrée doit être rejeté.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Justyna Gbyl Anna Pdélimiter KAŁA Alexandra KAYHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.