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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mars 2024, n° 003178258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003178258 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 178 258
Cashcade Limited, 7th Floor, One barreau Place, Westfield délibéré ford City, Montfichet Road, E20 1EJ London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Wiggin LLP, 72-74 rue de Namur, 1000 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Pstec GmbH, Zur Aumühle 31, 89257 Illertissen (Allemagne), représentée par Stefan Schlosser, Höhenstr. 2, 89264 Weißenhorn, Allemagne (mandataire agréé).
Le 15/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 178 258 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 28: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des accessoires de casino, à savoir tables de roulette, roues de roulette; logements pour machines à sous et machines de jeux; logements pour machines à sous, appareils de jeux, machines de jeux et machines automatiques de jeux actionnés au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques; accessoires de casino, à savoir tables de roulette, roues de roulette; décorations pour arbres de Noël;
Classe 41: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 682 506 est rejetée pour l’ensemble des produits et services, comme indiqué au point 1 de ce dictum. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 07/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 682 506 «Foxxy Books» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 866 639, «FOXY» (marque verbale); L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 475 652, «FOXY BINGO» (marque verbale); L’enregistrement de la
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marque de l’Union européenne no 11 866 738 (marque figurative) ainsi que les marques non enregistrées «FOXY» et «FOXY BINGO» en Irlande. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne les enregistrements de marques susmentionnés. Elle a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne les marques non enregistrées «FOXY» et «FOXY BINGO» en Irlande.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 866 639 «FOXY» de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels, y compris logiciels téléchargeables à partir d’internet, d’ordinateurs ou de réseaux de communication, tous liés aux jeux d’argent, aux jeux de hasard ou aux paris; documents, informations, écrits et autres supports, y compris multimédias, tous enregistrés sous forme électronique ou téléchargeables à partir d’Internet, d’extranets ou d’autres réseaux de communication et tous liés à des jeux, des jeux, des jeux d’argent ou des paris; publications et informations électroniques téléchargeables ou fournies par courrier électronique, toutes relatives aux jeux, jeux d’argent, jeux d’argent et de hasard ou paris.
Classe 41: Services de divertissement liés aux jeux, aux jeux d’argent et aux paris; fourniture de services de jeux d’argent, de jeux et/ou de paris via l’internet, par téléphone, par télévision, par radio ou par tout autre moyen de communication (électronique ou autre); préparation, organisation et conduite de services de divertissement sous forme de concours et de jeux de hasard en ligne; fourniture de jeux interactifs; fourniture de jeux informatiques en ligne, de services de loterie et de jeux interactifs, via un réseau mondial de communication; fourniture des services précités sous forme électronique ou informatisée; fourniture des services précités en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; mise à disposition d’informations en matière de services de jeux accessibles via un réseau informatique mondial; fourniture d’informations en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet en rapport avec des services de jeux; organisation, gestion, fourniture et administration de tous les services précités; informations et conseils
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relatifs à tous les services précités; exploitation de sites Web sur Internet en rapport avec les jeux d’argent, les jeux, les paris et les concours.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Matériel et logiciels, en particulier pour les jeux de casinos et de salles de jeux, pour machines de jeux, machines à sous, machines de jeux de loterie vidéo ou jeux de hasard par le biais d’Internet.
Classe 28: Accessoires de casino, à savoir tables de roulette, roues de roulette; Jeux de casino, machines de jeux et machines de jeux, en particulier à usage commercial dans les casinos et salles de jeux, avec ou sans paiement de prix, ou jeux à prix via l’internet; Machines à sous et/ou appareils électroniques de jeux à base de monie avec ou sans prix; Logements pour machines à sous et machines de jeux; Appareils électroniques ou électrotechniques de jeux, machines de jeux et appareils de jeux automatiques, machines à sous fonctionnant par des pièces de monnaie, jetons, billets de banque, billets ou supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier à usage commercial dans les casinos et salles de jeux, avec ou sans paiement de prix; Logements pour machines à sous, appareils de jeux, machines de jeux et machines automatiques de jeux actionnés au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques; Appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour bureaux de paris, réseaux ou non; Machines à tirer électropneumatiques et électriques
[machines de jeu]; Décorations pour arbres de Noël;
Classe 41: Exploitation de casinos et casinos de jeux, bureaux de paris, salles de bingo et/ou bureaux de loterie; Exploitation d’établissements de jeux et de galeries d’arcade et/ou de casinos internet en ligne et de plateformes de paris.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de la demanderesse et de l' opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
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Les logiciels, en particulier pour jeux de casinos et de salles de jeux, pour machines à sous, machines à sous, appareils de jeux de loterie vidéo ou jeux de hasard via l’internet, sont inclus dans la vaste catégorie des logiciels informatiques de l’opposante, y compris les logiciels téléchargeables à partir de l’internet, des ordinateurs ou des réseaux de communications, tous liés aux jeux, jeux, jeux ou paris, ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Lematérielinformatique, en particulier pour les jeux de casinos et de salles de jeux, pour des machines à sous, des machines à sous, des machines de jeux de loterie vidéo ou des jeux de hasard via l’internet, est similaire aux logiciels informatiques de l’opposante, y compris les logiciels téléchargeables à partir de l’internet, ordinateurs ou réseaux de communications, tous liés aux jeux d’argent, aux jeux, aux jeux ou aux paris compris dans la classe 9, étant donné que ces produits coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Produits contestés compris dans la classe 28
Les jeux de casino, les machines à sous et les machines de jeux, en particulier à usage commercial dans les casinos et les salles de jeux, avec ou sans remise de prix, ou les jeux dotés de prix via l’internet; machines à sous et/ou appareils électroniques de jeux à base de monie avec ou sans prix; appareils électroniques ou électrotechniques de jeux, machines de jeux et appareils de jeux automatiques, machines à sous fonctionnant par des pièces de monnaie, jetons, billets de banque, billets ou supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier à usage commercial dans les casinos et salles de jeux, avec ou sans paiement de prix; appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour bureaux de paris, réseaux ou non; les machines à tirer électropneumatiques et électriques (machines à sous) partagent les mêmes fabricants et canaux de distribution que les logiciels informatiques de l’opposante, y compris les logiciels téléchargeables à partir d’internet, d’ordinateurs ou de réseaux de communications, tous liés aux jeux d’argent, aux jeux, aux jeux ou aux paris. Enoutre, ils sont complémentaires étant donné que les logiciels de l’opposante sont indispensables au fonctionnement des machines susmentionnées (analogique à T-326/14 (ECLI:EU:T:2016:221, § 54). Par conséquent, les produits sont similaires.
Accessoires de casino, à savoir tables de roulette, roues de roulette; logements pour machines à sous et machines de jeux; les boîtiers de machines à sous, d’appareils de jeux, d’appareils de jeux et d’appareils automatiques de jeux actionnés au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, qui sont tous des pièces physiques de machines de jeux et de jeux de hasard traditionnels (machines à sous, etc.) ou de jeux de casino traditionnels, sont différents des produits compris dans la classe 9. Les accessoires de casino, à savoir tables de roulette, roulette sont des jeux traditionnels ou des articles mécaniques pour jouer à des jeux. Lorsque l’on compare ces produits avec les produits antérieurs compris dans la classe 9, ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur origine habituelle et leur utilisation. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et empruntent des canaux de distribution différents (voir décision de la deuxième chambre de recours du 16 février 2017 dans l’affaire R 544/2016-2 Grundig, points 47 et 17/10/2010, Seve Trophy, EU:T:2010:553, § 52-56).
En outre, en ce qui concerne les services compris dans la classe 41 (divertissement pour jeux d’argent et services d’organisation et d’information connexes), les accessoires de casinos contestés, à savoir tables de roulette, roulette; logements pour machines à sous et machines de jeux; les boîtiers de machines à sous, d’appareils de jeux, d’appareils de jeux et d’appareils automatiques de jeux actionnés au moyen de pièces de monnaie, de jetons,
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de billets ou de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques sont fabriqués par des sociétés spécialisées. Ils sont couramment distribués aux fournisseurs de divertissements pour jeux d’argent et de hasard et visent donc un public différent de celui des services de l’opposante compris dans la classe 41. Ce dernier s’adresse au grand public. L’argument de l’opposante selon lequel ils sont complémentaires car, comme l’affirme l’opposante, «tous dans le secteur des jeux et des jeux d’argent et de hasard et les jeux et équipements compris dans la classe 28 utiliseront les logiciels compris dans la classe 9 ou inversement et les jeux et équipements compris dans la classe 82 [sic, la classe 28 sont destinés] sont tous destinés au divertissement compris dans la classe 41, partie de la marque antérieure». Comme expliqué simplement, tous les équipements mentionnés dans les produits contestés compris dans la classe 28 ne sont pas complémentaires des produits compris dans la classe 28 et il est difficile de comprendre comment les services compris dans la classe 41 pourraient être complémentaires des accessoires de casinos contestés, à savoir tables de roulette, roues de roulette. Il faut que ces derniers fournissent des services de casino, mais ils ne sont pas indispensables étant donné que les services de casino peuvent également être fournis sous d’autres formes que la roulette. En outre, il est vrai que les services de divertissement compris dans la classe 41 ont pour objet de fournir des services de jeux d’argent et des services connexes au public. Toutefois, cela ne saurait compenser le fait que le public, et par conséquent les canaux de distribution, sont complètement différents. En outre, les fabricants/fournisseurs sont différents. Par conséquent, les produits sont considérés comme différents. Le fait que l’outil Similarity de l’EUIPO confirme que les logiciels compris dans la classe 9 sont similaires aux jeux compris dans la classe 28, comme le soutient l’opposante, n’est pas pertinent dans la mesure où les produits contestés sont des accessoires de casinos, à savoir tables de roulette, roues de roulette et non des jeux en tant que tels.
Les décorations pour arbres de Noël contestées diffèrent par leur nature, leur destination, leur origine habituelle et leur utilisation de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9 et 41. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et leurs canaux de distribution sont différents. Par conséquent, ces produits sont différents.
Services contestés compris dans la classe 41
L’ exploitation contestée de casinos et casinos de jeux, de bureaux de paris, de salles de bingo et/ou de loteries; l’exploitation d’établissements de jeux et de galeries d’arcade et/ou de casinos internet en ligne et de plateformes de paris comprend, en tant que catégorie plus large, la fourniture par l’opposante de services de jeux d’argent, de jeux et/ou de paris via l’internet, le téléphone, la télévision, la radio ou par tout autre moyen de communication (électronique ou autre). La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les machines à sous qui sont vendues à des professionnels du secteur des jeux d’argent et de hasard).
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Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
FOXY Livres Foxxy
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux marques sont des marques verbales, de sorte que le fait que la marque antérieure soit enregistrée en lettres majuscules tandis que le signe contesté est écrit en lettres majuscules est dénué de pertinence. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel, pour autant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles types de majuscules), comme c’est le cas en l’espèce.
La marque antérieure «FOXY» a une signification pour une partie du public pertinent, telle que la partie anglophone du public, qui percevra le terme «foxe» comme une référence à une variété de significations, à savoir «comme un renard en apparence», «good en train de tromper les personnes», «sexuellement attrayant» ou «rapide et intelligent» (informations extraites le 28/02/2024 de https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/foxy). Toutefois, il n’a aucune signification pour d’autres parties du public pertinent qui le percevront comme un terme fantaisiste, comme, par exemple, la partie germanophone du public pertinent. En tout état de cause, la marque possède un caractère distinctif normal étant donné que les significations susmentionnées n’ont aucun rapport avec les produits et services en cause. Être intelligent et capable de tromper les personnes sont des traits utiles dans les jeux d’argent et de hasard et les paris, mais cela nécessite plusieurs étapes mentales pour établir un lien entre le terme et les produits et services pertinents. En outre, si le terme «foxy» peut avoir des connotations positives, il n’est pas laudatif, de l’avis de la division d’opposition, étant donné qu’il n’est pas directement élogieux des produits et services en cause.
L’élément «Foxxy» du signe contesté sera perçu comme une graphie erronée du mot «foxy» par le public anglophone. Les explications concernant sa signification donnée ci-dessus
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s’appliquent. Pour le reste du public pertinent, le signe contesté est dépourvu de signification. Dès lors, il possède un caractère distinctif normal pour les produits et services en cause.
L’élément «Books» sera compris comme une référence à un texte écrit publié par le public examiné (informations obtenues à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/book le 06/03/24). Étant donné que ce terme ne se rapporte pas aux produits et services en cause et n’est pas dépourvu de caractère distinctif pour d’autres raisons, il possède un caractère distinctif normal.
Le signe contesté dans son ensemble n’a pas de signification claire au-delà de la simple somme de ses éléments.
Étant donné que d’éventuelles similitudes conceptuelles sont susceptibles d’accroître le degré de similitude entre les signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, pour laquelle les deux signes coïncident au niveau de la signification de «foxy».
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «FO * XY», qui constitue la marque antérieure dans son intégralité, tandis qu’ils diffèrent par la lettre supplémentaire «x» placée au milieu du signe contesté ainsi que par l’élément «Books» contenu dans le signe contesté. En deuxième lieu, le public se concentre généralement sur le début d’un signe puisqu’il lit de gauche à droite.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «Foxxy». Étant donné que la séquence de lettres «xx» sera prononcée par le locuteur anglophone comme un seul «x», le «x» supplémentaire du signe contesté ne crée pas de différence phonétique pour cette partie du public. La (seule) différence phonétique découle de l’élément additionnel «Books», qui intervient en deuxième position et sera donc perçu dans une moindre mesure.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à la même signification. L’élément «Books» introduit une différence conceptuelle. Toutefois, cette dernière ne modifie pas la signification du signe contesté dans son ensemble d’une manière qui rendrait les signes dissemblables. En résumé, les signes restent similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services comparés ont été jugés en partie identiques, en partie similaires et en partie différents; ils s’adressent au grand public et au public professionnel dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les marques comparées sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en raison des lettres et sons communs «FO * XY». La différence entre les signes (la lettre différente «x» placée au milieu du signe, où elle est moins perceptible) et l’élément verbal supplémentaire «Books» ne sont pas suffisants pour neutraliser les similitudes évidentes entre eux.
Compte tenu du fait que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/11/2013, T- 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54), les différences mineures entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01, Fifties-, EU:T:2002:262, § 49), à savoir les produits de l’imprimerie et les services connexes.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 866 639 «FOXY» de l’opposante pour certains des produits contestés et l’ensemble des services contestés. Il résulte de ce qui précède que la demande de marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
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Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure (faisant l’objet de l’appréciation), il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif tel que revendiqué par l’opposante et en ce qui concerne les produits et services identiques et similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 475 652, «FOXY BINGO», invoqué pour les produits et services suivants:
Classe 9: Programmes informatiques; logiciels; logiciels de jeux d’argent; logiciels de jeux; logiciels de paris; logiciels de jeux; publications électroniques (téléchargeables); cartes magnétiques.
Classe 41: Services de divertissement; services de jeux d’argent; services de jeux d’argent; services de paris; services sportifs; services liés aux compétitions; fourniture de services de jeux d’argent, de jeux et/ou de paris via l’internet, par téléphone, par télévision, par radio ou par tout autre moyen de communication (électronique ou autre); organisation, gestion, fourniture et administration de tous les services précités; informations et conseils relatifs à tous les services précités; exploitation de sites Web sur Internet dans le domaine du divertissement, des jeux d’argent, des jeux, des paris, des sports et des compétitions. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 866 738,
invoqué pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels, y compris logiciels téléchargeables à partir d’internet, d’ordinateurs ou de réseaux de communication, tous liés aux jeux d’argent, aux jeux de hasard ou aux paris; documents, informations, écrits et autres supports, y compris multimédias, tous enregistrés sous forme électronique ou téléchargeables à partir d’Internet, d’extranets ou d’autres réseaux de communication et tous liés à des jeux, des jeux, des jeux d’argent ou des paris; publications et informations électroniques téléchargeables ou fournies par courrier électronique, toutes relatives aux jeux, jeux d’argent, jeux d’argent et de hasard ou paris.
Classe 41: Services de divertissement; services de jeux d’argent; services de jeux d’argent; services de paris; services sportifs; services de compétitions (divertissement); fourniture de services de jeux d’argent, de jeux et/ou de paris via l’internet, par téléphone, par télévision, par radio ou par tout autre moyen de
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communication (électronique ou autre); préparation, organisation et conduite de services de divertissement sous forme de concours et de jeux de hasard en ligne; organisation de compétitions; mise à disposition de jeux interactifs, de divertissements interactifs et/ou de concours interactifs; fourniture de jeux informatiques en ligne, de services de loterie et de jeux interactifs, via un réseau mondial de communication; fourniture des services précités sous forme électronique ou informatisée; fourniture des services précités en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; mise à disposition d’informations en matière de services de jeux accessibles via un réseau informatique mondial; fourniture d’informations en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet en rapport avec des services de jeux; organisation, gestion, fourniture et administration de tous les services précités; informations et conseils relatifs à tous les services précités; exploitation de sites Web sur Internet en rapport avec les jeux d’argent, les jeux, les paris et les concours.
Ces droits antérieurs couvrent une gamme identique ou plus étroite des produits et services. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée, et il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
En ce qui concerne les autres produits, à savoir, la division d’opposition va maintenant poursuivre l’examen de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposition est fondée sur les marques non enregistrées «FOXY» et «FOXY BINGO», prétendument utilisées dans la vie des affaires en Irlande pour des jeux d’argent, du bingo et des services de divertissement liés aux jeux, jeux d’argent, jeux de hasard, bingo et paris. L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
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les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
b) Le droit en vertu de la législation applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant doit notamment fournir la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de sa protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué conformément au droit d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes.
Par conséquent, il incombe à l’opposante de produire toutes les informations utiles pour la décision, et notamment d’identifier la législation applicable et de fournir toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient à l’opposant «[…] de fournir à l’ [EUIPO] non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application
[…], mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011, C- 263/09 P, ELIO FIORUCCI, EU:C:2011:452, § 50).
Les informations relatives à la législation applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de celle-ci, et permettre au demandeur d’exercer son droit de défense.
En ce qui concerne les dispositions de la législation applicable, l’opposant doit fournir une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes [article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE]. L’opposant doit fournir la référence à la disposition juridique pertinente (numéro de l’article et numéro et titre de la loi) et le contenu (texte) de la disposition juridique en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, une encyclopédies ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente renvoie à une autre règle de droit, celle-ci doit également être produite afin de permettre au demandeur et à l’Office de comprendre tout le sens de la disposition invoquée et de déterminer l’éventuelle pertinence de cette règle. Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, toutes les dispositions du droit national applicable régissant l’acquisition de droits et l’étendue de leur protection visées à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, doivent être rédigées dans la langue de la
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procédure ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être produite d’office par l’opposant dans le délai imparti pour produire le document original.
Par ailleurs, l’opposant doit présenter des éléments de preuve appropriés du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des éléments prouvant que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée sont effectivement satisfaites. Plus particulièrement, il doit avancer une argumentation convaincante quant à la raison pour laquelle l’utilisation de la marque contestée serait effectivement empêchée en vertu de la législation applicable.
Lorsque l’opposante invoque une jurisprudence nationale pour prouver son argumentation, elle doit également fournir à l’Office la jurisprudence pertinente suffisamment détaillée et non simplement par référence à une publication quelque part dans la littérature juridique (ou, comme c’est le cas en l’espèce, en citant simplement la décision dans les observations de l’opposante). Une simple référence à la jurisprudence que la demanderesse entend invoquer à l’appui de son argument afin de démontrer le contenu de la législation et la jurisprudence applicable ne suffit pas à satisfaire aux obligations découlant de l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE[02/12/2020, 35/20, DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH (fig.)/DEVICE OF A CLAW-LIKE SCRATCH (fig.), EU:T:2020:579, §81].
En l’espèce, l’opposante n’a pas fourni suffisamment d’ informations sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué par l’opposante, à savoir les marques non enregistrées «FOXY» et «FOXY BINGO» en Irlande en vertu du délit d’usurpation d’appellation. Dans ses observations du 01/04/2023, l’opposante a cité plusieurs décisions rendues par les juridictions européennes, les chambres de recours de l’EUIPO et plusieurs décisions de justice britanniques (très anciennes) à l’appui de sa demande. L’opposante n’a pas fait référence à une source reconnue par l’Office où il est possible d’accéder à la jurisprudence qu’elle cite. Par conséquent, l’opposante n’a fourni aucune information sur le contenu possible des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu de la législation irlandaise.
Dès lors, l’opposition n’est pas fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
De la division d’opposition
Teresa Trallero Ocaña Christian Steudtner Inês RIBEIRO DA CUNHA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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