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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2024, n° 000061931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000061931 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 61 931 (INVALIDITY)
Salumanus Sp. Z O.O., ul. Walerego Sławka 8A, 30633 Kraków (Pologne), représentée par Kamil Stolarski, Skawińska 15/6, 31-066 Kraków (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Heyoptics Co., Limited, Unit 1303, 13/F, Grand City Plaza, 1-17 SAI Lau Kok Road, 999077 Tsuen Wan, Hong Kong (titulaire de la MUE), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 25/09/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 08/09/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 18 591 243 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 35. Dans le formulaire de demande, la demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point a) et j), du RMUE.
La demanderesse a également invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, affirmant qu’elle possède
une marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires en Pologne. En outre, la demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a fondé sa demande sur l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec les articles 7 (1) (a) et (j) du RMUE. Elle affirme qu’elle est titulaire d’un signe non enregistré et qu’en l’espèce, les dispositions de l’article 8, paragraphe 4, du
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RMUE s’appliquent étant donné que son signe non enregistré a été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne. Elle invoque en outre les dispositions du règlement sur les dessins ou modèles communautaires (ci-après: RDC), à savoir sur l’article 25 (1) (b), (e) et (f), et affirme que le dessin ou modèle de la titulaire de la MUE n’était pas nouveau au moment de la demande d’enregistrement de la marque, étant donné qu’elle était utilisée précédemment et appartenait à la société de la demanderesse. Elle poursuit en faisant référence aux dispositions du droit polonais concernant une marque non enregistrée, à savoir aux dispositions du code civil, à la loi sur la concurrence déloyale, à la loi sur le droit d’auteur et aux droits voisins et à la loi sur la propriété industrielle. En outre, la requérante fait valoir que sa marque non enregistrée est également protégée par un droit d’auteur depuis 2011, étant donné qu’il s’agit d’un signe graphique capable de constituer une œuvre au sens du droit d’auteur. Selon la demanderesse, l’œuvre qui est une marque, en l’espèce, bénéficie d’une protection dans l’ordre juridique polonais et ne doit pas être enregistrée, étant donné que le simple fait de son caractère individuel suffit. L’œuvre est protégée par le droit d’auteur en Pologne dès son établissement. La requérante fait valoir que son logo LightOptics a été publié à la fois sur le territoire polonais et à l’étranger et que les articles 16 de la loi polonaise sur le droit d’auteur et les droits voisins (sur les droits moraux) et l’article 17 de la même loi (qui confère à l’auteur le droit exclusif d’utiliser et de disposer de l’œuvre dans tous les domaines de l’exploitation et de la renumérotation pour l’utilisation de l’œuvre) s’appliquent.
La demanderesse affirme également que la titulaire de la marque de l’Union européenne a enfreint les dispositions de la loi polonaise sur la concurrence déloyale, à savoir les articles 3 et 10 de ladite loi, qui définissent la concurrence déloyale.
Enoutre, la demanderesse affirme qu’à la date de la marque contestée, il existait un signe non enregistré, qui est protégé par le droit local polonais, qui, à la date de la demande, a été utilisé dans la vie des affaires et a plus qu’un effet local, que le signe est identique à la marque contestée et a été utilisé pour des produits et services similaires ou identiques. Elle fait valoir que sa société est active dans la vente d’équipements électroniques et de télécommunications, la production des équipements de télécommunications, l’installation de machines industrielles ainsi que des équipements et accessoires. La réputation et le bon nom de la société sont reconnus dans de nombreux pays du monde entier, y compris les contractants des États-Unis et de la Chine. Les travaux sur la marque auraient débuté en 2011, lors de la création de la première version du logo LightOptics. En 2014, le nouveau logo a été créé par Piotr retenant wiek et ce logo est en vigueur depuis lors. Les contractants et les partenaires commerciaux ont été informés de cette nouvelle version. La requérante indique que sa société exerce ses activités depuis plus de 20 ans et qu’elle figure en 2021 parmi les entreprises ayant la croissance la plus dynamique de la valeur. Selon la demanderesse, elle a été incluse dans la liste des Forbes Diamonds en 2021 (ce classement inclut des entreprises qui ont réussi un classement positif du risque de crédibilité et de coopération de la société de recherche Bisnode Polska, qui possèdent des liquidités actuelles élevées et ne sont pas en retard avec les paiements).
Enfin, la demanderesse affirme que la titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi, étant donné qu’elle savait ou aurait dû savoir que la marque Lightoptic était utilisée par une autre société. La société de la demanderesse est une société jouissant d’une grande renommée qui exerce également des activités dans le pays où la titulaire de la marque de l’Union européenne a son siège et où les composants utilisés par la demanderesse sont fabriqués en Chine, où la titulaire de la MUE exerce également ses activités.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations dans sa réponse.
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Observations liminaires sur les motifs de nullité
La demanderesse a fait référence à l’article 7, paragraphe 1, point a) et j), du RMUE dans les motifs de la demande en nullité. Toutefois, les faits et arguments présentés avec la demande en nullité concernent d’autres causes de nullité, comme cela sera indiqué dans les sections suivantes de la décision.
Dans ses éléments de preuve à l’appui de la requête, la requérante indique que sa marque non enregistrée est un logo protégé par des droits d’auteur et que, par conséquent, les dispositions de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins s’appliquent. Elle cite également l’article 25, paragraphe 1, point b), du règlement sur les dessins ou modèles communautaires (ci-après: Et déclare que cette disposition régit la base juridique de la nullité d’une marque et que la marque du titulaire de la marque de l’Union européenne enfreint l’article 4 du RDC. Elle affirme que le dessin indiqué dans la marque contestée n’était pas nouveau au moment de la demande d’enregistrement de la marque puisqu’il appartenait précédemment à la requérante. En outre, la demanderesse cite les articles 25 (1) (e) et (f) du RDMC et fait valoir que la marque du titulaire viole les dispositions mentionnées dès lors qu’un signe distinctif a été utilisé dans un dessin ou modèle ultérieur et dans le droit communautaire ou dans le droit de l’État membre auquel le signe est soumis et parce que le dessin ou modèle constitue une utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par le droit d’auteur d’un État membre.
Conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la demande en nullité doit contenir une indication des motifs sur lesquels elle est fondée, à savoir une identification des dispositions spécifiques du RMUE qui justifient la demande en nullité, conformément aux articles 58, 59, 60, 81, 82, 91 ou 92 du RMUE.
Ces conditions ont été remplies en ce que la demanderesse a invoqué deux causes de nullité spécifiques sur le formulaire de demande, à savoir l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point a), et l’article 7 (1) (j) du RMUE.
Toutefois, il convient de procéder à un examen minutieux de l’intégralité du formulaire de demande en nullité et des autres documents présentés; qu’il soit indiqué dans le formulaire, ses annexes ou ses pièces justificatives, les motifs doivent être clairement clairs.
Enl’espèce, dans la déclaration de la demanderesse jointe au formulaire de demande, il n’est pas clair et explicite si la demanderesse entendait fonder sa demande sur l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE (ce qui constituerait le motif approprié pour interdire l’usage de la marque contestée en vertu d’un droit d’auteur antérieur en vertu du droit polonais). Il convient de noter que le droit d’auteur ne fait pas partie des droits antérieurs visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Une telle demande relèverait de l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE.
En tout état de cause et par souci d’exhaustivité, même si l’intention de la demanderesse était de se fonder sur l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE, la demanderesse devrait fournir la législation nationale nécessaire en vigueur et avancer une argumentation convaincante quant aux raisons pour lesquelles elle obtiendrait gain de cause en vertu du droit national spécifique pour empêcher l’usage de la marque contestée. Un simple renvoi au droit national n’est pas considéré comme suffisant: il n’appartient pas à l’Office de faire valoir cet argument pour le compte de la demanderesse (voir, par analogie, 05/07/2011, C- 263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).
Étant donné que la demanderesse ne mentionne nulle part explicitement ce motif et ne développe pas la revendication mentionnée ou ne fournit aucun élément de preuve à l’appui
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de celle-ci, la division d’annulation considère que l’intention de la demanderesse n’était pas de fonder la présente demande en nullité sur l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE.
Enfin, en ce qui concerne les dispositions du règlement sur les dessins ou modèles communautaires, contrairement à ce que soutient la requérante, elles prévoient des causes de nullité d’un dessin ou modèle communautaire enregistré et ne concernent pas des marques. Ils ne sont donc pas applicables en l’espèce.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services.
En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus visés à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d' office avant l’enregistrement de la marque contestée, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.
L’article 76, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, stipule explicitement que dans le cadre d’une procédure de nullité conforme à l’article 52 du RMUE, l’Office limitera ses examens aux motifs et arguments soumis par les parties. La MUE bénéficie d’une présomption de validité et il appartient au demandeur en nullité d’invoquer devant l’Office les éléments concrets qui mettraient en cause la validité d’une marque (13/09/2013,-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à- dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, des faits relatifs à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait au moment du dépôt (23/04/2010-, 332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, 329/02-P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
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Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE reflète l’obligation de l’Office de refuser les signes qui ne remplissent pas les exigences de l’article 4 dudit règlement.
À compter du 01/10/2017, conformément à l’article 4 du RMUE, peuvent constituer des marques de l’Union européenne tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme du produit ou de l’emballage d’un produit, ou les sons, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et représentés dans le registre des marques de l’Union européenne (le registre) d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer l’objet clair et précis de la protection accordée à son titulaire.
Pour être susceptible de constituer une marque au sens de l’article 4 du RMUE, l’objet d’une demande doit remplir trois conditions:
il doit s’agir d’un signe;
elle doit être propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises;
il doit pouvoir être représenté dans le registre d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer clairement et précisément l’objet de la protection.
L’article 4 du RMUE concerne simplement la capacité abstraite d’un signe à servir d’indication de l’origine, quels que soient les produits ou services.
La demanderesse n’indique nullement pourquoi la marque contestée ne peut être une marque.
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.
Comme indiqué ci-dessus, dans le cadre de l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’office avant l’enregistrement de la MUE, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure en nullité. Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Comme déjà indiqué ci-dessus, la demanderesse n’a fourni aucune motivation concernant le motif absolu de refus qu’elle a invoqué, afin d’étayer la demande. La demande doit donc être rejetée comme non fondée, conformément à l’article 17, paragraphe 3, du RDMUE.
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En tout état de cause, la marque contestée , étant une marque figurative, est parfaitement apte à servir d’indication de l’origine avec indépendance des produits et services concernés. L’allégation selon laquelle la marque contestée ne satisfait pas aux exigences de l’article 4 du RMUE est dénuée de fondement.
En outre, la marque contestée est manifestement susceptible d’être représentée graphiquement dans le registre, comme l’exige l’article 4 du RMUE, d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer clairement et précisément l’objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire. Par conséquent, la division d’annulation considère que la marque contestée est conforme à l’article 4, point a), du RMUE et que l’allégation de la demanderesse selon laquelle la marque contestée a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE est rejetée comme non fondée.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE prévoit le refus des marques de l’Union européenne qui sont exclues de l’enregistrement en vertu de la législation nationale ou de l’UE ou d’accords internationaux auxquels l’UE ou l’État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des appellations d’origine et des indications géographiques. Le libellé actuel de cette disposition a été introduit par le règlement (UE) 2015/2424 du 16/12/2015, mais, dans la mesure où il s’applique en l’espèce, il équivaut en substance à l’article 7, paragraphe 1, point j), du règlement (CE) no 207/2009, dans sa version en vigueur à la date de dépôt de la MUE contestée.
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, la division d’annulation n’a fourni aucune explication ni justification de la part de la demanderesse quant aux raisons pour lesquelles la marque de l’Union européenne contestée devrait être considérée comme étant en conflit avec des appellations d’origine protégées ou des indicationsgéographiques protégées. L’examen d’office de la MUE n’a donné lieu à aucune objection fondée sur ces motifs.
Étant donné que la demanderesse n’a fourni aucune motivation concernant le motif absolu de refus qu’elle a invoqué pour étayer sa demande et qu’elle n’a pas démontré que la marque contestée a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, l’argument de la demanderesse est rejeté comme non fondé.
Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
Dans ses éléments de preuve à l’appui de la demande en nullité, la demanderesse cite la disposition de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et affirme qu’en vertu du droit polonais, une marque non enregistrée est protégée par le code civil depuis le 508er avril 23 (Journal officiel no 16 no 49 point 93), de la loi sur la concurrence déloyale du 2001 avril 16 (Journal officiel no 1993 no 47, point 211), de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins du 2000 février 4 (Journal officiel no 24 de 83) et de la loi de 30 sur la propriété industrielle. Elle affirme être la titulaire du signe non enregistré. Elle prétendensuite
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être le logo de la société et une marque. Elle poursuit en affirmant que sa marque non enregistrée est un logo protégé par des droits d’auteur et que, par conséquent, les dispositions de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins s’appliquent. La demanderesse n’indique pas clairement pour quels produits (et services) son signe non enregistré a été utilisé dans la vie des affaires en Pologne. Elle se contente d’affirmer que «sa société participe à la vente d’équipements électroniques et d’équipements de télécommunications, à la production des équipements de télécommunications, à l’installation de machines industrielles ainsi qu’à des équipements et des accessoires» et que «&bra; l &ket; ademanderesse fournit à ses clients des convertisseurs de médias avec le logo Lightoptics, où le titulaire de la marque propose le même type de produits sur son site Internet». Même dans la section «VIII. Comparaison des produits et services» des observations dans lesquelles la demanderesse énumère les produits et services contestés compris dans les classes 9 et 35, elle indique seulement que ses produits sont les mêmes, mais elle ne précise pas quels sont les produits et services protégés par la marque non enregistrée.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux exigences suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale;
selon le droit qui lui est applicable, avant la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée, le demandeur doit avoir acquis des droits sur le signe sur lequel la demande en nullité est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite doivent être remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. Dès lors, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’action en nullité fondée sur une marque non enregistrée ou un
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autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
Le droit en vertu du droit applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits. Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Conformément à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si la demande est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le demandeur doit fournir, entre autres, la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué conformément à la législation d’un État membre, et une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes.
Par conséquent, il incombe au demandeur de fournir toutes les informations nécessaires à la décision, y compris en identifiant le droit applicable et en fournissant toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient à la demanderesse «… de fournir à l’OHMI maintenant à l’Office non seulement les éléments démontrant qu’elle remplit les conditions requises du droit national en vertu duquel la protection est demandée, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).
Les informations sur le droit applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et la portée de cette protection, et permettre au titulaire de la marque contestée d’exercer son droit de défense.
En ce qui concerne les dispositions de la législation applicable, le demandeur doit clairement identifier le contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes &bra; article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE &ket;. Le demandeur doit fournir la référence à la disposition juridique pertinente (numéro d’article et numéro et titre de la loi) et le contenu (texte) de la disposition juridique en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, une encyclopédies ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente fait référence à une autre disposition de droit, cela doit également être fourni pour permettre au titulaire de la marque de l’Union européenne et à l’Office de comprendre pleinement le sens de la disposition invoquée et de déterminer l’éventuelle pertinence de cette disposition supplémentaire. Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, le demandeur peut les fournir en faisant référence à cette source &bra; article 16, paragraphe 1, point c), du RDMUE &ket;.
Comme indiqué ci-dessus, la charge de fournir les informations nécessaires sur le droit national applicable incombe au demandeur. Les éléments de preuve à produire doivent permettre à la division d’annulation de déterminer avec certitude qu’un droit particulier est prévu par la législation en question ainsi que les conditions d’acquisition de ce droit. Enoutre, le demandeur doit produire des preuves appropriées du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que la preuve que les conditions de protection à l’égard de la marque contestée sont effectivement remplies. Les
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éléments de preuve doivent préciser si le titulaire du droit est habilité à interdire l’utilisation d’une marque plus récente ainsi que les conditions dans lesquelles le droit peut prévaloir et être exercé à l’égard d’une marque plus récente.
La requérante soutient ce qui suit:
Article 43 10 du code civil
Un entrepreneur dont le droit à la société a été menacé par l’action d’autrui peut demander qu’il soit mis fin à l’action, à moins qu’il ne soit pas illégal. En cas de violation, il peut également exiger que ses effets soient retirés, qu’une déclaration ou des déclarations soient faites dans le contenu et la forme appropriés, que le préjudice matériel soit réparé dans des conditions générales ou que le bénéfice obtenu par la personne qui a commis l’infraction soit remis.
Article 3 de la loi sur la concurrence déloyale
1. Un acte de concurrence déloyale est un acte contraire à la loi ou à la décence s’il menace ou porte atteinte aux intérêts d’un autre entrepreneur ou d’un autre client.
2. Les actes de concurrence déloyale comprennent notamment: dénomination trompeuse de l’entreprise, désignation fausse ou frauduleuse de l’origine géographique des produits ou services, désignation trompeuse de biens ou de services, violation de secrets d’affaires, incitation à mettre fin ou non exécution du contrat, imitation de produits, slandre ou malhonnête, empêchant l’accès au marché, la corruption d’une personne exerçant une fonction publique, ainsi que publicité malhonnête ou interdite, organisation d’un système de vente avalanche, conduite ou organisation d’activités dans un système de consortium et prolongation injustifiée des délais de paiement pour les produits fournis ou fournis.
Article 10 de la loi sur la concurrence déloyale
1. Constitue un acte de concurrence déloyale la désignation de produits ou de services, ou leur absence, qui peut induire le consommateur en erreur quant à l’origine, la quantité, la qualité, les ingrédients, le mode de fabrication, l’utilité, l’applicabilité, la réparation, l’entretien ou d’autres caractéristiques importantes des produits ou services, et à dissimuler les risques liés à leur utilisation.
Les seules informations sur le droit polonais dont dispose la division d’annulation sont les références susmentionnées au code civil (qui, en tout état de cause, font référence à la dénomination sociale et non à la marque non enregistrée) et à la loi sur la concurrence déloyale. La demanderesse n’a pas fourni une image complète et complète de la législation nationale, pas plus qu’elle n’a produit le texte original du code correspondant et sa traduction. La référence de la demanderesse à la législation ne permet pas de déterminer quelles sont les conditions d’acquisition d’un droit sur une marque non enregistrée, quelle est l’étendue de la protection des marques non enregistrées et dans quelles circonstances le titulaire d’un tel droit est habilité à interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Toutes ces informations sont essentielles pour permettre à la division d’annulation d’apprécier si les conditions de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont remplies en l’espèce. Il ne suffit pas que la requérante se contente de soutenir qu’elle possède une marque antérieure non enregistrée. La demanderesse aurait dû fournir à la division d’annulation la législation nationale pertinente concernant la protection des marques non enregistrées et, le cas échéant, la manière dont les dispositions pertinentes sont interprétées et appliquées par les autorités nationales compétentes.
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Il résulte de ce qui précède que la demanderesse n’a présenté ni suffisamment d’informations ni, en fait, sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué. La demanderesse n’a fourni aucune information sur le contenu possible des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu de la législation polonaise.
Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Dans les observations présentées conjointement avec la demande en nullité, la demanderesse affirme que la titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande et fournit des éléments de preuve en ce sens. Par conséquent, la division d’annulation considère que l’intention de la demanderesse était de fonder également la présente demande en nullité sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
§ 37).
La jurisprudence montre que quatre facteurs cumulés sont particulièrement pertinents pour l’existence de la mauvaise foi:
—Identité/similitude prêtant à confusion entre les signes,
—Connaissance par la titulaire de la MUE de l’usage d’un signe identique ou similaire au point de prêter à confusion;
—Une intention malhonnête de la part du titulaire de la marque de l’Union européenne,
—Degré de protection juridique dont jouissent les deux signes.
Il ressort de la formulation utilisée par le Tribunal que ces facteurs ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se
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prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi du demandeur au moment du dépôt de la demande (14/02/2012,-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20; et 13/12/2012, 136/11-, Pelikan, EU:T:2012:689, § 26).
Pour qu’une demande en nullité soit prononcée sur la base de la mauvaise foi, il ne doit toutefois y avoir aucun doute quant aux intentions malhonnêtes de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt. Il incombe à la demanderesse de prouver le bien-fondé des faits sur lesquels elle fonde son allégation, en particulier en ce qui concerne l’hypothèse selon laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de manière malhonnête lors du dépôt de la MUE. En effet, le régime d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne repose sur le principe du «premier déposant», inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. L’application de ce principe est nuancée, notamment, par l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, en vertu duquel la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Dès lors, il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière (21/03/2012-, T 227/09, FS, EU:T:2012:138, § 31 et 32, et BIGAB, précité, § 16 et 17). En règle générale, la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire et la charge de la preuve à cet égard incombe exclusivement au demandeur en nullité (arrêt «Pelikan», précité, point 57).
Évaluation de la mauvaise foi
La demanderesse affirme que la titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de mauvaise foi étant donné qu’elle savait ou aurait dû savoir que la marque «LightOptics» avait été utilisée par une autre entreprise. Selon la demanderesse, sa société jouit d’une grande renommée et exerce également des activités dans le pays où la titulaire de la marque de l’Union européenne a également son siège. Étant donné que la demanderesse travaille également en étroite collaboration avec des entreprises étrangères, y compris les entreprises en Chine, la demanderesse est convaincue que la titulaire de la marque de l’Union européenne a vu la marque «LightOptics» et l’a utilisée pour identifier ses produits et services. La demanderesse fait valoir que sa société utilise la marque «LightOptics» depuis 2011, ce qui ne fait que confirmer le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne a connaissance du fait que cette marque appartient à la société Salumanus (la demanderesse). Elle affirme en outre que sa marque non enregistrée
et la marque contestée sont presque identiques, et la titulaire de la marque de l’Union européenne a uniquement décidé d’éliminer le slogan en bas de la marque et de laisser le détente inchangé. La demanderesse soutient également que sa marque a été créée à l’origine sans slogan et que le premier slogan a été ajouté en 2016 (après 14 ans d’activité commerciale) en polonais, à savoir Salumanus Pomagamy budować dobre Sieci teleinformatyczne». Ce slogan a ensuite été traduit en anglais. La demanderesse affirme que la titulaire de la marque de l’Union européenne appose ses produits avec une marque qui existe déjà et appartient à une autre entité, non seulement en Pologne et en Chine, mais également dans d’autres pays du monde en raison de la portée mondiale de l’entreprise de la demanderesse. Enfin, selon la requérante, l’éventail des activités des sociétés est également le même.
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À l’appui de ses allégations, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 2: une conversation par courriel du 15/06/2011 entre la demanderesse et un client, mentionnant que des modules optiques «LightOptics» sont disponibles. Selon la demanderesse, cela prouve que la demanderesse vend des produits sous la dénomination «LightOptics» depuis 2011.
Annexe 3: une conversation par courriel du 28/06/2011 entre la demanderesse et un client Groupe KIKE, concernant une offre pour les modules LightOptics.
Annexe 4: une conversation par courriel du 20/02/2019 entre le représentant de la requérante et le représentant de la société Shenzhen Wintop Optical Technology Co. Ltd. Selon la demanderesse, ce document prouve qu’elle entretenait des relations commerciales avec les sociétés internationales.
Annexe 5: un échange de courriers électroniques du 30/06/2020 entre le représentant de la demanderesse et le représentant de la société Shenzen Optfocus Technology Co., Ltd. au sujet de la représentation du fonds et de l’étiquette de la marque LightOptics. Selon la requérante, ce document démontre qu’elle entretenait des relations avec les sociétés internationales.
Annexes 6, 7 et 8: Versions colorées (nombre 1, 2 et 3) du logo LightOpics. Selon la demanderesse, ce document montre que la société de la demanderesse a travaillé sur le logo Lightoptics en 2018.
Annexe 9: Des images d’un logo créé en 2011 .
Annexe 10: Contrat de service du 01/10/2014, signé entre Salumanus, la requérante et Piotr engendrés wiek (la personne chargée de travailler sur les perspectives de la nouvelle marque).
Annexe 11: une copie d’un message de groupe du 21/12/2018 concernant la sélection de la version finale de la marque LightOptics (aucune marque n’est visible sur le message). Selon la demanderesse, ces preuves prouvent la nouvelle version de la marque LightOptics qui est utilisée à ce jour.
Annexe 12: uneconversation par courrier électronique du 20/02/2019 entre Łukasz Bogdanik et le représentant de la société chinoise Shenzhen Wintop Optical
Technology Co., Ltd., qui, selon la requérante, prouvent leurs relations commerciales.
Annexe 13: Une photo du site web de la demanderesse sur le prix Forbes, qui, selon elle, montre que la société de la demanderesse est célèbre.
Annexe 14: Photo du site internet de la demanderesse concernant le certificat ISO 9001: 2015 obtenu par la société de la demanderesse.
Annexe 15: Une photo du site web de la requérante concernant le prix du club décerné à la société de la requérante à partir de la «Gazele Biznesu».
Annexe 16: Certificat de l’eSearch plus qui, selon le demandeur, prouve le lieu du siège du titulaire.
Annexe 17: une conversation par courriel du 20/02/2019 entre le représentant de la requérante et le représentant de la Shenzhen Wintop Optical Technology Co., Ltd., qui prouverait, selon la requérante, des relations étroites entre la requérante et des entreprises étrangères.
Annexes 18 et 19: Captures d’écran de la société Heyoptics Co., Limited, concernant la liste des produits proposés par la titulaire actuelle de la marque.
Annexe 20: Photo du produit Salumanus portant le logo Lightoptics qui, selon la demanderesse, montre que la même gamme de produits appartient à la demanderesse et à celle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, ainsi que pour prouver que la demanderesse utilise le logo LIgtoptique sur ses produits.
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La demanderesse affirme que la titulaire de la marque de l’Union européenne aurait dû avoir connaissance de la marque de la demanderesse en raison de sa renommée et de son usage de longue date dans le même domaine de marché et que la titulaire de la marque de l’Union européenne aurait dû déposer une marque similaire afin de profiter de la renommée de la demanderesse. La demanderesse affirme également que letitulaire de la marque de l’Union européenne exerce ses activités en Chine où il a des partenaires commerciaux et qu’il devrait donc être conscient de la situation sur le marché.
En l’espèce, il n’existe aucune preuve de la connaissance par la titulaire de la MUE des marques antérieures. Même à supposer que la titulaire de la marque de l’Union européenne connaisse la marque non enregistrée de la demanderesse au moment du dépôt de la marque contestée (ce qui est une hypothèse très libre étant donné que les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage intensif ou de longue durée du signe), cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi de la part de la titulaire de la MUE (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi, il convient également de tenir compte des intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt.
Compte tenu de l’absence totale de lien entre les parties, du très faible usage du signe «Lightoptics» et de l’absence d’arguments et de preuves convaincants de la part de la demanderesse, il est conclu que la titulaire de la MUE n’avait pas connaissance ou ne pouvait pas avoir connaissance de l’existence de l’usage du signe «LightOptics».
La division d’annulation souligne que la charge de la preuve incombe à la demanderesse. La demanderesse n’a démontré aucune relation entre les deux parties avant le dépôt de la marque contestée et ses arguments concernant la connaissance présumée de la marque antérieure non enregistrée par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne sont pas convaincants. Les affirmations concernant les intentions malhonnêtes de la titulaire de la marque de l’Union européenne ne sont pas étayées par des éléments de preuve et ne sont pas étayées par des faits.
À la lumière de tout ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demanderesse n’a pas prouvé que la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque contestée.
Il s’ensuit que la demande doit également être rejetée dans la mesure où elle était fondée sur les motifs visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’annulation
Michaela Simandlova Janja FELC Martin LENZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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