LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 14 mars 2024
Dans l’affaire R 1920/2023-5
BBS Bier BREHM Spahn Partnerschaft Rechtsanwälte
Brandstwiete 46
20457 Hambourg Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par BBS Bier BREHM Spahn Partnerschaft Rechtsanwälte, Brandstwiete 46,
20457 Hambourg (Allemagne)
contre
Fortunato O Frederico sylviculture Ca Lda Rua 24 de Junho, no 453 Penselo
4802-128 Guimaraes
Portugal Opposante/défenderesse
représentée par Simões, Garcia, CORTE-REAL Associados — Consultores, LDA., Rua Castilho, 167, 2° andar, 1070-050 Lisboa (Portugal)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 164 919 (demande de marque de l’Union européenne no 18 598 476)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 novembre 2021 et revendiquant la date de priorité du 11 mai 2021 pour la marque allemande no 3 020 210 106 004, BBS Bier BREHM Spahn
Partnerschaft Rechtsanwälte (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
HIFLY
pour plusieurs produits et services compris dans les classes 3, 12, 14, 18, 22, 24, 25, 28 et 35, dont notamment les produits et services suivants (ci-après les «produits et services contestés»):
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; sacs kangourou
[porte-bébés]; étuis pour cartes de crédit en imitation cuir; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; porte-documents [maroquinerie]; boîtes en cuir ou en carton-cuir; hippoacs; coffres de voyage; sacs à bandoulière; sacs; bandoulières [courroies] en cuir; filets à provisions; sacs à main; sacs à godets; sacs à main; étuis pour clés en cuir; boîtes en fibre vulcanisée; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; trousses de toilette non ajustées; sacs à dos; sacs de plage; sacs de sport; porte-monnaie; mallettes pour documents; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; sacs porte-bébés; parapluies et parasols; écharpes pour porter les bébés; valises; trousses de voyage [maroquinerie]; sacs à roulettes; sacs de voyage; caisses en cuir ou en carton- cuir; étuis pour clés en imitation cuir; valises en cuir.
Classe 25: Chaussures; Vêtements; Chapellerie; Costumes de néoprène.
Classe 35: Services de vente au détail, services de commerce en ligne ou services de vente par correspondance sur catalogue, en rapport avec les produits suivants: bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport, porte-bébés, étuis pour cartes de crédit en imitation cuir, sacs-housses pour vêtements de voyage, porte-documents, boîtes en cuir ou en carton, sacs banane, malles, sacs à bandoulière, sacs bandoulières, filets; services de vente au détail, services de vente en ligne ou par correspondance sur catalogue, en rapport avec les produits suivants: portefeuilles (sacs à main), sacs à cordons, sacs à main, étuis pour clés en cuir, boîtes en fibre vulcanisée, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases», sacs de toilette (non ajustables), sacs de randonnée, sacs de plage, sacs de sport, porte-monnaie, mallettes pour documents, sacs en cuir pour l’emballage, sacs à dos pour bébés; services de vente au détail, services de vente en ligne ou par correspondance sur catalogue, en rapport avec les produits suivants: parapluies et parasols, écharpes pour bébés, valises, trousses de voyage (maroquinerie), sacs à roulettes, sacs de voyage, trousses de voyage, trousses en cuir ou en carton-cuir, étuis pour clés en imitation cuir, trousses de voyage en cuir, chaussures, vêtements, chapellerie; services de vente au détail, services de vente en ligne ou par correspondance sur catalogue, en rapport avec les produits suivants: parapluies et parasols, voiles, cordes et câbles, filets, feuilles de ventilation, produits textiles, et substituts des textiles, parasols de
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pluie et ombrelles, chapellerie, vêtements pour les pieds, combinaisons, accessoires vestimentaires pour vêtements.
2 La demande a été publiée le 20 décembre 2021.
3 Le 25 février 2022, Fortunato O Frederico indirects Ca Lda (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir pour les services mentionnés ci-dessus (paragraphe 1).
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque portugaise no 300 174 FLY (marque verbale), déposée le 4 mai 1994 et enregistrée le 18 mai 1995 pour des vêtements, chaussures, bottes, souliers et pantoufles compris dans la classe 25.
b) Marque de l’Union européenne no 4 059 465 FLY ( marque verbale), déposée le 4 octobre 2004 et enregistrée le 8 février 2010 pour des parapluies et parasols compris dans la classe 18 et des chaussures comprises dans la classe 25. La marque a été renouvelée pour la dernière fois le 26 janvier 2023, dans son intégralité.
c) La marque figurative

demandée le 7 juillet 2003 et enregistrée le 28 septembre 2007 en tant que marque de l’Union européenne no 3 265 584, comprenant notamment les produits suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols, cannes; fouets et sellerie; maroquinerie, portefeuilles, étuis pour clés, bourses, pochettes, trousses de voyage; étuis et sacs; fourre-tout, sacs à dos, cartables, sacs à main, sacs de plage, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases», porte- documents.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
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La marque a été renouvelée pour la dernière fois le 26 janvier 2023, dans son intégralité.
6 Le 9 décembre 2022, la demanderesse a présenté, dans un document séparé, une demande visant à soulever l’objection du non-usage pour tous les droits antérieurs, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, en réservant son délai pour présenter des observations à un stade ultérieur.
7 Le 13 décembre 2022, la division d’opposition n’a pas transmis la demande de preuve de l’usage à l’opposante, mais elle a notifié que des observations avaient été déposées par la demanderesse, accordant ainsi un délai jusqu’au 18 février 2023 pour présenter des observations en réponse.
8 Le 24 mars 2023, en l’absence d’observations de l’opposante en réponse à la notification susmentionnée, la division d’opposition a clôturé la phase contradictoire de la procédure.
9 Par décision du 10 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition
a partiellement refusé la marque demandée pour tous les produits contestés compris dans les classes 18 et 25 et pour tous les services compris dans la classe 35, à l’exception des services de vente au détail et de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue, pour les produits suivants: voiles, cordes et câbles, filets, feuilles de ventilation au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 265 584 (marque figurative) de l’opposante.

− Sacs (listés deux fois); porte-documents [maroquinerie]; sacs à main (listés deux fois); coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; sacs à dos; sacs de plage; porte-monnaie; mallettes pour documents; parapluies et parasols; trousses de voyage [maroquinerie]; les sacs de voyage sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
− Les bagages contestés; coffres de voyage; valises; valises en cuir; portefeuilles et autres supports; étuis pour cartes de crédit en imitation cuir; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; hippoacs; sacs à bandoulière; filets à provisions; sacs à godets; trousses de toilette non ajustées; sacs de sport; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; sacs à roulettes; étuispour clés en cuir; caisses en cuir ou en carton-cuir; étuis pour clés en imitation cuir; les sacs à dos pour porter les bébés sont identiques aux produits antérieurs, soit parce qu’ils incluent, sont inclus dans les produits antérieurs, soit parce qu’ils les chevauchent.
− Les boîtes en cuir ou en carton-cuir contestées sont similaires aux malles et valises de l’opposante car elles ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Les ceintures
[bandoulières] de leathe contestées sontsimilaires aux malles et valises de l’opposante, qui peuvent être en cuir, car leur origine commerciale est généralement commune et s’adressent aux mêmes consommateurs via les mêmes points de vente.
− Les boîtes en fibre vulcanisée contestées sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux sacs de l’opposante. Ces produits peuvent avoir la même destination, à
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savoir le stockage et le transport, et être concurrents. Les sacs kangourou pour bébés contestés; les écharpes pour porter les bébés sont similaires à un faible degré aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25. La catégorie générale des vêtements comprend la grossesse, les vêtements de grossesse et les vêtements pour bébés. Il n’est pas rare que les fabricants de ces produits proposent également des supports pour bébés tels que pochettes, écharpes et harnais. Ces produits répondent aux besoins du même consommateur pertinent et sont vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons des grands magasins.
− Les produits contestés compris dans la classe 25 sont identiques aux produits de l’opposante compris dans la même classe.
− Les services de vente au détail, services de commerce en ligne ou services de vente par correspondance sur catalogue contestés, en rapport avec les produits suivants: bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport, étuis pour cartes de crédit en imitation cuir, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, porte-documents, sacoches, malles, sacs bandoulières, bandoulières, filets; services de vente au détail, services de vente en ligne ou par correspondance sur catalogue, en rapport avec les produits suivants: portefeuilles (sacs à main), sacs à cordons, sacs à main, étuis pour clés en cuir, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases», trousses de toilette (non ajustables), sacs de randonnée, sacs de plage, sacs de sport, porte-monnaie, mallettes pour documents, sacs en cuir pour l’emballage, sacs à dos pour bébés; services de vente au détail, services de vente en ligne ou par correspondance sur catalogue, en rapport avec les produits suivants: parapluies et parasols, valises, trousses de voyage (maroquinerie), sacs à roulettes, sacs de voyage, trousses, étuis en cuir ou en carton-cuir, étuis pour clés en imitation cuir, valises en cuir; services de vente au détail, services de vente en ligne ou par correspondance sur catalogue, en rapport avec les produits suivants: parapluies et parasols, parasols et parasols; services de vente au détail, services de vente en ligne ou par correspondance sur catalogue, en rapport avec les produits suivants: chaussures, vêtements, chapellerie; services de vente au détail, services de vente en ligne ou par correspondance sur catalogue, en rapport avec les produits suivants: chapellerie, vêtements de pied, combinaisons de paroi sont similaires (à un degré moyen) à certains des produits de l’opposante compris dans la classe 18 et aux produits compris dans la classe 25, étant donné que les produits visés par les services contestés sont identiques aux produits de la marque antérieure.
− Les autres services contestés compris dans la classe 35 sont considérés comme similaires à un faible degré aux produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25, à l’exception des services de vente au détail contestés, des services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue, pour les produits suivants: voiles, cordes et câbles, filets, feuilles de ventilation comprises dans la classe 35, qui sont différents des produits de l’opposante parce qu’ils n’ont rien en commun.
− Les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
− L’élément verbal antérieur «FLY» a une signification en anglais. Par conséquent, la division d’opposition a jugé approprié d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public.
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− L’élément verbal commun «FLY» signifie, entre autres, «(d’oiseaux, d’avions, etc.) se déplacer à travers l’air de manière contrôlée en utilisant des forces aérodynamiques, pour se déplacer (une zone terrestre ou maritime) dans un avion» ou «tout insecte digne, notamment la maison, caractérisée par un vol actif, n’importe lequel des différents insectes similaires mais non liés, tels que caddis fly, Firefly, Saagonfly, chalcid fly».
− L’élément verbal «HI» du signe contesté sera perçu comme un «grand» mal orthographié signifiant «une distance relativement grande du haut au bas; talLL; situé à ou s’étendant à une distance relativement grande au-dessus du sol ou au-dessus du niveau de la mer; à une hauteur ou à une hauteur».
− Une partie du public pertinent percevra le signe contesté comme signifiant «voler élevé», tandis qu’une autre partie du public le percevra comme une référence à un insecte élevé. En tout état de cause, aucune des significations susmentionnées n’est descriptive, allusive ou autrement faible en ce qui concerne les produits et services pertinents. Par conséquent, «FLY», «HIFLY» et «HI» sont normalement distinctifs.
− L’élément verbal «LONDON» de la marque antérieure sera perçu comme une indication du lieu d’origine des produits pertinents. Par conséquent, il n’est pas distinctif à leur égard.
− L’élément figuratif de la marque antérieure sera perçu par le public pertinent comme une représentation de l’un des éléments verbaux contenus dans le signe, «FLY». Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en question en mentionnant leur élément verbal plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs; Cela est particulièrement important en l’espèce, où l’élément figuratif du signe contesté est susceptible de simplement renforcer le concept introduit par l’élément verbal.
− L’élément verbal «FLY» de la marque antérieure est l’élément codominant, associé à l’élément figuratif, étant donné qu’il s’agit de l’élément le plus accrocheur visuellement.
− Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré moyen de similitude conceptuelle et un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique.
− L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
− Bien que les consommateurs pertinents ne négligent pas les éléments différents des signes, en particulier l’élément figuratif de la marque antérieure et le début du signe contesté, ces différences ne sont pas suffisantes pour différencier les signes étant donné que les marques coïncident par leur élément/élément distinctif/verbal «FLY». En outre, l’élément figuratif différent de la marque antérieure renforce simplement le concept introduit par l’élément verbal/composant commun. En outre, l’élément
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«FLY» est un élément clairement identifiable dans l’élément verbal du signe contesté. Dès lors, ces différences ne sauraient l’emporter sur les similitudes entre les signes et ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion.
− Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et, dès lors, l’opposition a été considérée comme partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 265 584 de l’opposante.
− Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
− Étant donné que les autres marques de l’opposante couvrent une gamme de produits plus restreinte, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
10 Le 8 septembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 novembre 2023.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 21 décembre 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
12 Le 24 janvier 2024, la demanderesse a demandé une deuxième série d’observations dans le cadre de la procédure de recours.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments soulevés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours se concentrent sur les différences entre les signes. Elle n’a pas répondu à sa demande de preuve de l’usage.
14 Les arguments soulevés par l’opposante en réponse soulignaient que c’est à bon droit que la division d’opposition a ignoré la demande de production de preuves de l’usage étant donné que «cette demande n’a pas été correctement déposée et n’a pas été acceptée par l’Office». L’opposante conteste en outre les arguments de la demanderesse concernant la similitude de la marque antérieure.
15 La demanderesse a demandé une nouvelle possibilité de présenter des observations sur la demande de preuve de l’usage qui n’avait pas été prise en compte.
Motifs
16 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
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(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
18 Le recours est également accueilli. La décision attaquée doit être annulée et la taxe de recours remboursée.
Sur la demande de preuve d’usage
19 Une opposition ne saurait être fondée sur l’hypothèse que la marque antérieure est valide, si le demandeur a demandé avec succès la preuve de l’usage.
20 Contrairement à l’opposante, la décision attaquée ou d’autres pièces de procédure ne permettent pas de comprendre pourquoi la demande de preuve de l’usage a été ignorée.
21 Dans ses observations déposées le 9 décembre 2022, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de ses marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée conformément à l’article 42, paragraphe 2, du RMUE.
22 Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
23 La demande a également été valablement déposée sur un document distinct. Une formulation telle que «soulever l’objection du non-usage à l’encontre des marques de l’opposition conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE» ne peut être interprétée que comme une demande de preuve de l’usage.
24 Par conséquent, en déposant une demande visant à soulever l’objection du non-usage pour les droits antérieurs le 9 décembre 2022, la demande a été présentée en temps utile et sous la forme correcte, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RDMUE. En outre, à la date pertinente, la marque portugaise antérieure et les deux enregistrements de MUE étaient enregistrés depuis plus de cinq ans.
25 Dans ses observations en réponse au mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a soutenu que la demande de preuve de l’usage n’avait pas été correctement déposée et n’avait pas été acceptée par l’Office. Or, la décision attaquée ne permet pas de parvenir à cette conclusion. La division d’opposition semble avoir simplement ignoré que cette demande avait été formulée.
26 Le dossier ne contient aucune indication selon laquelle la division d’opposition avait ou avait l’intention d’inviter l’opposante à apporter la preuve de l’usage sérieux et à fixer la période pertinente ainsi que la date jusqu’à laquelle les preuves devaient être produites.
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27 Par ailleurs, la décision attaquée ne contient aucune mention de la demande de la requérante.
28 Dès lors, il est clair que l’examen de la preuve de l’usage, comme demandé à juste titre en l’espèce, constitue une étape préalable indispensable qui doit être tranchée avant que toute application pertinente ou significative de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE puisse avoir lieu, étant donné qu’elle définit non seulement l’étendue de la similitude des produits ou des services et le point de vue du public pertinent, mais également si la procédure elle-même doit même avoir lieu ou être immédiatement rejetée en l’absence d’un usage approprié (-08/03/2013, 498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 35; 28/03/2012,-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 45 et jurisprudence citée).
29 Les observations de la demanderesse, dans la demande de réponse aux observations de l’opposante sur le mémoire exposant les motifs du recours, ne sont pas tardives au regard de l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE. En fait, la chambre de recours a dû aborder la question de la demande de preuve de l’usage oubliée de sa propre initiative.
30 Il est vrai qu’en vertu de l’article 27, paragraphe 2, du RMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours et, le cas échéant, du recours incident est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours et, le cas échéant, dans le recours incident. Toutefois, les questions de droit non soulevées par les parties sont examinées par la chambre de recours lorsqu’elles concernent des formes substantielles ou lorsqu’il est nécessaire de les résoudre afin de garantir une correcte application du RMUE au regard des moyens et demandes présentés par les parties.
31 La division d’opposition ne peut pas simplement ignorer une demande de preuve de l’usage en raison d’un oubli. L’Office est tenu d’examiner les demandes qui ont été valablement formulées au cours de la procédure d’opposition, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE.
32 Même si la demande n’a pas été ignorée de façon involontaire, la décision attaquée ne contient aucun raisonnement sur les motifs pour lesquels la demande a été rejetée.
Toutefois, les décisions de la division d’opposition sont motivées, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE.
33 Par conséquent, la demande de preuve de l’usage des marques antérieures concerne des formes substantielles, qui doivent être examinées même si elles n’ont pas fait l’objet d’objections de la part de la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours.
34 Ainsi qu’il découle tant du treizième considérant de la directive que du vingt-quatrième considérant du RMUE, l’exigence de preuve de l’usage s’explique par le fait que la protection d’une marque antérieure n’est justifiée que dans la mesure où celle-ci a effectivement été utilisée conformément aux normes juridiques appropriées
(12/03/2003,-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 38).
35 La demande de preuve de l’usage sérieux faite par la demanderesse de marque ajoute cette question préalable à la procédure d’opposition et, en ce sens, modifie son contenu, dans la mesure où elle constitue une allégation nouvelle et spécifique liée à des considérations factuelles et juridiques distinctes de celles ayant donné lieu à l’opposition à l’enregistrement d’une MUE (18/10/2007, T 425/03-, AMS Advanced Medical Services, EU:T:2007:311, § 112; 13/09/2010, 292/08-, Often, EU:T:2010:399, § 32).
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36 Cette omission constitue clairement une violation des formes substantielles qui peut très bien avoir eu une incidence sur le résultat et la portée de la décision attaquée, en particulier sur la motivation du rejet de la demande de marque et, par conséquent, sur la possibilité pour les parties concernées d’exercer leurs droits de la défense [13/11/2018, R 943/2018-5,
Tutti frutti FROZEN yogurt (fig.)/Tropi frutti et al., § 21; 05/09/2017, R 1984/2016-5,
Dermicin/Dermomycin Cort et al., § 22).
37 Une fois que la demanderesse avait demandé la preuve de l’usage au titre de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, la division d’opposition était tenue, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, d’inviter l’opposante à apporter la preuve de l’usage de ses marques antérieures ou à démontrer l’existence de justes motifs pour le non-usage, dans un délai déterminé.
38 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion en raison des similitudes entre les signes associées à l’identité et à la similitude entre les produits et services contestés et les produits antérieurs de la marque de l’Union européenne no 3 265 584 telle qu’enregistrée. Si la division d’opposition avait donné suite à la demande de preuve de l’usage formulée par la demanderesse, la comparaison entre les produits et services contestés et les produits antérieurs tels qu’ils sont utilisés (plutôt qu’enregistrés) aurait pu aboutir à un résultat différent.
39 Par conséquent, un délai doit être accordé à l’opposante pour apporter la preuve de l’usage de ses marques antérieures et la demanderesse doit être autorisée à présenter ses observations sur les preuves de l’usage déposées. Par la suite, une décision sur la question préalable de l’usage sérieux et une décision sur le fond de l’opposition peuvent être prises.
40 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la décision attaquée est annulée et l’affaire est renvoyée à la division d’opposition. Il découle du cadre institutionnel de l’Office entre la division d’opposition et les chambres de recours que la preuve de l’usage et le risque de confusion doivent en principe être appréciés en premier lieu par la première instance (22/03/2007-, 364/05, Pam Pluvial, EU:T:2007:96, §-39). Cela est d’autant plus vrai que les parties seraient autrement privées d’une instance unique [15/03/2021, R 1123/2018-1, Jules Gents (fig.)/Joules].
Sur la demande de deuxième cycle
41 Compte tenu de l’erreur de procédure substantielle commise par la division d’opposition, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la demanderesse d’une deuxième série d’observations dans la procédure de recours conformément à l’article 26 du RDMUE, étant donné que cela ne ferait que retarder la procédure.
42 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée et l’affaire renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE.
Frais
43 Étant donné que le recours est accueilli, que la décision attaquée est annulée et que l’affaire est renvoyée à la division d’opposition, la partie perdante doit normalement supporter les frais exposés par la partie gagnante. Toutefois, étant donné que la décision attaquée a été annulée en raison d’une violation des formes substantielles par la division d’opposition et
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qu’une nouvelle décision doit être rendue dans le cadre de la procédure d’opposition, il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais pour des raisons d’équité conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
44 En outre, la taxe de recours est remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE. La décision finale sur les frais de la procédure d’opposition relève de la compétence de la division d’opposition à la suite de son appréciation sur le fond de l’affaire.
14/03/2024, R 1920/2023-5, HIFLY/FLY LONDON (fig.) et al.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
4. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14/03/2024, R 1920/2023-5, HIFLY/FLY LONDON (fig.) et al.