LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 18 janvier 2024
Dans l’affaire R 2260/2022-1
Frank Nedder
Au bris de l’hélice 30 21271 Hanstedt Allemagne Titulaire/plaignant représentée par Uexküll & Stolberg Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB,
Beselerstraße 4, 22607 Hambourg, Allemagne
contre
axunio Pharma GmbH
Van-der-Smissen-Strasse 1
22767 Hambourg
Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB, Stralauer Platz 34,
10243 Berlin, Allemagne
Recours concernant la procédure d’annulation no 49603 C (enregistrement internationa l – bénéficiant d’une protection dans l’UE no 1179399)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composé de M. Bra (vice-présidente), E. Fink (rapporteure) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
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Décision
Faits
1. Frank Nedder (ci-après dénommé «le titulaire») est titulaire de l’enregistre me nt international bénéficiant d’une protection dans l’UE
enregistrée le 9 août 2013 pour les produits et services suivants:
Classe 5: Produits chimiques et pharmaceutiques, préparations chimiques à usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire, préparations biologiques àusage médical ou vétérinaire; préparations pharmaceutiques; Sérums; Antigènes;
Classe 35: Les services de commerce de groset de détail deproduits chimiques et pharmaceutiques, les préparations chimiques à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire, les produits biologiques à usage médicalet vétérinaire; préparations pharmaceutiques; Sérums; Antigènes.
2. Le 26 avril 2021, la société axunio Pharma GmbH (ci-après la «demanderesse») a demandé la déchéance de Marke pour défaut d’usage, conformément à l’artic le 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, pour tous les produits et services enregistrés.
3. Dans le délai imparti, le titulaire a présenté les documents suivants à l’appui de l’usage de la marque:
− Annexe 1: Autorisation de distribution en gros de médicaments délivrée par la ville libre et hanséatique de Hambourg le 6 mars 2017 pour AXXO Im- und Export GmbH;
− Annexe 2: «Management System Certificate» du 25 novembre 2016 concernant la certification ISO 9001 pour AXXO Im & Export GmbH en tant que «Internatio na l acting pharmaceutical company that focuses on finished dosage pharmaceut ica l pharmaceuticals, active pharmaceutical ingredients and recombinant human protéines (biotechnology)»;
− Annexe 3: Rapport d’un gala organisé à l’occasion du 20e anniversaire d’AXXO GmbH le 28 octobre 2017;
− Annexe 4: Extrait du registre du commerce de l’Amtsgericht Hamburg (tribunal de district de Hambourg) pour AXXO Im- und Export GmbH, qui indique l’objet de l’entreprise avec «commerce libre d’autorisation de marchandises de tous types, en particulier l’importation et l’exportation, le commerce de gros de médicaments ainsi que le trafic de stupéfiants soumis à autorisation conformément à l’article 3de la Betäubmittelgesetz»;
− Annexe 5: Extraits du site internet www.axxo.de intitulés «The whole AXXO-Team says thank you for the trustful cooperation in 2016» et «CphI Worldwide 2017»;
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− Annexe 6: Article intitulé «La participation est utile» de la revue «Osteuropainfor mationen», numéro 11/12-2018; on y lit notamment ceci: «AXXO opère dans le commerce international de matières premières et auxiliaires pharmaceutiques, de produits finis et deproduits biologiques, et assure, dans de nombreux pays, la représentation exclusive des fabricants de premium titulaires d’une autorisation de mise sur le marché de l’UE»;
− Annexe 7: Factures d’AXXO Im- und Export GmbH pour les années 2009 à 2012; Offre de matériel publicitaire à AXXO Im- und Export GmbH pour l’année 2016; une demande de réservation de la société AXXO GmbH pour un hôtelen Biélorussie pour la période 7-10. Décembre 2017;
− Annexe 8: Photographies non datées de différents emballages de produits portant la marque contestée. Ils portent en outre la mention «AXXO Im & Export GmbH» et désignent des tiers différents entant que fabricants;
− Annexe 9: Extrait de l’encyclopédie «The Merck Index»;
− Annexe 10-14: Impressions du site internet https://pubchem.ncbi.nlm.nigh.gov/ sur différentes substances;
− Annexe 17: Extrait du livre «Pharmaceutical Chemistry» de Christine M. Bladon, 2002;
− Annexe 16: Extrait du livre «The Chemotherapy Source Book (Fourth Edition)» de Michael C. Perry, 2008;
− Annexe 17: Article «Antibodies to fentanyl», The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, vol. 192, no 2, p. 489 et suivantes;
− Annexe 18: Déclaration du titulaire du 17 septembre 2021 en sa qualité de gérant d’AXXO Import- und Export GmbH;
− Annexes 19-20: Factures d’AXXO Im- und Export GmbH pour les années 2015 à 2021, notamment adressées à des destinataires dans l’UE.
4. Par décision du 11 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la divis io n d’annulation a déclaré la déchéance partielle des effets de l’enregistrement internatio na l avec effet au 26 avril 2021, à savoir pour les produits et servicessuivants:
Classe 5: Produits chimiques et pharmaceutiques, préparations chimiques à usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire, préparations biologiques àusage médical ou vétérinaire; préparations pharmaceutiques; Sérums; Antigènes;
Classe 35: Services de vente au détail deproduits chimiques et pharmaceutiques, préparations chimiques à usage médical, pharmaceutiqueet vétérinaire, produits biologiques à usage médical et vétérinaire; préparations pharmaceutiques; Sérums;
Antigènes.
5. Elle a rejeté la demande en déchéance pour le surplus, à savoir pour les servicessuivants:
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Classe 35: Services devente en gros deproduits chimiques et pharmaceutiques, préparations chimiques à usage médical, pharmaceutiqueet vétérinaire, produits biologiques à usage médical et vétérinaire; préparations pharmaceutiques; Sérums; Antigènes. et a condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens.
6. La division d’annulation s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– Les documents produits démontrent, dans leur ensemble, un usage sérieux de la marque contestée pour des services de vente en gros dans les domaines des produits médico-pharmaceutiques, des préparations chimiques àusage médical, pharmaceutique et vétérinaire, des préparations biologiquesà usage médical et vétérinaire; préparations pharmaceutiques; Sérums; Antigenon compris dans la classe 35. Il ressortirait des explications du titulaire et de l’usageque la marque est utilisée pour le commerce d’importations et d’exportations quisont fabriqués par des entreprises tierces et les produits et substances pharmaceutiques vendus. Dans les factures, différentes sociétés depays différents, notamment la Chine, l’Inde, l’Argentine, l’Espagne et l’Allemagne, sont citées en tant que producteurs.
– En revanche, pour les autres produits et services enregistrés compris dans les classes 5 et 35, il n’y aurait pas d’usage sérieux de la marque.
– Il n’y aurait pas lieu de déduire des explications du titulaire ni des documents produits- que la marque est également utilisée pour des services de vente au détail ou pour des produits dans le Klasse 5. Il ressort des documents produits que les produits – commercialisés ne proviennent pas du titulaire.
7. Le titulaire a formé un recours le 21 novembre 2022, qu’il a motivé le 14 mars2023. Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la déchéance de lamarque demandée avait été prononcée pour les produits de la classe 5 (voir point4) et au rejet de la demande en déchéance dans la mesure où elle était demandée.
8. Par mémoire du 26 avril 2023, la requérante a présenté ses observations et demandé le rejet du recours avec condamnation aux dépens.
Exposé et arguments des parties
9. Les arguments avancés par le titulaire dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent êtrerésumés comme suit:
– Les documents étaient suffisants pour prouver l’usage de la marque contestée également pour les produits enregistrés compris dans la classe 5.
– La division d’annulation exposerait à juste titre que lesproduits présentés montrent la marque contestée sur chaque produit livré ou surson emballage. En outre, elle constate
à juste titre que la marque contestée se trouve sur chacune des factures produites qui se rapporte à la vente de ces produits.
– Selon la jurisprudence (12/12/2014, T 105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070) et la pratique décisionnelle de l’EUIPO (section 7-, point 6.1.2.3, des directives de l’EUIPO), l’apposition d’une marque sur des produits ou sur leur emballage constitue
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toujours un usage fonctionnel de la marque pour les produits concernés, c’est-à-dire, en l’espèce, pour les produits enregistrés relevant de la classe 5.
– La marque contestée étant apposée sur les préparations relevant de la classe 5 représentées dans la décision attaquée, une différence par rapport à cemotif serait nécessaire. Celle-ci n’aurait pas été donnée en début de compte. À cela s’ajoute que la marque contestée est également clairement reconnaissable sur les factures produites. Dans l’ensemble, il serait incompréhensible et, en définitive, erroné en droit de conclure à l’absence d’usage sérieux pour les produits de la classe 5.
– Le fait que le contenu des produits commercialisés par le titulaire sous la marque contestée provient de sociétés tierces serait dénué de pertinence aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque pour ces produits. Ce qui est déterminant, c’est que lamarque apposée soit apposée sur les emballages du produit, de sorte que le titulaire démontre qu’il assume la responsabilité du produit. Cela aurait été connu de la divisiond’annulation.
– Indépendamment de cela, le fait que les produits commercialisés n’aient pas été fabriqués par le titulaireserait tout à fait usuel dans une économie divisée par le travail, y compris dans le domaine des médicaments à usage télé, et ne s’opposeraitpas à un usage sérieux pour les produits litigieux compris dans la classe 5. Ainsi, de nombreuses entreprises pharmaceutiques utilisent aujourd’hui d’autres entreprises qui fabriquent ces préparations en tant que sous-traitants. Dans ce cas, ces préparations n’émanent jamais, à proprement parler, du titulaire, car elles n’ont pas été fabriquées par celui-ci. Néanmoins, la commercialisation despréparations désignées par la marque constituerait un usage propre à assurer le maintien des droits par le titulaire.
10. Les arguments avancés par la requérante dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Conformément à la jurisprudence du Tribunal dans l’affaire «Jello Schuhpark» (13/05/2009, T 183/08-, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156), les éléments de preuve qui prouvent uniquement la dénomination sociale ou l’activité commerciale du titulaire dela marque ne sauraient servir à distinguer d’éventuels produits du titula ire de la marque des produits comparables de tiers.
– Les factures et les illustrations de matériaux d’emballage des produits à exporter montrent clairement que les produits provenaient d’autresfirmes (principale me nt d’autres pays de l’UE). Dans la mesure où la preuve invoquée servirait demoyen, voire du moins, à prouver l’existence de services de vente en gros et d’exportation, elle ne prouverait pas automatiquement l’usage propre à assurer le maintien des droits pour les produits de la classe 5.
– Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’apposition de la- marque de l’Union européenne sur des produits ou sur leur emballage constitue également un usage sérieux dans l’Union. L’objectif de cette disposition serait de protéger également les titulaires demarques qui produisent exclusivement ou principalement des produits destinés à l’exportation. En revanche, la simple importation dans l’UE par un importateur qui exporte ensuite les marchandises vers un autre État membre de l’Union ne serait pas suffisante [09/12/2015, T-354/14, Zumex (fig.)/JUMEX, EU:T:2015:947, § 62].
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– La simple importation du produit sur le territoire de l’Union en vue d’une réexportation vers un autre État membre de l’Union n’est pas de nature à créer ou à maintenir des partsde marché au profit des produits visés par la marque contestée. Seules ces activités sontproposées par le titulaire. AXXO Im- und Export GmbH ne fabrique pas de produits de la classe 5 à des fins d’exportation, mais se contente d’importer des produits fabriqués par des entreprises tierces en dehors de l’UE et de les réexporter vers un autre pays de l’UE.
Considérants
11. Le recours est recevable, mais non fondé. C’est à juste titre que la division d’annulat io n aclarifié la nullité des effets de l’enregistrement international pour tous les produits enregistrés compris dans la classe 5, conformément à l’article 198, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Étendue du recours
12. Conformément à l’article 21, paragraphe 1, du RDMUE, le titulaire a limité le recours en ce sens qu’il ne conteste la nullité que pour les produits de la classe 5. Le recours porte donc sur les produits suivants:
Classe 5: Produits chimiques et pharmaceutiques, préparations chimiques à usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire, préparations biologiques àusage médical ou vétérinaire; préparations pharmaceutiques; Sérums; Antigènes.
13. L’annulation des services de vente au détail compris dans la classe 35 (point4) ainsi que le rejet de la demande en déchéance pour les services de commerce de gros compris dans la classe 35 (point5) sont déjà devenus définitifs.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
14. Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Unio n européenne estdéclarée déchue sur demande si, pendant une période ininterrompue de cinq
Jahren, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Si une cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire de la déchéance n’est déclaré déchu de ses droits conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE que pour ces produits ou services.
15. Conformément à l’article 198 du RMUE, cette disposition s’applique mutatis mutand is aux enregistrements internationaux protégés dans l’UE.
16. La demande en nullité a été déposée le 26 avril 2021. Le titulaire devaitdonc prouver un usage sérieux de la marque contestée au cours de la période allant du 26 avril 2016 au 25 avril 2021 inclus.
17. Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, à savoir l’identité d’origine desproduits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de la créationou de la conservation d’un débouché pour ces produits et services, ce qui exclut tout usage symbolique aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. Un usage sérieux suppose également que la marque telle
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qu’elle est protégée sur le territoire pertinent soit utilisée publiquement et vers l’extérie ur (19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 29; 11/03/2003, C-40/01, Minima x,
EU:C:2003:145, § 37, 43; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 39.
18. Le caractère sérieux de l’usage de la marque doit être apprécié sur la basede l’ensemb le des faits et des circonstances permettant d’établir l’exploitation effective de la marque dans l’entreprise; il s’agit notamment des usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou services, les caractéristiques du marché ainsi que l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 29; 11/03/2003, C-40/01, Minima x, EU:C:2003:145, § 43. Toutefois, l’objectifde l’anticipation de l’usage sérieux n’est pas d’apprécier la réussite commerciale ou d’examiner la stratégie économique d’une entreprise (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 36-38). Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Même un usage minime, lorsqu’il est effectivement justifié d’un point de vue économique, peut être considéré comme suffisa nt pour établir l’existencede la force sérieuse (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72; 13/04/2016, T-81/15, Synthesis, EU:T:2016:215, § 37.
19. Conformément à l’article 19, paragraphes 1 et 3. La phrase du RDMUE, lu en combina iso n avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, est nécessaire pour prouver l’usage propre àassurer le maintien des droits de la marque de l’Union européenne pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée. Les éléments de preuve recevables sont notamment les emballages, les étiquettes,les prix, les catalogues, les factures, les photographies, les annonces dans les journaux et les déclarations écrites conformément à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
20. Dans les procédures de déchéance pour non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque, car on ne saurait attendre de la demanderesse en nullité qu’elle apporte la preuve d’un fait négatif. Il appartient donc au titulaire d’apporter la preuve de l’usage sérieux au sein de l’Unioneuropéenne ou d’écarter de justes motifspour le non- usage (22/10/2020, C-720/18 & C-721/18, Testarossa, EU:C:2020:854, § 78, 79).
21. L’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque surle marché concerné (12/12/2002, T-
39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, §
28.
22. Les documents produits (annexes 1 à 20) ne sont pas de nature à prouver uneutilisat io n sérieuse de la marque contestée pour les produits enregistrés compris dans la classe 5.
23. Tout d’abord, il y a lieu de constater que le titulaire se réfère aux mêmes documents que ceux que la division d’annulation a jugés suffisants pour les services de commerce de gros aux fins de la preuve relative aux produits de la classe 5.
24. En vertu de cette disposition, l’entreprise dirigée par son titulaire dispose d’une autorisation de distribution en gros de médicaments (annexe 1) et est certifiée conformément à une norme ISO qui n’est pas précisée(annexe 2). Le rapport sur le 20e anniversaire décrit le noyau de l’entreprise comme étantle «développement et l’achat de
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substances actives pour l’industrie macérienne» (annexe 3). Le dernier paragraphe est incomplet («AXXO est directement accessible à divers fabricants de produits pharmaceutiques finis sur le marché allemand avec leurs propres produits finis sous la marque principale AXXO.»). Le rapport neconfirme donc pas que la marque a été utilisée en 2017 pour les produits litigieux. Selon le registre du commerce, l’objet de l’entreprise est «le Handel exempt d’autorisation pour tous les types de marchandises, en particulie r l’importation et l’exportation, le commerce de gros de médicamentsà distance ainsi que le trafic de stupéfiants soumis à autorisation conformément à l’article 3 dela loi sur l’étourdissement» (annexe 4). Cela n’inclut pas la fabrication desproduits litigieux. La participation à la «CphI Worldwide 2017» est également dépourvue designification, car on ne voit pas quels produits ou services y ont été proposéssous la marque contestée. Aux termes de l’article intitulé «Les participations sont utiles» (annexe6): «AXXO opère au niveau international dans le commerce international de matières premières et auxilia ir es pharmaceutiques, de produits finiset de produits biotechnologiques et assure la représentation exclusivedes fabricants de premium agréés par l’UE dans les pays. AXXO est elle-même titulaire d’une autorisation de distribution en gros de médicaments de l’UE et d’un PGD de l’UE pour le commerce de substances actives. […] Dans le secteur de l’Europe de l’Est, l’un de nos traits distinctifs est que nous sommes proches des clients dès leur développement jusqu’à l’enregistrement et l’approvisionnement». [Souligne me nt ajouté par la chambre de céans]. Il mentionne également la participation à des usines pharmaceutiques en tant qu’investissement tournévers l’avenir. Ces déclarations ne prouvent pas non plus que le titulaire se présente sur le marché en tant que producteur des produits litigieux et ne sont donc pas de nature à prouver l’usage de la marque pour ces produits.
25. Par conséquent, l’argumentation du titulaire se fonde uniquement sur les factures et les images des produits (annexes 7 et 8). Compte tenu des documents précités, qui concernent exclusivement un usage de la marque pour desservices de vente en gros, cela ne saurait suffire à établir l’usage propre à assurer le maintien des droits pourles produits compris dans la classe 5.
26. Ainsi que la division d’annulation l’a exposé à juste titre, lamajorité des produits forment non seulement la marque contestée avec l’élément additionnel AXXO Im & Export GmbH, mais également le fabricant concerné. Compte tenu de cette mention expresse d’un autre fabricant, le consommateur ciblé n’a aucune raison de comprendrela marque contestée comme une indication de l’origine de ces produits de l’entreprise du titulaire de- l’enregistrement. Le titulaire n’a nullement étayé son affirmation selonlaquelle il aurait externalisé la fabrication des produits en cause et que les entreprises tierces précitées fabriquaient des produits en son nom. Sa déclaration à cet égard (annexe 18) n’a qu’une valeur probante limitée en tant que simple déclaration des parties et n’est pas étayée par des éléments de preuve indépendants. Au contraire, les autres documents indiquent queles activités du titulaire dans le domaine de la fabrication de médicaments se limitent à la participation à des entreprises tierces (voir point24). Il n’existe en outre aucune preuve qu’il fabrique les produits litigieux sous la marque contestée, par exemple une autorisatio n de mise sur le marché ou une autorisation de fabrication.
27. L’objection selon laquelle la division d’annulation aurait reconnu que la marque était apposée sur les produits faisant l’objet du commerce de gros ne saurait suffire. Un même acte ne peut pas prouver simultanément l’usage propre à assurer le maintien des droits de
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la marque contestée pour différents produits et services, c’est-à-dire tant pour les produits- litigieux compris dans la classe 5 que pour le commerce de gros de ces produits.
28. C’est donc à juste titre que la division d’annulation a nié l’existence d’un usage sérieux de la marque contestée pour les produits enregistrés compris dans la classe 5.
29. Il convient de rejeter le recours.
Coûts
30. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, le titulaire, en tant que partie qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure de nullité, dans laquelle chaque partie a partiellementsuccombé et obtenu gain de cause, la division d’opposition a décidéque chaque partie supporte ses propres dépens conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
31. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE, ainsi qu’à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE, il convient de fixer, en faveur de la demanderesse, les frais de représentation à 550 EUR pour la procédure de recours.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le recours est rejeté.
2. Le titulaire doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR.
Signé Signé Signé
M. Bra E. Fink C. Bartos
Greffier
Signé
P.P. Nafz
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