LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 9 juillet 2024
Dans l’affaire R 1578/2023-1
Serana Europe GmbH
Route de village 17A
14641 Pessine Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Boesling IP Rechtsanwälte PartG mbB, Große Elbstraße 86, 22767 Hambourg,
Allemagne
contre
Cytogen Produits pour Medizin + Forschung GmbH
Nordwalderstr.120
48268 Greven
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par RDP Röhl — Dehm & Partner, Moritzplatz 6, 86150 Augsburg, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3162846 (marques de l’Union européenne – no 18567545)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (vice-présidente), E. Fink (rapporteure) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
09/07/2024, R 1578/2023-1, Prenaplus/PrenaSure (fig.) et al.

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Décision
Faits
1. Par une demande déposée le 28 septembre 2021, Serana Europe GmbH (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Prenaplus
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 1: les médiascytogénétiques utilisés à des fins industrielles; les médias cytogénétiques destinés àdes fins lucratives; les médias cytogénétiques destinés à des fins techniques;
Classe 5: les milieuxcytogénétiques à usage médical; les milieux cytogénétiques utilisés àdes fins vétérinaires; médias cytogénétiques à usage pharmaceutique.
2. Le 25 janvier 2022, Cytogen Produkt für Medizin + Forschung GmbH (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, conformément à l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
3. Elle a fondé son opposition sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque figurative allemande no 30 2015 050 678

demandée le 19 août 2015 et enregistrée le 27 juillet 2016 pour les serviceset services suivants:
Classe 5: Produits de diagnostic à usage médical;
Classe 42: Laréalisation d’essais scientifiques; services et recherchesscientifiques et technologiques;
Classe 44: servicesmédicaux; Conseils en matière de santé.
b) Marque verbale notoirement connue en Allemagne et en Autriche
Prenaplus
pour les produits suivants:
Classe 1: Lesmédias cytogénétiques utilisés à des fins scientifiques;
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Classe 5: Milieu de croissance pour diagnostics génétiques humains in vitro; un dispositif de diagnostic in vitro humain; médias cytogénétiques à usage médical et pharmaceutique.
c) Marque non enregistrée «Prenaplus», utilisée dans la vie des affaires en Allema gne pour un milieu de croissance pour des diagnostics génétiques in vitro humains; un dispositif de diagnostic in vitro humain; médias cytogénétiques.
d) La marque non enregistrée «Prenaplus» est utilisée dans la vie des affaires à Bulga r ie n en République tchèque et en Autriche pour un milieude croissance destiné à des diagnostics in vitro humains; un dispositif de diagnostic in vitro humain; médias cytogénétiques.
4. Avec le mémoire exposant les motifs de son opposition, l’opposante a produit, le 15 août 2022, les annexes W1 à W16 afin d’étayerles droits antérieurs invoqués.
5. Avec sa réplique, la demanderesse a transmis, le 12 octobre 2022, les annexes A1 à A12 afin de contester l’existence des droits antérieurs non enregistrés.
6. Le 16 février 2023, l’opposante a produit d’autres documents (annexes W19 à W40) afin de compléter la motivation des droits antérieurs non enregistrés.
7. Par décision du 20 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejetéla demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité et a condamné la demanderesse aux dépens.
8. Elle s’est fondée, pour l’essentiel, sur les motifs suivants:
− L’opposition sera d’abord examinée au regard de la marque allemande antérieure no 30 2015 050 678 (point 3a) et de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− La cytogénèse porte essentiellement sur l’examen du chromosomeet examine les effets de la génétique sur les processus cellulaires et, partant, sur l’apparition et l’évolution ultérieure des maladies.
− Les produits contestés compris dans la classe 5 seraient au moins moyens et les produitscontestés compris dans la classe 1 seraient au moins faiblement similaires aux produits de la marque antérieure. Tant les produits contestés que les produits antérieurs peuvent être utilisés comme agents gnostiquesde diagramme, coïncident à tout le moins sur le plan de la finalité,de la commercialisation et des consommate urs.
Enoutre, les produits contestés compris dans la classe 5 concorderaient avec les produits antérieurs par leur nature.
− Le public pertinent serait composé de professionnels qualifiés du domaine de la recherche et de la santé et aurait un degré d’attention élevé.
− La demanderesse n’aurait pas démontré que l’élément commun «Prena» constitua it une abréviation usuelle de «prénatal». Étant donné que l’élément est dépourvu de signification pour les consommateurs germanophones et, tout au plus, allusif, il serait distinctif.
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− L’élément «sure» de la marque antérieure serait constitué d’un mot usuel de la langue anglaise et serait compris par le public spécialisé pertinent, signifiant «qu’il y a quelque chose de certain». En tant qu’indication d’un fonctionnement sûr des produits, il ne serait pas distinctif.
− L’élément «plus» de la marque contestée serait associé à un avantage, à une préférence ou à un peu positif ou serait compris comme une indication d’une valeur plus élevée et n’aurait pas non plus de caractère distinctif.
− Les éléments graphiques de la marque antérieure ne seraient pas distinctifs.
− Les signes à comparer seraient visuellement et phonétiquement plus prochesque la moyenne. Ils concordaient par leurs débuts distinctifs «Prena». Les différences se limiteraient à des éléments non distinctifs.
− Sur le plan conceptuel, les signes seraient dissemblables en raison des significat io ns différentes de «sure» et «plus». Toutefois, en raison de l’absence de caractère distinctif de ce stock, cette différence n’aurait pas d’incidence significative sur l'- appréciation du risque de confusion.
− Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure serait moyen, étant donné que la marque dans son ensemble n’a pas de signification en ce qui concerne les produits litigieux.
− Compte tenu de la similitude visuelle et phonétique des signes supérieure à la moyenne, des débuts identiques des signes «Prena», du caractère distinctif moyen de la marque antérieure ainsi que des produits à tout le moins faiblement similaires, il existerait un risque de confusion malgré l’attention accrue des consommateurs.
− Étant donné que l’opposition a déjà été accueillie sur la base de la marque allemande antérieure no 30 2015 050 678 (point 3a) et de l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs et motifs d’opposition invoqués.
9. Le 24 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours qu’elle afondé le 21 septembre 2023. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée, au rejet de l’opposition dans son intégralité et à la condamnation de l’opposante aux dépens.
10. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a fait valoir, en substance, que la syllabe initiale«Prena-» était, en ce qui concerne les produits en cause, par le public allemand ciblé, en tant qu’abréviation du mot anglais «prenatal» (dans la langue de laprocédure: «prénatal») et donc comprise comme une référence au champ d’applicationdes produits concernés dans le diagnostic prénatal. En raison de son sens- descriptif, l’élément commun «Prena-» serait dépourvu de caractère distinctif. L’identité de cet élément ne saurait doncfonder un risque de confusion. Les produits en conflit seraient certes similaires, mais pas identiques et le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble serait faible. Compte tenu du niveau d’attention élevé du public spécialisé ciblé, il n’existerait donc pas derisque de confusion.
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11. Afin de prouver la signification descriptive de l’élément «Prena-» et lecaractère usuel de son utilisation dans le domaine médical et sanitaire, la demanderesse a produit les annexes
B1 à B55.
12. Par mémoire du 29 novembre 2023, l’opposante a présenté ses observations. Elle a conclu à cequ’il plaise au Tribunal de rejeter la réclamation avec condamnation aux dépens.
13. Elle a fait valoir, en substance, que la demande d’enregistrement de la marque contestée avait été faite de mauvaise foi, que les produits en conflit étaient en partie identiques et, par ailleurs, hautement similaires et que les signesà comparer étaient, respectiveme nt, hautement similaires ou d’une similitude supérieure à la moyenne. Les documents produits par la demanderesse dans la procédure de recours devraient être rejetés comme tardifs. Ils contiennent de nouveaux arguments et ne sauraient être considérés comme desdocuments animés. En outre, la demanderesse aurait eu la possibilité de produireces preuves dès le stade de la première instance.
14. Le 15 mai 2024, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure jusqu’à la clôture définitive de l’action en nullité pendante devant le LandgerichtBielefeld contre la marque allemande antérieure no 30 2015 050 678 (point 3a). Étant donné que la marque n’est pas utilisée dans la vie des affaires, l’action en déchéance aurait de fortes chances des’ensuivre.
15. Le 4 juin 2024, l’opposante a retiré l’opposition fondée sur la marque allemande antérieure no 30 2015 050 678 (point 3a).
Considérants
16. Le recours est recevable conformément aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE.
17. Dans la mesure où la division d’opposition a fondé le rejet de la demanded’enregistre me nt sur une marque antérieure qui, à la suite du retrait partiel de l’opposition, n’est plusl’obje t de la procédure.
Sur la prise en compte des documents produits pour la première fois avec la plainte
18. Avec le recours, la demanderesse a produit de nombreux documents prouvant l’utilisat io n descriptive de l’élément «Prena-» (voir point11).
19. Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peuttenir compte des preuves produites pour la première fois dans le cadre du recours que si elles sont pertinentes à première vue pour l’issue de la procédure et si elles complètent des documents déjà produits dans les délais ou servent à contester desconstatations de première instance.
20. Lesdites conditions sont ici remplies. Les documents produits dans le cadre du recours concernent l’utilisation descriptive de l’élément «Prena-» contenu dans les deux marques. Ils sont donc, à première vue, pertinents pour l’appréciation de la similitude des signes et du caractère distinctif de la marque antérieure. En première instance, la demanderesse avait déjà fait valoir l’utilisation descriptive de l’élément «Prena-» dansle domaine du diagnostic prénatal en l’espèce. Dans la décision attaquée, ladivision d’opposition a rejeté cette objection comme non étayée. Les documents désormais produits avec le recours servent donc à étayercette constatation de la division d’opposition.
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21. La chambre de céans décide donc, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, que ces documents doivent être pris en considération dans la suite de la procédure.
Sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
22. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne doit être rejetée suropposition du titulaire d’une marque antérieure lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitudedes produits et des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée, le risque de confusion comprenant le risque d’association avec la marque antérieure.
23. La division d’opposition a examiné l’opposition sur la base de la marque allema nde antérieure no 30 2015 050 678 (point 3a) et a rejeté la demande d’enregistrement contestée en ce qui concerne cette marque en raison d’un risque de confusion.
24. Selon la jurisprudence, la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée doit être valable non seulement au moment de la publication de la demande d’enregistrement de la marque contestée, mais également à la date de la décision de la chambre de recours
[28/05/2020, T-84/19 & T-88/19 — T-98/19, We Intelligence the World (fig.)/DEVIC E
OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 45; 14/02/2019,-T
162/18, ALTUS (fig.)/ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 41. Avec le retrait de l’opposit io n fondée sur la marque allemande antérieure, cette décision ne peut plus être maintenue, car cette marque n’est plus l’objet de la procédure. Il s’ensuit quela décision attaquée doit être annulée sur ce point.
25. En ce qui concerne l’examen en suspens des autres droits antérieurs invoqués (points 3b à 3d), la chambre de recours, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré parl’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, renvoie l’affaire à la divis io n- d’opposition pour un examen plus approfondi. Il convient tout d’abordde constater que les documents produits à titre complémentaire par l’opposante le 16 février 2023 pour étayer ses droits antérieurs (voir point6) ont certes été communiqués à la demanderesse, mais qu’elle n’a pas encore eu l’occasion de présenter des observations sur ces documents. La division d’opposition devra le faire a posteriori. En outre, elle devra prendre en considération les documents produits pour la première fois avec le recours, relatifs à la signification descriptive de l’élément «Prena-», qui a été régulièrement introduit dansla procédure (voir point20).
Coût
26. Étant donné qu’aucune partie n’a obtenu gain de cause à l’issue de la procédure de recours et qu’aucune partien’est inexistante, la chambre de recours décide, pour des raisons d’équité, que chaque partie supporte ses propres dépens dans la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE. La décision sur les dépens de la procédure d’opposition est réservée à la décision sur le fond.
09/07/2024, R 1578/2023-1, Prenaplus/PrenaSure (fig.) et al.

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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée.
2. L’affaire est renvoyée devant la division d’opposition pour un examen plus – approfondi.
3. Chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la procédure de recours.
Signé Signé Signé
M. Bra E. Fink C. Bartos
Greffier
Signé
p.o. M. Chaleva
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