LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 8 novembre 2022
Dans l’affaire R 106/2022-5
Neopharm Gentili S.p.A.
Milan, Italie Opposante/requérante représentée par Con Lor S.p.A., Milan (Italie) contre
Gat patient diseases diseases S.r.l. Demanderesse/défenderesse Bologne (Italie) représentée par Agazzani & Associati S.r.l., Bologne (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 124 118 (demande de marque de l’Union européenne no 18 205 863)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 mars 2020, ciblant Gut KG S.r.l. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LIMENORM
pour les produits suivants, tels que limités le 25 janvier 2021:
Classe 5 — Compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments nutritionnels pour le contrôle du poids du corps; compléments alimentaires diététiques pour personnes ayant des besoins diététiques particuliers.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 17 mars 2020.
3 Le 16 juin 2020, Neopharm Gentili S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque en cause pour tous les produits énumérés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
5 L’opposante a fondé l’opposition, entre autres, sur l’enregistrement de la marque verbale italienne no 1 474 370
LIPONORM
déposée le 4 janvier 2012 et enregistrée le 17 janvier 2012 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
6 Par décision du 14 décembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion. En particulier, la division d’opposition a constaté ce qui suit:
– L’opposante a fondé son opposition non seulement sur l’enregistrement de la marque italienne no 1 474 370, mais aussi sur deux autres droits, à savoir l’enregistrement de la marque italienne no 651 433 et l’enregistrement de la marque italienne no 1 018 660. Toutefois, il est clair qu’il ne s’agit pas de deux autres droits, mais simplement de la même marque, désignée sous un numéro différent, au cours des périodes précédant le renouvellement final qui correspond à l’enregistrement de la marque italienne no 1 474 370.
– La requérante a demandé à l’autre partie devant la chambre de recours de fournir la preuve de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation de la preuve de l’usage produite (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49,
§ 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits
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revendiqués, ce qui est la meilleure façon d’examiner l’argumentation de l’opposante.
Les produits
– Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison exhaustive des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera donc effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est le meilleur moyen pour l’opposante d’examiner l’opposition.
Public pertinent — niveau d’attention
– Les produits qui sont, en théorie, identiques s’adressent à la fois au grand public et à une clientèle commerciale composée de personnes disposant de connaissances et de compétences spécifiques de qualité professionnelle.
– La division d’opposition rappelle en général que la classe 5 comprend essentiellement des produits pharmaceutiques et autres produits à usage médical ou vétérinaire.
– Le niveau d’attention est considéré comme relativement élevé dans la mesure où l’utilisation de compléments alimentaires et de préparations diététiques; compléments nutritionnels pour le contrôle du poids du corps; les compléments diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers, même s’ils sont vendus sans ordonnance, peuvent affecter la santé des consommateurs.
Les signes
– Le territoire pertinent est l’Italie.
– Les deux marques contestées sont des marques verbales.
– La division d’opposition partage les observations de la demanderesse concernant l’intelligibilité, dans le contexte de la marque antérieure, de deux éléments, à savoir le préfixe «LIPO-», qui est utilisé comme premier élément de mots composés dans la terminologie scientifique, ce qui indique la relation avec les lipides et l’abréviation «NORM», qui sera comprise comme un élément utilisé pour indiquer le concept de «normalisation» et de
«réglementation». En raison du fait que les produits visés par les marques en cause sont des produits à usage médical, et notamment des produits diététiques, il est clair que ces significations donnent lieu à des éléments faibles, puisqu’ils décrivent certaines caractéristiques possibles des produits dans leur ensemble, ou de produits ayant une fonction réglementaire pour certains types de graisses.
– En ce qui concerne la marque contestée, la division d’opposition considère, en revanche, que les consommateurs pertinents ne reconnaîtront immédiatement aucune signification et ne feront aucune distinction entre les éléments «LIME» (qui indiquent en eux-mêmes un type d’activité agricole) et «NORM» (qui aurait la signification susmentionnée), étant donné qu’ils ne donnent pas lieu
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à un concept de signification spécifique. La marque contestée doit donc être considérée comme ayant un caractère distinctif normal.
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les deux premières lettres «LI» et les quatre dernières lettres «NORM». Ils diffèrent par les troisième et quatrième lettres des signes, qui sont «PO» dans le cas de la marque antérieure et «ME» dans la marque contestée.
– Compte tenu du caractère distinctif des éléments de la marque antérieure, la division d’opposition considère que les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
– Sur le plan conceptuel, si le public du territoire pertinent percevra les significations de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur le territoire en cause. Étant donné qu’aucune signification ne sera attachée à l’un des deux signes, les marques en cause ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
– L’opposante n’a pas explicitement indiqué que la marque est particulièrement distinctive en raison de l’usage intensif qui en a été fait ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
– Au vu de ce qui précède, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme relativement modeste pour l’ensemble des produits en cause.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
– Bien que la division d’opposition reconnaisse un certain degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes, résultant des lettres communes placées au début («LI») et à la fin («NORM») des signes, celle-ci est considérée comme étant inférieure à la moyenne, car considérée dans son ensemble, ils produisent des impressions globales très différentes, compte tenu également de la différence conceptuelle entre les signes et du caractère distinctif relativement modeste de la marque antérieure. Ces éléments de différenciation l’emportent sur les similitudes.
– Il peut n’exister aucun risque de confusion, même lorsque les produits sont identiques et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en cause [15/10/2020, T-2/20, BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE
(fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 79].
– Compte tenu de l’absence de caractère distinctif accru du signe de l’opposante; le degré de similitude visuelle et phonétique inférieur à la moyenne constatée entre les signes; compte tenu du fait que les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel et du niveau d’attention relativement élevé du public pertinent, la division d’opposition considère qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en cause, malgré la prétendue identité des produits.
7 Le 18 janvier 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. L’Office a reçu, le 25 mars 2022, le mémoire exposant les motifs du recours.
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8 Dans son mémoire en réponse, reçu par l’Office le 24 mai 2022, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés par l’opposante à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
– La division d’opposition n’a pas jugé approprié de procéder à une appréciation de la preuve de l’usage et a donc procédé à l’examen de l’opposition comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été démontré pour l’ensemble des produits revendiqués. L’opposante ne partage pas ce choix, car il existe un degré élevé de similitude entre les signes, une similitude entre les produits et la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, précisément en raison d’un usage prolongé sur le marché pendant de nombreuses années.
– La capacité distinctive intrinsèque du signe «LIPONORM» doit être considérée comme au moins normale, puisqu’il s’agit d’un terme fantaisiste. En outre, contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, l’opposante soutient que le caractère distinctif de la marque antérieure «LIPONORM» doit être apprécié non seulement par rapport au caractère distinctif intrinsèque qu’il convient de considérer comme normal à tout le moins, mais aussi et surtout par rapport à celui accru en raison de l’usage qui en a été fait pendant de nombreuses années sur le marché.
– Le produit pour lequel la marque «LIPONORM» est utilisée est un médicament utilisé pour réduire les niveaux de cholestérol total, de cholestérol
«capuchant» (cholestérol LDL) et de matières grasses connues sous le nom de triglycérides dans le sang. En outre, «LIPONORM» augmente les niveaux de
«bon» cholestérol (HDL cholesterol) […]». Les produits contestés étant des
«compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments nutritionnels pour le contrôle du poids du corps; compléments alimentaires diététiques pour personnes ayant des besoins diététiques spéciaux», il est clair que les produits de l’opposante sous la marque «LIPONORM» sont similaires aux produits de l’opposante: en fait, la corrélation entre les niveaux de cholestérol sanguin, d’une part, et le régime alimentaire et le poids corporel, d’autre part, est largement connue. Ces produits sont clairement complémentaires, étant donné qu’ils sont très souvent utilisés ensemble pour traiter l’hypercholestérol. L’utilisation simultanée de compléments alimentaires pour la perte de poids et de statine par les patients est donc loin d’être plus légère. En d’autres termes, ces produits ciblent le même public. En outre, tant les produits de l’opposante que ceux de la demanderesse sont principalement vendus par les mêmes canaux de distribution, à savoir les pharmacies. En conclusion, les produits visés par la demande de marque «LIMENORM» sont extrêmement similaires à ceux pour lesquels l’opposante a démontré l’usage de sa marque antérieure «LIPONORM».
– Il est indéniable que le degré de similitude visuelle entre les signes «LIPONORM» et «LIMENORM» est élevé, étant donné qu’ils partagent jusqu’à six lettres sur huit, placées dans la même position (LI * * NORM), dont les deux premières lettres (LI), à savoir celles qui, selon une jurisprudence constante, attirent le plus l’attention du public et restent plus impressionnantes.
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– Phonétiquement, les signes «LIPONORM» et «LIMENORM» ont la même longueur: huit lettres, dont six sont identiques et correspondent donc aux mêmes phonèmes; ils ont la même structure et la même intonation: elles sont composées de trois syllabes, dont la première et la dernière sont absolument identiques. Ces éléments montrent qu’il existe un degré élevé de similitude phonétique.
– En ce qui concerne l’aspect conceptuel, il convient de noter que les signes «LIPONORM» et «LIMENORM», tous deux composés d’un seul mot, sont des termes fantaisistes qui n’ont pas de signification en italien. La demanderesse elle-même a reconnu qu’ils «n’ont de signification dans aucune des langues des États de l’Union européenne». Par conséquent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre les signes en l’espèce. S’il était constaté que le public pourrait décomposer les marques «LIPONORM» et «LIMENORM» en leurs éléments «LIPO-/LIME-» et «-
NORM», il y aurait lieu de conclure que les marques sont également similaires sur le plan conceptuel, puisqu’elles font toutes deux référence à la «normalisation, régulation» des niveaux de graisse/cholestérol.
– Il est donc clair qu’il existe un risque de confusion entre les marques comparées, puisque le public pertinent pourrait croire que l’origine des produits désignés par les marques respectives est courante, ou du moins qu’il existe un lien économique entre les entreprises qui les proposent.
10 Les arguments de la demanderesse présentés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
– Statuer sur l’opposition en considérant l’usage de la marque effectivement prouvé, indépendamment de l’appréciation des preuves apportées, ne confère qu’un avantage à l’opposante, ce qui lui donne un résultat qu’elle n’aurait pas obtenu par un simple examen des preuves. En fait, la documentation présentée révèle un usage en rapport avec un seul produit pharmaceutique contenant la syvastatine comme principe actif.
– L’argument concernant le prétendu caractère distinctif accru de la marque antérieure est tardif et, en tout état de cause, manifestement non fondé en raison de l’absence absolue de preuves.
– La marque antérieure possède un caractère distinctif inférieur à la normale car elle est fortement descriptive des caractéristiques et fonctions des produits commercialisés. Le préfixe «LIPO» de la marque antérieure, en se référant sémantiquement au concept de «lipides» (graisses), est clairement descriptif du produit commercialisé, à savoir un médicament utilisé pour réduire les niveaux de graisse et/ou de cholestérol et la graisse sanguine; le caractère distinctif de cet élément de la marque antérieure dans son ensemble est donc faible. De même, le suffixe «NORM» dans le secteur pharmaceutique sert à décrire la fonction du médicament en faisant référence à la «normalisation» ou à la «régulation» de substances ou de fonctions du corps, et est donc hautement descriptif de la fonction des produits désignés.
– En ce qui concerne la prétendue complémentarité des produits, il convient de noter que tel n’est pas le cas lorsque aucun des produits comparés n’est indispensable ou important pour l’usage de l’autre et que leur utilisation conjointe est une question de commodité ou d’habitudes ou de préférences des
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consommateurs. En l’espèce, la combinaison de médicaments avec des compléments alimentaires et des préparations diététiques n’est que facultative et non essentielle ou importante, il n’existe pas de lien strictement nécessaire (28/10/2015, T-736/14, MoMo Monsters/MONSTER et al., EU:T:2015:809,
§ 29).
– Sur le plan visuel, les signes partagent six lettres, alors qu’ils diffèrent par les lettres «P» et «O» de la marque antérieure et «M» et «E» pour la marque de la demanderesse, placées dans la partie initiale de chacun des deux signes, et leur préfixe est complètement différent: «LIPO» contre «LIME». Les marques présentent un degré moyen de similitude visuelle mais, comme l’a relevé à juste titre la division d’opposition, compte tenu du faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure, la similitude effective est inférieure à la moyenne.
– Phonétiquement, la marque antérieure «LIPONORM» est composée de trois syllabes (LI/PO/NORM). La marque opposée «LIMENORM» est également composée de trois syllabes (LI/ME/NORM). La prononciation des signes partage le son des lettres «-NORM», présentes de façon identique à la fin des deux marques. Toutefois, l’élément verbal «-NORM» commun aux deux signes suppose, dans le secteur pharmaceutique, la fonction évocatrice du concept de «normalisation» et de «réglementation» et est donc hautement descriptif de la fonction des produits désignés. En tant que tel, il est moins pertinent à tous égards. Toutefois, la prononciation des signes diffère par le son des deux syllabes «LI/Po-» de la marque antérieure et «LI/ME-» dans la marque contestée. En effet, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le fait que les séquences de lettres initiales «LIPO-» dans la marque antérieure et
«LIME-» de la marque contestée ont en commun les lettres «L» et «I» n’est pas significatif du point de vue phonétique, puisque la première syllabe «LI»
a une prononciation différente dans les signes en présence et créera donc des différences clairement perceptibles du point de vue phonétique. En effet, l’élément «LIME» est un substantif anglais, en tant que tel, notoirement connu et prononcé par le public pertinent italien dans la forme de langue anglaise «làim» seul.
– Sur le plan conceptuel, considérés comme le seul mot «LIPONORM» et «LIMENORM», ils n’ont de signification dans aucune des langues des États membres de l’Union européenne et ne présentent donc aucune similitude conceptuelle. En cas de séparation, les deux marques ont en commun l’élément verbal «NORM», qui est hautement descriptif et récurrent dans les produits du secteur pharmaceutique, et n’est donc pas pertinent aux fins de la comparaison. Par conséquent, lors de l’examen comparatif, les termes «LIPO» et «LIME», qui renvoient sémantiquement à des concepts complètement différents, prévaudront. En tout état de cause, que les marques soient décomposées ou non, celles-ci ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
– Dès lors, compte tenu également du fait que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention et d’observation élevé et est donc hautement informé, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en cause.
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Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Preuve de l’usage de la marque antérieure
13 Bien que la demanderesse ait demandé la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque italienne no 1 474 370 conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et que l’opposante ait déféré à cette demande, la division d’opposition n’a pas jugé approprié de procéder à une appréciation des preuves soumises et a donc fondé son examen comme si l’usage sérieux de cette marque antérieure avait été démontré pour l’ensemble des produits revendiqués.
14 La chambre de recours n’est pas d’accord avec l’approche adoptée par la division d’opposition, pour les raisons qui apparaîtront ci-après.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
17 Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
18 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 25).
Territoire pertinent et public pertinent
19 Le droit antérieur invoqué est un enregistrement de marque italien. Par conséquent, le territoire pertinent en l’espèce est celui de l’Italie.
20 En ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, la chambre de recours observe que les produits compris dans la classe 5 s’adressent au grand public et aux
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professionnels du secteur médical et pharmaceutique, faisant preuve dans les deux cas d’un niveau d’attention élevé [-24/10/2019, 41/19, nume (fig.), EU:T:2019:764, § 28, 32].
21 Bien que certains des produits en cause ne soient pas des médicaments à proprement parler, il s’agit néanmoins de produits dans le domaine de la santé, étant donné qu’ils sont généralement destinés à améliorer la santé du consommateur. Dès lors, il peut être considéré qu’il s’agit de produits auxquels les consommateurs finaux, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, font preuve d’un niveau d’attention élevé (16/12/2020, T-883/19, HELIX Elixir/HELIXOR, EU:T:2020:617, § 30; 20/11/2019, T-695/18, fLORAMED
(fig.)/MEDIFLOR et al., EU:T:2019:794, § 25; 24/10/2019, T-41/19, No (fig.)/Numederm, EU:T:2019:764, § 29, 32; 20/09/2018, T-266/17,
UROAKUT/UroCys (fig.) et al., EU:T:2018:569, § 28).
22 S’agissant des professionnels, ils font normalement preuve d’un niveau d’attention élevé lors du choix des produits en cause, tant en raison de leur spécialisation dans le secteur concerné [19/09/2019, 359/18, TRICOPID/TRICODIN (fig.), EU:T:2019:626, § 85; 16/12/2015, T-356/14, Kerashot/K KERASOL,
EU:T:2015:978, § 24; 20/04/2005, T-211/03, Faber (fig.)/NABER,
EU:T:2005:135, § 24), tant parce que les caractéristiques et la qualité des produits qu’ils achètent dans le cadre de leur activité professionnelle auront une incidence directe sur leur offre de produits et services [19/09/2019, T-359/18, TRICOPID/TRICODIN (fig.), EU:T:2019:626, § 85; 01/03/2016, T-538/14,
Multiprop, EU:T:2016:117, § 36).
Comparaison des signes
23 En ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23).
24 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30). Toutefois, il convient de relever qu’il n’est pas nécessaire de prendre en considération uniquement un composant d’une marque et de le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble
(23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 34; 12/06/2007, 334/05-P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée).
25 Les signes à comparer sont les suivants:
LIPONORM LIMENORM
marque antérieure signe contesté
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26 Les deux signes sont des marques verbales.
27 La division d’opposition a considéré que le public pertinent italien reconnaîtrait dans la marque antérieure deux éléments, à savoir le préfixe «LIPO-», qui est utilisé comme premier élément de mots composés dans la terminologie scientifique, qui fait référence aux lipides, et l’abréviation «NORM», qui sera comprise comme un élément utilisé pour indiquer le concept de «normalisation» et de «réglementation». Selon la division d’opposition, ces éléments indiquent une caractéristique possible des produits pertinents, à savoir la fonction réglementaire de certains types de graisses, et devraient donc être considérés comme «faibles».
28 Contrairement à ce qui a été conclu dans la décision attaquée, la Chambre considère qu’au moins une partie significative du public pertinent percevra la marque antérieure «LIPONORM» comme un seul mot fantaisiste et ne la décomposera donc pas en deux éléments ayant une signification particulière.
29 En effet, ainsi qu’il ressort du dictionnaire en ligne italien «Treccani», cité par sademanderesse(https://www.treccani.it/vocabolario/lipo/), le préfixe «LIPO-» constitue, en italien, l’ «élément vertical de mots composés de la terminologie scientifique, ce qui indique le rapport avec les lipides». Cette définition confirme que le préfixe «LIPO-» appartient, en italien, à la terminologie scientifique et non au langage courant ou courant.
30 Il ressort également de la jurisprudence qu’il ne saurait être présumé que le grand public a une connaissance effective de termes spécialisés ou techniques de sa propre langue, sans avoir une connaissance approfondie du domaine concerné
[19/09/2019, T-359/18, TRICOPID/TRICODIN (fig.), EU:T:2019:626, § 110;
28/04/2014, T-473/11, MENOCHRON, EU:T:2014:229, § 39). Dès lors, le fait que l’utilisation d’un terme scientifique soit certifiée dans des dictionnaires spécialisés ne suffit pas à démontrer que le grand public a connaissance de ce terme.
31 Par conséquent, les preuves soumises par la demanderesse ne permettent pas de conclure que le grand public italien, même sans connaissances techniques particulières, reconnaîtra le préfixe «LIPO-» comme une référence aux «graisses» ou «matières grasses».
32 Dès lors, la Chambre considère qu’au moins une partie significative du public pertinent ne reconnaîtra généralement pas ou ne percevra pas comme un élément indépendant le préfixe «LIPO-» de la marque antérieure et, partant, ce public ne décomposera pas le signe «LIPONORM» en isolant ce préfixe de l’élément verbal qui le suit et ne considérera pas ce préfixe comme un élément dépourvu de caractère distinctif, puisqu’il est descriptif des caractéristiques des produits concernés.
33 En revanche, en ce qui concerne la marque contestée, la Chambre partage les conclusions de la division d’opposition qui a retenu que les consommateurs pertinents ne reconnaîtront immédiatement aucune signification et ne distingueront pas les éléments composant le signe «LIMENORM» qui devraient donc être considérés comme normalement distinctifs.
34 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère qu’au moins une partie significative du grand public pertinent percevra les deux signes dans leur ensemble comme des mots fantaisistes possédant un caractère distinctif normal au regard des produits en cause.
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35 Sur la base de ces considérations, la chambre de recours observe que les signes présentent d’importantes similitudes visuelles et phonétiques.
36 En particulier, les signes «LIPONORM» et «LIMENORM» sont identiques dans le nombre de lettres (huit) et dans la séquence de lettres «L-I- * — * -N-O-R-M».
Six des huit lettres sont identiques et placées dans le même ordre et forment en l’espèce le début et la fin des deux mots.
37 Sur le plan visuel, la seule différence entre les signes est constituée par les deux lettres intermédiaires, en troisième et quatrième positions. Toutefois, compte tenu du fait qu’il s’agit de termes assez longs, par rapport auxquels des différences partielles sont habituellement moins perceptibles et que les similitudes constatées concernent les parties initiale et finale des signes, qui sont plus susceptibles d’influencer la perception du consommateur, il est considéré que la différence consistant en deux lettres différentes dans la partie intermédiaire des mots est clairement insuffisante pour compenser les similitudes constatées.
38 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère que les signes en cause doivent être considérés comme visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
39 La Chambre ne peut donc souscrire aux conclusions de la Division d’opposition selon lesquelles les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne. A cet égard, la Chambre note que même la demanderesse, dans ses observations déposées le 25 janvier 2021, a reconnu un degré moyen de similitude visuelle entre les signes en cause.
40 Sur le plan phonétique, les deux signes sont composés de trois syllabes,
«LI/PO/NORM» et «LI/ME/NORM». Les première et troisième syllabes se prononcent de manière identique. La différence au niveau de la syllabe intermédiaire ne remet pas en cause la similitude phonétique globale entre les signes. Les signes ont le même rythme de prononciation et la même force.
41 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la chambre de recours considère qu’au moins une partie significative du public italien pertinent ne prononcera pas la première partie du signe contesté en anglais uniquement «làim».
42 Par conséquent, les signes en cause devraient être considérés comme phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
43 En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, comme expliqué ci-dessus, au moins une fraction significative du public pertinent en général percevra les signes en cause comme des termes purement fantaisistes dépourvus de signification. Dès lors, pour la partie du public pertinent qui n’attribue aucune signification aux marques en conflit, la comparaison conceptuelle est neutre.
44 Il est possible que, pour une partie du public italien, et en particulier pour le public professionnel, les éléments «LIPO-» et «-NORM», lorsqu’ils sont identifiés dans le signe antérieur, puissent évoquer les caractéristiques de la normalisation des niveaux de cholestérol des produits de l’opposante. Néanmoins, au moins une partie significative du public en général ne percevra pas cette allusion conceptuelle dans «LIPONORM» et considérera la marque «LIPONORM» comme une unité verbale fantaisiste.
45 Il en va de même pour le signe contesté, dans lequel il sera encore plus improbable que le public pertinent décomposera les éléments «LIME-» et «-NORM», soit
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parce qu’il ne connaît pas le préfixe «LIME-», soit parce qu’il n’a pas de signification claire de la combinaison «LIME + NORM», ce qui facilitera la perception de la marque «LIMENORM» comme un seul terme fantaisiste.
46 Il peut donc être conclu que, au moins pour une partie significative du public pertinent, il n’existe pas de similitudes conceptuelles entre les marques susceptibles d’influencer de manière déterminante la comparaison des signes.
47 En conclusion, et contrairement à la conclusion de la division d’opposition, la Chambre considère que la similitude visuelle et phonétique entre les marques est supérieure à la moyenne.
48 Compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques constatées entre les signes en cause, à tout le moins pour une partie significative du public pertinent, la Chambre considère que la division d’opposition a commis une erreur en ne procédant à aucune appréciation des preuves d’usage de la marque antérieure considérée. En outre, une comparaison correcte entre les signes en conflit aurait pu conduire à ce que le degré de similitude entre eux soit suffisant pour donner lieu à un risque de confusion pour des produits identiques ou similaires.
49 À cet égard, et par souci d’exhaustivité, la Chambre estime qu’il convient de rappeler que, même s’il est courant dans le secteur pharmaceutique d’utiliser des marques «évocatrices», qui font expressément référence à la portée et aux principes actifs des produits [20/09/2018, T-266/17, UROAKUT/UroCys (fig.) et al.,
EU:T:2018:569, § 43], bien que le caractère distinctif de la marque antérieure doive être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion, ce n’est qu’un des facteurs qui jouent un rôle dans cette appréciation. Par conséquent, même si le caractère distinctif devait être considéré comme faible, il pourrait néanmoins exister un risque de confusion en raison, notamment, du degré de similitude globale entre les signes et de l’identité ou de la forte similitude des produits en cause (23/03/2022, T-146/21, Deltatic/Delta, EU:T:2022:159, § 118 et jurisprudence citée; 13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL macro epil System, EU:T:2019:415, §
143). Par conséquent, même en tenant compte de la nature prétendument (et non dûment démontrée) faible ou descriptive des éléments «LIPO-» et/ou «-NORM» pour le public italien pertinent, il peut néanmoins exister un risque de confusion en raison des similitudes visuelles et phonétiques globales (supérieures à la moyenne) entre les signes.
Renvoi à la division d’opposition
50 Conformément à l’article 64, paragraphe 1, du RMUE, à la suite de l’examen de la recevabilité du recours, la chambre statue sur le recours. Elle peut exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée ou renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE.
51 L’identité ou la similitude des produits en cause est une condition obligatoire pour l’appréciation du risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Toutefois, afin d’apprécier l’existence d’une telle similitude ou identité, il convient tout d’abord de déterminer si l’opposant peut, au cours de la procédure d’opposition, se prévaloir, au cours de la procédure d’opposition, des produits enregistrés pour la marque antérieure pour lesquels l’usage a été contesté. En effet, la requête de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure écarte la charge de la preuve qui incombe à l’opposant, qui doit démontrer l’usage sérieux de cette
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marque. L’usage sérieux de la marque antérieure est donc une question qui, une fois soulevée par la requérante, doit être résolue avant qu’une décision sur l’opposition ne soit prise. Étant donné que la demanderesse a effectivement demandé la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, l’appréciation des éléments de preuve produits par l’opposante à cette fin constitue une étape préalable nécessaire dans l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion (13/09/2010, T-292/08, OFTEN, EU:T:2010:399, § 31). Par conséquent, la demande de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure ajoute à la procédure d’opposition une demande spécifique et préalable qui, en ce sens, modifie son contenu (26/09/2014, T-445/12,
KW surgical Instruments, EU:T:2014:829, § 30; 22/03/2007, T-364/05, PAM Pluvial, EU:T:2007:96, § 37).
52 À la lumière de ce qui précède et compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée dans les deux cas par l’Office, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer la présente affaire pour que la division d’opposition puisse procéder à une appréciation complète conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et, le cas échéant, à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE [26/06/2020, R 2190/2019-5, C (fig.)/C (fig.), § 37;
09/10/2019, R 606/2019-2, Deton/DYNAMIN, § 46; 24/09/2019, R 2388/2018-5,
GAULOS Extra Virgin Olive (fig.)/GALLO desde 1919 (FIG) et al., § 57.
53 Par conséquent, la décision attaquée est annulée.
Frais
54 Étant donné qu’une nouvelle décision devra être rendue dans le cadre de la procédure d’opposition, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours condamne chacune à supporter ses propres frais exposés aux fins de la présente procédure de recours, conformément au RMUE.
55 Les frais de la procédure d’opposition doivent être fixés par la nouvelle décision de la division d’opposition.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner à l’opposition;
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
p.p. no Granado Carpenter
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