DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 193 384

McDONALD’s International Property Company, Ltd., 110 N. Carpenter Street, 60607 Chicago, États-Unis (opposante), représentée par Bardehle Pagenberg Partnerschaft Mbb Patentanwälte, Rechtsanwälte, Prinzregentenplatz 7, 81675 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Kintel Worldwide Spain Sl, Avenida De La Industria 4 Edif 1 Esc 2 1c, 28108 Alcobendas Madrid (Espagne).
Le 27/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 193 384 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 805 192 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 805 192 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 62 497 «McDONALD’S» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 62 497 «McDONALD’S» (marque verbale).

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Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
• Les signes doivent être identiques ou similaires.
• La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
• Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (-16/12/2010, 357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, 345/08-, BOTOLIST, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 01/12/2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:

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Classe 25: Vêtements, chapellerie et chaussures.
Classe 28: Jouets, jeux et jouets.
Classe 29: Aliments préparés à base de viande, de porc, de poisson et de volaille, sandwiches à la viande, sandwiches au poisson, sandwiches au porc, sandwiches au poulet, fruits et légumes conservés et cuits, œufs, fromage, lait, préparations à base de lait, pickles, desserts.
Classe 30: Sandwiches comestibles, sandwiches à la viande, sandwiches au porc, sandwiches au poisson, sandwiches au poulet, biscuits, pain, gâteaux, biscuiterie, chocolat, café, succédanés du café, thé, moutarde, gruau d’avoine, pâtisserie, sauces, assaisonnements, sucre.
Classe 31: Fruits et légumes frais.
Classe 32: Boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 35: Services d’édition de restaurants.
Classe 41: Publication de matériel pédagogique pour la gestion de restaurants La formation de personnes à la gestion et à l’exploitation de restaurants, d’établissements et d’installations de surch pour le compte de tiers.
Classe 42: Services fournis ou associés à l’exploitation et à la franchise de restaurants et d’autres établissements ou infrastructures de restauration préparés pour la consommation et pour le drive-in; préparation et fourniture de produits alimentaires à emporter; la conception de ces restaurants, établissements et installations pour le compte de tiers; planification et conseils en construction pour des restaurants pour le compte de tiers.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 28: Peluches; jouets intelligents en peluche; poupées en peluche; vêtements pour ours en peluche; ours en peluche; convexes pour ours en peluche; jouets mous sous forme d’elks; poupées mascottes; animaux rembourrés; jouets rembourrés; marionnettes rembourrées; sacs de plage [Otedama]; poupées habillées; jouets; jouets électroniques; jouets intelligents; jouets en plastique; sets de jouets; jouets éducatifs; véhicules [jouets]; aliments pour animaux [jouets]; vélos [jouets]; poupées; poupées de Noël; costumes de poupées; poupées en position assise [poupées osuwari]; chaussures pour poupées; jouets pour enfants; costumes d’être des enfants [jouets]; jouets d’activités multiples pour enfants; tapis de jeu contenant des jouets pour bébés; maisons de jeu pour enfants; jouets pour animaux; animaux en tant que jouets; jouets pour animaux de compagnie; vêtements de poupées; bijoux pour poupées; poussettes pour poupées; poupées gonflées [BJD]; poupées en porcelaine; accessoires pour poupées; jouets pour chats.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;

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Le 27/09/2023, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: un extrait de l’article Wikipédia intitulé «History of McDonald’s», qui a été publié en dernier lieu le 20/02/2020. Il montre l’origine, la croissance et l’expansion mondiale de l’entreprise de l’opposante, établie en Europe depuis 1971.
Annexe 2: un document interne présentant des tableaux contenant des informations sur le nombre de restaurants que l’opposante possède et/ou opère dans l’Union européenne et au Royaume-Uni. Selon le document, en 2022, McDonald’s exploitait 1 425 restaurants en Allemagne, 1 536 en France, 669 en Italie et 580 en Espagne, entre autres.
Annexe 3: une copie du rapport sur la responsabilité de l’entreprise 2021 de McDonald’s Deutschland, Inc., présentant des faits et chiffres concernant McDonald’s en Allemagne. Document en allemand.
Annexe 4: un extrait du rapport annuel 2022 de McDonald’s Corporation, montrant les recettes annuelles mondiales de l’opposante.
Annexe 5: un extrait du rapport annuel 2014 de McDonald’s Corporation, montrant les revenus annuels de l’opposante en Europe pour 2012 (10.82 milliards de dollars), 2013 (11.3 milliards de dollars) et 2014 (11.1 milliards de dollars).
Annexe 6: un extrait d’un article Wikipédia intitulé «McDonald’s monopoliste». Il fait référence à une promotion de l’emprise organisée par l’opposante et Hasbro, sur la base du thème du jeu de plateau «Monopoly» de cette dernière. La promotion est proposée dans plusieurs États membres depuis 1987.
Annexe 7: un article du site internet de la FIFA intitulé «Live World Cup Qatar 2022» et un autre intitulé «McDonald’s looking vers 2018», daté du 24/10/2014, indiquant que McDonald’s serait un porte-parole de la Coupe du monde de la football de la FIFA. Un autre article extrait du site www.independent.com intitulé «La Russie 2018: McDONALD’s Player Escort Programme for Live World Cup» daté du 16/03/2018, qui donne des informations sur une compétition liée à la Coupe du monde de 2018.
Annexe 8: un extrait d’une lettre d’information ITMA (Institute of Trade Mark Agents), datée de 1996. Cela indique que, selon Interbrand s The Worl’s Greatest Brands — publiée le 13/11/1996 — McDonald’s était, à cette époque, la première marque mondiale, ayant repris de Coca-Cola.
Annexe 9: un extrait d’une recherche SERION montrant les résultats de 98 et les résultats d’une recherche sur la base de données eSearch de l’EUIPO montrant 20 marques de l’opposante incluant le terme «McDonald».
Annexe 10: impressions de sites web nationaux «McDonald’s» dans l’UE, datées de septembre 2016. Les impressions montrent des photos de produits alimentaires dénommés, entre autres, «Big Mac», «McRIB», «McWRAP», «McNUGGETS», «McMUFFIN», «McMorning» ou «McCHICKEN».
Annexe 11: des échantillons de menus et d’emballages utilisés en France, en Allemagne et au Royaume-Uni entre 2011 et 2016, montrant des termes tels que «McMenu», «McDeal», «McDonald’s», «McWRAP», «McMUFFIN» ou «McNUGGETS».

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Annexe 12: diverses publications d’Interbrand montrant des classements de marques pour la période 2001-2022, montrant la marque antérieure parmi les douze marques les plus importantes pour chaque année.
Annexe 13: des publications de Millward Brown, intitulée BrandzTM Top 100 Most Valuable Global Brands (+ année), montrant la marque antérieure parmi les 11 marques les plus précieuses de 2006 à 2022.
Annexe 14: un extrait d’une enquête de 1991 sur la reconnaissance de la marque en Allemagne (Ouest) par Infratest Burke, concernant 2 000 personnes âgées de 14 ans ou plus. Selon cette enquête, 58 % de la population sondée, lorsqu’elle a présenté une carte avec «MC» et a demandé «que vous venez à l’esprit lorsque vous entendrez cette désignation?», a répondu «McDonald’s». À la question «avez-vous entendu ou lu cette désignation — en association avec un autre mot — en relation avec des restaurants en libre-service ou de restauration rapide?», 85 % ont répondu «oui». Et à la question «pensez-vous que cette désignation fait référence à des établissements de restauration rapide appartenant à un certain groupe de restaurants, ou pensez-vous que cette désignation est utilisée par des établissements de restauration rapide qui n’appartiennent pas à un groupe?», 75 % ont répondu «appartiennent à un certain groupe de restaurants».
Annexe 15: un extrait d’une enquête de 1992 sur la reconnaissance de la marque en Allemagne (Ouest) par Infratest Burke, concernant 1 000 personnes âgées de 14 ans ou plus. Selon cette enquête, 83 % de la population interrogées, lorsqu’elle a demandé «avez-vous entendu ou lu cette dénomination — en combinaison avec un autre mot — en relation avec des restaurants en libre-service ou de restauration rapide?», a répondu «oui». À la question «pensez-vous que cette désignation fait référence à des établissements de restauration rapide appartenant à un certain groupe de restaurants, ou pensez-vous que cette dénomination est utilisée par des établissements de restauration rapide qui n’appartiennent pas à un groupe?», 77 % de ceux qui ont répondu «oui» à la question précédente ont déclaré «appartenir à un certain groupe de restaurants».
Annexe 16: un extrait d’une enquête de 2011 sur la reconnaissance de la marque en Hongrie par Nielsen Company, concernant 800 personnes âgées de 18 à 59 ans. Selon cette enquête, 89 % de la population interrogées, lorsqu’elle a demandé «quelle société utilise le préfixe «MC» en Hongrie» a sélectionné «McDonald’s» à partir d’options à choix multiples. 84 % ont sélectionné «McDonald’s» parmi plusieurs options à choix jusqu’à la question «quel restaurant utilise le préfixe «MC» en Hongrie»; et 86 % ont sélectionné «McDonald’s» pour répondre à la question «quel restaurant utilisant le préfixe «MC» vous est le plus célèbre?» L’enquête a également indiqué que les proportions plus élevées ont été obtenues auprès de personnes et d’habitants de Budapest/Hongrie du sud-ouest les plus jeunes et hautement instruits.
Annexe 17: un extrait d’une enquête de 2011 sur la reconnaissance de la marque en Hongrie par Forecast Research Piackutató, auprès de 1 000 personnes âgées de 18 à 50 ans. Selon cette enquête, 88 % de la population interrogées, lorsqu’elle a demandé «quelle société utilise le préfixe «MC» en Hongrie?» a sélectionné «McDonald’s» à partir d’options à choix multiples. 94,6 % ont sélectionné «McDonald’s» parmi des options à choix multiples jusqu’à la question «quel restaurant utilise le préfixe «MC» en Hongrie?» et 94,6 % ont sélectionné «McDonald’s» parmi des options à choix multiples jusqu’à la question «quel restaurant utilisant le préfixe «MC» est célèbre, connu par vous?»

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Annexe 18: un arrêt du Tribunal (05/07/2016, 518/13, MACCOFFEE-, EU:T:2016:389), dans lequel la renommée de la marque «McDonald’s» et de la famille de marques «MC» a été reconnue.
Annexe 19: un arrêt du Tribunal, dans lequel la renommée de la marque «McDonald’s» et de la famille de marques «MC» a été reconnue (10/10/2019, T-428/18, mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis! (marque fig.)/McDONALD’S et al., EU:T:2019:738).
Annexe 20: une décision de la division d’opposition de l’EUIPO (19/12/2019, B 3 070 002), dans laquelle la renommée de la marque «McDonald’s» et de la famille de marques «Mc» a été reconnue.
Annexe 21: une décision de la division d’opposition de l’EUIPO (06/11/2020, B 3 103 799), dans laquelle la renommée de la marque «McDonald’s» et de la famille de marques «Mc» a été reconnue.

Annexe 22: une décision (et sa traduction) de la Cour fédérale allemande des brevets (07/07/2004, McDonald’s contre Mc Döner Kebab), statuant en faveur de McDonald’s.

Annexe 23: une décision de l’Office britannique des brevets (16/08/1996, McIndians), statuant en faveur de McDonald’s.
Annexe 24: une décision traduite (2004) de l’Office espagnol des brevets et des marques dans le cadre d’un recours contre l’enregistrement de la marque «McWilly Express» déposé par McDonald’s, en faveur de McDonald’s.
Annexe 25: une traduction de l’arrêt de la Cour d’appel suédoise des brevets (08/10/1999) dans le cas de la nullité de la marque «Mc Ostrich», dans laquelle la famille de marques «MC» en rapport avec des aliments, boissons et services de restauration a été reconnue.
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme l’attestent diverses sources indépendantes. Les études de marché, les chiffres de vente, les exemples de menus et d’emballages utilisés dans l’UE, les classements de marques et les diverses références dans la presse à son succès montrent tous sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent.
En effet, comme l’Office l’a expressément reconnu dans diverses décisions fondées sur des éléments de preuve identiques ou équivalents, y compris par le Tribunal (par exemple, les décisions produites en tant qu’annexes 18 et 19);
il est incontestable que «McDONALD’S» est un nom de marque célèbre pour des établissements de restauration rapide. Il s’agit en réalité d’une des marques les plus connues au monde qui a réussi à devenir à plusieurs reprises la «marque numéro une» au monde. En tout état de cause, les preuves soumises démontrent que ladite marque était, depuis les années 1990 et restée au cours des prochaines décennies, l’une des 10 marques les plus importantes au monde et qu’elle a fait l’objet d’un usage intensif, sur une partie substantielle de l’Union européenne, pour désigner des services de restauration rapide (comme l’a constaté la division d’opposition) et, également, des produits figurant au menu des établissements de restauration rapide.

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Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque jouit d’une renommée pour l’ensemble des produits et des services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels une renommée est revendiquée. Les éléments de preuve concernent principalement des produits compris dans les classes 29 et 30 et des services compris dans la classe 42 (maintenant 43). Il y a peu ou pas de référence aux autres produits et services. Par conséquent, il a été établi que la marque antérieure «McDONALD’S» jouit d’une très forte renommée dans l’Union européenne pour, à tout le moins, des services fournis ou associés à l’exploitation et à la franchise de restaurants et d’autres établissements ou infrastructures de restauration destinés à la consommation et aux installations de séchage.
b) Les signes
McDONALD’S
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale; Dans le cas de marques verbales, le fait qu’elles soient représentées en lettres minuscules ou majuscules ou dans une combinaison de celles-ci est dénué de pertinence, étant donné que c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite, à moins que l’utilisation de caractères majuscules et minuscules ne s’écarte de la manière habituelle d’écrire (majuscule irrégulière). En l’espèce, une telle capitalisation du signe doit être prise en compte car elle peut avoir une incidence sur la perception du signe par le public et, par conséquent, sur l’appréciation de la similitude.
La lettre minuscule «c», en deuxième position, suivie de lettres majuscules dans le signe antérieur, amènera le public à percevoir clairement l’élément «Mc» au début de la marque comme un élément indépendant.
L’élément «Mc»/«MC» placé au début des marques sera perçu par la majorité du public pertinent comme le préfixe d’un nom patronymique gaélique, que la partie anglophone du public pertinent identifiera comme signifiant «fils de» et qui n’a pas de signification particulière pour le reste du public pertinent (05/07/2016-, 518/13, MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 30 et jurisprudence citée).
L’élément verbal «Donald’s» est perçu comme un nom. Ces éléments sont distinctifs à un degré normal dans la mesure où ils ne sont pas liés aux produits et services ou à leurs caractéristiques.

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Le signe contesté est une marque figurative composée d’une représentation très colorée d’une femme tenant un bébé, avec des feuilles en arrière-plan. Sous les éléments figuratifs figurent les éléments verbaux «McHugs» écrits en orange et en bleu. Les éléments figuratifs seront associés au public pertinent visé par les produits, à savoir les enfants, et sont donc faibles.
L’élément verbal initial «Mc» sera perçu par le public pertinent comme le préfixe décrit ci-dessus, tandis que le terme «Hugs» sera compris, à tout le moins par la partie anglophone du public, comme désignant une personne qui place ses bras autour d’une autre personne et qui la tient fortement. L’élément verbal «Mc» est distinctif pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus, et l’élément verbal «Hugs», étant donné qu’il ne décrit pas et ne fait pas allusion aux caractéristiques des produits, est également distinctif. En ce qui concerne la partie non anglophone du public, le mot «Hugs» est dépourvu de signification et, dès lors, distinctif.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par le préfixe «Mc» et leur dernière lettre «S». Ils diffèrent par tous les autres éléments des signes, comme décrit ci-dessus.
Étant donné que les différences visuelles l’emportent sur les similitudes, les signes ne sont similaires qu’à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres initiales «MC», qui se prononcent clairement dans les deux signes. Ceux qui connaissent la langue anglaise et reconnaîtront «Mc» comme un préfixe caractéristique dans les noms patronymiques gaéliques prononceront cet élément de manière identique dans les deux marques [mək]. Ceux qui ne le font pas, prononceront les lettres «m» et «c» comme [em-si] ou [é-cé] ou de façon similaire, prononceront les deux lettres de manière identique dans leur forme alphabétique. Les signes coïncident également par le son de leur lettre finale «S». Ils diffèrent par leurs autres sons.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. L’élément commun «MC» étant associé au préfixe d’un nom patronymique gaélique par la majorité du public pertinent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.

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c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
• le degré de similitude entre les signes;
• la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
• l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
• le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
• l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Les signes présentent des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. En outre, l’opposante affirme disposer d’une famille de marques fondée sur le préfixe commun «Mc», qui est un facteur à prendre en considération lors de l’appréciation de l’établissement d’un lien entre les marques en cause dans l’esprit du public pertinent. En effet, le fait que les consommateurs connaissent les marques «Mc» de l’opposante rend plus probable l’association de la marque contestée, qui présente la même structure, avec la marque antérieure.
Pour que le public pertinent établisse un lien entre la marque contestée et une «famille» de marques antérieures, les marques antérieures faisant partie de cette famille doivent être présentes sur le marché [13/09/2007,234/06P, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:C:2007:514, § 64; 23/02/2006,T-194/03,Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65,
§ 126).
Par conséquent, il appartient au titulaire des marques antérieures (l’opposante) d’apporter la preuve de l’usage effectif d’un nombre suffisant de marques pour pouvoir constituer une «famille» de marques. L’opposante doit démontrer l’existence d’une telle «famille» aux fins d’apprécier si le public pertinent établit un lien entre la marque contestée et les marques antérieures qui composent cette «famille», ou même

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simplement entre la marque contestée et la marque antérieure provenant de cette «famille».
Premièrement, il est pertinent d’énumérer les autres marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée:
• Marque de l’Union européenne no 10 392 835 «Mc».
• Marque de l’Union européenne no 17 305 079 «Big Mac»
• MUE no 9 062 118 «McCAFE»
• MUE no 14 890 131 «McBreakfast»
• MUE no 8 664 617 «McWRAP»
• MUE no 1 391 663 «McRIB»
• MUE no 4 562 419 «McMUFFIN»
• MUE no 11 642 519 «McDouble»
• MUE no 8 664 617 «McWRAP»
• MUE no 4 699 054 «McTOAST»
• MUE no 5 056 429 «McFISH»
• MUE no 4 699 054 «McTOAST»
• MUE no 14 890 131 «McBreakfast»
• MUE no 16 238 «McNUGGETS»
• MUE no 16 188 «McCHICKEN»
En ce qui concerne le préfixe «Mc»/«MC», plusieurs décisions des chambres de recours, voire un arrêt du Tribunal, ont reconnu que l’opposante possède une «famille» de marques en rapport avec des établissements de restauration rapide et de restauration rapide (13/06/2013, R 1178/2012-1, MACCOFFEE; 05/07/2016, T 518/13-, MACCOFFEE, EU:T:2016:389).
En outre, ces décisions ont affirmé que «Mc» n’est pas simplement un préfixe qui définit une famille de marques. La renommée de la marque antérieure est associée au préfixe, qui a acquis un caractère distinctif élevé par son usage sur le marché de la restauration rapide, en combinaison avec un terme générique.
D’autres décisions prises par les offices nationaux et les juridictions parviennent à des conclusions identiques ou similaires, comme indiqué aux annexes 18 à 24, énumérées ci-dessus.
À la lumière de la jurisprudence précitée, sur la base de preuves partiellement identiques, et du matériel important produit par l’opposante — les études de marché (compte tenu de la connaissance qu’a le consommateur moyen de la chaîne de restauration rapide de l’opposante), ainsi que l’exposition indéniable à la saturation des services de l’opposante à la télévision et à d’autres médias –, il est clair que «Mc» est un préfixe qui ne définit pas seulement une famille de marques dans le secteur de la restauration rapide, mais a également acquis un caractère distinctif dans ce secteur.
Par conséquent, l’argument de l’opposante concernant la «famille» de marques autour de la principale marque ombrelle «McDonald’s», comprenant le préfixe «Mc», suivi d’un terme désignant un nom alimentaire générique, un autre terme descriptif, ou un terme élogieux lié aux produits et services compris dans les classes 29, 30 et 42 (maintenant 43), a été dûment étayé.
L’établissement d’un tel lien, s’il est déclenché par la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige également que les publics pertinents pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure. L’opposante a démontré la renommée de la marque antérieure en ce

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qui concerne les services de restauration rapide et les produits sur les menus des établissements de restauration rapide.
Le public pertinent est le grand public. Ce public est composé d’adultes et d’enfants. En l’espèce, ainsi qu’il a été constaté dans les éléments de preuve produits en tant qu’annexe 10, les enfants sont des utilisateurs très importants des services pertinents et des produits spéciaux leur sont destinés, comme le montrent les images ci-dessous (partie de l’annexe 10).

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Ce public utilise les services de restauration rapide de l’opposante et achète également des jouets, des poupées et leurs accessoires compris dans la classe 28. Dès lors, le public ne saurait être considéré comme tout à fait différent. En fait, comme on peut le voir à l’annexe 6, il existe un jeu appelé McDonald’s Monopoly et, comme on peut le voir à l’annexe 10, dans les restaurants McDonald’s, les jouets sont proposés aux enfants avec la nourriture.
Dans la marque contestée «McHugs», le préfixe «Mc» n’est pas suivi d’un nom d’aliment et la marque contestée ne sollicite pas de protection pour des produits identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure «McDONALD’S». Toutefois, la division d’opposition considère qu’il existe toujours un lien entre la marque contestée «McHugs» et la marque antérieure en raison du degré de renommée de la marque antérieure et du fait que le préfixe «Mc» possède un caractère distinctif élevé. Il existe une certaine similitude entre les signes. Il existe une famille de marques «Mc». En outre, la marque contestée reproduit, en tant que partie la plus distinctive, le premier élément de la marque antérieure. Le public pertinent, composé du grand public, pourrait toujours — mais à tort — penser automatiquement que les produits de la demanderesse, même s’ils ne relèvent pas de l’industrie alimentaire, sont d’une manière ou d’une autre liés à «McDONALD’S». Dans ces conditions, le fait que les produits de la demanderesse compris dans la classe 28 ne soient pas similaires aux services de l’opposante ne suffit pas à écarter l’existence d’un tel lien.
Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8,

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paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE/CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 96).
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
• il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
• il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
• il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante affirme que les éléments de preuve fournis concernant la renommée de la marque antérieure et de la famille de marques «Mc» signifient que le public croira inévitablement que les produits contestés proviennent de l’opposante. Cela amènerait la demanderesse à bénéficier des investissements de l’opposante.
En d’autres termes, l’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS/VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
Afin de déterminer si l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

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Il s’agit notamment de l’intensité de la renommée de la marque, du degré de caractère distinctif de la marque antérieure, du degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que de la nature et du degré de similitude des produits ou des services concernés. Plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure sont importants, plus l’existence d’une atteinte est aisément admise. Par ailleurs, plus l’évocation de la marque antérieure par la marque contestée est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure (07/12/2010,59/08, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC/NIMEI, EU:T:2010:500, § 42 et jurisprudence citée).
L’opposante fonde sa demande sur les éléments suivants:
• les éléments de preuve produits par l’opposante concernant la renommée de la marque «McDONALD’S» et l’élément «Mc»/«Mac» ont démontré qu’ils portent le goodwill de l’opposante, qui a été obtenu par l’usage et la promotion du signe «McDONALD’S» de longue date et de la famille de marques «Mc»/«Mac». Comme il a été démontré, la reconnaissance de la marque «McDONALD’S» et de l’élément «Mc»/«Mac» auprès du public pertinent est et a été très élevée. La marque «McDONALD’S» jouit non seulement d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais elle est même notoirement connue au sens de l’article 6 de la Convention de Paris.
• la marque «McHugs» s’inscrit clairement dans la famille de marques de l’opposante composée du préfixe «Mc»/«Mac» et d’un élément descriptif en anglais/allemand. Lorsqu’il sera confronté à la marque «McHugs» pour les produits contestés compris dans la classe 28, le public croira inévitablement que les produits désignés par la marque antérieure proviennent de l’opposante. Cela est d’autant plus vrai que la requérante a non seulement adopté le préfixe «Mc» mais aussi le dessin du célèbre «Golden arches» de l’opposante.

• l’usage établi de longue date de la marque de l’opposante «McDONALD’S», des Golden arches et de la famille de marques «Mc»/«Mac» entraînerait un transfert du goodwill des marques antérieures renommées en faveur de la marque de la requérante. La requérante bénéficierait des représentations de l’opposante dans la marque «McDONALD’S», de ses «Golden arches» et de la famille de marques «Mc»/«Mac» si la demande contestée était enregistrée.
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Le public pertinent est le public pertinent pour les produits désignés par la marque contestée, à savoir le grand public au sein de l’Union européenne, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.

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Les éléments suivants doivent être pris en compte:
(I) la grande renommée de la marque antérieure «McDONALD’S»;
(II) le caractère distinctif acquis par le préfixe «Mc»;
(III) le fait que la marque contestée reproduit la même structure que la famille de marques «Mc» et qu’il s’agit du premier élément de la marque contestée.
Par conséquent, le public pertinent, voyant la marque contestée apposée sur les produits liés aux services de l’opposante, et parce que cette marque a le même préfixe et reproduit la même structure que la marque antérieure renommée, associerait la marque contestée à la famille de marques «Mc». Le public pertinent serait attiré par l’achat des produits contestés parce qu’il transfèrent à ces produits les qualités des services de l’opposante, tels qu’ils sont commercialisés sous la marque antérieure renommée, en raison de la structure similaire des signes et du lien entre les produits et services en cause. Cela pourrait déjà constituer une raison suffisante pour choisir, par exemple, une pouce «McHugs», au lieu d’une autre portant une marque non connue.
Par conséquent, il est suffisamment établi que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque «McDONALD’S», se plaçant dans son sillage afin de bénéficier de son pouvoir d’attraction, de sa réputation et de son prestige. La marque contestée exploiterait ainsi les efforts de marketing déployés par l’opposante afin de créer et de maintenir l’image de la marque «McDONALD’S», sans aucune compensation financière.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
f) Conclusion Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif restant et les droits antérieurs sur lesquels l’oppositionétait fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe

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d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Ioana Moisescu Cristina CRESPO MOLTO Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.