DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 57 792 (INVALIDITY)
Pharma Cosmetics Laboratories Ltd., 4 Nirim St., 6706041 Tel Aviv, Israélia (requérante), représentée par Gallo ± Partners S.r.l., Via Rezzonico, 6, 35131 Padua, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Instytut Badawczo-Rozwojowy «biogened» Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź (Pologne), représentée par Polservice Patent And Trademark Attorneys Office, BlusTP zańska 73, 00-712 Varsovie (Pologne) (représentant professionnel).
Le 15/01/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 28/12/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 13 824 024 «SUNBRELLA» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur la marque non enregistrée «SUNBRELLA» (marque verbale) prétendument utilisée dans la vie des affaires à Chypre, en Slovénie, en République tchèque, en Allemagne, en Pologne, en Slovaquie, au Portugal, en Lettonie, en Italie, en Irlande, en Grèce, en Finlande, en Bulgarie, en Autriche et en Roumanie. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le 28/12/2022, la demanderesse a affirmé que sa marque antérieure non enregistrée a été utilisée dans plusieurs États membres de l’Union européenne tels que la Slovaquie, le Portugal, la Lettonie, l’Italie, l’Irlande, la Grèce, l’Allemagne, la Finlande, la Bulgarie, l’Autriche, la République tchèque, la Roumanie et la Pologne. À cet égard, la demanderesse a produit des éléments de preuve de l’usage du droit antérieur revendiqué, tels que des catalogues, des affiches, des factures, des extraits en ligne et du rapport de vente (annexes 1 à 5). Dans ses observations, la demanderesse a également mentionné la législation nationale des États membres de l’Union européenne dans lesquels le signe antérieur aurait été prétendument utilisé, dans la langue originale accompagnée d’une traduction en anglais. Elle a notamment mentionné les lois italienne, bulgare, tchèque, allemande, lettone, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, finlandaise et irlandaise. En outre, elle a produit quelques décisions rendues par des juridictions italiennes (pièce jointe 6). Selon la demanderesse, il est tout à fait concevable que le public ne soit pas en mesure de distinguer les marques en cause et de supposer que les produits pertinents proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

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Le 12/05/2023, la titulaire de la MUE a déclaré que les éléments de preuve produits par la demanderesse étaient insuffisants pour démontrer que la marque antérieure était suffisamment utilisée. Par conséquent, le signe invoqué n’a pas acquis de droit de marque non enregistré en vertu des lois invoquées. En outre, la titulaire a affirmé que la disposition juridique citée n’a pas été correctement invoquée et identifiée et que celles-ci sont affectées par certaines références incorrectes. En outre, elle a souligné que la requérante n’avait pas invoqué le droit applicable puisqu’elle n’avait pas produit de publications officielles des dispositions pertinentes. Enfin, selon la titulaire, la demanderesse n’a pas avancé d’argumentation contradictoire quant à la raison pour laquelle l’usage de la marque contestée serait empêché par les lois applicables. Par conséquent, l’exigence de l’article 8, paragraphe 4, n’est pas remplie.
Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaire s article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
La demande est fondée sur la marque verbale non enregistrée «SUNBRELLA». Dans le formulaire de demande en nullité, la demanderesse a fait valoir que le signe est utilisé dans la vie des affaires à Chypre, en Slovénie, en République tchèque, en Allemagne, en Pologne, en Slovaquie, au Portugal, en Lettonie, en Italie, en Irlande, en Grèce, en Finlande, en Bulgarie, en Autriche et en Roumanie et en relation avec des produits cosmétiques de protection solaire; maquillage avec des compositions de protection solaire.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux exigences suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale;
selon le droit qui lui est applicable, avant la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée, le demandeur doit avoir acquis des droits sur le signe sur lequel la demande en nullité est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite doivent être remplies en ce qui concerne la marque contestée.

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Dans une demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la demanderesse en nullité doit démontrer l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale à la date de dépôt de la MUE contestée (ou la date de priorité, le cas échéant). Dans le cadre des procédures de nullité, le demandeur doit également démontrer que le signe était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale à un autre moment, à savoir à la date de présentation de la demande en nullité. Cette condition découle du libellé de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, selon lequel une marque de l’Union européenne sera déclarée nulle «lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies» [03/08/2011, R 1822/2010-2, BABY BAMBOLINA (fig.), § 15]. L’exigence de «permanence» dans le contexte de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE dans les procédures de nullité est désormais explicitement prévue à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE.
Ce qui précède a été confirmé par le Tribunal dans son arrêt dans l’affaire Baby Bambolina (23/10/2013, T-581/11, Baby Bambolina, EU:T:2013:553). Le Tribunal a jugé que le droit antérieur invoqué à l’appui d’une opposition doit toujours exister au moment où l’opposition est formée. Par analogie, le droit antérieur invoqué à l’appui d’une demande en nullité doit toujours exister au moment du dépôt de la demande. Cela suppose normalement que le signe en cause doit encore être utilisé au moment du dépôt de l’acte d’opposition ou de la demande en nullité. En effet, c’est précisément l’utilisation du signe dans la vie des affaires qui fonde l’existence des droits sur ce signe (23/10/2013, T-581/11, Baby Bambolina, EU:T:2013:553, § 26, 27).
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. Dès lors, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’action en nullité fondée sur une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
Le droit en vertu du droit applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits. Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Conformément à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si la demande est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le demandeur doit fournir, entre autres, la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué conformément à la législation d’un État membre, et une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes.
Par conséquent, il incombe au demandeur de fournir toutes les informations nécessaires à la décision, y compris en identifiant le droit applicable et en fournissant toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient au demandeur «… de fournir à l’ [EUIPO] non seulement les éléments démontrant qu’elle remplit les conditions requises du droit national en vertu duquel la protection est demandée, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).

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Les informations sur le droit applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et la portée de cette protection, et permettre au titulaire de la marque contestée d’exercer son droit de défense.
En ce qui concerne les dispositions de la législation applicable, le demandeur doit clairement identifier le contenu de la législation nationale invoquée en fournissant le s publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes [article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE]. Le demandeur doit fournir la référence à la disposition juridique pertinente (numéro d’article et numéro et titre de la loi) et le contenu (texte) de la disposition juridique en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, une encyclopédie juridique ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente fait référence à une autre disposition de droit, cela doit également être fourni pour permettre au titulaire de la marque de l’Union européenne et à l’Office de comprendre pleinement le sens de la disposition invoquée et de déterminer l’éventuelle pertinence de cette disposition supplémentaire. Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, le demandeur peut les fournir en faisant référence à cette source [article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE].
En outre, le demandeur doit produire la preuve appropriée du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que la preuve que les conditions de protection à l’égard de la marque contestée sont effectivement remplies. Les éléments de preuve doivent préciser si le titulaire du droit est habilité à interdire l’utilisation d’une marque plus récente ainsi que les conditions dans lesquelles le droit peut prévaloir et être exercé à l’égard d’une marque plus récente.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas fourni suffisamment d’informations sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué par la demanderesse.
Comme indiqué ci-dessus, l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE exige que le demandeur fournisse une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes. En particulier, le contenu (texte) de la disposition juridique doit être fourni en présentant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes, telles que des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, une encyclopédie juridique ou des décisions de justice.
En l’espèce, comme le conteste également la titulaire, la demanderesse n’a pas satisfait à cette exigence puisqu’elle s’est contentée de citer le droit national italien, bulgare, tchèque, allemand, letton, polonais, portugais, roumain, slovaque, finlandais et irlandais (dans la langue originale et sa traduction) dans ses observations. Toutefois, elle n’a produit aucune publication des dispositions pertinentes (telles que des copies originales de textes juridiques ou des commentaires).
En outre, la demanderesse n’a fourni aucune référence en ligne provenant d’une source reconnue par l’Office contenant le contenu des lois nationales pertinentes.
En ce qui concerne la législation italienne, les arrêts inclus dans la pièce jointe 6 ne donnent aucune indication en la matière. En effet, la plupart de leurs parties ne sont pas rédigées dans la langue de procédure. À cet égard, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE exige que toutes les dispositions du droit national applicable régissant l’acquisition des droits et l’étendue de leur protection, y compris les preuves

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accessibles en ligne, soient présentées dans la langue de procédure ou accompagnées d’une traduction dans cette langue, qui doivent être présentées dans le délai fixé pour la présentation de l’original.
La division d’annulation reconnaît que la demanderesse a fourni une traduction partielle de ces arrêts dans ses observations. Toutefois, la partie traduite ne fait qu’une référence à l’interprétation et à l’application de la disposition spécifique. Néanmoins, elle ne mentionne pas le contenu de la disposition juridique et, dès lors, de telles sources ne sauraient être considérées comme des «publications» susceptibles d’afficher le contenu de la législation pertinente.
Enfin, il convient de noter que les lois pertinentes de certains États membres indiquées dans la demande en nullité, telles que Chypre, la Slovénie, la Grèce ou l’Autriche, ne sont même pas mentionnées dans les observations de la demanderesse.
Il s’ensuit que l’une des conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’était pas remplie.
Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Rosario GURRIERI Aldo Blasi Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.