DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 088 192
BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, Winsbergring 12-22, 22525 Hambourg, Allemagne ( opposante), représentée par Harmsen Utescher RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT mbB, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Caballeros, Inc., 2911 Hunter Mill Road, Suite 303A, Oakton 22124 1719,- Virginia, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Hindles Limited, Clarence House, 131 135- George Street, EH2 4JS Edîburgh, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 17/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 088 192 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 032 884 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 032 884. l’opposition est fondée sur, entre autres, l’ enregistrement de la marque del’Union européenne no
16 696 213. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de

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la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 696 213 de l’opposante;
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 33: spiritueux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: whisky.
La whisky contesté est inclus dans la catégorie générale des spiritueux de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
En ce qui concerne les arguments de la demanderesse sur l’usage réel sur le marché des marques comparées pour des produits différents, il convient de relever que l’examen du risque de confusion réalisé par l’Office est un examen prospectif.Les modalités particulières de commercialisation des produits ou des services couverts par les marques n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, dès lors que celles-ci peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques (15/03/2007, 171/06- P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59;22/03/2012, C- 354/11 P, G, EU:C:2012:167, § 73;21/06/2012, 276/09-, Yakut, EU:T:2012:313, § 58).En outre, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, l’usage effectif de la marque antérieure doit être démontré si — et seulement si — la demanderesse demande la preuve de l’usage.Tant que le demandeur ne sollicite pas la preuve de l’usage, l’Office n’abordera pas la question de l’usage sérieux d’office.Dès lors, pour déterminer si la demande de marque de l’Union européenne contestée relève ou non d’un des motifs relatifs de refus, les droits de l’opposante et la portée de la protection de l’opposante sont pertinents.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, contrairement aux arguments de la demanderesse, les produits considérés identiques s’adressent au grand public.Le degré d’attention est considéré comme moyen.

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C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’ élément commun «SIERRA» et les autres éléments des signes ont une signification pour les consommateurs anglophones;Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public;
En l’espèce, l’élément verbal commun «SIERRA» est défini comme «une gamme de montagnes avec des pointes dentelées, particulièrement en Espagne ou en Amérique» (information extraite du Collins Dictionary on 03/06/2020 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sierra).Le présent mot indiquant le lieu de production des produits pertinents, il s’agit d’un élément faible.
L’élément verbal «SILVER» de la marque antérieure fait référence à un «élément blanc brillant brillant lillant très lâté avec la plus grande conductivité électrique et thermique du tout métal», «une couleur blanche ou blanche légère» et «court médaille d’argent» (informations extraites du Collins Dictionary on 03/06/2020 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/silver).Par conséquent, le public pertinent comprendra que le mot «SILVER» indique que les produits sont d’une couleur silencieuse ou qu’ils ont reçu un prix (médaille d’argent) et, par conséquent, il est laudatif et considéré comme un élément faible pour ces produits.L’élément «SILVER» désigne également une catégorie de boissons spiritueuses telles que la tequila.Pour la partie du public qui comprend que «SILVER» signifie «SILVER» au sens de cette signification, il s’agit d’un élément non distinctif car il décrit un type des produits en cause.

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L’élément verbal «importés» de la marque antérieure est un adjectif anglais qui signifie «(de produits, produits, etc.) qui est arrivé en provenance d’un autre pays pour être vendu» (informations extraites du Collins Dictionary on 03/06/2020 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/imported).Dès lors, il s’agit d’un élément non distinctif puisqu’il décrit simplement la provenance étrangère des produits concernés.
Les éléments figuratifs représentant un homme mexicain présent dans un paysage présentant un cactus, une culture et le soleil à l’horizon seront perçus comme tels par le public pertinent.Ils sont considérés comme des éléments peu distinctifs puisque ceux-ci décrivent le lieu de production des produits pertinents, à savoir le Mexique.
L’élément figuratif représentant un ruban en vert, blanc et rouge représente le drapeau mexicain.Par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif puisqu’elle indique le pays d’origine des produits en cause;
L’élément figuratif représentant quatre formes circulaires superposées en gris sera perçu comme étant quatre médailles d’argent.Il est considéré comme un élément peu distinctif car il indique une certaine qualité des produits en cause.
Le reste des éléments figuratifs, à savoir le fond du marron rouge, gris et différentes nuances de marron, sont de nature purement décorative et, dès lors, ils présentent un degré limité de caractère distinctif.
L’ élément verbal «NORTE» du signe contesté sera compris par le public pertinent comme «un des quatre points cardinal de la boussole aile, à 0° ou à 360°, qui est de 90° de l’est et de l’ouest et de 180° du sud» (informations extraites du Collins Dictionary on 03/06/2020 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/north), puisqu’il est très proche du mot équivalent dans la langue officielle du territoire pertinent, à savoir «nord».
Malgré le fait que l’élément verbal «NORTE» suit l’élément verbal «SIERRA» (et non à juste ordre grammatical pour l’anglais), le public pertinent percevra ces éléments comme étant un Cererra qui se trouve dans le nord.Dès lors, l’élément «NORTE» est un élément peu distinctif puisqu’il décrit l’origine des produits pertinents, à savoir le whisky.
La demanderesse a argumenté que la notion d’élément verbal «SIERRA NORTE», qui se traduit en anglais par «norhaudes du Nord», est tirée d’une région géographique de l’État de l’Oaxaca (Mexique) et qu’elle fait partie de la gamme Sierra Madre.Même s’il est peu probable que la majorité du public associe «SIERRA NORTE» à cette signification, il est indéniable que cette association sera contestée par au moins une partie du public.Si tel est le cas, cette expression a un caractère distinctif limité puisqu’elle indique seulement la provenance géographique des produits concernés.
L’élément verbal «SINGLE BARREL» fait référence à un grand récipient rond pour des liquides ou des aliments qui soit unique ou individuel.Étant donné qu’elle sera perçue comme le type de récipient dans lequel les produits pertinents sont conservés, il s’agit d’un élément non distinctif.
L’élément verbal «MEXICAN whisky» décrit l’origine géographique des produits pour lesquels la protection est demandée, en conséquence, il est non distinctif à l’égard des produits en cause.

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L’élément figuratif du fond rectangulaire comportant des bords et des lignes ornementales en différentes nuances de marron est de nature purement décorative et, par conséquent, possède un degré limité de caractère distinctif;
Les éléments «SIERRA» de la marque antérieure et «SIERRA NORTE» du signe contesté sont des éléments dominants étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs visuellement;
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur élément verbal faible et dominant «SIERRA».Toutefois, ils diffèrent par l’ élément verbal dominant et faible verbal «NORTE» du signe contesté.Les marques diffèrent également par les éléments non distinctifs ou faibles des éléments verbaux «SILVER» et «importés» de la marque antérieure et «SINGLE BARREL» et «MEXICAN whisky» dans le signe contesté, ainsi que par les autres éléments figuratifs des deux signes, qui ne sont pas distinctifs, faibles ou présentent un degré limité de caractère distinctif;
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «SIERRA», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son des lettres «NORTE» de la marque contestée.Les signes diffèrent également par la prononciation des éléments non distinctifs ou faiblement distinctifs «SILVER» et «importés» de la marque antérieure et «SINGLE BARREL» et «MEXICAN whiskey» du signe contesté;Toutefois, compte tenu de la taille et du caractère distinctif faible (ou peu distinctif) de ces éléments, il est peu probable qu’ils soient prononcés (03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342).En outre, il a été confirmé par la jurisprudence que les consommateurs font généralement référence uniquement aux éléments dominants des marques (03/07/2013, 206/12,- LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44) et qu’ils ont tendance à abréger les marques composées de plusieurs mots.
Par conséquent, les signes présententun degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les signes seront associés à une signification similaire, fournis par l’élément commun «SIERRA» et les éléments faisant allusion au Mexique, et compte tenu de la faiblesse ou de l’absence de caractère distinctif des autres éléments, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.

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D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après l’opposante, la protection de la marque antérieure s’étend à la marque antérieure.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de ce qui précède dans la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous lesproduits en cause;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (incluant le risque d’association) existe dès lors qu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, lequel dispose d’un degré d’attention moyen lorsqu’il les achète.La marque antérieure présente un faible degré de caractère distinctif.
Les marques présentent un faible degré de similitude visuelle, un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne et un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Même si les produits en cause peuvent être achetés dans des rayons des points de vente au détail et en ligne lorsque la couleur est un facteur important pour que les consommateurs distinguent les marques, comme le soutient la demanderesse, il y a lieu de rappeler également que les produits pertinents sont des boissons et que, dans la mesure où ils sont fréquemment commandés dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (15/01/2003,- 99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48).Par conséquent, le degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne présente une importance particulière dans l’espèce.
Si le caractère distinctif de la marque antérieure doit effectivement être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation.Ainsi, même en présence d’un signe antérieur à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007,- 134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70 et jurisprudence citée;13/09/2010,- 72/08, SmarWings, EU:T:2010:395, § 63;27/02/2014,- 25/13, 4711 Aqua Mirabilis, EU:T:2014:90, § 38).
De plus, bien que le caractère distinctif de la marque antérieure soit faible, comme expliqué ci-dessus, et malgré la faiblesse de l’élément des signes, il peut y avoir un

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risque de confusion si les autres éléments présentent un caractère distinctif plus faible (ou tout aussi faible) ou ont un impact visuel insignifiant.
Dès lors, en l’espèce, l’identité des produits, la similitude phonétique moyenne des signes susvisée et le faible caractère distinctif des éléments restants des signes compensent le faible caractère distinctif de la marque antérieure.
Dans ses observations, la demanderesse a fait valoir que les autres marques contenant le mot «SIERRA» semblent être actuellement utilisées pour désigner des boissons alcoolisées sur le marché dans l’Union européenne, ce qui crée moins de risque de confusion dans l’esprit des consommateurs à l’égard des marques en cause.À l’appui de son argument, elle faisait référence à plusieurs enregistrements de marques dans l’Union européenne.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché.En d’autres termes, sur la base des données concernant le seul registre, il n’est pas permis de présumer que toutes ces marques ont effectivement été utilisées.Il s’ ensuit que les preuves produites ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «SIERRA» et s’y sont habitués.Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il est considéré que les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser la similitude découlant de l’élément commun «SIERRA».
Par ailleurs, s’il est possible que le public ne confonde pas directement les signes en cause, la division d’opposition considère qu’il est peu probable qu’une confusion indirecte survienne, sous la forme d’un risque d’association.Si le public pertinent est en mesure de faire la distinction entre des marques, il peut néanmoins croire que les produits ou les services désignés par les marques proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.Par conséquent, le signe contesté, contenant l’élément verbal supplémentaire «NORTE» et les couleurs et éléments figuratifs différents, pourrait être perçu comme une ligne parallèle de produits de l’opposante;
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’ esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 16 696 213 de l’ opposante est fondée.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il est superflu d’évaluer le degré élevé de caractère distinctif de la marque de l’opposante, comme l’a fait valoir l’opposante.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Étant donné que l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 696 213 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu

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d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).Il n’est pas non plus nécessaire d’examiner l’ argument de l’ opposante selon lequel les marques antérieures, toutes caractérisées par la présence du même élément verbal «SIERRA», constituent une «famille de marques» ou une «série de marques».
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Rosario GURRIERI Victoria DAFAUCE Francesca DRAGOSTIN Menendez
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.