EUIPO, 16 juillet 2024, n° 000058896

EUIPO 16 juillet 2024

Arguments

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Accepté
Mauvaise foi lors du dépôt de la marque
La cour a estimé que le dépôt de la marque contestée, effectué le lendemain de l'introduction de la demande en déchéance, constitue un acte de mauvaise foi, car il visait à contourner les effets de la déchéance.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 16 juil. 2024, n° 000058896
Numéro(s) :	000058896
Textes appliqués :	Article 59(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	MUE partiellement annulée
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Texte intégral

DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 58 896 (NULLITÉ)
FC06 SAS, 1 boulevard du Montparnasse, 75006 Paris, France (demanderesse), représentée par Annette Sion, 6 rue Edouard Detaille, 75017 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Standard International Management, LLC, 23 East 4th Street, Fifth Floor, 10003 New York, États-Unis (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Boult Wade, S.L., Avda. de Europa, 26 Edif. Ática 5, Planta 2, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Espagne (représentant professionnel). Le 16/07/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit partiellement à la demande en nullité.

2. La marque de l’Union européenne n° 17 967 529 est déclarée nulle pour une partie des produits et services contestés, à savoir:

Classe 18: Articles en cuir à savoir, Portefeuilles, Porte cartes, Bandoulières [courroies], Étuis à clés, Sacs à main, Sacs à dos, Bagages et trousses à cosmétiques.

Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Vêtements, en particulier tee-shirts, sous-vêtements pour hommes et dames, chapellerie, vestes, sweat-shirts, peignoirs, chaussures, maillots de bain, vêtements de sport et jeans.

Classe 38: Fourniture d’infrastructures informatiques/en ligne d’accès à l’internet. Services d’information, de conseils et d’assistance en rapport avec les services précités.

Classe 39: Services de garage de voitures; Services d’assistance, de conseils et d’informations relatifs à tous les services précités.

Classe 41: Fourniture d’infrastructures de réunions/conventions à des fins éducatives; Services d’information, de conseils et d’assistance en rapport avec les services précités.

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réceptions de mariage [nourriture et boissons]; services d’hôtels, restaurants, bars, cafés, bars-salons; Mise à disposition d’installations pour évènements sociaux et banquets pour des occasions spéciales; Services de traiteurs; Services de valets de chambre;; Fourniture d’infrastructures de réunions/conventions à d’autres fins; Fourniture d’installations pour conférences, expositions et réunions; services d’information, de conseil et d’assistance dans tous les domaines précités.

Classe 44: Services de salons de coiffure pour hommes; Salons de coiffure; Services de salons de beauté; Services de salons de beauté; Services de salons de beauté pour animaux de compagnie. Services d’information, de consultation et de conseils liés à tous les services précités.

3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services restants, à savoir:

Classe 18: Parapluies.

Classe 35: Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de cosmétiques, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux et le corps, bougies, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, appareils photographiques, étuis et pochettes pour ordinateurs portables, tablettes électroniques et téléphones mobiles en différentes matières, lunettes et lunettes de soleil, casques d’écoute; Services de vente au détail et de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, articles en papier et en carton, produits de l’imprimerie, photographies, affiches, articles de papeterie, matériel pour les artistes, matières plastiques pour l’emballage; Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de cuir et des imitations du cuir; Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de pochettes pour CD en cuir et imitation du cuir, serre-livres en cuir et imitation du cuir, portefeuilles en cuir et imitation du cuir, étuis en cuir et imitation du cuir pour smartphones, étuis en cuir et imitation du cuir pour tablettes électroniques, étuis en cuir et imitation du cuir pour ordinateurs portables, porte-cartes en cuir et imitation du cuir, ceintures en cuir et imitation du cuir, étuis pour clés et breloques pour clés en cuir et imitation du cuir, sacs à main en cuir et imitation du cuir, sacs à dos en cuir et imitation du cuir, bagages en cuir et imitation du cuir, trousses à cosmétiques en cuir et imitation du cuir, étuis à bijoux en cuir et imitation du cuir, signets en cuir et imitation du cuir, agendas et carnets en cuir et imitation du cuir, articles de papeterie en cuir et imitation du cuir; Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de malles et sacs de voyage et accessoires pour malles et sacs de voyage, parapluies, parasols, cannes, oreillers, articles de ménage, verrerie, porcelaine, faïence, textiles et articles textiles, couvre-lits, linge de lit, couvertures, nappes, trousses de voyages (articles textiles en laine d’alpaga), nécessaires de voyage; Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements, chaussures, chapellerie, boules à neige, jouets, jouets pour adultes, jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport, objets d’art, paniers, sérigraphies, bougeoirs; Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de serre-livres, presse-papiers, art mural en céramique, drapeaux en toile,

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photographies, peintures (tableaux, encadrés ou non), jardinières, piédestaux pour pots à fleurs, vases, fleurs artificielles, fruits artificiels, guirlandes artificielles, articles en porcelaine pour la décoration, articles en verre pour la décoration, articles en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, écaille, ambre, nacre pour la décoration; Gestion commerciale d’hôtels, bars, boîtes de nuit, restaurants et salles de conférence et de divertissement; Services de programmes de fidélité; Étude de marché; Services de publicité, marketing et relations publiques; Services de conseils, d’information et d’assistance en rapport avec les services précités.

Classe 38: Services de diffusion de podcasts; Services de webcast; Services de transmission en flux de vidéo et d’audio; Diffusion de données en streaming; Accès à du contenu, à des sites et à des portails internet; Services d’information, de conseils et d’assistance en rapport avec les services précités.

Classe 39: Organisation de voyages; Organisation de voyages; Organisation d’excursions; Services de guides touristiques; Réservation de sièges
[transports]; Services de stationnement; Visites touristiques; Services de réservation de transport; Services pour la réservation de voyages; Services d’assistance, de conseils et d’informations relatifs à tous les services précités.

Classe 41: Divertissement, activités culturelles; Organisation de réunions et de conférences; Divertissement; Organisation et conduite de concerts; Expositions artistiques; Réservation de places de spectacles; Services d’agences en matière de billetterie; Services de billetterie et de réservation pour évènements; Services de clubs [divertissement ou éducation]; Services d’artistes de spectacles; Services de divertissement fournis par des hôtels; Services de divertissement fournis dans des hôtels, restaurants, bars et boîtes de nuit; Services de clubs de remise en forme; Services de boîtes de nuit [divertissement]; Organisation de compétitions sportives; Organisation de fêtes; Divertissement dans le cadre de services d’accueil (hébergement); Services d’organisation et représentation de spectacles; Production de spectacles; Services et infrastructures de casino, de jeux et de jeux d’argent; Services d’information, de conseils et d’assistance en rapport avec les services précités.

Classe 43: Services de réservation de chambres; Agences de logement (hôtels, pensions); Mise à disposition de chambres d’hôtel; Réservation d’hôtels; Services d’agences de logement [hôtels, pensions]; Services de réservation de chambres; Gestion de logement pour membres; Services de location de chambres [hébergement temporaire]; Services de restauration privée pour membres; Services de bar privé pour membres; Organisation de banquets; Services de restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs; Préparation de repas dans des hôtels; Préparation de repas; Réservation de restaurants et de repas; Salons de thé; Bars à jus de fruits; Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; Services de cantines; Services de chef de cuisine personnel; Services d’un sommelier; Services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; Services d’information, de conseil et d’assistance dans tous les domaines précités.

Classe 44: Stations thermales; Stations thermales; Services d’information, de consultation et de conseils liés à tous les services précités.

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4. Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS
Le 14/02/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne n°17 967 529 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne), déposée le 11/10/2018 et enregistrée le 01/05/2019. La requête est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 18: Articles en cuir à savoir, Portefeuilles, Porte cartes, Bandoulières
[courroies], Étuis à clés, Sacs à main, Sacs à dos, Bagages et trousses à cosmétiques; Parapluies.

Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Vêtements, en particulier tee- shirts, sous-vêtements pour hommes et dames, chapellerie, vestes, sweat-shirts, peignoirs, chaussures, maillots de bain, vêtements de sport et jeans.

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photographies, peintures (tableaux, encadrés ou non), jardinières, piédestaux pour pots à fleurs, vases, fleurs artificielles, fruits artificiels, guirlandes artificielles, articles en porcelaine pour la décoration, articles en verre pour la décoration, articles en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, écaille, ambre, nacre pour la décoration; Gestion commerciale d’hôtels, bars, boîtes de nuit, restaurants et salles de conférence et de divertissement; Services de programmes de fidélité; Étude de marché; Services de publicité, marketing et relations publiques; Services de conseils, d’information et d’assistance en rapport avec les services précités.

Classe 38: Fourniture d’infrastructures informatiques/en ligne d’accès à l’internet; Services de diffusion de podcasts; Services de webcast; Services de transmission en flux de vidéo et d’audio; Diffusion de données en streaming; Accès à du contenu, à des sites et à des portails internet; Services d’information, de conseils et d’assistance en rapport avec les services précités.

Classe 39: Services de garage de voitures; Organisation de voyages; Organisation de voyages; Organisation d’excursions; Services de guides touristiques; Réservation de sièges [transports]; Services de stationnement; Visites touristiques; Services de réservation de transport; Services pour la réservation de voyages; Services d’assistance, de conseils et d’informations relatifs à tous les services précités.

Classe 41: Divertissement, activités culturelles; Fourniture d’infrastructures de réunions/conventions à des fins éducatives; Organisation de réunions et de conférences; Divertissement; Organisation et conduite de concerts; Expositions artistiques; Réservation de places de spectacles; Services d’agences en matière de billetterie; Services de billetterie et de réservation pour évènements; Services de clubs [divertissement ou éducation]; Services d’artistes de spectacles; Services de divertissement fournis par des hôtels; Services de divertissement fournis dans des hôtels, restaurants, bars et boîtes de nuit; Services de clubs de remise en forme; Services de boîtes de nuit [divertissement]; Organisation de compétitions sportives; Organisation de fêtes; Divertissement dans le cadre de services d’accueil (hébergement); Services d’organisation et représentation de spectacles; Production de spectacles; Services et infrastructures de casino, de jeux et de jeux d’argent; Services d’information, de conseils et d’assistance en rapport avec les services précités.

Classe 43: Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire;

Services de réservation de chambres; Agences de logement (hôtels, pensions);

Services hôteliers; Services hôteliers; Mise à disposition de chambres d’hôtel; Réservation d’hôtels; Services d’agences de logement [hôtels, pensions];

Services de réservation de chambres; Gestion de logement pour membres;

Services de location de chambres [hébergement temporaire]; Fourniture de salles et infrastructures pour conventions, conférences, expositions et réunions;

Services de restauration privée pour membres; Services de bar privé pour membres; Organisation de banquets; Services de restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs; Services d’hôtellerie et de restauration; Préparation de repas dans des hôtels; Préparation de repas; Réservation de restaurants et de repas; Services de restauration (alimentation); Services de bars; Services de pubs; Services de brasseries en plein air; Microbrasseries (bars); Bar à cocktails; Services de cafés; Services de cafés; Salons de thé; Bars à jus de fruits; Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; Services de cantines; Services de chef de cuisine personnel; Services d’un sommelier;

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Organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; Services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; Services d’hôtels, restaurants, bars, cafés, bars-salons; Mise à disposition d’installations pour évènements sociaux et banquets pour des occasions spéciales; Services de traiteurs; Services de valets de chambre; Fourniture d’infrastructures de réunions/conventions à d’autres fins; Fourniture d’installations pour conférences, expositions et réunions; Services d’information, de conseil et d’assistance dans tous les domaines précités.

Classe 44: Services de salons de coiffure pour hommes; Salons de coiffure; Services de salons de beauté; Services de salons de beauté; Services de salons de beauté pour animaux de compagnie; Stations thermales; Stations thermales; Services d’information, de consultation et de conseils liés à tous les services précités.

La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme dans ses différentes observations que la titulaire a déposé la MUE contestée le 11/10/2018, le lendemain de l’introduction de
l’action en déchéance à l’encontre de la MUE n° 8 405 243 . La titulaire ne pouvait alors savoir que cette marque allait survivre partiellement à l’action en déchéance. La titulaire a déjà exploitée la marque antérieure n° 8 405 243 en couleur rouge, avant le dépôt de la marque contestée, et en conséquence la marque contestée ne lui conférerait aucune protection supplémentaire pour les services d’hôtels, restaurants, bars pour lesquels elle est utilisée.

Pour apprécier la mauvaise foi, il convient de se placer à la date du dépôt du signe litigieux. Or, à la date du dépôt de la marque contestée, la titulaire venait d’apprendre qu’une procédure en déchéance avait été introduite la veille à l’encontre de sa marque antérieure. Elle ne pouvait à ce moment-là savoir qu’après 5 ans de procédure et deux décisions ayant prononcé la déchéance de ses droits sur sa marque n°8 405 243 (pièces n°3 et 4), celle-ci serait finalement partiellement validée.

En effet, si dans la décision 30/05/2023, R 828/2020-1 The standard (fig.), la chambre des recours a partiellement rejeté la déchéance de la marque
n°8 405 243, à la suite de l’arrêt du 13/07/2022, 768/20, The standard (fig.), EU:T:2022:458. Elle avait dans un premier temps confirmé la décision de première instance prononçant la déchéance totale des droits de la titulaire pour défaut d’usage (décision du 02/03/2020, C 28 401, pièce n°3 et première décision 27/11/2020, R 828/2020-5, The standard (fig.) (pièce n°4).

L’usage de la marque n°8 405 243 était donc contestable et la titulaire, sachant qu’existait un risque substantiel de voir annuler sa marque, a voulu contourner le principe du droit des marques sur la déchéance et anéantir tous les effets potentiels de l’action en déchéance en déposant la marque contestée le lendemain de la demande en déchéance.

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La titulaire prétend également que la marque contestée ne constituerait qu’une déclinaison de sa marque antérieure et que son dépôt s’inscrirait donc « dans une logique commerciale évidente ». Ce faisant, la titulaire reconnait tout d’abord la quasi-identité des marques en écrivant qu’elle « ne conteste pas que le signe de la marque contestée affiche des similarités avec le signe de la marque antérieure » et ne conteste pas davantage «l’existence d’une similarité entre les produits et services visés par la marque antérieure et la marque contestée ».

En outre, la titulaire soutient que ce dépôt quasi-identique serait intervenu quelques mois avant l’ouverture d’un hôtel à Londres afin d’étendre la catégorie de produits et services visés et en ce qui concerne la couleur rouge, pour protéger la « variante actuellement utilisée du signe exploitée (« rebranding ») ».

Les faits prouvent cependant le contraire. Il ressort en effet de divers extraits du site internet de la défenderesse tirés de l’archive en ligne « Wayback machine » (archive.org) qu’elle utilisait le logo en rouge, comme celui de la marque litigieuse à tout le moins depuis 2007, soit bien avant le dépôt de sa première marque en noir et blanc (pièce n°7).

Ce n’est donc pas pour « protéger la variante actuellement utilisée » que la titulaire a procédé au dépôt de la marque contestée puisqu’il est établi qu’elle utilisait déjà ce signe dès 2007. Cet argument sera donc écarté.

De plus, ce n’est évidemment pas le simple fait de déposer une marque en couleur après l’avoir déposée en noir et blanc ou de procéder au dépôt d’une nouvelle marque pour étendre la catégorie de produits et services visés qui est susceptible de caractériser la mauvaise foi de la titulaire en l’espèce, mais la concomitance entre le dépôt de la marque seconde et l’action en déchéance introduite à l’encontre de la marque première.

Enfin, il est établi le caractère mensonger de l’allégation de la défenderesse qui prétend qu’elle aurait procédé au dépôt de sa marque contestée en octobre 2018, en raison de l’ouverture prochaine de son hôtel à Londres compte tenu du Brexit, dont le référendum est intervenu le 23/06/2016, de ses projets de développement en Europe (Ibiza, Lisbonne, Dublin ou Bruxelles) et de la présence d’une clientèle européenne dans ses établissements nord-américains.

Or, la défenderesse détenait déjà la marque européenne n°8 405 243 depuis le 16/06/2009 pour désigner les « services d’hôtels, restaurants, bars, cafés, bars- salons » qui devait lui permettre de développer sa chaine d’hôtel en Europe. Par conséquent, le dépôt de la marque contestée ne lui apportait aucune protection supplémentaire pour les services d’hôtels, restaurants, bars. Il n’a été motivé que par la volonté de contourner le droit des marques et d’anéantir les effets de la déchéance de la MUE n°8 405 243 si elle était prononcée.

L’absence de protection supplémentaire apportée par la marque contestée en ce qu’elle désigne les produits et services en classes 18, 25, 38, 39, 41, 43 et 44, ainsi que la date du dépôt de ladite marque, le lendemain de l’introduction de la demande en déchéance de ses droits sur sa marque n°8 405 243, établissent de manière incontestable la mauvaise foi du dépôt.

Au soutien de ses observations, la demanderesse a déposé les éléments suivants:

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1: Extrait du registre de la marque contestée 17 967 529
2: Extrait du registre de la marque antérieure 8 405 243
3: Décision du 02/03/2020, C 28 401, The standard (fig.)
4: Décision du 27/11/2020, R 828/2020-5, The standard (fig.)
5: Opposition formée à l’INPI à l’encontre de la marque française 4 818 671 « Le standard rive gauche »
6: Extrait K bis de la Société FC 06
7: Extraits archive.org concernant le site « standardhotels.com »
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme dans ses différentes observations que le dépôt de la marque contestée s’inscrit dans une stratégie de dépôt de sa marque et l’évolution de son portefeuille au niveau international, sans que le jour précis du dépôt ait une incidence sur ses intentions de faire évoluer son portefeuille de marques. La titulaire pouvait s’attendre à la révocation partielle de la MUE n° 8 405 243, à la lumière de la jurisprudence constante des tribunaux de l’Union Européenne. La titulaire a fait évoluer sa marque au fil des années et elle a procédé au dépôt de sa marque en couleur afin de protéger au mieux le signe tel qu’exploité contre les actes de contrefaçon. Ainsi, la marque contestée déposée le 11/10/2018 a été déposé le même jour, au Royaume-Uni (Pièce VI) et deux mois plus tard aux Etats-Unis, étendue sous le protocole de Madrid à l’Australie, le Bahreïn, la République tchèque, l’Indonésie, l’Irlande, la Nouvelle Zélande, la République de Corée, l’Espagne, le Vietnam et la France (Pièces VII et VIII).

De plus, la titulaire a commencé à exploiter sa marque en couleurs rouge-blanc depuis les années 2000. Déjà antérieurement au dépôt de la marque contestée, la titulaire avait commencé à déployer sa stratégie de dépôt des marques en couleur (Pièces IX et X). Ces dépôts témoignent d’une stratégie de protection de marque dûment pensée et s’inscrit dans une activité de dépôt de marques en couleur rouge, déjà entamée par la titulaire avant l’année 2018. Il en ressort de manière incontestable que le dépôt de la marque contestée répond à une intention de « rebranding » de sa marque et reflète l’évolution de l’usage de la marque par la titulaire. La logique commerciale dans laquelle s’inscrit ce dépôt ne peut pas, dans ces conditions, être sérieusement contestée.

A toutes fins utiles, il sera rappelé que le dépôt de la marque contestée a accompagné l’expansion imminente de la chaîne d’hôtels de luxe de la titulaire en Europe, qui a ouvert son premier hôtel sur le territoire de l’UE en juillet 2019 à Londres, suivi par l’ouverture d’un hôtel en 2022 sur l’île espagnole d’Ibiza. Aucune mauvaise foi ne pourrait être retenue à l’encontre de la Défenderesse.

Au soutien de ses diverses observations, la titulaire a déposé les preuves suivantes:
Pièce I : Publications sur le compte Instagram et le site Internet de la titulaire en lien avec l’hôtel « The Standard » à Londres.

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Pièce II 1 : Article « The Standard ouvre son premier hôtel sur l’île d’Ibiza
», paru en ligne dans le magazine AD, le 31/05/2022.

Pièce II.2 : Extrait du site du guide Michelin en ligne, avec une liste des prix, en date du 21/06/2023 (et traduction automatique).

Pièce III.1: Article « Standard International Prepped for 'Major Growth’ », paru en ligne dans le Hotel News Now, le 06/03/2023 (et la traduction automatique). Article «A former navy hospital turned hip hotel with branded residences in Lisbons historic alfama », paru en ligne dans le Portugal News, le 13/02/2023 (et traduction automatique).

Pièce III.2 : Annonce sur le site internet de la titulaire dédié à l’activité « The Standard Residences », qui évoque le projet d’ouverture de l’hôtel à proximité du complexe de résidences dans le quartier Palácio Santa Clara à Lisbonne (et traduction automatique).

Pièce IV.1 : Article « Standard Hotels to open Dublin property », paru dans le Business Traveler le 14/11/2021 (et traduction automatique) / Article « The Standard enters agreement for first boutique hotel in Dublin », paru dans le magazine spécialisé Boutique hotelier, le 12/11/2021 (et traduction automatique).

Pièce IV.2 : Annonce par l’investisseur Ballymore pour l’aménagement du quartier situé au nord de la ville de Dublin sur le démarrage du projet d’ouverture prévu pour 2025 d’un hôtel The Standard dans le quarter Dublin Arch (et traduction automatique).

Pièce V.1 : Article « The Standard, Brussels to open in 2025 », paru dans le magazine Sleeper, le 26/07/2021 (et traduction automatique). Article « Bruxelles: ouverture annoncée d’un hôtel «The Standard» au ZIN », paru dans le journal Le Soir, le 29/07/2021.

Pièce V.2 : Annonce en ligne en date du 26/07/2021 par l’investisseur et opérateur immobilier befimmo sur l’implantation à venir d’un hôtel « The Standard » dans nord de Bruxelles.

Pièce VI: Extrait de registre, marque n° UK 00917967529 déposée le 11/10/2018.

Pièces VII et VIII: Extraits de registre, marque internationale 1 471 870
déposée le 11/12/2018 désignant l’Australie, le Bahreïn, la République tchèque, l’Indonésie, l’Irlande, la Nouvelle Zélande, la République de Corée, l’Espagne, le Vietnam et la France sur base d’une marque USA. US88224682, en classes 35, 41 et 43, déposée le 11/12/2018.

Pièce IX : Extrait de registre, marque n° US85538050
.en classe 41, déposée le 09/02/2012.

Pièce X : Extrait de registre, marque n° US88145785. en classe 37, déposée le 07/10/2018.

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CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque la demanderesse était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe pas de définition juridique précise du terme «mauvaise foi», qui se prête à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif basé sur les intentions de la demanderesse lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions seules n’ont pas de conséquences juridiques. L’existence de la mauvaise foi nécessite, tout d’abord, une action de la titulaire de la marque de l’Union européenne témoignant manifestement d’une intention malhonnête, et deuxièmement, une norme objective permettant d’analyser cette action et de déterminer ensuite qu’elle constitue un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement de la personne qui dépose une demande de marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston présentées le 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi de la demanderesse lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à la demanderesse en nullité. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
Chronologie et résumé des faits pertinents
10/10/2018: dépôt de la demande en déchéance de la MUE 8 405 243
11/10/2018: dépôt de la marque contestée dans l’UE et au Royaume Uni.

30/05/2023: décision finale R 828/2020-1 The standard (fig.), au sujet de la déchéance de la MUE 8 405 243 prononçant sa révocation partielle.

14/08/2023: dépôt de la présente demande en nullité.

Appréciation de la mauvaise foi
Une appréciation de la mauvaise foi nécessite impérativement l’analyse du comportement du demandeur de la marque afin de déterminer la présence ou l’absence d’une intention malhonnête.

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Date pertinente
La mauvaise foi présuppose la présence d’une motivation subjective de la personne au moment de la demande d’enregistrement de la MUE contestée. La date pertinente aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur est la date de dépôt de la demande d’enregistrement (contestée, à savoir le 11/10/2018). Néanmoins, les faits et éléments de preuve antérieurs ou postérieurs au dépôt peuvent également être pris en compte étant donné qu’ils peuvent contenir des indications utiles pour interpréter l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande. Il peut s’agir, par exemple, de la question de savoir s’il existe un droit antérieur ou sur les circonstances dans lesquelles cette marque a été créée et sur l’usage qui en a été fait depuis sa création, voire, même, sur la question de savoir si le demandeur a utilisé la marque depuis son enregistrement.

Dépôts réitérés
Il peut y avoir mauvaise foi si la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a jamais eu l’intention d’utiliser la marque de l’Union européenne contestée, par exemple si la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé des demandes à répétition afin d’échapper à la révocation pour non-usage de ses enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs, en tout ou en partie (03/06/2010, C-569/08, Internetportal, EU:C:2010:311, § 51 et 13/12/2012, T-136/11, Pelikan (fig.), EU:T:2012:689, § 27).

L’appréciation globale de la mauvaise foi doit tenir compte du principe général selon lequel une marque de l’Union européenne s’acquiert par son enregistrement, et non par une adoption antérieure résultant de son usage effectif. En particulier lorsque la demanderesse en nullité revendique des droits sur un signe identique ou similaire à la marque de l’Union européenne contestée, il importe de garder à l’esprit que l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE nuance le principe du «premier dépôt» en vertu duquel un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne uniquement si cet enregistrement n’est pas empêché par une marque antérieure ayant effet dans l’Union européenne ou dans un État membre. Sans préjudice de l’application possible de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la seule utilisation d’une marque non-enregistrée n’empêche pas l’enregistrement d’une marque identique ou similaire en tant que marque de l’Union européenne pour des produits ou services identiques ou similaires (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77,
§ 16-17 et 21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 31-32).

Dans le contexte d’un dépôt réitéré, il est important de souligner tout d’abord qu’un titulaire peut avoir un intérêt légitime à déposer à nouveau une demande de marque. Par exemple, tel pourrait être le cas lorsque le titulaire d’une marque antérieure enregistrée, en fonction de sa nouvelle stratégie de commercialisation, de l’évolution des besoins commerciaux ou de l’évolution de la demande des consommateurs, décide de demander l’enregistrement d’une version modernisée ou actualisée de sa ou de ses marque(s) antérieure(s) enregistrée(s) ou de couvrir une liste actualisée de produits ou de services. Il est également évident que le dépôt réitéré d’une demande de marque est une action qui, en soi, n’est pas interdite.
Ce n’est que dans des circonstances concrètes et spécifiques, lorsqu’il est prouvé que l’intention du demandeur, lors du nouveau dépôt de la demande de

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marque, était d’abuser du système des marques, que le nouveau dépôt sera considéré comme effectué de mauvaise foi.

Plusieurs éléments devraient être pris en considération. Aucun de ces éléments, indépendamment les uns des autres, ou ensemble, ne suffira à conclure que le demandeur était de mauvaise foi lors du nouveau dépôt de la demande de marque, étant donné que toutes les circonstances pertinentes de l’espèce devront être examinées, et en particulier l’intention malhonnête du demandeur.

Dans le présent cas, la MUE antérieure en noir et blanc et la MUE contestée en couleur ont été déposées par le même titulaire. Les parties s’accordent pour dire que les marques sont identiques à cela près que la marque contestée est en couleur rouge alors que la marque antérieure est en noir et blanc.
Or, l’appréciation de la question de savoir s’il s’agit d’un dépôt réitéré est également étendue aux marques similaires et à fortiori hautement similaires comme en l’espèce. L’appréciation dépend toujours d’une évaluation factuelle de toutes les circonstances pertinentes de chaque cas d’espèce.

En ce qui concerne les produits ou services des marques en cause, limiter l’appréciation des produits ou services des marques en cause aux seules situations dans lesquelles ils sont identiques rendrait l’ensemble du scénario de dépôt réitéré largement inopérant et, par conséquent, un demandeur malhonnête pourrait très facilement contourner la règle en déposant simplement à nouveau une demande de marque avec quelques modifications de la spécification des produits ou services de la ou des marque(s) antérieure(s) enregistrée(s).

Compte tenu de ce qui précède, l’appréciation de la question de savoir s’il s’agit d’un nouveau dépôt ne devrait pas se limiter au fait que les produits ou services des marques en cause sont identiques, mais devrait également être étendue aux produits ou services similaires ou étroitement liés.
Etendue de la nullité
Conformément à l’article 59, paragraphe 3, du RMUE, les causes de nullité absolues visées à l’article 59, paragraphe 1, du RMUE, peuvent, le cas échéant, exister pour une partie seulement des produits et des services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée.

L’étendue d’une demande en nullité fondée sur l’existence d’une mauvaise foi est établie sur la base des éléments de preuve et des arguments présentés par le demandeur en nullité et dépend de la nature du comportement spécifique constitutif de mauvaise foi.

Lorsqu’il est conclu à l’existence d’une mauvaise foi en raison de l’absence d’intention d’utiliser la marque, il se peut que la MUE ne soit déclarée que partiellement nulle si le demandeur en nullité n’établit pas dûment que cette mauvaise foi concerne l’ensemble des produits et services (29/01/2020, C- 371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 81).

En l’espèce, la MUE 8 405 243 antérieure de la titulaire désignait des produits et services suivants:

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Classe 18: Articles en cuir, en particulier accessoires de bureau en cuir, porte-CD en cuir, serre-livres, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, bagages, trousses de maquillage et boîtes à bijoux.
Classe 25: Vêtements, en particulier tee-shirts, sous-vêtements pour hommes et dames, chapellerie, vestes, sweat-shirts, peignoirs, chaussures, maillots de bain, vêtements de sport et jeans.
Classe 38: Fourniture d’infrastructures informatiques/en ligne d’accès à l’internet.
Classe 39: Services de garage de voitures.
Classe 41: Fourniture d’infrastructures de réunions/conventions à des fins éducatives.
Classe 43: Services d’hôtels, restaurants, bars, cafés, bars-salons; Salles de banquet et de réception, utilisées pour des occasions spéciales; Services de traiteur; Services de valets de chambre; Fourniture d’infrastructures de réunions/conventions à d’autres fins.
Classe 44: Services de salons de coiffure pour hommes/beauté.
Dans sa décision finale 30/05/2023, R 828/2020-1, The standard (fig.) §12, la première chambre des recours rappelle que:

Dans son arrêt du 13/07/2022, 768/20-, The standard (fig.), EU:T:2022:458, le Tribunal a jugé que:

C’est à tort que la chambre de recours a considéré que la marque contestée ne pouvait pas faire l’objet d’un usage sérieux immédiat dans l’Union, car les services d’hôtellerie et les services connexes de la requérante sont fournis aux États-Unis. Comme le relèvent les parties, c’est à tort que la chambre de recours n’a pas établi de distinction entre le lieu de ces services et le lieu de l’usage de la marque. Seule cette dernière est pertinente pour l’examen de l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne.

Les publicités et les offres à la vente constituent des actes d’usage d’une marque. Dès lors, ces derniers sont pertinents afin de démontrer l’usage pour les services ou les produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, dans la mesure où ces services ou produits font l’objet de publicités et d’offres à la vente.

Enfin, le Tribunal a annulé la décision de la cinquième chambre de recours du 27 novembre 2020 (affaire R 828/2020-5) pour les services compris dans les classes 38, 39, 41, 43 et 44.(traduction automatique)
En ce qui concerne les autres services couverts par la marque antérieure en classe 43, la première chambre de recours ajoute au § 50 que: après avoir soigneusement analysé les éléments de preuve, la chambre de recours a conclu que les autres services se composaient de trois groupes

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différents. Dans le premier groupe, il existe des services qui sont mentionnés dans la publicité par le biais d’impressions (pièces 28 à 31), qui montrent qu’il s’agit de services disponibles à l’hôtel et qu’ils sont également étayés par des factures, mais seulement de manière isolée et superficielle. C’est le cas de la mise à disposition d’installations d’accès à l’internet en ligne et de services de garage de stationnement. Dans un deuxième groupe, il existe également certains services qui sont rarement mentionnés dans les publicités (pièce 9), mais pas dans les factures, comme salles de banquet et de réception, utilisées pour des occasions spéciales; fourniture d’infrastructures de réunions/conventions à d’autres fins et des services de salons de coiffure et de salons de beauté. Enfin, dans un troisième groupe, certains services ne figurent pas dans la publicité ou les factures, et ce sont les services de traiteur et de valet de chambre. Par conséquent, aucun des services relevant de ces trois groupes n’a atteint le seuil requis pour conclure que l’importance de l’usage a été prouvée par la titulaire de la marque de l’Union européenne
La marque antérieure a également été révoquée pour tous les autres services compris dans les classes 38, 39 et 41. Quant aux produits inclus dans les classes 18 et 25, la première décision de la première instance les avaient révoqués et cette décision est devenue définitive (voir 30/05/2023, R 828/2020-1, The standard (fig.) §14 portée du recours).
A la suite de cette dernière décision de révocation partielle, la marque antérieure de la titulaire ne désigne désormais que les services suivants:

Classe 43 : Hotel, restaurant, bar, café, cocktail lounge services.

Dans cette même classe, elle a été refusée pour les services suivants :

Classe 43: Salles de banquet et de réception, utilisées pour des occasions spéciales; Services de traiteur; Services de valets de chambre; Fourniture d’infrastructures de réunions/conventions à d’autres fins.

La marque contestée est donc considérée comme dépôt réitéré et annulée pour tous les produits et services identiques à la MUE précédente, y compris les synonymes et les produits et services étroitement liés dans les Classes 18, 25, 38, 39, 41, 43 et 44 qu’ils aient été révoqués pour non-usage ou non dans la mesure où il ne serait pas justifié d’accorder un nouveau délai de grâce à la titulaire pour des produis et services déjà couverts par la marque antérieure, indépendamment du fait qu’ils aient été révoqués ou non.

En ce qui concerne plus particulièrement les services en classe 43, la marque antérieure couvrait à l’origine, comme précédemment mentionné, les services suivants :

Services d’hôtels, restaurants, bars, cafés, bars-salons; Salles de banquet et de réception, utilisées pour des occasions spéciales; Services de traiteur; Services de valets de chambre; Fourniture d’infrastructures de réunions/conventions à d’autres fins.

La marque contestée est considérée comme dépôt réitéré pour les services identiques et les synonymes ou termes qui se recouvrent principalement avec les services de la marque antérieure, à savoir :

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Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Services hôteliers; Services hôteliers; Fourniture de salles et infrastructures pour conventions, conférences, expositions et réunions ; Services d’hôtellerie et de restauration; Services de restauration (alimentation); Services de bars; Services de pubs; Services de brasseries en plein air ; Microbrasseries (bars); Bar à cocktails; Services de cafés; Services de cafés ; Organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; services d’hôtels, restaurants, bars, cafés, bars-salons; Mise à disposition d’installations pour évènements sociaux et banquets pour des occasions spéciales; Services de traiteurs; Services de valets de chambre; Fourniture d’infrastructures de réunions/conventions à d’autres fins; Fourniture d’installations pour conférences, expositions et réunions; services d’information, de conseil et d’assistance dans tous les domaines précités
En ce qui concerne plus particulièrement les salles de banquet et de réception, utilisées pour des occasions spéciales et fourniture d’infrastructures de réunions/conventions à d’autres fins révoqués pour non-usage (parmi d’autres produits et services) dans la MUE antérieure, la division d’annulation considère qu’en plus de ces derniers services couverts à l’identiques par la marque contestée, ces services recouvrent également :

Fourniture de salles et infrastructures pour conventions, conférences, expositions et réunions ;
Organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons] ;

Mise à disposition d’installations pour évènements sociaux et banquets pour des occasions spéciales;

Fourniture d’installations pour conférences, expositions et réunions;

Services d’information, de conseil et d’assistance dans tous les domaines précités, ces derniers services s’appliquant si étroitement à tous les services qui précèdent qu’ils sont également considérés comme identiques.

En revanche, les services dont le nouveau libellé est justifiés de la part de la titulaire dans la mesure où sa marque antérieure ne les couvrait pas spécifiquement et où les besoins commerciaux peuvent évolués ne sont pas considérés comme dépôt réitéré à savoir :

Services de réservation de chambres; Agences de logement (hôtels, pensions); Mise à disposition de chambres d’hôtel; Réservation d’hôtels; Services d’agences de logement [hôtels, pensions];

Services de réservation de chambres; Gestion de logement pour membres; Services de location de chambres [hébergement temporaire]; Services de restauration privée pour membres;

Services de bar privé pour membres; Organisation de banquets;

Services de restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs; Préparation de repas dans des hôtels; Préparation de repas; Réservation de restaurants et de repas; Salons de thé; Bars à jus de fruits; Restaurants à service rapide et permanent [snack- bars]; Services de cantines; Services de chef de cuisine personnel;

Services d’un sommelier; Services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; Services d’information, de conseil et d’assistance dans tous les domaines précités.

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En particulier les services de réservation de chambres; Agences de logement (hôtels, pensions); Mise à disposition de chambres d’hôtel; Réservation d’hôtels; gestion de logement pour membres, etc. peuvent aujourd’hui être rendus par des tiers indépendamment des services d’hôtels eux-mêmes.
Enfin, la marque contestée est maintenue pour les autres produits et services considérés comme des premiers dépôts au niveau de l’Union européenne, à savoir:

Classe 18: Parapluies.

Classe 35: tous les services.

Classe 39: Organisation de voyages; Organisation de voyages; Organisation d’excursions; Services de guides touristiques; Réservation de sièges [transports]; Services de stationnement; Visites touristiques; Services de réservation de transport; Services pour la réservation de voyages; Services d’assistance, de conseils et d’informations relatifs à tous les services précités.

Classe 44: Stations thermales; Stations thermales; Services d’information, de consultation et de conseils liés à tous les services précités.

En résumé, en ce qui concerne les nouveaux produits et services en classes 18, 35, 38, 39, 41, 43 et 44, à savoir ceux pour lesquels la titulaire ne bénéficiait pas de protection dans l’Union européenne, il n’est pas possible à ce stade de considérer qu’il s’agit d’un dépôt réitéré pour ces produits et services. La division d’annulation considère qu’il est nécessaire de respecter la liberté de la titulaire d’étendre son activité à de nouveaux domaines. Comme n’importe quel titulaire de MUE, la titulaire est soumise à obligation d’usage pour ces produits et services au bout de 5 ans.

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Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la demande est partiellement accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre les produits et services suivants:

Classe 18: Articles en cuir à savoir, Portefeuilles, Porte cartes, Bandoulières
[courroies], Étuis à clés, Sacs à main, Sacs à dos, Bagages et trousses à cosmétiques.

Classe 38: Fourniture d’infrastructures informatiques/en ligne d’accès à l’internet. Services d’information, de conseils et d’assistance en rapport avec les services précités.

Classe 39: Services de garage de voitures. Services d’assistance, de conseils et d’informations relatifs à tous les services précités.

Classe 41: Fourniture d’infrastructures de réunions/conventions à des fins éducatives. Services d’information, de conseils et d’assistance en rapport avec les services précités.

Classe 43: Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Services hôteliers; Services hôteliers; Fourniture de salles et infrastructures pour conventions, conférences, expositions et réunions Services d’hôtellerie et de restauration; Services de restauration (alimentation); Services de bars; Services de pubs; Services de brasseries en plein air ; Microbrasseries (bars); Bar à cocktails; Services de cafés; Services de cafés ; Organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; services d’hôtels, restaurants, bars, cafés, bars-salons; Mise à disposition d’installations pour évènements sociaux et banquets pour des occasions spéciales; Services de traiteurs; Services de valets de chambre; Fourniture d’installations pour conférences, expositions et réunion ; Fourniture d’infrastructures de réunions/conventions à d’autres fins; services d’information, de conseil et d’assistance dans tous les domaines précités
Classe 44: Services de salons de coiffure pour hommes; Salons de coiffure; Services de salons de beauté; Services de salons de beauté ; Services de salons de beauté pour animaux de compagnie. Services d’information, de consultation et de conseils liés à tous les services précités.

Par conséquent, la marque contestée doit être déclarée nulle pour ces produits et services contestés.

La demande est rejetée en ce qui concerne les autres produits et services.

FRAIS

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En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.

Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.

La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES Jessica N. LEWIS Lucinda CARNEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.