DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 59 008 (INVALIDITY)
G. G. S.R.L., Via Carlo Alberto Pizzardi 50, 40138 Bologne, Italie (requérante), représentée par Rosalba Palmas, Via A. Calzoni 1/3, 40128 Bologne (BO), Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Geoffroy Lequatre, 864 Avenue des Plantiers Villa Mathilde, 06700 St Laurent du Var, France (titulaire de la MUE), représentée par Gábor Pozsgay, Attila út 31. II. em. 1., 1013 Budapest (Hongrie) (représentant professionnel).
Le 07/05/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 27/02/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 18 080 840 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 18 et 25. La demande est fondée sur la marque non enregistrée «G4» utilisée dans la vie des affaires en Italie. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que la marque non enregistrée «G4» est utilisée en Italie pour des vestes depuis au moins 2012. Elle affirme que «G4» et «G9» sont des vestes emblématiques de la marque «BARACUTA» dont l’origine remonte à 1937 à Manchester. Elle affirme que la demanderesse est actuellement titulaire de la marque «BARACUTA» et que WP Lavori dans Corso S.r.l. est une société liée et titulaire de la licence des marques «BARACUTA», dont «G4». Elle fait valoir que l’élément dominant de la marque contestée est identique à la marque antérieure non enregistrée et que les produits pour lesquels la marque antérieure est utilisée, à savoir des vestes, sont identiques ou similaires aux produits contestés. Elle produit des documents pour prouver l’usage de la marque non enregistrée invoquée et fait valoir qu’ils montrent des ventes de vestes dans la quasi-totalité du territoire italien. Elle fait valoir que les vestes ne sont

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pas bon marché et qu’il est donc évident que le nombre de pièces vendues n’est pas élevé. Elle décrit les différents documents produits et soutient qu’ils démontrent non seulement un usage de la marque dont la portée n’est pas seulement locale, mais aussi que la marque jouit d’une renommée auprès du public italien, comme l’exige la législation italienne pour la protection des marques non enregistrées. Elle souligne que, dans certains articles de presse «G4», on parle de veste emblématique. La demanderesse conclut en répétant les exigences de la législation italienne en matière de protection des marques non enregistrées contre des enregistrements de marques ultérieurs, affirme que toutes les conditions sont remplies et demande que la marque contestée soit annulée dans son intégralité.
La demanderesse a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de ses arguments.
Annexe 1: Code italien de la propriété intellectuelle.
Annexes 2 à 7: plus de 4 200 pages de factures émises par W.P. Lavori à Corso s.r.l., datées de 2017, 2018 et 2019 à divers clients en Italie pour ce qui semble être des vêtements, des chaussures, des portefeuilles, des lunettes et d’autres produits. De nombreux articles cités dans les factures ne font apparemment référence à aucune marque, certains font référence à d’autres marques que «G4» et certains font référence à des produits «G4». Les produits «G4» sont très limités tout au long des pages et, dans la mesure où la division d’annulation peut le constater (ces produits n’ont nullement été mis en évidence par la demanderesse parmi les dizaines de milliers d’articles figurant sur les factures produites), il est presque toujours fait référence à un seul produit vendu par occasion. Par exemple, dans un échantillon aléatoire de 100 pages de factures datées entre janvier et mars 2018, un total de 61 vestes sous la marque «G4» ont été vendues, les prix de ces articles allant de plus de 200 EUR à plus de 300 EUR.
Annexes 8 et 9: captures d’écran du site web www.baracuta.com montrant le contenu du site web en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Le site web comporte des versions anglaise et italienne et des vestes «BARACUTA G4» y sont présentées. Il est indiqué que «Baracuta» est une marque d’habillement britannique historique et ses vestes «G9» et «G4» sont une icône de style qui a été portée par des célébrités musicales et de films.
Annexes 10 à 12: extraits des sites internet de Pitti Immagine s.r.l. (en italien avec des traductions anglaises). Selon la requérante, il s’agit d’une société italienne qui opère dans la promotion de l’industrie de la mode et qui organise des expositions et des événements culturels. Baracuta est présentée comme l’un des exposants d’une exposition en 2021 et ses vestes «G9», «G4» et «G10» sont présentées comme emblématiques. Il est indiqué que «cette priorité saisonnière est une nouvelle découverte des vêtements de la marque, dont la veste G4 est plus particulièrement établie et habitée collectivement».
Annexes 13 et 14: articles et publicités publiés dans des magazines italiens entre 2012 et 2018. La demanderesse explique que ces documents contiennent des informations sur le pays dans lequel ils ont été publiés (Italie), l’agence de publicité, le magazine dans lequel ils ont été publiés et la date. En effet, les articles semblent être des articles R ou des publicités directes de la marque Baracuta. Dans les articles, la veste «G4» est mentionnée comme étant le produit emblématique ou classique de la marque. Plusieurs articles de 2012 indiquent que Baracuta a été achetée par WP Lavori à Corso et que la nouvelle collection de la marque britannique sera présentée lors de l’événement Pitti de cette année. Les articles de 2017 se limitent à la même petite publicité de la veste «G4» publiée dans

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plusieurs magazines. Pour 2018, la version italienne en ligne d’Esquire contient un article unique. Il s’agit clairement d’un article de RP qui promeut la nouvelle collection de Baracuta, dans laquelle la veste «G4» est mentionnée, aux côtés de «G9» et «G10», comme étant un temps banal de célébrités.
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir qu’elle vend des vêtements de sport sous la marque «G4» dans toute l’Europe depuis 2008, date à laquelle la société «G4» a été établie en France. Il produit certains documents à l’appui de cette allégation. Il fait valoir qu’il a fait enregistrer une marque française entre 2009 et 2019. Il présente des liens vers les sites web des revendeurs de ses produits. La titulaire de la marque de l’Union européenne conteste l’affirmation selon laquelle la marque non enregistrée de la demanderesse est largement reconnue et fait valoir que les éléments de preuve produits par la demanderesse ne le démontrent pas. Il soutient que la marque qui pourrait éventuellement être reconnue est «BARACUTA» et que la veste «G4» n’est distinctive que dans le cadre des produits «BARACUTA». Il conclut que la demande en nullité doit être rejetée, notamment parce que l’usage de la marque «G4» par la titulaire de la marque de l’Union européenne est antérieur à l’usage allégué de la marque non enregistrée par la demanderesse en Italie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les documents suivants à l’appui de ses allégations:
un extrait du registre des sociétés français montrant que la société «G4» a été fondée en 2008 auprès de la titulaire de la marque de l’Union européenne en qualité de directeur; photographies de rapports annuels de 2010, 2012, (vraisemblablement) 2013, 2014 et 2015 de la société G4; des photographies de ce qui semble être des pages de catalogues empilés du
2012/2013, 2016 et 2020 pour les marques
et montrant des vêtements de sport pour cyclistes arborant la marque G4; une impression du site web g4dimensionnsion.com montrant le contenu du site web de 2013; photographies de quatre factures dont G4 en tant que société les émettrice ou les reçoit, pour autant que l’on puisse le constater, datées de 2009 et 2010.
Le demandeur fait valoir que les documents produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas qu’il vend des vêtements de sport dans toute l’Europe depuis 2008. Elle réitère ses arguments précédents concernant la reconnaissance de la marque non enregistrée invoquée dans une grande partie du monde. Elle joint une autre impression de son site web décrivant l’histoire de la veste «G4».
La titulaire de la marque de l’Union européenne maintient sa position antérieure et réitère ses arguments précédents. Elle produit des documents concernant les enregistrements antérieurs de marques françaises «G4» et «G4dimension».

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Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires — article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
La demande est fondée sur la marque non enregistrée «G4», prétendument utilisée dans la vie des affaires en Italie, pour des vestes.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
a)des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b)ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux exigences suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale;
selon le droit qui lui est applicable, avant la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée, le demandeur doit avoir acquis des droits sur le signe sur lequel la demande en nullité est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite doivent être remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. Dès lors, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’action en nullité fondée sur une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.

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Le droit en vertu du droit applicable
La demanderesse a produit le code italien de la propriété industrielle et fait spécifiquement référence à l’article 12, paragraphe 1, point a), du code, qui dispose ce qui suit.
12. Nouveauté.
1. Sont refusés à l’enregistrement en tant que marque les signes qui, à compter de la date de dépôt de la demande, s’appliquent:
a) ils sont identiques ou similaires à un signe déjà connu en tant que marque ou signe distinctif de produits ou services fabriqués, mis sur le marché ou fournis par des tiers pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsque, en raison de l’identité ou de la similitude des marques et de l’identité ou de la similitude des produits ou services, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, qui peut également consister en un risque d’association entre les deux signes. Une marque est également considérée comme notoirement connue conformément à l’article 6 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, texte de Stockholm du 14 juillet 1967, ratifiée par la loi no 424 du 28 avril 1976, si elle est notoirement connue du public pertinent, y compris en raison d’une renommée acquise dans le pays par la promotion de la marque. L’usage antérieur du signe, lorsqu’il n’entraîne pas une renommée, ou une renommée purement locale, n’entraîne pas l’absence de nouveauté, mais un utilisateur antérieur peut continuer à utiliser la marque, également à des fins publicitaires, dans les limites de la diffusion locale, malgré l’enregistrement de la marque elle- même. L’usage antérieur du signe par le demandeur ou son cessionnaire ne fait pas obstacle à l’enregistrement.
Le requérant a également cité un arrêt de la Cour suprême italienne, dans lequel les effets de la disposition précitée sont clarifiés comme suit.
Par l’article 12 (1) (a) du décret législatif no 30 de 2005 (Code italien de la propriété industrielle), il est clair que la préutilisation d’une marque de fait notoire nationale implique à la fois le droit à l’usage exclusif du signe distinctif par le préutilisateur, ainsi que la nullité de la marque enregistrée ultérieurement par des tiers, car elle manque (sans préjudice d’hypothèses spécifiques et limitées, prévues par la loi) du caractère nouveau, qui constitue une condition pour obtenir valablement l’enregistrement (no 9889 civil; 34531/2019; 14925/2019; 2499/2018; 22350/2015).
Il résulte de ce qui précède que, selon le droit qui régit le signe en cause, pour qu’une marque non enregistrée donne lieu à un droit exclusif susceptible d’interdire l’utilisation ou l’enregistrement d’une marque postérieure, les conditions suivantes doivent être remplies:
1)la marque antérieure non enregistrée jouit d’une renommée qui n’est pas seulement locale auprès du public italien, et
2)il existe un risque de confusion entre la marque non enregistrée et la marque postérieure en raison de l’identité ou de la similitude des signes et de leurs produits ou services respectifs.

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En l’espèce, la division d’annulation considère que la demanderesse n’a pas démontré que la marque non enregistrée invoquée est renommée auprès du public italien. La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Les éléments de preuve produits par la demanderesse, bien qu’ils démontrent un certain usage du signe en Italie, ne fournissent aucune information sur la perception de la marque par le public italien.
Les factures, malgré leur volume global extrêmement important, ne montrent que des ventes très modérées des produits (vestes) arborant la marque «G4». En outre, ces ventes sont limitées à une période de moins de 3 ans. La requérante fait valoir que les chiffres de vente modestes sont justifiés par le prix élevé des produits. Le prix de vente au détail des vestes varie entre 250 EUR et 350 EUR environ. Certes, les volumes de vente tels que démontrés à de tels prix constituent un usage non négligeable de la marque. Toutefois, selon la législation italienne, une simple utilisation de la marque non enregistrée ne suffit pas à conférer à la marque la possibilité d’interdire l’usage de marques postérieures. Le volume des ventes peut simplement constituer une preuve indirecte visant à démontrer un niveau de reconnaissance de cette marque parmi le public et pour servir à lui seul de telles preuves, les volumes devraient être exceptionnellement élevés. Les ventes de quelques milliers de vestes sur une période inférieure à 3 ans ne suffisent manifestement pas à prouver que la marque est connue du public.
Les autres éléments de preuve consistent en des articles de presse en ligne et d’autres textes publiés sur des sites web du titulaire de la marque non enregistrée et d’autres entités. À cet égard, il y a lieu de relever que, s’il ne peut être exclu que des articles de presse ou d’autres publications puissent être considérés comme des preuves directes de la renommée d’un signe, ces éléments doivent néanmoins effectivement contenir des indications selon lesquelles la marque en cause est devenue connue du public pertinent. En outre, il convient de rappeler que le seul critère pertinent pour apprécier les preuves produites est leur crédibilité. Ainsi, pour apprécier la valeur probante d’un document, il convient avant tout de vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. S’agissant des différentes publications, il convient, en particulier, d’examiner s’il s’agit d’un article informatif ou d’une publication promotionnelle (06/03/2024,-652/22, ORANGE, EU:T:2024:152, § 136-137).
Tous les documents présentés autres que les factures semblent être une sorte de contenu promotionnel provenant, en définitive, du titulaire de la marque non enregistrée. Cela est évident en ce qui concerne les impressions des sites web «baracuta» (annexes 8 et 9), mais cela ressort également des autres documents (annexes 10 à 14). Les textes du site web de Pitti Immagine ainsi que les articles des annexes 13 et 14 contiennent des formulations très similaires, qui sont également très similaires aux textes du site web d’baracuta, faisant référence aux vestes «G4» aux vestes «G9» et «G10» comme des vestes «iconiques» ou «classiques» de la marque Baracuta, et il s’agit (d’une partie plus évidente que d’autres) de publicités ou textes publiés comme articles de relations publiques commandés et payés par la titulaire de la marque Baracuta. Cela peut être déduit par leur placement parmi d’autres publicités d’autres produits, par leur référence au site Internet où il est possible d’acheter les produits, et par le style globalement très similaire utilisé en référence aux produits. Dernier point, mais non le moindre, cela découle également du fait que les documents eux-mêmes portent (selon les explications de la requérante elle-même) le nom de l’agence de publicité chargée de leur production.
Par conséquent, ces documents montrent bien des efforts publicitaires du titulaire de la marque non enregistrée, mais ils proviennent en définitive du titulaire lui-même et les déclarations qu’ils contiennent (notamment celles concernant le caractère emblématique

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des produits ou l’amour collectif pour ceux-ci) doivent être considérées davantage comme un contenu promotionnel que comme une information objective. Les éléments d’information sur ce qui semble être le contexte factuel figurant dans certains de ces textes, notamment en ce qui concerne l’origine des produits au Royaume-Uni dans les années 1940 ou 1950, leur popularité parmi les étudiants universitaires des universités de la ligue de ivoire et leur port par des célébrités, font tous référence aux environnements et cultures de potages américains et britanniques du siècle dernier. Il ne saurait être présumé, en l’absence de preuve en ce sens, que le public pertinent italien actuel connaît ces environnements et habitudes de mode de ces célébrités. Dans l’ensemble, ces documents contiennent peu d’informations objectives, voire aucune, sur la perception de la marque par le public pertinent au moment du dépôt de la marque contestée. Certes, la renommée peut être acquise par une campagne promotionnelle intensive ou à long terme. Toutefois, les documents produits ne prouvent pas l’existence d’une campagne promotionnelle d’intensité susceptible d’atteindre cet objectif. Les textes ont été publiés sur plusieurs années, mais il n’y a que quelques, voire un seul exemple, de telles publications par an, une intensité manifestement trop faible pour sensibiliser le grand public.
Dans l’ensemble, les éléments de preuve appréciés dans leur intégralité confirment un certain usage de la marque invoquée en Italie en termes de ventes et d’activités publicitaires, mais ils ne suffisent pas à illustrer comment le public pertinent perçoit la marque et ne prouvent pas que la marque est connue du public pertinent.
Étant donné que l’une des conditions de protection des marques non enregistrées établies par le droit italien n’est pas remplie, la demanderesse n’a pas démontré qu’elle serait en mesure, conformément au droit national en question, d’interdire l’utilisation de la marque contestée et la demande en nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait donc prospérer.
Par souci d’exhaustivité, la division d’annulation fait remarquer qu’en vertu de l’article 63, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 46, paragraphe 1, du RMUE, une demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut être présentée à l’Office que par les titulaires des marques non enregistrées ou par les personnes autorisées, en vertu dudroit national applicable, à exercer ces droits.
La demanderesse a fait valoir qu’elle est la titulaire de la marque non enregistrée invoquée, mais les éléments de preuve produits ne permettent pas de démontrer cette allégation. Les factures proviennent de «WP Lavori in Corso s.r.l.», une société différente de la demanderesse. Plusieurs articles de l’annexe 13 publiés en 2012 indiquent que «Baracuta» a été acheté par «WP Lavori in Corso» et les impressions du site web www.baracuta.com, bien qu’elles ne contiennent aucune référence spécifique à l’entité qui les exploite, comportent une indication «WP Store» pour la section où les produits sont proposés à la vente. En fait, la division d’annulation n’a trouvé aucune mention de la requérante dans les documents. Il ressort donc des éléments de preuve produits que WP Lavori in Corso s.r.l. est la titulaire et l’utilisateur de la marque non enregistrée invoquée. La seule tentative de la demanderesse pour expliquer la situation est la suivante:

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Toutefois, aucun élément de preuve ne vient étayer cette affirmation. Par conséquent, outre qu’elle n’a pas démontré que la marque non enregistrée invoquée remplit les conditions de protection établies par le droit national, la requérante n’a pas non plus prouvé qu’elle était la personne habilitée à déposer la demande en nullité.
Compte tenu de tout ce qui précède, la demande doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Martin LENZ Michaela Simandlova JESSICA N. LEWIS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.