DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 192 366
Juan Tarazona FERRANDO, Alberca 5, 28660 Boadilla del Monte, Espagne (opposante), représentée par Carlos Pérez Y Gómez De Zamora, C/Diego de León 5, 5° Dcha., 28006 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Upgrade Labs Ip, Inc., 21238 68th Ave. South, 98032 Kent (États-Unis d’Amérique) (partie requérante), représentée par HGF B.V., Gedempt Hamerkanaal 257, 1021 Kp Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 30/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 192 366 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 24/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services
visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 775 098 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 5.
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 529 835 (marque figurative); . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE

Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.

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La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de priorité de la demande contestée est le 25/04/2022. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 25/04/2017 au 24/04/2022 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et préparations médicales; aliments et substances diététiques à usage médical, compléments alimentaires pour êtres humains.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 22/06/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 30/09/2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 27/09/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Pièce 1: Déclaration sous serment de J. T.Ferrado, directeur général de la société de l’opposante, qui contient des informations générales sur l’usage de la marque «Upgrade Pharma» et sur les chiffres de vente de produits pharmaceutiques vendus en Espagne. Selon le document, la marque «Upgrade Pharma» est utilisée en Espagne pour des produits humains et pharmaceutiques. Exemples de chiffres de ventes:
Année turnover (arrondie) 2022: 10,600 EUR 2021: 25,000 EUR 2020: 205,129 EUR

Pièce 2: des factures de Consultores Asociados S.L. adressées à l’opposante, datées de 2020 à février 2023; Les factures montrent un concept de «frais courants pour le mois» qui, selon l’opposante, sont facturés pour les frais juridiques et comptables de la société de l’opposante. Les factures ne démontrent aucun usage de la marque pour des ventes de produits. La plupart des factures se situent également en dehors de la période pertinente.
Pièce 3: une facture relative aux produits NAPIMEX SPRAY HIDROGEL vendus par Upgrade Pharma à Pharmex laboratoires avancés SL en février 2020.
Pièce 4: une facture relative aux produits NAPIMEX SPRAY HIDROGEL vendus par Upgrade Pharma à Pharmex laboratoires avancés SL en mars 2020.
Pièce 5: une facture relative aux produits NAPIMEX SPRAY HIDROGEL vendus par Upgrade Pharma à Pharmex laboratoires avancés SL en juin 2020.

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Pièce 6: une facture relative aux «sacs prébiotiques stabilisés antioxydants» ainsi qu’au «transport aérien» émis par Upgrade Pharma à DOGERTY GRUPO EMPRESARIAL SL en juin 2023. La facture ne relève pas de la période pertinente.
Une facture supplémentaire de 2021 montre un concept de «travaux réalisés en Jan- août 2021». La facture est adressée à JTPharma SL.
Les documents montrent que le lieu de l’usage est l’Espagne. Cela peut être déduit de la langue des documents (espagnol), de la devise mentionnée (euros) et de certaines adresses de destinataires en Espagne mentionnées sur les factures. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
La plupart des éléments de preuve datent de la période pertinente, à l’exception de la facture mentionnée dans le document 6 ci-dessus et d’un certain nombre de factures dans le dossier no 2. En ce sens, il convient de noter que les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la MUE à cette époque (27/01/2004,-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, toutefois, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente ne confirment pas l’usage de la marque de l’opposante au cours de la période pertinente. En effet, il existe un important espace de temps (près d’un an) entre la dernière date de la période pertinente et la date d’émission de la facture. Par conséquent, ces éléments de preuve ne seront pas pris en considération.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve en ce qui concerne le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié au regard des éléments de preuve produits dans leur intégralité. La division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation des éléments de preuve sur la nature de l’usage;
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
«Une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas, en soi, pour objet de distinguer des produits ou des services […] En effet, une dénominationsociale a pour objet d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. Par conséquent, lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, cet usage ne peut être considéré comme «pour des produits ou des services» au

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sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive», c’est-à-dire qu’il ne peut être considéré comme étant utilisé en tant que marque (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497; 13/05/2009, T-183/08, jello SCHUHPARK (fig.)/Schuhpark, EU:T:2009:156).
En l’espèce, les éléments de preuve, en particulier les pièces 3 à 6, démontrent l’usage du signe en tant que dénomination sociale sans aucune référence claire à des produits ou services spécifiques portant la marque concernée. La division d’opposition considère que les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage du signe en tant que marque et, par conséquent, que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant la nature de l’usage de la marque antérieure.
Plus important encore, les factures énumérées dans ces documents montrent que l’opposante vend un produit dénommé «NAPIMEX SPRAY» à une autre entreprise pharmaceutique espagnole et ne montrent pas les ventes des produits de l’opposante portant la marque antérieure «UPGRADEPHARMA».
Ence sens, la demanderesse fait valoir que la recherche sur Internet révèle que ce spray est vendu sous une marque différente, à savoir PHARMEX (à qui la facture est adressée), et certainement pas sous la marque antérieure.

La division d’oppositionsouscrit aux observations de la demanderesse. L’opposante n’est pas protégée pour les services de vente au détail de produits pharmaceutiques ou hygiéniques compris dans la classe 35, mais uniquement pour la fabrication de certains produits compris dans la classe 5. Parconséquent, l’opposante n’a pas démontré l’usage pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage devrait être prouvé.
Cette considération n’est pas non plus modifiée par le contenu de la déclaration sous serment. En ce quiconcerne la déclaration sous serment, en général, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites mentionnées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.

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Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
En l’espèce, la division d’opposition estime que le contenu de la déclaration ne modifie pas les conclusions ci-dessus puisqu’elles mentionnent simplement que Upgrade Pharma utilise la marque en Espagne depuis 2014 et que la marque est utilisée pour des produits pharmaceutiques. Toutefois, cette déclaration et les chiffres de vente fournis ne sont ni précisés ni étayés par d’autres éléments de preuve concrets et objectifs qui les accompagnent. En particulier, l’opposante n’a pas tiré profit d’autres moyens de preuve possibles qui auraient pu étayer la nature de l’usage.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur l’ensemble de ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins la nature de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner en détail les autres conditions.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents produits ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Quatre factures au total pour un produit qui ne porte même pas la marque de l’opposante et vendues à une autre entreprise pharmaceutique ne sont pas suffisantes. Les factures adressées à l’opposante pour des frais de conseil ou pour des «travaux réalisés» sont adressées à l’opposante pour des services et ne démontrent l’usage de la marque pour aucun des produits pour lesquels la marque est enregistrée.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas non plus fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure;

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La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Letizia TOMADA Francesca CANGERI Erkki Münter
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.