DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 121 882
Lumen Software Ibérica, S.L., C/Azuela, 31, Local A-39, Pol. IND. P-29, 28400 Collado Villalba (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Sandra Santos Rodríguez, Alameda San Mamés 43 bis, 3-, 48010 Bilbao (Bizkaia), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Boulanger Hughes, A GE Company, LLC., 17021 Aldine Westfield Road, 77073 Houston, États-Unis (partie requérante), représentée par Baker indirects Mckenzie Amsterdam N.V., Claude Debussylaan 54, 1082 MD Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 30/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 121 882 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 156 517 «LUMEN» (marque verbale). L’opposition est fondée sur le nom commercial espagnol no 257 993 (
signe figuratif) pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (4) du RMUE.
Remarque liminaire — propriété du signe antérieur
La division d’opposition relève que la propriété du nom commercial antérieur a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été inscrit au registre correspondant. Par conséquent, le nouveau titulaire du nom commercial antérieur, dont le nom est indiqué en haut de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant qu’opposante dans la procédure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE — justification du droit antérieur
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition, le titulaire d’une marque antérieure peut demander que la marque demandée soit refusée à l’enregistrement: a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques ou b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux

---

Décision sur l’opposition no 3 121 882 page: 2 de 8
marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins du paragraphe 1 susmentionné, on entend par «marque antérieure»:
(I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée ou, le cas échéant, compte tenu du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques;
(II) les demandes de marques visées au point i), sous réserve de leur enregistrement;
(III) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne, sont «notoirement connues» dans un État membre au sens de l’article 6 de la convention de Paris.
En outre, l’article 8, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE comprend les marques de l’Union européenne, les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre et les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union.
Par conséquent, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE est que l’opposante fonde son opposition sur un droit antérieur tel que mentionné à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Le 21/05/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de la demande contestée. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE. Dans l’acte d’opposition, le droit antérieur invoqué était une «demande/enregistrement de marque nationale». Toutefois, les éléments de preuve en ligne, indiqués par l’opposante dans les observations déposées avec l’acte d’opposition, font référence au même droit antérieur que le «nombrecomercial», à savoir le «nom commercial». Il s’agit également des informations contenues dans l’extrait de la base de données OEPM présenté par l’opposante avec ses arguments à l’appui de l’opposition le 02/11/2022.
L’acte d’opposition indiquait clairement que l’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui permet uniquement d’invoquer, en tant que droits antérieurs, les «marques» visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, comme indiqué ci-dessus.
Les noms commerciaux ne sauraient fonder une opposition fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Il résulte de ce qui précède que le nom commercial espagnol antérieur n’est pas un droit antérieur valable au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et ne saurait, dès lors, constituer une base valable de l’opposition.

---

Décision sur l’opposition no 3 121 882 page: 3 de 8
Étant donné que le droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée ne remplit pas une condition préalable prévue à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
Étant donné que l’opposition n’est pas accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la division d’opposition va maintenant procéder à l’examen de l’affaire sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE

En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposante a invoqué, dans l’acte d’opposition, le nom commercial espagnol (figuratif) sans indiquer son numéro d’enregistrement pour des logiciels. Toutefois, dans ses observations du 02/11/2022, elle a fait référence à un extrait de la marque espagnole no 257 993 pour le développement de logiciels. Étant donné que l’indication du logiciel en tant qu’activité commerciale de l’opposante dans l’acte d’opposition semble être une erreur, la division d’opposition tiendra compte dans l’examen ci-dessous de l’activité commerciale mentionnée dans l’extrait du nom commercial enregistré produit, à savoir le développement de logiciels, étant donné qu’en tout état de cause, cela n’aura aucune incidence sur l’issue de la présente décision.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
(b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes

---

Décision sur l’opposition no 3 121 882 page: 4 de 8
utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
a) L’usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. En outre, cet usage doit indiquer que la portée du signe en cause n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, a pour objet de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que l’usage de ce signe soit effectué sur une partie substantielle de ce territoire.
Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011,-96/09 P, BUD/BUD, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 23/11/2019. Or, la marque contestée a une date de priorité du 24/05/2019. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Espagne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires pour le développement de logiciels.
Le 02/11/2022, l’opposante a produit des preuves de l’usage dans la vie des affaires. L’opposante a indiqué que ses observations étaient «confidentielles», exprimant un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ces documents vis -à-vis des tiers. Toutefois, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, tout intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, l’opposante n’a pas suffisamment justifié ou expliqué son intérêt particulier. Par conséquent, la division d’opposition ne considère pas ces observations comme confidentielles. Néanmoins, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en termes généraux, sans divulguer aucune information commerciale potentiellement sensible. Les éléments de preuve se composent des documents suivants:

---

Décision sur l’opposition no 3 121 882 page: 5 de 8
Certification du système de gestion de la qualité en espagnol.
Enquête de satisfaction auprès des clients, datée de 2018, publiée par l’opposante, en espagnol.
Six propositions économiques émises par l’opposante à des clients situés à Madrid et à Barcelone, datées de 2015 à 2018. Le signe apparaît dans le coin supérieur gauche des propositions. La description des produits/services et les prix sont occultés. La seule information affichée est la date d’émission, le nom et certaines adresses des clients et les conditions de paiement.
Un bon de commande émis par la société «Labco Madrid» à l’opposante, daté de 2017. Les informations relatives aux produits/services et/ou aux prix ont été masquées.
Quatre factures adressées par l’opposante à des clients à Barcelone, Madrid et Séville, datées de 2016 à 2018; Le signe apparaît dans le coin supérieur gauche des factures. La description des produits/services est supprimée. La seule information affichée est la date d’émission, le nom et l’adresse des clients et le montant total de chaque facture, à savoir 00,00 EUR.
Deux factures adressées à l’opposante par des entreprises tierces, à savoir «confiteria Familia Rivero Fernandez, S.L.» et «ELESA-GANTER Ibérica, S.L.».
Une brochure non datée montrant les services de l’opposante, en espagnol, avec le signe dans le coin supérieur droit.
Un ensemble de photographies non datées montrant un bloc-notes, une enveloppe portant le signe et le stand de l’opposante lors d’un salon professionnel.
Appréciation des éléments de preuve
Le Tribunal a jugé que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui -ci. Cette considération exige de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi que cela ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Il convient de tenir compte, deuxièmement, de la dimension économique de la portée du signe. Cela est apprécié au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage; du groupe de destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu comme un élément distinctif (à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs); ou même de l’exposition donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur l’internet (24/03/2009-, 318/06 —-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36-37; 30/09/2010, T-534/08, GRANUflex (fig.)/GRANUFLEX, EU:T:2010:417, § 19, soulignement ajouté).

---

Décision sur l’opposition no 3 121 882 page: 6 de 8
La Cour de justice a précisé que la portée d’un signe ne saurait être fonction de la seule étendue géographique de sa protection, car, s’il en était ainsi, un signe dont l’étendue de la protection n’est pas purement locale pourrait, de ce seul fait, empêcher l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, alors même qu’il ne serait utilisé dans la vie des affaires que de manière très marginale. Le signe doit être utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et son étendue géographique ne doit pas être seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire sur lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que l’usage du signe doit avoir lieu dans une partie substantielle de ce territoire (29/03/2011, 96/09-P, BUD/BUD, EU:C:2011:189, § 158-159, soulignement ajouté).
La notion d’ «usage dans la vie des affaires» au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas la même chose que celle d’ «usage sérieux» conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3),-du RMUE [30/09/2010, 534/08, GRANUflex (fig.)/GRANUFLEX, EU:T:2010:417, § 24-27]. Les buts et conditions liés à la preuve de l’usage sérieux des marques enregistrées de l’Union européenne ou nationale sont différents de ceux relatifs à la preuve de l’usage dans la vie des affaires des signes visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE [-09/07/2010, 430/08, GRAIN MILLERS/GRAIN MILLERS (fig.), EU:T:2010:304, § 26; 29/03/2011, 96/09-P, BUD/BUD, EU:C:2011:189, § 143). Par conséquent, l’usage doit être interprété selon le type particulier de droit concerné.
La Cour de justice a jugé que l’ «usage du signe dans la vie des affaires» au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE fait référence à l’usage du signe «dans le cadre d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé» (-12/11/2002, 206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, § 40; 25/01/2007, 48/05-, Opel, EU:C:2007:55, § 18; 11/09/2007, 17/06-, Céline, EU:C:2007:497, § 17).
La question de savoir si un signe commercial a ou non une portée qui n’est pas seulement locale peut être établie en démontrant l’existence d’un réseau de succursales économiquement actives sur l’ensemble du territoire pertinent. En outre, plus simplement, il peut être établi en produisant des factures émises en dehors de la région où le titulaire a son siège ou des coupures de presse faisant apparaître le degré de reconnaissance par le public du signe invoqué, ou en établissant qu’il existe des références à l’établissement commercial dans les guides de voyage (24/03/2009, 318/06-— T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 43).
Toutefois, il n’est pas possible d’établir a priori, de façon abstraite, quelle partie d’un territoire doit être utilisée comme référence pour prouver que l’usage d’un signe n’est pas seulement local.
Dès lors, l’appréciation de la portée du signe doit être effectuée in concreto, selon les circonstances propres à chaque espèce.
Partant, le critère de la «portéeautre que seulement locale» constitue plus qu’un examen géographique. L’ incidence économique de l’utilisation du signe doit également être appréciée. Il convient de tenir compte des éléments suivants, sur lesquels doivent porter les éléments de preuve:
(I) l’intensité de l’usage (ventes réalisées sous le signe);
(II) la durée de l’usage;
(III) la propagation des produits (localisation des clients);

---

Décision sur l’opposition no 3 121 882 page: 7 de 8
IV) la publicité du signe et les médias utilisés pour cette publicité, y compris la diffusion de la publicité.
Après avoir examiné attentivement les éléments de preuve produits, la division d’opposition considère que, si les éléments de preuve peuvent suggérer que le signe a fait l’objet d’un certain usage, contrairement à l’avis de l’opposante, ils n’atteignent pas le seuil minimal de «portée qui n’est pas seulement locale» fixé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
La division d’opposition considère que les éléments de preuve sont insuffisants pour démontrer la dimension économique de l’usage. Plus précisément, les éléments de preuve ne fournissent pas d’informations concluantes concernant la dimension économique et la durée pendant laquelle le signe a rempli sa fonction dans la vie des affaires, ainsi que le degré et la fréquence de son usage. À cet égard, les factures, la brochure et les autres éléments de preuve énumérés ci-dessus, considérés ensemble, suggèrent que l’opposante a fourni ses produits/services à peu de clients dans trois villes espagnoles. Toutefois, rien n’indique clairement quels sont les produits/services précis pour lesquels la marque antérieure a été utilisée. En outre, aucune information n’est fournie quant à l’impact économique de l’activité commerciale fournie par l’opposante sous le nom commercial en question. Bien que les propositions économiques, le bon de commande et les factures soient, en principe, des moyens de preuve valables pour fournir des informations à cet égard, ils sont plutôt limités et l’opposante a délibérément occulté des informations pertinentes, telles que les prix, les produits/services et la quantité. L’omission de toutes ces informations empêche l’Office d’obtenir des informations sur l’activité commerciale de l’opposante, l’importance économique ou l’impact du signe antérieur.
En outre, les éléments de preuve ne contiennent pas d’indications convaincantes, telles que des documents émanant de sources indépendantes concernant les chiffres de vente par l’entreprise des produits/services portant le signe de l’opposante, ses dépenses globales en marketing/publicité, etc., sur le territoire pertinent.
Il incombe à l’opposante de produire des preuves démontrant qu’il y a eu un usage, dans un contexte qui n’est pas seulement local, pour les activités commerciales invoquées. Si l’opposante n’est pas obligée de révéler des informations commerciales sensibles, elle devrait néanmoins être en mesure de fournir ces éléments démontrant sans aucun doute l’usage des signes antérieurs sur le territoire pertinent. Cela aurait pu être prouvé par la présentation d’une plus grande sélection de factures montrant les volumes de vente (y compris toutes les informations pertinentes requises) et pour une période plus longue. En outre, des rapports annuels, des déclarations fiscales, des livres de comptes indiquant des informations ou des transactions réalisées avec le signe de l’opposante, ou tout autre élément de preuve similaire, auraient pu être produits qui permettraient à la division d’opposition de tirer des conclusions univoques quant à la présence commerciale globale de l’opposante sur le territoire pertinent.
Compte tenu de tout ce qui précède, de l’avis de la division d’opposition et à la lumière des éléments de preuve produits, l’opposante n’a pas démontré dans quelle mesure et pour quelle activité commerciale le signe a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale.
L’exigence d’une utilisation dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale ne peut pas être démontrée par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante des signes sur le marché concerné. En outre, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus

---

Décision sur l’opposition no 3 121 882 page: 8 de 8
d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cette disposition vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’Office, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées. Par conséquent, la division d’opposition ne peut tirer de conclusions qui ne sont pas étayées par des éléments de preuve concrets et objectifs produits dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, les éléments de preuve ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant la portée économique du signe antérieur. La division d’opposition ne peut vérifier, sans recourir à des présomptions ou suppositions, si le signe en cause a ou non été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en rapport avec les activités commerciales sur lesquelles l’opposition était fondée avant la date pertinente et sur le territoire pertinent.
Étant donné qu’il s’agit là d’une exigence prévue par l’article 8, paragraphe 4, RMUE qui n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Carolina MOLINA Chantal VAN Riel COBOS PALOMO BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.