DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 179 867
Florian Bou-Fadel, Schönhauser Allee 163, 10435 Berlin (Allemagne) (opposante),
un g a i ns t
Rocket Lawyer Incorporated (A Delaware Corporation), 182 Howard Street contreparties 830, 94105 San Francisco, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par IP Lawyers, De Lairessestraat 107, 1071 NX Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 23/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 179 867 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 01/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 739 033 «Rocket LEGAL» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 614 377 «ROCKETLEGAL» (marque verbale). La marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée a été partiellement rejetée par la décision finale rendue par le département «Opérations» dans la procédure d’opposition no 3 165 960 (notifiée le 18/05/2023) et, par conséquent, la présente procédure sera poursuivie sur la base de la marque antérieure telle qu’enregistrée. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
À la suite du rejet partiel de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 614 377, les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:

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Classe 42: Servicesde conseils en matière de contrôle de la pollution; services de conseils en matière de science; services de conseils en matière de planification environnementale.

Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logicielstéléchargeables pour remplir des documents juridiques et fiscaux personnalisables, ainsi que des dépôts publics; logiciels téléchargeables pour faciliter les connexions entre clients et conseils juridiques sous licence; logiciels téléchargeables pour conseils juridiques, fiscaux et commerciaux à la demande; logiciels téléchargeables pour la chronométrage en ligne pour le compte de tiers, facturation et vérification de signatures électroniques; logiciels téléchargeables pour la communication d’informations et d’images, de documents, de vidéos ou d’autres supports avec une représentation en consultation; logiciels téléchargeables pour la communication privilégiée avec un avocat agréé; logiciels téléchargeables pour consultation avec des avocats afin de faciliter la fourniture de conseils juridiques, fiscaux et commerciaux; logiciels téléchargeables permettant de fournir des preuves à un avocat; logiciels téléchargeables pour la signature de documents juridiques et fiscaux, et dépôts publics; fichiers électroniques téléchargeables sous forme de fichiers audio, fichiers graphiques, fichiers d’images, fichiers audiovisuels, fichiers de codes informatiques, fichiers texte et fichiers vidéo contenant du contenu à des fins légales, fiscales et d’enregistrement des entreprises; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile permettant aux utilisateurs de signer des documents juridiques et fiscaux, ainsi que des dépôts publics; logiciels téléchargeables pour la communication d’informations et de documents avec un avocat; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de rédiger, de modifier et de signer des documents juridiques et fiscaux, ainsi que des dépôts publics; logiciels téléchargeables pour la gestion de documents; logiciels téléchargeables pour services de notaires; logiciels téléchargeables pour la gestion de services de résolution de litiges; logiciels téléchargeables pour la préparation de documents liés aux services de règlement des litiges; logiciels téléchargeables utilisant une intelligence artificielle pour la gestion de services de résolution de litiges; logiciels téléchargeables pour la collecte, le traitement, le stockage, le partage, la gestion, l’établissement de rapports et l’analyse de données et de documents pour les services de règlement de litiges; logiciels téléchargeables pour le dépôt de documents juridiques, fiscaux et commerciaux auprès d’entités publiques, d’agences gouvernementales et de tribunaux.
Classe 35: Mise à disposition de référencement d’avocats en ligne; services de publicité coopérative pour avocats; services de gestion commerciale pour des tiers, à savoir gestion de bases de données pour le compte de tiers d’une base de données comprenant des documents et formulaires d’enregistrement légal, fiscal et commercial; mise en relation avec des consommateurs et des professionnels dans le domaine des services de règlement extrajudiciaire des litiges; établir un lien entre les consommateurs et les prestataires de services qualifiés; services de renvoi professionnels de la fiscalité; services de renvoi de comptabilité.
Classe 36: Services depaiement électronique impliquant le traitement électronique et la transmission ultérieure de données de paiement; services de transactions financières, à savoir mise à disposition de transactions commerciales sécurisées et d’options de paiement; services de paiement de factures; services de transactions financières, à savoir mise à disposition de transactions commerciales sécurisées; services de traitement du paiement par carte de débit et de crédit.
Classe 38: Livraison de documents en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial.
Classe 42: Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne à l’intention des avocats et des professionnels du droit, à utiliser en ligne pour des tiers, facturation, vérification des signatures électroniques et création, préparation, édition et gestion de bases

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de données de documents juridiques et fiscaux, ainsi que dépôts publics; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la signature de documents juridiques et fiscaux et de dépôts publics; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour le dépôt de documents juridiques, fiscaux et commerciaux auprès d’entités publiques, d’agences publiques et de tribunaux; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la création, la préparation et l’édition de documents juridiques, fiscaux et commerciaux; fourniture d’un site web proposant une technologie permettant aux utilisateurs de signer des documents juridiques et fiscaux, ainsi que des dépôts publics; fourniture d’un site web proposant une technologie permettant aux utilisateurs de déposer des documents juridiques, fiscaux et commerciaux auprès d’entités publiques, d’agences publiques et de tribunaux; fourniture d’un site web proposant une technologie permettant aux utilisateurs de créer, de préparer et de modifier des documents juridiques et fiscaux, ainsi que des dépôts publics; fourniture d’un site web proposant une technologie permettant aux utilisateurs de donner à plusieurs utilisateurs d’ordinateurs la possibilité de télécharger, de créer et d’éditer simultanément des documents; services électroniques de vérification de signature à l’aide de technologies permettant d’authentifier l’identité des utilisateurs fournis dans le cadre de services juridiques, fiscaux et d’enregistrement des entreprises; stockage électronique de documents légaux, fiscaux et commerciaux; fourniture d’un site web proposant une technologie permettant aux utilisateurs de compléter des documents juridiques, fiscaux et commerciaux personnalisables; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour compléter des documents juridiques, fiscaux et commerciaux personnalisables; fourniture d’un site web proposant une technologie permettant aux utilisateurs de communiquer des informations et des documents avec un avocat; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la communication d’informations et de documents avec un avocat; mise à disposition d’un site web proposant une technologie permettant aux utilisateurs de gérer des documents juridiques, fiscaux et commerciaux; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion de documents; fourniture d’un site web proposant une technologie permettant aux utilisateurs d’obtenir des services de notaires; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour des services de notaires à distance; mise à disposition d’un site web proposant une technologie permettant aux utilisateurs de réguler le règlement des litiges; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de services alternatifs de règlement des litiges; mise à disposition d’un site web proposant une technologie permettant aux utilisateurs de communiquer sur des questions de règlement des litiges; mise à disposition d’un site web proposant une technologie permettant aux utilisateurs de gérer et de réguler des données et des documents en matière de règlement des litiges; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour les avocats afin de suivre le temps saisissable et pour les avocats de créer, d’émettre et d’accepter le paiement sur factures; mise à disposition d’un site web proposant une technologie permettant aux avocats de suivre le temps irréfutable et aux avocats de créer, d’émettre et d’accepter des paiements sur factures; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour le traitement de paiements électroniques; mise à disposition d’un site web proposant une technologie pour le traitement de paiements électroniques; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour effectuer des paiements dus entre des parties à un contrat; mise à disposition d’un site web proposant une technologie permettant aux utilisateurs d’effectuer des paiements dus entre les parties au contrat; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour le dépôt de documents juridiques, fiscaux et commerciaux auprès d’entités publiques, d’agences publiques et de tribunaux; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour soumettre des questions et recevoir des réponses d’avocats; fourniture d’un site web proposant une technologie permettant aux utilisateurs de poser des questions et de recevoir des réponses d’avocats.
Classe 45: Fourniture d’informations en ligne à des avocats et à des non-avocats dans le domaine des actualités et commentaires juridiques, des actualités fiscales et commentaires,

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ainsi que des actualités et commentaires commerciaux; création, préparation et édition de documents juridiques, fiscaux et d’enregistrement des entreprises via un site web interactif sur l’internet; fourniture d’informations en ligne à des avocats et à des non-avocats dans les domaines du droit, de la fiscalité et des affaires; fourniture d’informations en ligne à des avocats et à des non-avocats dans le domaine de formes juridiques personnalisables, de formulaires d’impôts personnalisables et de formulaires d’inscription personnalisables aux entreprises; fourniture d’informations en ligne à des avocats et à des non-avocats dans le domaine de l’autoassistance juridique, de l’autoassistance fiscale et de l’auto-assistance commerciale; préparation et dépôt de papiers d’incorporation; services de notaires publics; services alternatifs de règlement des litiges; médiation.

À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir» utilisé dans la liste de produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Les produits contestés compris dans la classe 9 sont des logiciels de gestion de documents et des logiciels destinés à être utilisés dans les secteurs juridique, fiscal, administratif et comptable. Les services contestés compris dans la classe 35 consistent à fournir une assistance pour l’exploitation et la gestion de particuliers et d’entreprises dans les secteurs juridique, fiscal et comptable. Les services contestés compris dans la classe 36 sont des services de paiement et des services financiers. Les services contestés compris dans la classe 38 sont des services de télécommunications. Les services compris dans la classe 42 concernent la fourniture de logiciels — as a-service (SaS) et de sites web destinés à être utilisés dans les secteurs juridique, fiscal, administratif et comptable, de SaS et de sites web pour traiter des paiements électroniques ou pour modifier et gérer des documents. Les services compris dans la classe 45 sont des services juridiques et fiscaux ainsi que des actualités d’affaires et des commentaires.
Les produits et services contestés n’ont rien en commun avec les services de conseil/assistance de l’opposante qui concernent des domaines complètement différents du contrôle de la pollution, de la science et de la planification environnementale. Les produits et services en cause diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne coïncident ni par leurs canaux de distribution, ni par leurs utilisateurs finaux, ni par leurs fabricants/fournisseurs. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Conclusion

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires

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visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur un motif tiré de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina CRESPO MOLTDAC Gabriele Spina ALassujettie Lucinda Carney
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.