DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 55 044 (NULLITÉ)
Syndicat du Chocolat, Syndicat Patronal, 9 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France (demanderesse), représentée par Cabinet Lavoix, 62, rue de Bonnel, 69448 Lyon Cédex 03, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Romain Chollier, ZA de l’Oasis – Lieudit La Mothe, 48500 Banassac-Canilhac, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Marie Sonnier – Poquillon, 12 rue de la Petite Loge, 34000 Montpellier, France (représentant professionnel). Le 25/01/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit partiellement à la demande en nullité.

2. La marque de l’Union européenne n° 15 048 622 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir: Classe 30: Chocolat chaud; Chocolats fourrés; Barres chocolatées; Sirop de chocolat; Chocolats; Confiserie au chocolat; Pâte de chocolat; Crêpes [alimentation]; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Mélanges pour gâteaux; Pâtes à tartiner au chocolat; Crèmes à tartiner à base de cacao; Café; Thé; Sucreries; Confiseries en barre; Confiseries non médicinales; Confiseries sucrées et aromatisées; Glaces comestibles; Desserts glacés; Préparations pour biscuits; Pain; Biscottes; Cacao; Boissons à base de thé; Boissons à base de chocolat; Boissons à base de café; Boissons à base de cacao; Bonbons; Caramels [bonbons]; Bonbons au chocolat.

3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services restants, à savoir: Classe 30: Sucre; Sandwiches. Classe 32: Boissons non alcoolisées; Bières. Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; Distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel; Services de consultation, de conseil et d’assistance pour la publicité, le marketing et la promotion; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications; Services de relations publiques; Aide à la gestion publicitaire destinée aux entreprises commerciales; Assistance aux entreprises en matière de franchisage; Services de publicité commerciale en matière de franchisage; Services de conseils de gestion en matière de franchisage; Services de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale;

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Informations, renseignements d’affaires; Gestion de fichiers informatiques; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité.

Classe 41: Formations professionnelles; formation et enseignement.

Classe 43: Restauration; salons de thé; cafés-bars.

4. Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS
Le 15/06/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n°15 048 622 'MALAKOFF’ (marque verbale) (la marque de l’Union européenne), déposée le 27/01/2016 et enregistrée le 11/05/2016. La requête est dirigée contre certains des produits y services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir contre les produits suivants:

Classe 30: Chocolat chaud; Chocolats fourrés; Barres chocolatées; Sirop de chocolat; Chocolats; Confiserie au chocolat; Pâte de chocolat; Crêpes [alimentation]; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Mélanges pour gâteaux; Pâtes à tartiner au chocolat; Crèmes à tartiner à base de cacao; Café; Thé; Sucre; Sucreries; Confiseries en barre; Confiseries non médicinales; Confiseries sucrées et aromatisées; Glaces comestibles; Desserts glacés; Préparations pour biscuits; Pain; Biscottes; Sandwiches; Cacao; Boissons à base de thé; Boissons à base de chocolat; Boissons à base de café; Boissons à base de cacao; Bonbons; Caramels [bonbons]; Bonbons au chocolat.

La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points (b)(c)(d) et (g) RMUE ainsi que l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme dans ses différentes observations que l’action en nullité engagée a pour seule finalité de s’assurer que le terme 'MALAKOFF’ puisse être librement utilisé dans son sens courant et ce par l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine du chocolat dans l’Union Européenne, à savoir pour nommer un type de chocolat (un chocolat praliné) ou pour décrire un produit (une préparation à base d’un tel chocolat).
En France, la marque française 'MALAKOFF’ n°3 542 408 du 5 décembre 2007 au nom du titulaire a d’ailleurs fait l’objet d’une décision de refus de l’INPI, en date du 17 mars 2008 en lien avec les produits « pâtisserie; gâteaux; chocolat; confiserie; sucrerie » pour l’absence de distinctivité. Cette décision, non contestée par le déposant, est devenue définitive (copie de cette décision est produite en Annexe 1).

Cette décision considère que:

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« appliqué à de tels produits le signe déposé Malakoff n’était pas susceptible de les distinguer de ceux d’une autre entreprise. En effet, l’objectif de protection de la marque est notamment de garantir la fonction d’origine commerciale de produit ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’expression « MALAKOFF » qui désigne à la fois un chocolat praliné et un gâteau sera immédiatement comprise par le consommateur d’attention moyenne comme le nom de ce chocolat et de ce gâteau. Le signe déposé n’est donc pas apte à distinguer les produits de ceux des concurrents et à exercer la fonction attractive requise.

De plus, appliqué aux produits suivants « pâtisserie; gâteaux; chocolat », le signe déposé est exclusivement la désignation nécessaire de tels produits. En outre, appliqué aux produits suivants « confiserie; sucrerie », le signe déposé apparait comme pouvant servir à en désigner une caractéristique, à savoir leur nature. Enfin, appliqué à l’ensemble des produits précités, dans la mesure où il ne s’agirait pas exclusivement de malakoff, le signe déposé est de nature à tromper le public sur la nature des dits produits ».

L’Office Français de la Propriété Intellectuelle a donc considéré que 'MALAKOFF’ n’était pas de nature à garantir la fonction d’origine permettant de distinguer les produits précités de ceux des concurrents. La demanderesse partage totalement cette analyse. 'MALAKOFF’ est un terme générique pour désigner un chocolat et un gâteau, qui sera compris par le public, à savoir par le grand public, notamment de langue française.

Sur son profil LinkedIn (Annexe 2), le propriétaire indique que la confiserie « Malakoff » a été inventée par le chocolatier Jean-Louis Pupier en 1855 à la demande de Napoléon III, en souvenir de la bataille de Malakoff. Sur le site internet du propriétaire il est également indiqué:

Cette confiserie d’antan est apparue en 1855 après la bataille de Crimée. Le général Mac Mahon gagne victorieusement la bataille de Malakoff. Pour fêter dignement cette conquête, Napoléon III souhaite créer une gourmandise. Il demande à son chocolatier Stéphanois, Jean Louis Pupier, de réaliser ce chocolat d’autrefois. Jean Louis Pupier décide de lui donner une forme rectangulaire et de l’envelopper dans un papier métallique.

Cette confiserie est à base de chocolat avec des éclats de noisettes. Tout au cours du XIX et XXème siècles, le terme 'MALAKOFF’ a été exploité pour désigner une confiserie à base de chocolat praliné. Le terme 'MALAKOFF’ est ainsi devenu générique pour désigner un chocolat praliné. Le chocolat 'MALAKOFF’ a toujours été utilisé par les chocolatiers, les entreprises de transformation du chocolat et est tombé en désuétude suite à un arrêt de production dans les années 1990 pour être « remis au jour » dans les années 2000 par le déposant. En effet, le terme 'Malakoff’ est utilisé dans son sens courant, par de très nombreuses entreprises pour désigner un chocolat praliné, et ce sans discontinuité, comme l’atteste les premières preuves d’usage communiquées ci-après.

L’utilisation de 'MALAKOFF’ pour désigner un chocolat praliné fait l’objet d’une exploitation ininterrompue, et ce, avant et après le dépôt de la marque contestée par l’ensemble des intervenants dans le domaine du chocolat (industriels, chocolatiers). Les preuves d’usage et articles de presse, de diverses entreprises, démontrent bien l’utilisation générique du terme 'MALAKOFF’ faite

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par les différents intervenants dans le domaine de l’industrie du chocolat, pour désigner un chocolat praliné, sous différentes formes (papillotes, bonbons, barres) antérieurement au dépôt de la marque contestée. Cet usage généralisé de 'MALAKOFF’ pour désigner un chocolat praliné est continu jusqu’à ce jour.

Ainsi, en relation avec des « chocolat, chocolats fourrés, et des pâtisseries, des gâteaux » revendiqués par la marque contestée, 'MALAKOFF’ nomme le produit et n’est donc pas distinctif c’est-à-dire apte à identifier une origine.

En lien avec des « confiserie, confiserie au chocolat; confiseries en barres; confiseries non médicinales; confiseries sucrées et aromatisées; sucreries », MALAKOFF désigne une caractéristique de ces produits, à savoir leur nature. Dans la mesure où MALAKOFF est un terme générique pour désigner un chocolat mais également un gâteau, et que tout tiers doit pouvoir l’utiliser dans son sens courant, il est nécessairement descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour désigner des produits alimentaires transformés composés de MALAKOFF. Le mot sera immédiatement perçu par le grand public comme décrivant le fait que le produit alimentaire est composé de MALAKOFF c’est-à-dire notamment d’un chocolat praliné. Il décrit donc une qualité, une caractéristique essentielle de ces produits et n’est donc pas distinctif c’est-à-dire « apte à distinguer les produits de ceux des concurrents et à exercer la fonction attractive requise ».

Ce terme doit pouvoir être librement utilisé pour désigner un chocolat praliné et un produit à base d’un tel chocolat. Force est de constater que le titulaire ne partage pas cette analyse puisqu’il a opposé la marque contestée à des tiers faisant usage de la marque attaquée pour désigner notamment une glace à base de MALAKOFF. La demanderesse produit en Annexe 24 la copie d’une lettre de mise en demeure adressée par le titulaire à la société LA COMPAGNIE DES DESSERTS, dans laquelle il était demandé la cessation de l’utilisation du terme « MALAKOFF », pour désigner un type de glace reprenant la recette traditionnelle de la confiserie Malakoff. La demanderesse ne peut accepter cette pratique, visant à s’approprier un terme nécessaire aux tiers pour nommer, décrire une caractéristique de leurs produits. En effet, l’usage de 'MALAKOFF’ en lien notamment avec des glaces comestibles vise seulement à donner une indication, une information au consommateur sur les caractéristiques de la crème glacée, à savoir son parfum. En lien avec de tels produits, le terme a donc clairement une signification descriptive. Cette signification est immédiatement perçue par le public comme fournissant des informations sur les caractéristiques du produit. Le rapport entre le signe et les produits est concret, direct et compris sans autre réflexion par le public. Or les produits de la marque contestée de la classe 30 sont des produits alimentaires à base de chocolat ou qui peuvent l’être ou qui entrent dans la composition du gâteau Malakoff. La demanderesse donne des exemples afin de confirmer que, notamment, des biscottes, des pizzas, des biscuits, du café, du thé, de la bière à base de chocolat sont des produits proposés au grand public via des liens.
Le public sera enclin à penser que ces produits sont fabriqués à base de MALAKOFF, c’est-à-dire d’un chocolat praliné ou le consommateur aura tout lieu de penser que, compte tenu de leur nature, ces produits entrent dans la composition du Malakoff, qui comme indiqué désigne également un gâteau.

Le grand public comprendra sans difficulté la signification du terme MALAKOFF en lien avec ces produits, et plus généralement les produits alimentaires transformés. MALAKOFF sera compris par le grand public, comme une

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caractéristique essentielle, des produits visés par la marque contestée. Le consommateur aura tout lieu de penser que ces produits sont fabriqués à base de Malakoff c’est-à-dire de chocolat praliné ou compte tenu de leur nature, que ces produits (farine, sucre, levure, miel) entrent dans la composition du Malakoff.

Il ressort de ce qui précède que le terme MALAKOFF doit pouvoir être librement utilisé par tout tiers souhaitant désigner un chocolat praliné ou un produit à base d’un tel chocolat ou entrant dans la composition d’un gâteau Malakoff. Un monopole d’exploitation sur un terme générique désignant un chocolat praliné et pouvant être utilisée pour désigner la composition de produits alimentaires (à base de MALAKOFF) reviendrait donc à empêcher l’utilisation d’un terme servant à désigner une caractéristique d’un produit, pour lequel le consommateur moyen établira nécessairement un lien direct et concret avec MALAKOFF.

Ainsi, le terme « MALAKOFF » a été utilisé et est utilisé de façon ininterrompue pour désigner un chocolat praliné, appellation que le consommateur d’attention moyenne reconnait comme servant à nommer un chocolat ou à désigner une caractéristique d’un produit alimentaire transformée
Le signe MALAKOFF est non distinctif mais également descriptif d’une caractéristique des produits en cause, notamment des produits alimentaires transformés précités et doit rester à la libre disposition des intervenants de ce secteur. Au vu de ce qui précède, appliquée aux produits précités couverts en classe 30, le signe MALAKOFF ne remplit pas la fonction essentielle de la marque, à savoir garantir l’identité d’origine de ces produits puisqu’il ne permet pas aux consommateurs de les distinguer de ceux des concurrents.

Sur le motif absolu du caractère trompeur:

La demanderesse sollicite également, la nullité de la marque contestée au motif que ce signe est trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g) RMUE. 'MALAKOFF’ est un terme générique pour désigner un chocolat praliné et gâteau. Comme indiqué dans la décision de l’office français du 17 mars 2008, non contestée par le déposant :

« L’expression « MALAKOFF » qui désigne à la fois un chocolat praliné et un gâteau sera immédiatement comprise par le consommateur d’attention moyenne comme le nom de ce chocolat et de ce gâteau. Le signe déposé n’est donc pas apte à distinguer les produits de ceux des concurrents et à exercer la fonction attractive requise. De plus, appliqué aux produits suivants « pâtisserie ; gâteaux ; chocolat », le signe déposé est exclusivement la désignation nécessaire de tels produits.

Enfin, appliqué à l’ensemble des produits précités, dans la mesure où il ne s’agirait pas exclusivement de malakoff, le signe déposé est de nature à tromper le public sur la nature des dits produits ».

Or, le signe MALAKOFF est clairement trompeur lorsqu’il est utilisé en lien avec les produits couverts ne comportant pas de MALAKOFF c’est-à-dire de chocolat praliné ou n’entrant pas dans la composition d’un gâteau MALAKOFF. En effet, il trompe le public sur un ingrédient essentiel des produits. Le signe est donc trompeur lorsqu’il est utilisé en lien avec les produits précités de la classe 30 étant donné qu’il véhicule des informations claires indiquant que ces produits contiennent du MALAKOFF. Le terme « MALAKOFF » est donc susceptible de

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tromper le consommateur concerné si ces produits ne sont pas à base de MALAKOFF. De ce fait, il existe un risque de tromperie et la marque MALAKOFF doit être annulée sur le fondement des dispositions précitées de l’article 59 paragraphe 1 point a) RMUE et 7, paragraphe1, point g) RMUE pour l’ensemble des produits précités de la classe 30.

La demanderesse considère enfin que la marque MALAKOFF a été déposée de mauvaise foi. Lors de son dépôt en 2016, le titulaire avait connaissance, d’une part, de l’usage généralisé de MALAKOFF en lien avec un chocolat praliné et, d’autre part, que ce terme avait été considéré comme non distinctif en France par l’INPI pour désigner du « Chocolat ; pâtisserie et confiserie ; gâteaux ; sucreries », décision non contestée par le déposant en son temps. Or, en procédant au dépôt de la marque MALAKOFF en lien avec du « Chocolat; pâtisserie et confiserie ; gâteaux ; sucreries », l’intention du déposant était clairement de s’approprier d’un terme générique, d’obtenir un droit exclusif sur MALAKOFF à opposer aux tiers. Il est d’ailleurs intéressant de noter la présentation faite par le déposant sur le site journal du net :

. Fabricant, comme d’autres chocolatiers, d’une pâte à base de Malakoff, le titulaire décide de déposer le terme MALAKOFF, dans une volonté manifeste de s’approprier un terme générique. En effet, à la date du dépôt de sa demande, et au vu de l’usage généralisé de MALAKOFF pour désigner un chocolat, tel que cela ressort des preuves communiquées au point 1, le déposant avait manifestement connaissance de l’usage antérieur du signe MALAKOFF pour désigner un chocolat praliné.

Par ailleurs, par ce dépôt, le déposant a clairement eu l’intention de priver les tiers d’un signe nécessaire pour nommer un type de chocolat (chocolat praliné) ou décrire un produit contenant un tel chocolat. Le signe déposé 'MALAKOFF’ est identique au terme communément utilisé pour désigner un chocolat depuis plus d’un siècle et ce signe a été déposé notamment pour du chocolat et enregistré

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pour des produits alimentaires transformés susceptibles de contenir du MALAKOFF.

De par son activité, le propriétaire ne pouvait raisonnablement ignorer l’usage généralisé de MALAKOFF pour désigner un chocolat praliné. Le dépôt de MALAKOFF pour désigner du chocolat et des produits alimentaires atteste de la mauvaise foi du propriétaire. Il est important de rappeler que le propriétaire a procédé au dépôt de la marque contestée, désignant notamment du « chocolat chaud; Chocolats fourrés; Barres chocolatées; Sirop de chocolat; Chocolats; Confiserie au chocolat; Pâte de chocolat » en classe 30 et ce nonobstant la décision de l’Office Français de la Propriété Intellectuelle en 2008, non contestée par le titulaire, concluant au caractère générique de MALAKOFF pour désigner du chocolat. La démarche du titulaire est claire, après avoir essuyé un refus en France, il tente de s’approprier un signe générique en procédant au dépôt d’une marque de l’Union européenne.

Parallèlement, le déposant a également procédé au dépôt de la marque française MALAKOFF 1855 n° 4 281 527 en date du 20 juin 2016, pour désigner notamment en classe 30 du « Chocolat ». Tentant ainsi de contourner la décision de l’Office Français mais également de laisser entendre au consommateur que le propriétaire est à l’origine de la création de ce type de chocolat, 1855 étant la date de création de la confiserie au chocolat praliné. Cette situation n’est pas acceptable.
Par le dépôt de la marque contestée 'MALAKOFF', l’intention du titulaire était clairement de porter atteinte aux intérêts des tiers, en s’appropriant un bien commun. La jurisprudence a précisé les conditions dans lesquelles la mauvaise foi est caractérisée:

« Quand le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine rappelée au point précédent » (29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45).

En déposant la marque MALAKOFF, le titulaire manifeste sa volonté de tirer indûment profit du terme générique. Par ses actes et notamment par l’envoi de mise en demeure à une société utilisant MALAKOFF pour désigner une glace à base de MALAKOFF, le titulaire entend clairement empêcher la concurrence de faire usage d’un terme nécessaire pour décrire une caractéristique du produit, à savoir sa composition. Par ce dépôt, le titulaire détourne le droit des marques de sa finalité. Ainsi et en l’espèce, il n’est pas contestable que:

- Le titulaire avait connaissance de l’usage générique de MALAKOFF par les entreprises qui produisent et commercialisent du chocolat, pour désigner un chocolat praliné,
- Son intention était de s’approprier un terme générique et d’empêcher les tiers d’utiliser ce signe notamment pour désigner notamment des produits à base de MALAKOFF. L’ensemble de ces éléments caractérise la mauvaise foi du propriétaire.

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En conséquence, et en application des dispositions de l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE, la marque contestée doit être annulée pour l’ensemble des produits désignés dans son enregistrement en ce qu’elle a été déposée de mauvaise foi par son titulaire.

Au support de ses observations, la demanderesse a déposé les éléments suivants:

Avec les observations du 15/06/2022:

Annexe 1: Décision de l’INPI 07/3 542 408/AM/ N du 17 mars 2008 relative au refus de la marque MALAKOFF du titulaire.

Annexe 2: Profil LinkedIn du titulaire : profil sur lequel le titulaire raconte l’histoire du chocolat Malakoff.

Annexe 3: CHOCOLAT REVILLON: grilles tarifaires applicables au 19 janvier 1970 pour des MALAKOFFS parmi d’autre noms génériques tels que rochers pralinés.

Annexe 4: CONFISERIE CHOCOLATERIE DU COTEAU Catalogue daté de 1980, présentant notamment une boite de chocolats malakoffs parmi d’autres types de confiseries (pâtes de fruits, chocolats aux fruits, etc.).

Annexe 5: Chocolaterie Patin – Catalogue daté de 1987, présentant des chocolats Malakoff parmi d’autres types de chocolats génériques tels que
pralinés: .

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Annexe 6: L’ESSORT: Un article de presse daté du 27 décembre 1991 à propos de la société Révillon et les produits qu’elle commercialise sous forme de papillotes.

Annexe 7: 1996 Article provenant de la Revue des marques daté de janvier 1996, sur la société MENIER, retraçant l’histoire de la société et les chocolats commercialisés dont le Malakoff.

Annexe 8 : Article www.lsa-conso.fr daté du 2 janvier 1997, concernant la société Nestlé sur des pralinés mariés à des spécialités, notamment « le Malakoff, un praliné corsé aux amandes et noisettes ».

Annexe 9: Bon à tirer datée du 22 décembre 2003, pour des papillotes
.

Annexe 10: Bon à tirer du 14 avril 2004 d’un sticker portant la mention MALAKOFFS – BONBON DE CHOCOLAT NOIR FOURRAGE PRALINE
.

Annexe 11: CHOCOLATERIE DE BONNEVAL – Des factures datées du 2 novembre 2004, pour la vente de différents types de chocolats, notamment Malakoff.

Annexe 12: CEMOI – Bon à tirer datée du 27 juillet 2005, pour des papillotes avec la mention « assortiment Malakoff ».

Annexe 13: 2006 REVILLON – Grilles tarifaires au 1er février 2006, notamment pour des papillotes MALAKOFFS.

Annexe 14: REVILLON – Catalogue collection 2006 présentant un chocolat
MALAKOFF .

Annexe 15: CEMOI – Bon à tirer datée du 26 mars 2007, pour des papillotes avec la mention « assortiments MALAKOFF ».

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Annexe 16: Bon à tirer datée du 18 juin 2007, pour des rochers au cœur fondant praliné, commercialisé sous la marque Beaumesnil pour CASINO,
portant la mention « Malakoffs » .

Annexe 17: Article ambiance Sud Est: article de presse daté de décembre 2009 concernant la création des papillotes et notamment celles contenant des Malakoff.

Annexe 18: Traité de la confiserie moderne »: Emile DUVAL, Editions L. Lambert, 1948: contenant notamment le procédé de confection d’un gâteau Malakoff.

Annexe 19: Bon à tirer du 14 janvier 2013, pour le produit « Le Bon
Malakoff » .

Annexe 20 : Factures CEMOI: factures datées de 2014 et 2016, pour la vente de différents types de chocolats, notamment Malakoff.

Annexe 21 : Un article de L’EXPRESS, daté du 18 décembre 2004, sur la société Nestlé et sa collection de fin d’année 2004 pour des Pralinés avec différentes «saveurs », notamment Malakoff.

Annexe 22: Des factures de la société CEMOI, datées de 2012 à 2019 relatives à la commercialisation de chocolat MALAKOF,
Annexe 23: Extrait du livre de Jacques Fitte, Maître chocolatier « Tourbillons remous» « mémoire d’un maître chocolatiers confiseur à la chocolaterie CANTALOU CEMOI » juillet 20 6
Annexe 24: Lettre de mis en demeure: copie de la lettre de mise en demeure adressée par le conseil du déposant à la société LA COMPAGNIE DES DESSERTS.

Avec les observations du 30/12/2022 (renumérotées par la division d’annulation):

Annexe 25: Décision de l’INPI du 17 mars 2008 relatif à une demande de marque française MALAKOFF.

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Annexe 26: Décision de L’INPI du 17 mars 2008 relatif à une demande de marque française MALAKOFF PRALINE.

Annexe 27: Exemples d’usages actuels de Malakoff par des chocolatiers, des enseignes nationales sur l’ensemble du territoire national.

Annexe 28: Page 2 d’un recherche Google sous MALAKOFF.

Annexe 29: Résultats d’une recherche Google sous CHOCOLAT et MALAKOFF.

Annexe 30: Résultats d’une recherche Google sous « GATEAU» et « MALAKOFF.

Avec les observations du 16/05/2023:

Annexe 31: Décision de l’INPI 4 avril 2023 contre la marque française MALAKOFF n°3 542 408 désignant en classe 30 les produits suivants: « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites de céréales, pain, glaces comestibles; glace à rafraîchir; sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; biscottes; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé » annulée dans son intégralité pour absence de caractère distinctif, caractère trompeur et mauvaise foi.

Le titulaire de la marque de l’Union européenne affirme dans ses différentes observations qu’il a pris l’initiative de faire revivre et remettre au goût du jour une ancienne marque de chocolats, les chocolats « MALAKOFF » de Jean-Louis Pupier, créés en mémoire de la victoire de la bataille de Malakoff. Les chocolats de marque « MALAKOFF » ont été commercialisés à partir de 1950, jusqu’à l’arrêt de leur fabrication fin 1990.

Et ce, jusqu’à ce que le titulaire fasse revivre cette marque. Les produits portant la MUE « MALAKOFF » jouissent d’une notoriété grandissante depuis maintenant plusieurs années, et ont fait l’objet d’une couverture par la presse très élogieuse (Annexes 2 à 9: articles de presse sur la MUE et les produits revêtus de la marque). Grâce à une exploitation soutenue et continue depuis plus de 10 ans, la MUE est inexorablement associée, dans l’esprit du public, aux produits revêtus de cette marque et servant à les distinguer de ceux des concurrents.
Le titulaire sollicite le rejet de la demande en nullité, pour tous les produits contestés. Le titulaire sollicite également à titre préliminaire que la demande en nullité soit déclarée irrecevable, dès lors que la demanderesse n’a pas justifié de sa personnalité morale ni de sa capacité à ester en justice.

Sur le fond, le titulaire considère que la signification du terme « MALAKOFF », telle que proposée par la demanderesse, et sur laquelle repose toute son argumentation, est erronée.
Le terme « MALAKOFF » n’est pas un terme usuel. Il ne s’agit pas d’un nom commun, et ce terme n’existe pas dans les dictionnaires. Ainsi, une recherche sous « MALAKOFF » au sein des principaux dictionnaires français ne révèle aucun résultat (Annexes 13 à 15: Extraits de dictionnaire).

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En réalité, le terme « MALAKOFF » est un nom propre. Pour le grand public, ce terme est étroitement associé à la célèbre bataille de Malakoff, affrontement de la guerre de Crimée opposant les troupes russes aux corps expéditionnaires français et britanniques près de la Coline de Malakoff en Russie (Annexe 17). Plusieurs noms de lieu portent le nom « MALAKOFF » en hommage à cette bataille, et particulièrement plusieurs tours et une ville située dans les Hauts de Seine. Une recherche sur le moteur de recherche Google à partir du mot clef « MALAKOFF » renvoie d’ailleurs à des résultats en lien avec la commune de Malakoff dans les hauts de seine, ainsi qu’au site internet du titulaire de la MUE (Annexe 16).

Pour le grand public, le terme « MALAKOFF » évoque la bataille de Malakoff ou fait référence à la ville de Malakoff. Il convient également de vérifier si, et au regard des pièces produites, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE, le public pertinent pouvait percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, le terme « MALAKOFF » comme désignant un type de confiserie, de chocolat ou de gâteau. La demanderesse se fonde sur des exemples d’usage de la dénomination « MALAKOFF » par des chocolatiers (annexes de la demanderesse 3 à 23).

Toutefois, il ne ressort pas de ces pièces que le terme « MALAKOFF » serait utilisé dans le sens suggéré par la demanderesse, à savoir en tant que désignation d’un type de chocolat ou de recette. Au contraire, les exemples d’usage communiqués par la demanderesse correspondent uniquement à des usages du terme « Malakoff » en tant que nom de fantaisie donnée par les chocolatiers pour nommer l’un de leurs produits, souvent de façon ponctuelle. Si le terme « Malakoff » faisait référence à une recette, à un type de chocolat comme l’affirme la demanderesse, les chocolatiers ne prendraient pas la peine d’indiquer sur les conditionnements, sous la dénomination « Malakoff », le type de chocolat dont il s’agit (au lait, praliné, etc.).
Ces dénominations ne correspondent absolument pas à des types de chocolats mais à des noms fantaisistes de produits. Il s’agit donc ici aussi d’un usage à titre de marque, destiné à singulariser le produit de ceux des concurrents, et non la référence à un type de recette. Tel est également le cas des chocolats de la société Cémoi (annexes 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20 de la demanderesse).

Il est justifié de deux types de gammes commercialisées par Cémoi: la gamme Malakoff (marque ou nom du produit), déclinée en plusieurs saveurs: malakoff noir, malakoff à la praline, malakoff au lait… (type de produit). « Le Bon Malakoff
» (la marque) dont la désignation est une « confiserie au praliné et aux éclats de noisette » (la désignation du produit).

Il n’est donc pas raisonnable de prétendre, à la lecture des pièces adverses, que la dénomination « Malakoff » serait la désignation d’un type de chocolat praliné ou d’une recette. Contrairement à ce que prétend la demanderesse, le terme « Malakoff » ne peut pas être compris comme désignant un chocolat praliné. Si tel était le cas, les chocolatiers ne prendraient pas la peine de préciser, sur les conditionnements, qu’il s’agit d’un chocolat praliné. L’expression « Malakoff » suivie de « chocolat praliné » serait alors redondante. Ainsi, le fait que cette précision soit apposée sur les emballages envisagés ci-dessus démontre, au contraire, que le terme « Malakoff » ne sera pas compris par le grand public comme désignant un chocolat praliné.

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Cette dénomination correspond en réalité au nom donné à un produit par une entreprise pour le désigner, au même titre que d’autres gammes qui ont pu être imaginées par des chocolatiers: « Piémontais », « Gianduja », « Sélim », « Mama
», « Rialta et Jolta », « Pralissim’ », « Voie Lactée », « Malakoff » …
Subsidiairement, le titulaire considère que la marque « MALAKOFF » a manifestement acquis un caractère distinctif par l’usage. Le motif tiré du prétendu caractère trompeur de la marque n’est pas plus fondé. Enfin, le motif tiré de la prétendue mauvaise foi du déposant de la MUE n’apparaît pas davantage pertinent.

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Au support de ses observations, le titulaire a déposé les éléments suivants:

Avec les observations du 26/08/2022:

Annexe 1: Extraits du site Internet du titulaire www.boutique-malakoff
.

Annexe 2 : Article midilibre.fr paru le 03/04/2015 « Pézenas: Tendre retour en enfance avec le fameux Malakoff ».

Annexe 3 : Extraits de Midi Magazine Avril 2019 « Chocolat Malakoff l’histoire d’une résurrection en Lozère ».

Annexe 4 : Article paru sur le site www.defense.gouv.fr le 31/01/2018 « Le chocolat Malakoff: une friandise au goût de victoire ».

Annexe 5 : Article France3 Occitanie du 23/01/2018 « Les chocolats Malakoff: un retour en enfance made in Lozère ».

Annexe 6 : Article midilibre.fr du 05/06/2018 « La barre chocolatée Malakoff, installée en Lozère, fait son retour en confiseries ».

Annexe 7 : Article France 3 Occitanie du 25/12/2015 « Les chocolats Malakoff de votre enfance nouvelle marque déposée made in Gard ».

Annexe 8 : Article de La Lozère Nouvelle du 23/11/2017 « Installation et création d’emplois en Lozère Garder son âme en chocolat ! ».

Annexe 9 : Article midilibre.fr du 20/03/2019 « Coralie Balmy en visite à Malakoff ».

Annexe 10 : Mentions Légales du Syndicat du chocolat.

Annexe 11 : Articles L. 2131-1 et suivants du Code du travail français relatifs à l’objet et la constitution des syndicats professionnels.

Annexe 12 : Extraits du site internet de la Ville de Paris « Constituteur une organisation professionnelle ».

Annexe 13 : Dictionnaire de l’académie française: Malakoff (aucun résultat).

Annexe 14 : Dictionnaire CNRTL: Malakoff (aucun résultat).

Annexe 15 : Dictionnaire Le Robert: Malakoff (aucun résultat).

Annexe 16 : Extraits des résultats Google à partir du terme « MALAKOFF ».

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Annexe 17 : Extraits des résultats Google à partir des mots clefs « Bataille de Malakoff ».

Annexe 18 : Dictionnaire Wikipédia: Malakoff (gastronomie).

Annexe 19 : Recette « Malakoff » publiée sur meilleur du chef.

Annexe 20 : Recette « Malakoff » publiée sur marmiton.

Annexe 21 : Résultats d’une recherche à partir du terme « Malakoff » sur le site marmiton.

Annexe 22 Extraits des résultats Google à partir des mots clefs « recette
malakoff » .

Annexe 23 : Extraits des résultats Google à partir des mots clefs « Malakoff » et «Chocolat ».

Annexe 24: Arrêt du Tribunal du 11 octobre 2017, « OSHO », T-670/15.

Annexe 25: Arrêt du Tribunal du 17 mars 2021, « K-9 », T-878/19.

Annexe 26: Bons à tirer de produits revêtus de la MUE (2017).

Annexe 27: Bons à tirer de produits revêtus de la MUE (2019).

Annexe 28 : Exemples de factures de vente de produits revêtus de la MUE.

Annexe 29 : Fiches de produits Malakoff pour les distributeurs de 2019.

Annexe 30 : Supports de communication et de publicité non daté.

Annexe 31 : Supports de communication sur les réseaux sociaux daté 2021.

Annexe 32 : Factures de l’agence de communication (2016 et 2021).

Annexe 33 : Factures de publicité radio NRJ du 20 novembre 2017.

Annexe 34 : Arrêt du Tribunal du 14 février 2012 sur la mauvaise foi T- 33/11.

Avec les observations du 14/03/2023:

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Annexe 35: Jurisprudence sur la recevabilité à agir des syndicats patronaux.

Annexe 36: Jurisprudence sur le lien nécessaire entre l’objet statutaire et la demande.

Annexe 37: EUIPO, 27/04/2022, décision d’annulation n° C 46 687.

Annexe 38: Extrait du site internet du titulaire (boutique-malakoff.fr) présentant un assortiment de Mini Malakoff aux saveurs variées.

Annexe 39: Résultats d’une recherche à partir du mot-clé « MALAKOFF » sur le site 750g.com.

Annexe 40: Résultats d’une recherche à partir du mot-clé « MALAKOFF » sur le site cuisine.journaldesfemmes.fr.

Annexe 41: CA Paris, 09/09/2014, n°13/03597.

Annexe 42: Photographies des produits et des cartes proposés par les établissements Malakoff & CIE.

Annexe 43: 28/10/2009, T-137/08, Colour mark (green & yellow), EU:T:2009:417.

Annexe 44: 17/07/2008, C-488/06 P, Aire Limpio (fig.)/Wunderbaum, arbre magique, magic tree (fig.), EU:C:2008:420.

Annexe 45: 07/07/2005, C-353/03, Nestlé, EU:C:2005:432.

Annexe 46: 14/12/2017, T-304/16, BET365, EU:T:2017:912.

Annexe 47: Whois du nom de domaine « boutique-malakoff.fr ».

Annexe 48: Extrait K Bis (fiche société) société MALAKOFF & CIE.

Annexe 49: Marque française « Malakoff » n°3542408.

Annexe 50: Marque française « MALAKOFF 1855 » n°4281527.

Annexe 51: Marque française « MALAKOFF » n°1162255.

Annexe 52: TIUE 23/05/2019, T-3/18 et T-4/18, EU:T:2019:357.

Annexe 53: 11/06/2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361.

Annexe 54: Factures agence de publicité BINOMƎ.

Annexe 55: Factures imprimeur MILHE & AVONS.

Avec les observations du 21/07/2023:

Annexe 56: Recours contre la décision de l’INPI du 4 avril 2023.

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REMARQUES PRELIMINAIRES SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN NULLITE
Le titulaire considère que la demande devrait être rejetée comme irrecevable car la demanderesse n’a pas justifié sa personnalité morale ni de sa capacité d’ester en justice.
En vertu de l’article 63, paragraphe 1, point a) du RMUE:

« Une demande en déchéance ou en nullité de la marque de l’Union européenne peut être présentée auprès de l’Office:

a) dans les cas définis aux articles 58 et 59, par toute personne physique ou morale ainsi que par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes de la législation qui lui est applicable, a la capacité d’ester en justice ».

Par ailleurs, l’Article 12, paragraphe 1 point c) i) RDMUE dispose que la demande en nullité doit contenir une identification de la demanderesse conforme à l’Article 2, paragraphe 1, point b), du REMUE. Ce texte du RDMUE prévoit notamment que les personnes morales doivent figurer « sous leur dénomination officielle, et leur forme juridique est indiquée ».

La demande en nullité a été introduite au nom du « Syndicat du chocolat », et la forme juridique indiquée est « syndicat patronal ». Les syndicats ont la personnalité morale ainsi que le droit d’ester en justice en droit français. Il n’appartient pas à la division d’annulation de remettre en cause ce principe et d’enquêter sur les aspects formels. Il suffit que le droit français prévoie que les syndicats puissent ester en justice (ce qui est admis par le titulaire), pour que la décision soit recevable sans devoir vérifier les aspects formels décrits par le titulaire (inscription du syndicat à la mairie, vérification de l’objet du syndicat, etc.).

Enfin, la décision sur l’admissibilité de la présente affaire ayant déjà été prise par l’Office en date du 23/06/2022, elle pourra faire l’objet d’un recours avec la décision finale concernant la demande en nullité.

CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 7 DU RMUE
En vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.

En outre, il ressort de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.

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En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’office avant l’enregistrement la marque de l’Union européenne, la division d’annulation n’effectue en principe pas ses propres recherches, mais se limite à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, le fait de restreindre la division d’annulation à un examen des faits expressément présentés ne l’empêche pas de prendre également en considération des faits bien connus, c’est-à-dire des faits susceptibles d’être connus de tous ou dont il est possible de prendre connaissance depuis des sources généralement accessibles.
Même si ces faits et arguments doivent dater de la période au cours de laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée, il se peut que des faits relatifs à une période postérieure permettent également de tirer des conclusions concernant la situation à l’époque du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43).

Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. De plus, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).

CONSIDERATIONS COMMUNES AUX MOTIFS DE NULLITE
La date pertinente
La date à prendre en considération pour apprécier les causes de nullité correspond à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE, à savoir le 27/01/2016 (ci-après la « date pertinente »).

Le public pertinent et le niveau d’attention
Le terme 'MALAKOFF’ est le nom d’un lieu en Crimée où s’est déroulé une bataille historique d’où la France est sortie vainqueur. Ce nom a été donné à plusieurs villes en France en mémoire de cette victoire. Le public pertinent est donc avant tout le public français consommateur des produits visés en classe 30 par la MUE, soit le grand public normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

En ce qui concerne le caractère générique, le public pertinent est également composé des intermédiaires du secteur concerné, en l’occurrence les fabricants de chocolat ayant un niveau d’attention plus élevé que la moyenne. En effet, le public pertinent, dont le point de vue doit être pris en compte pour apprécier si ladite marque est devenue la désignation habituelle du produit en cause, est constitué, non seulement par l’ensemble des consommateurs et des utilisateurs finaux, mais aussi, en fonction des caractéristiques du marché concerné, par l’ensemble des professionnels qui interviennent dans la commercialisation de celui-ci (29/04/2004, C-371/02, Bostongurka, EU:C:2004:275, § 26; 06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 27).

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Lorsque la marque cible à la fois des professionnels et des non professionnels (tels que des intermédiaires et des utilisateurs finaux il suffit, pour qu’un signe soit refusé ou frappé de déchéance, qu’il soit perçu en tant que désignation usuelle par l’un quelconque des secteurs du public ciblé, même s’il est susceptible d’être reconnu comme une indication d’origine par un autre secteur (06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-26).

CARACTERE COUTUMIER – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT d) RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement (ou annulées) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les pratiques commerciales loyales et constantes.

Le caractère prétendument usuel d’un signe doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la marque est enregistrée et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 49). En outre, un usage usuel effectif doit être établi, et non un simple usage potentiel comme dans le cas du caractère descriptif.

Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE sont exclues de l’enregistrement non pas au motif qu’elles sont descriptives, mais sur le fondement de l’usage en vigueur dans les milieux dont relève le commerce des produits ou des services pertinents (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 51).

Comme mentionné ci-dessus, le caractère usuel doit être apprécié par rapport à la date de dépôt de la demande de MUE (05/03/2003, T-237/01, BSS, EU:T:2003:54, § 46; 05/10/2004, C-192/03 P, BSS, EU:C:2004:587, § 39-40) et dans le cas présent s’apprécie en fonction du public de professionnelles et intermédiaires.
La demanderesse considère que la marque contestée est devenue coutumière ou générique pour nommer un type de chocolat (un chocolat praliné).
La division d’annulation considère que la demanderesse a apporté la preuve que la marque contestée est utilisée par l’ensemble des intervenants dans le domaine du chocolat (industriels, chocolatiers). Les preuves d’usage et articles de presse, de diverses entreprises, démontrent bien l’utilisation générique du terme MALAKOFF faite par les différents intervenants dans le domaine de l’industrie du chocolat, pour désigner un chocolat praliné, sous différente formes (papillotes, bonbons, barres) antérieurement et jusqu’au au dépôt de la marque contestée.
La question de savoir si un terme était considéré comme usuel, descriptif ou non- distinctif bien avant la date pertinente, ou à quelle date remonte son adoption, sera, dans la plupart des cas, sans pertinence, étant donné que cela ne prouve pas nécessairement que le signe en question n’était pas devenu usuel à la date de dépôt (05/03/2003, T-237/01, BSS, EU:T:2003:54, § 47; dans le même ordre d’idée, 21/05/2014, T-553/12, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2014:264).

Cependant, la demanderesse a apporté la preuve d’un usage continu à la fin du XXème siècle jusqu’à aujourd’hui. En particulier, certaines preuves montrent le terme au pluriel (MALAKOFFS voir Annexes 3, 4, 16, 20, 21, …) et bon nombre de

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preuves utilisent le terme parmi d’autres types génériques de chocolats tels que ROCHERS PRALINES, CHOCOLATS AUX FRUITS, PRALINES (Annexes 3, 4, 5). Cet usage généralisé de MALAKOFF pour désigner un chocolat praliné est continu et s’étend jusqu’à la date pertinente (voir Annexes 20, 22).

Les parties s’accordent sur l’origine du terme MALAKOFF utilisé pour distinguer des barres de chocolat praliné afin de commémorer la victoire de MALAKOFF. Toutefois elles divergent sur la perception de ce terme au fil du temps jusqu’au jour du dépôt de la marque contestée.
Avec le temps et l’industrialisation, les MALAKOFF ont été produits par plusieurs entreprises et le terme est devenu générique pour désigner une barre chocolatée pralinée. La demanderesse a prouvé que le terme est désormais utilisé de façon courante et qu’il en était encore ainsi jusqu’à la date de dépôt le 27/01/2016.

La version du titulaire est plus complexe car il considère que le terme distinctif au départ est devenu générique puis il est tombé dans l’oubli. Cependant, comme mentionné ci-dessus, peu importe le parcours de la marque contestée dans le passé. Seul importe la perception du public à la date pertinente. Or la demanderesse a démontré qu’en 2016 MALAKOFF restait une désignation usuelle dans le milieu des producteurs de chocolat.
Ceci reste vrai malgré la tentative du titulaire d’en faire un usage à titre de marque, pas toujours réussi comme en démontre l’extrait de son site internet en Annexe 1 où figure l’expression « J’aime le Malakoff ». En d’autres termes, « Malakoff » est précédé d’un article défini « le » comme n’importe quel terme générique tel que « le chocolat praliné ». Un usage à titre de marque implique la suppression de l’article défini.

Contrairement à ce qui est soutenu par le titulaire, le fait que les fabricants indiquent que le MALAKOFF est un chocolat praliné n’empêche pas un usage à titre générique dans la mesure où le grand public dans son ensemble n’est pas aussi érudit que les professionnels et spécialistes du secteur, l’usage par ce dernier étant un public suffisant afin de considérer la marque comme étant générique.
Enfin, le titulaire mentionne que le terme « MALAKOFF » n’est pas un terme usuel. Il ne s’agit pas d’un nom commun, et ce terme n’existe pas dans les dictionnaires. Ainsi, une recherche sous « MALAKOFF » au sein des principaux dictionnaires français ne révèle aucun résultat (Annexes 13 à 15: Extraits de dictionnaire). Cependant, il ressort de la jurisprudence que l’EUIPO n’est pas tenu de prouver que le signe contesté figure dans les dictionnaires (22/06/2005, T- 19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 34; 23/10/2007, T-405/04, Caipi, EU:T:2007:315, § 42).

La marque est donc générique pour des barres chocolatées en classe 30. La demanderesse n’a pas prouvé qu’elle était générique pour d’autres produits tels qu’un gâteau dans la mesure où les preuves datent de la fin des années 1940 (Annexe 18), et les preuves des années 2010, à savoir quelques années avant la date pertinente, sont inexistantes. Par conséquent ce motif doit être rejeté pour tous les autres produits attaqués dans la classe 30.

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CARACTERE DESCRIPTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT c) RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’UE des signes et indications auxquels il fait référence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal, du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de leurs caractéristiques essentielles, des produits ou des services tels que ceux pour lesquels l’enregistrement d’une marque est demandé (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).

D’après la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits et/ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247,
§ 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de cette disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

L’existence de la relation susmentionnée doit être appréciée, en premier lieu, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).

La marque devenue générique pour désigner des barres chocolatées d’un certain type, elle doit également être considérée comme descriptive pour les autres produits pouvant contenir du MALAKOFF, à savoir, tous les produits à base de chocolat praliné ainsi que le café et le thé. Cet usage potentiel suffit à rejeter la marque pour son caractère descriptif.

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Comme bien argumenté par la demanderesse, 'MALAKOFF’ étant devenu générique pour un type de barre chocolatée au praliné, il désigne également une caractéristique des produits en chocolat, à savoir leur nature. MALAKOFF est nécessairement descriptif pour désigner des produits alimentaires transformés composés de MALAKOFF. Ce mot sera immédiatement perçu par le grand public comme décrivant le fait que le produit alimentaire comporte du MALAKOFF comme ingrédient particulier, c’est-à-dire d’un chocolat praliné. MALAKOFF décrit donc une qualité, une caractéristique essentielle de ces produits. Ceci est vrai pour les produits à base de chocolat mais également pour le thé ou le café qui peuvent contenir du MALAKOFF comme ingrédient spécial ainsi que pour le cacao qui reste l’ingrédient principal du chocolat malakoff.

En revanche en ce qui concerne le sucre et les sandwiches, la demanderesse n’a pas démontré qu’il existait une possibilité d’usage descriptif. Contrairement à la glace, aux crêpes, au pain ou aux biscottes qui sont fréquemment confectionnées au chocolat et donc potentiellement de 'MALAKOFF', le sucre et les sandwiches n’incorporent pas de chocolat. Le fait que le sucre soit un ingrédient du MALAKOFF ne suffit pas à considérer que le terme est descriptif pour du sucre dans la mesure où l’ingrédient phare du MALAKOFF reste le cacao ou chocolat.
La demanderesse a tenté de fournir des liens afin de prouver que ces produits existent. Toutefois, la Division d’Annulation ne peut se fonder que sur les preuves soumises par les parties, et la simple indication d’un site web par le biais d’un hyperlien ne constitue pas une preuve. Il est clair que, par sa nature même, un hyperlien vers un site web ne permet pas de copier et de transmettre comme document le contenu et les données auxquels il est censé renvoyer, de sorte que l’autre partie puisse accéder à ces informations.

La marque est donc descriptive pour les produits suivants:

Classe 30: Chocolat chaud; Chocolats fourrés; Sirop de chocolat; Chocolats (à l’exception des barres chocolatées); Confiserie au chocolat; Pâte de chocolat; Crêpes [alimentation]; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Mélanges pour gâteaux; Pâtes à tartiner au chocolat; Crèmes à tartiner à base de cacao; Café; Thé; Sucreries; Confiseries en barre; Confiseries non médicinales; Confiseries sucrées et aromatisées; Glaces comestibles; Desserts glacés; Préparations pour biscuits; Cacao; Pain; Biscottes; Boissons à base de thé; Boissons à base de chocolat; Boissons à base de café; Boissons à base de cacao; Bonbons; Caramels [bonbons]; Bonbons au chocolat.

La marque MALAKOFF n’est de toute évidence pas descriptive pour le restant des produits dans la mesure où contrairement à ce qui est avancé par la demanderesse, ces produits ne sont pas habituellement composés de produits chocolatés. Ce motif doit donc être rejeté pour:

Classe 30: Sucre; Sandwiches.

CARACTERE NON-DISTINCTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT b) RMUE

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Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).

Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en premier lieu par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).

Les arguments de la demanderesse se rapportant au défaut de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus et se fondent sur l’hypothèse que le signe est descriptif ou générique. Cependant, comme indiqué ci-dessus, on ne peut conclure que le signe contesté est descriptif pour tous les produits susmentionnés. En conséquence, il n’est pas possible de déduire une absence de caractère distinctif de la marque contestée sur le fondement de son prétendu caractère descriptif en ce qui concerne ces produits. La demanderesse n’a présenté aucun autre argument ni élément de preuve étayant l’absence de caractère distinctif de la marque contestée pour les produits que restent.

Par conséquent, il y a lieu d’accepter partiellement la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points d), et c) du RMUE pour les produits suivants:
Classe 30 : Chocolat chaud; Chocolats fourrés; Barres chocolatées; Sirop de chocolat; Chocolats; Confiserie au chocolat; Pâte de chocolat; Crêpes [alimentation]; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Mélanges pour gâteaux; Pâtes à tartiner au chocolat; Crèmes à tartiner à base de cacao; Café; Thé; Sucreries; Confiseries en barre; Confiseries non médicinales; Confiseries sucrées et aromatisées; Glaces comestibles; Desserts glacés; Préparations pour biscuits; Pain; Biscottes; Cacao; Pain; Biscottes; Boissons à base de thé; Boissons à base de chocolat; Boissons à base de café; Boissons à base de cacao; Bonbons; Caramels [bonbons]; Bonbons au chocolat.

Dans la mesure où la demande est rejetée pour certains produits, il est nécessaire d’examiner le reste des motifs invoqués pour ces seuls produits, à savoir:

Classe 30: Sucre; Sandwiches.

CARACTERE DISTINCTIF ACQUIS PAR L’USAGE – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3, ET ARTICLE 59, PARAGRAPHE 2, DU RMUE
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la marque a acquis un caractère distinctif par son usage intensif et de longue durée.

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Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) ou d), dudit règlement n’excluent pas l’enregistrement d’une marque si cette dernière a acquis, pour les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé, un caractère distinctif en raison de l’usage qui en a été fait. En outre, en ce qui concerne la procédure d’annulation, l’article 59, paragraphe 2, du RMUE, dispose que lorsqu’une marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE, elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.

Ces dispositions sont donc libellées de manière similaire, la seule différence étant les dates auxquelles le caractère distinctif acquis doit être prouvé (respectivement, à la date de dépôt de la marque contestée et à la date de dépôt de la demande en nullité). Par conséquent, en vertu de ces dispositions, une marque qui était initialement descriptive et dépourvue de caractère distinctif peut être maintenue, si elle est contestée, si la preuve est apportée qu’elle a acquis, par l’usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de l’Union européenne dans laquelle l’existence du motif de refus a été établie (22/06/2006, C25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 82 et 83).

Il incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer que sa marque a acquis un caractère distinctif en France, dont le territoire a été pris en compte ci-dessus pour l’évaluation des bases de refus, soit avant la date de dépôt de la marque contestée (27/01/2016), soit avant la date de dépôt de la demande en nullité (15/06/2022).

L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage d’une marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie, grâce à la marque, les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait, la division d’annulation doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier les produits et services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer des produits ou services d’autres entreprises. Dans ce contexte, il convient de prendre en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements effectués par l’entreprise pour la promouvoir, et la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée (06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 79 et jurisprudence citée).

Les preuves d’usage apportées par la titulaire montrent que la marque était descriptive à la date de dépôt de la marque contestée en raison de l’usage effectué par les tiers. L’usage effectué par le titulaire (voir preuves listées ci- dessus) est certain mais il ne peut pas être considéré comme usage susceptible de conférer à sa marque le caractère distinctif nécessaire pour surmonter la perception du public pertinent selon laquelle il s’agit d’un terme descriptif pour une partie des produits couverts.

En particulier, rien dans les preuves ne permet d’évaluer si le public a été en mesure de percevoir que la marque était désormais devenue l’indication d’une origine unique et non pas un signe descriptif d’une sorte de chocolat ou de

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produits contenant du MALAKOFF comme ingrédient. Ce motif est donc non fondé pour ces produits. Il est nécessaire de continuer à examiner les autres motifs invoqués pour les produits restants à savoir: Classe 30: Sucre; Sandwiches. CARACTERE TROMPEUR – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT g) RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE interdit l’enregistrement de marques qui pourraient tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services.

Selon la jurisprudence, ce motif de nullité suppose que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115,
§ 41). Dès lors, la simple possibilité théorique que le public puisse être induit en erreur n’entre pas dans le cadre d’une objection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point g) du RMUE (17/04/2007, R 1102/2005-4, SMARTSAUNA,
§ 32).

En outre, l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE implique une désignation suffisamment spécifique des caractéristiques potentielles des produits et services désignés par la marque. Ce n’est que lorsque le consommateur visé est amené à croire que les produits et les services possèdent certaines caractéristiques, qu’ils ne possèdent pas en réalité, qu’il serait trompé par la marque (24/09/2008, T-248/05, I.T.@Manpower, EU:T:2008:396, § 65). Dans le cas présent, la marque a été considérée comme générique, descriptive et non-distinctive pour une partie des produits. Il n’est donc pas nécessaire de se prononcer sur le caractère trompeur dans la mesure où un seul de ces motifs suffit. Pour les autres produits sans relation avec le MALAKOFF, il ne peut y avoir de caractère trompeur dans la mesure où par définition le public ne s’attend pas à consommer du sucre au Malakoff ou un sandwich au Malakoff. Ce motif est donc jugé non fondé. Conclusion La marque contestée est non distinctive et descriptive aussi comme générique au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b), d)et c), du RMUE pour certains produits susmentionnés contestés à la date de son dépôt. Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré qu’elle avait acquis un caractère distinctif, ni avant sa date de dépôt, ni avant la date de dépôt de la demande en nullité pour ces produits. La demanderesse n’a pas démontré que le restant des produits était non distinctive et descriptive, génériques ou trompeurs.
MAUVAISE FOI – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE

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L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque la demanderesse était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe pas de définition juridique précise du terme «mauvaise foi», qui se prête à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif basé sur les intentions de la demanderesse lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions seules n’ont pas de conséquences juridiques. L’existence de la mauvaise foi nécessite, tout d’abord, une action de la titulaire de la marque de l’Union européenne témoignant manifestement d’une intention malhonnête, et deuxièmement, une norme objective permettant d’analyser cette action et de déterminer ensuite qu’elle constitue un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement de la personne qui dépose une demande de marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston présentées le 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi de la demanderesse lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à la demanderesse en nullité. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
Appréciation de la mauvaise foi
La demanderesse prétend que le titulaire aurait été de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée au motif prétendu qu’il « ne pouvait ignorer », ou qu’il aurait dû connaître l’usage antérieur de la marque par certains tiers. Cependant ce motif ne relève pas de la mauvaise foi.
En outre, la demanderesse prétend que le titulaire serait nécessairement de mauvaise foi au motif qu’il a pris l’initiative de déposer une marque européenne alors qu’il avait déposé des marques françaises refusées par l’office français le 17/03/2008 (annexes 1, 9 et 31).

Cet argument n’est pas non plus pertinent. La jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser à cet égard que la décision de protéger une marque au niveau national et/ou au niveau de l’UE relève d’un choix dicté par la stratégie de commercialisation du titulaire. Bien que les décisions nationales pertinentes soient examinées en détail, l’application de motifs de refus au niveau national n’implique pas automatiquement une mauvaise foi lors d’un dépôt au niveau de l’Union européenne. L’intention reste un critère central au niveau de la mauvaise foi. Cette intention, par exemple, de contourner les décisions françaises n’a pas été démontrée notamment parce que la marque contestée couvre plus de produits que la marque française refusée en 2008. Le titulaire a fait un appel de la décision de 2023 qui couvre certains produits en commun avec la marque contestée mais cette dernière en couvre d’autres qui ne le sont pas par la marque refusée en 2023. Enfin, cette décision n’est pas définitive.

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La demanderesse prétend enfin que par l’envoi de mise en demeure à une société utilisant MALAKOFF pour désigner une glace à base de MALAKOFF, le titulaire entend clairement empêcher la concurrence de faire usage d’un terme nécessaire pour décrire une caractéristique du produit, à savoir sa composition. Par ce dépôt, le titulaire détourne le droit des marques de sa finalité. Toutefois, l’usage des prérogatives liées à la possession d’une marque ne peut pas en soi constituer un acte de mauvaise foi.

La mauvaise foi est donc également écartée pour tous les produits, et à fortiori pour les produits sucre; sandwiches.

Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.

La demande est partiellement accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre les produits suivants:

Classe 30 : Chocolat chaud; Chocolats fourrés; Barres chocolatées; Sirop de chocolat; Chocolats; Confiserie au chocolat; Pâte de chocolat; Crêpes [alimentation]; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Mélanges pour gâteaux; Pâtes à tartiner au chocolat; Crèmes à tartiner à base de cacao; Café; Thé; Sucreries; Confiseries en barre; Confiseries non médicinales; Confiseries sucrées et aromatisées; Glaces comestibles; Desserts glacés; Préparations pour biscuits; Cacao; Pain; Biscottes; Boissons à base de thé; Boissons à base de chocolat; Boissons à base de café; Boissons à base de cacao; Bonbons; Caramels [bonbons]; Bonbons au chocolat
Par conséquent, la marque contestée doit être déclarée nulle pour ces produits contestés.

La demande est rejetée en ce qui concerne les autres produits.

FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.

Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.

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La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ Jessica N. LEWIS Christophe DU JARDIN PALOMARES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.