DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 58 766 (INVALIDITY)
Bushnell Inc., 9200 Cody Street, 66214 Overland Park, Kansas, États-Unis (demanderesse), représentée par Baylos, C/José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Hangzhou Yuewo E-Commerce Co., Ltd., 703--2, Vantong Center, District of Gongshu, 310015 Hangzhou, Zhejiang, Chine (titulaire de la MUE), représentée par KBZ Żuradzki Barczyk turcs Wspólnicy adwokaci i Radcy Prawni Sp. K., ul. PCK 6/7, 40-057 Katowice (Pologne) (mandataire agréé).
Le 18/04/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 487 041 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 03/02/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 18 487 041 «Boresnake» (marque verbale) (ci-après la «MUE»), déposée le 08/06/2021 et enregistrée le 23/09/2021. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 13: Écouvillons pour nettoyer les armes à feu; appareils pour remplir les cartouchières; appareils à charger les cartouches; cartouchières; fûts de fusils; étuis pour fusils; miroirs de pointage pour fusils; dispositifs de visée pour pièces d’artillerie autres que les lunettes de visée; bandoulières pour armes; vaporisateurs destinés à la défense personnelle.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE ainsi que l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, sur la base des marques notoirement connues «BORESNAKE» et notoirementconnues dans chaque État membre de l’UE.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante fait valoir qu’elle a été fondée en 1948 et qu’elle est un leader mondial dans la fabrication et la distribution mondiale d’optique sportive et de produits d’extérieur tels que des accessoires pour la chasse et les armes à feu. Elle fait valoir que, en outre,

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elle est également titulaire de la marque de Hoppe, notoirement connue pour des produits de nettoyage de pistolets et depuis environ 100 ans. Sous cette marque, elle vend sa brosse nettoyante «Boresnake». Elle affirme qu’elle possède plusieurs enregistrements de marques pour la marque «BORESNAKE» pour des produits compris dans la classe 13, y compris en Chine, le pays d’origine de la titulaire de la MUE. La demanderesse fait valoir que ses performances sur le marché ont été récompensées à plusieurs reprises et comprennent une liste de prix et de reconnaissance obtenus entre
2005 et 2022, y compris ceux qui concernent des produits «Boresnake». Elle souligne que le marché sur lequel opère la requérante est très spécifique et que les consommateurs dans ce domaine recherchent des informations au-delà de leur zone locale. Le marché américain dans ce domaine aurait une influence mondiale. Elle insiste également sur sa présence en ligne et sur les médias sociaux suivants. Elle fait valoir que la présence de 70 ans sur le marché de la demanderesse dans ce secteur spécifique rend difficile la connaissance de la demanderesse par la titulaire de la marque de l’Union européenne. Ensuite, la requérante avance des arguments spécifiques concernant ses produits «Boresnake». En particulier, elle affirme que les produits ont été vendus dans l’Union depuis au moins 2007, en particulier en Allemagne, où les produits sont disponibles auprès de divers distributeurs agréés tels que Frankonia et Ruag, principaux fournisseurs allemands de produits pour chasseurs, mais aussi dans d’autres pays de l’UE et par l’intermédiaire d’Amazon et de Decathlon. La demanderesse affirme également avoir investi d’importants efforts dans la publicité des produits «Boresnake» dans l’Union européenne. Elle conclut que, compte tenu de la pertinence de la demanderesse sur le marché spécifique et de la présence des produits dans l’Union européenne, la titulaire de la MUE avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’usage fait par la demanderesse de la marque «Boresnake». La demanderesse fait également valoir que le signe «Boresnake» jouit, au niveau de l’Union, d’une renommée élevée, bien que la marque n’ait jamais été enregistrée par la demanderesse dans l’Union. Ensuite, la demanderesse se concentre sur la titulaire de la marque de l’Union européenne et fait valoir que, bien qu’il apparaisse sur certains marchés en ligne, il n’existe aucune trace de produits compris dans la classe 13 commercialisés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans l’Union européenne, et il semble qu’elle propose uniquement des produits de distillerie. La demanderesse explique comment ses distributeurs ont reçu des lettres de mise en demeure fondées sur la marque de l’Union européenne contestée, la note relative à Amazon demandant de cesser de proposer les produits de la demanderesse et les oppositions formées à l’encontre des récentes demandes de MUE de la demanderesse pour la marque «Boresnake». La demanderesse fait valoir que le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne connaissait les distributeurs de la demanderesse et ses actions visant à empêcher des tiers d’utiliser la marque, tout en n’ayant pas réellement l’intention d’utiliser la marque elle-même, indique des intentions malhonnêtes de la part de la titulaire de la MUE. La demanderesse cite la jurisprudence des tribunaux de l’UE concernant la mauvaise foi et souligne que la connaissance préalable par un tiers de l’usage de la marque par un tiers n’est pas une condition nécessaire pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi, mais seulement l’un des facteurs à prendre en considération. Elle souligne également qu’un usage antérieur d’un signe identique ou similaire ne devrait pas se limiter au marché de l’Union européenne. En revanche, l’absence d’intention d’utiliser la marque pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée peut constituer une mauvaise foi. La demanderesse conclut qu’elle a démontré qu’elle avait utilisé une marque identique à la marque contestée pour des produits identiques ou similaires, de manière intensive et pendant une longue période avant le dépôt de la marque contestée, y compris au sein de l’UE, et que la titulaire de la MUE devait avoir connaissance de cet usage de la marque. En outre, la demanderesse soutient qu’elle a également démontré que la marque «BORESNAKE» utilisée par elle avait acquis une renommée, à tout le moins pour nettoyer les brosses et huiles pour pistolets, avant le dépôt de la marque contestée, une renommée que la

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titulaire de la MUE avait l’intention d’exploiter indûment en enregistrant la marque contestée. La demanderesse affirme également qu’il n’existait aucune logique commerciale permettant à la titulaire de la marque de l’Union européenne de demander l’enregistrement de la marque contestée autrement qu’une tentative visant à empêcher la demanderesse de poursuivre ses activités dans l’Union européenne. Enfin, elle conclut que la MUE a été déposée de mauvaise foi. Ensuite, la requérante avance des arguments concernant le risque de confusion entre ses marques notoirement connues et la marque contestée, en faisant valoir que ses marques sont notoirement connues dans l’Union et qu’elles sont identiques ou hautement similaires à la marque contestée et utilisées pour des produits identiques et similaires aux produits contestés. Elle conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
À l’appui de ses arguments, la demanderesse a produit les documents suivants:
Annexe 1: une liste des enregistrements de marques de la demanderesse, accompagnée des extraits de bases de données et des certificats d’enregistrement des autorités correspondantes.
Annexe 2: Des articles Wikipédia sur la demanderesse et un catalogue de produits en ligne présentant un article intitulé «About HopP’s» dans lequel est mentionné un produit «BoreSnake».
Annexe 3: récompenses reçues par la requérante et informations à leur sujet, à savoir des impressions du site internet de la requérante montrant un article contenant des informations sur un prix décerné au riflescope de la requérante et une impression de «Ammoland» informant que la requérante a reçu une récompense pour le meilleur Digital Night Vision et Radar Gun en 2017. La marque «Boresnake» n’est pas mentionnée.
Annexe 4: extraits d’archive.org montrant les pages web de la demanderesse entre 2002 et 2022. Le site web contient de nombreuses références aux appareils optiques pour les pistolets et les activités extérieures de la demanderesse, principalement conçus pour faciliter la destruction. Il n’y a aucune référence à la marque «BoreSnake».
Annexe 5: extraits des pages de médias sociaux de la demanderesse, à savoir YouTube (avec 4 000 abonnés. Ils montrent, comme un canal représenté, un profil Hoppesguncare avec 24 300 abonnés et un Instagram (90 000 abonnés). La marque «BoreSnake» n’est pas mentionnée.
Annexe 6: des photographies de pages de catalogues papier montrant le produit «Hopp’s BoreSnake», à savoir un catalogue en allemand (Alljago) du 2019/2020 et un catalogue de Frankonia (également en allemand) datant de 2020. Un dépliant d’Helmut Hoffman GmbH, non daté, promouvant les produits de Hoppe, en allemand, sans aucune mention spécifique de «BoreSnake».
Annexe 7: extraits du site www.amazon.es montrant des produits «Hopp’s BoreSnake» proposés à la vente avec des commentaires de la clientèle allant de quelques centaines à plus d’un millier. Les dates visibles sont datées entre 2013 et 2022; extraits de sites internet d’Armeria Pato montrant des produits «Hopp’s BoreSnake» proposés à la vente, les prix sont en euros; plusieurs autres sites web (apparemment axés sur les consommateurs allemands et irlandais) sur lesquels les produits sont proposés à la vente, et un blog espagnol contenant un article sur «Hopp’s BoreSnake», daté de 2019.

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Annexe 8: extraits de sites web Amazon et de Decathlon montrant des produits identifiés comme des nettoyants à porter. Certains montrent également la marque «Hopp’s» ou «Hopp’s BoreSnake», mais la plupart ne peuvent être associés à la demanderesse ou sont étiquetés avec des marques différentes.
Annexe 9: extraits d’un magazine allemand caliber datant de 2004, montrant une gamme de produits de Hoppe, dont «BoreSnake». Un entretien avec un jeune tireur d’action américain, daté du 09/06/2021, dans lequel elle mentionne qu’elle porte «Hopp’s BoreSnake Viper» dans son sac de gamme. Des commentaires sur plusieurs blogs en ligne de produits «Hopp’s BoreSnake», outre les brosses de nettoyage à porter, également pour l’huile de nettoyage des pistolets. Les blogs datent de 2011, 2013, 2018, 2019 et 2021 et semblent être basés aux États-Unis (comme le montrent les prix en USD, les numéros de téléphone américains, l’utilisation du système Imperial de mesures et une référence aux jours du blogger dans le «Marine Corps»). Certains blogs utilisent une langue qui permet de douter que le terme «boresnake» (ou «bêpé») soit utilisé en tant que marque ou comme référence générique à un type de nettoyant. L’exemple le plus évident en est le texte du site https://takethegun.com, mis à jour le 04/05/2021, intitulé «The 3 Best Bore Snakes» et contenant des phrases telles que «dans une pellicule pour choisir la marque de serpent la plus bombée», «on peut avoir vu un serpent bombé avant
[…] les nettoyants à porter ressemblent à un corde brillant et un tissu de nettoyage à une extrémité», «les snakes à porter sont flexibles… certains sont suffisamment petits pour être adaptés à votre pochette», «la plus porteuse». Les 3 meilleures marques énumérées dans l’article sont «Hopp’s Boresnake Viper», «Ultimate Gun Bore Cleaner» et «Sage et Braker Bore Snake». Un autre exemple est le texte de TFB The Firearm Blog, daté de décembre 2021, qui mentionne de bonnes transactions hebdomadaires Amazon, dont l’une concerne «Hopp’s BoreSnake». Le texte indique que «les snakes à porter sont un grand cadeau… Les snakes porteuses de Hoppe sont accompagnés d’une poignée de T-poignée unique…».
Annexe 10: extraits de YouTube contenant des vidéos faisant intervenir «Hopp’s BoreSnake», y compris les commentaires des téléspectateurs. La principale vidéo
est intitulée , a été téléchargée en 2012 et compte environ 400 000 vues. Quelques vidéos sont en allemand, téléchargées entre 2011 et 2018, avec des milliers de vues.
Annexe 11: extraits d’Instagram contenant plusieurs poteaux d’Instagram faisant référence à des snakes portant des en-cas, dont certains renvoient à «Hopp’s Boresserke», d’autres à porter des snakes arborant différentes marques.
Annexe 12: une lettre de mise en demeure reçue le 01/11/2021 par le distributeur de la demanderesse en Allemagne, Frankonia, du représentant de la titulaire de la marque de l’Union européenne, sur la base de ce que l’on appelle la marque allemande «boresnake» de la titulaire de la marque de l’Union européenne, mais est en fait identifiée comme la marque de l’Union européenne contestée et sa traduction en anglais. Dans la lettre, le représentant de la titulaire de la marque de l’Union européenne demande à renvoyer une déclaration signée par laquelle Frankonia s’engagerait à cesser d’utiliser la marque sous peine d’une sanction.
Annexe 12.1: courrier électronique reçu par info@etui-exklusiv.de de la part d’Amazon Seller Central le 24/03/2022, informant de la suppression de certaines inscriptions sur la base de la plainte déposée par le titulaire de la MUE contestée.

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Annexe 13: correspondance échangée entre novembre 2021 et février 2022 entre la titulaire de la marque de l’Union européenne et la demanderesse. La correspondance a commencé avec la demanderesse en contactant le représentant de la titulaire de la marque de l’Union européenne en réponse aux lettres de mise en demeure reçues par ses distributeurs, l’informant des activités commerciales de la demanderesse sous la marque «Boresnake», suggérant que la marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi et demandant que la MUE soit cédée à la demanderesse, à la marque britannique de la titulaire de la marque de l’Union européenne et à ce que la titulaire de la MUE cesse d’envoyer des lettres de mise en demeure et de ne pas commencer à utiliser la marque «boresnake». Ceci est suivi de la lettre du représentant de la titulaire de la marque de l’Union européenne indiquant que le cabinet d’avocats n’a jamais envoyé les lettres de mise en demeure, que les signatures sont fausses et que son client, la titulaire de la marque de l’Union européenne, ne connaît pas non plus l’affaire. Par la suite, la demanderesse a envoyé une autre lettre dans laquelle elle manifeste sa frustration de ne pas obtenir de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne en ce qui concerne ses plaintes, indique qu’elle n’est pas intéressée par l’origine des lettres de mise en demeure, mais qu’elle est intéressée par la résolution rapide de la situation et qu’elle réitère ses demandes énumérées précédemment. Dans la dernière lettre, elle indique qu’elle a déposé deux demandes de MUE pour le mot «Boresnake».
Annexe 14: la demanderesse indique que cette annexe contient des oppositions formées par la titulaire de la MUE contre les demandes de marque «BORESNAKE» de la demanderesse, mais qu’elle contient en réalité un extrait de la base de données de l’EUIPO concernant la marque de l’Union européenne contestée.
Annexe 15: extraits d’Alibaba montrant que la titulaire de la marque de l’Union européenne vend des produits de distillerie sur la plateforme.
Annexe 16: des impressions de www.frankonia.de montrant du contenu de 04/11/2021 montrant un certain nombre de produits disponibles à l’achat, des produits «Boresnake» parmi eux et des commentaires d’utilisateurs (d’utilisateurs situés en Allemagne) de ces produits datant de 2010 à 2019.
La titulaire de la MUE fait valoir que la demanderesse n’est pas titulaire de la marque «boresnake» et que le terme a été utilisé par l’industrie pour désigner un type de produit de nettoyage de pistolets. Elle fait valoir que le terme est générique et que les éléments de preuve produits par la demanderesse le démontrent également. La demanderesse met toujours la marque «HopP’s» devant le terme «boresnake», et c’est cette marque, et non le terme «boresnake», qui identifie l’origine commerciale des produits de la demanderesse. La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que les boresseurs sont vendus par plusieurs entreprises différentes. En outre, elle avance que la requérante n’a pas présenté d’éléments de preuve visant à démontrer la notoriété de la marque dans chacun des États membres de l’Union qu’elle invoquait. Elle fait valoir que, en raison de l’absence de caractère distinctif, les consommateurs n’associent pas le terme «boresnake» à une entreprise individuelle et que, par conséquent, une confusion est impossible. Elle soutient que, de ce fait, il ne devrait pas être interdit à la titulaire de la marque de l’Union européenne d’utiliser le terme et la marque contestée ne devrait pas être annulée, d’autant plus que l’absence de caractère distinctif n’a pas été invoquée comme motif de la demande en nullité.

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À l’appui de ses arguments, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les documents suivants:
Pièce 1: captures d’écran du site web «Balistas» (qui semble être une plateforme de vente au détail axée sur les armes à feu) montrant une explication du produit «Boresnake» en tant qu’ «accessoire pratique qui vous aidera dans le nettoyage initial du tonneau. Il s’agit d’un cordon nettoyant avec de petites brosses bronzantes qui nettoyeront la bordure de votre arme. Boresnakes est disponible dans de nombreux calibres différents». Une offre des boresseurs disponibles par différentes marques, principalement «VENOX», suit.
Pièce 2: des captures d’écran de «Optics planet.com», qui contiennent un article publié le 18/10/2021 expliquant ce qu’est un boresnake et expliquant pourquoi et comment les utiliser. Il est expliqué qu’ «un serpent à porter, parfois écrit 'boresserke', est un dispositif de nettoyage pour nettoyer rapidement et facilement le tonneau d’une armes à feu». Elle mentionne également que «nombre d’entre eux possèdent une brosse à fil intégré sur la face avant du corde».
Pièce 3: captures d’écran du site web «GUN NEWS DAILY», contenant un article non daté intitulé «How to use a Bore Snake — A Simple Guide». Dans la conclusion, il est indiqué que «de nombreuses entreprises sortent de prêt-à-porter de grande qualité».
Pièce 4: captures d’écran du site web «NINE MM magazines», montrant un article intitulé: «Bore Snake: Révision indirects How À Usage», publié le 07/09/2022. Bien que l’article ne mentionne aucun fabricant spécifique de serpent, il utilise le terme d’une manière qui semble être générique, plutôt que de le désigner en tant que marque d’une entreprise déterminée. Il contient des déclarations telles que les suivantes:
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La demanderesse souligne que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a répondu à aucun des arguments factuels concernant la mauvaise foi invoquée par la demanderesse. En outre, elle souligne l’incohérence des allégations de la titulaire de la MUE concernant l’absence de caractère distinctif du terme «boresnake» avec son action de dépôt d’une demande de marque pour la marque verbale «boresnake» pour des produits de nettoyage de pistolets. La demanderesse considère que cela rend encore plus factuelles les intentions malhonnêtes de la titulaire de la marque de l’Union européenne de faire obstacle à ses activités. Elle réitère ses déclarations précédentes concernant l’envoi de lettres de mise en demeure et de retrait de notes sur Amazon sur la base de la marque de l’Union européenne contestée. Elle répète également que la titulaire de la marque de l’Union européenne est active dans le domaine des produits de distillerie et qu’il n’existe aucun lien entre ces produits et les accessoires de nettoyage des pistolets. Elle conclut qu’il n’existe aucune logique commerciale dans le dépôt de la marque contestée par la titulaire de la marque de l’Union européenne et que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas non plus expliqué une logique commerciale sous-tendant le dépôt dans le cadre de la présente procédure. Ensuite, la demanderesse fait valoir que les documents produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne pour démontrer que le terme «boresnake» est dépourvu de caractère distinctif ne suffisent pas à prouver cette absence de caractère distinctif, en particulier pour la date de dépôt de la marque contestée. Elle fait valoir que le nombre de marques enregistrées

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pour le mot «boresnake» dans le monde démontre que la marque n’est pas descriptive. En outre, elle affirme que tout éventuel caractère descriptif est dénué de pertinence aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi. Selon la requérante, même si l’Office considère que ce terme est descriptif, la requérante aurait pu utiliser la marque d’une manière tellement intensive qu’elle aurait acquis un caractère distinctif pour celle-ci. La demanderesse soutient que, dans ce scénario, la renommée qu’elle a acquise grâce à l’usage à long terme permet toujours à la titulaire de la marque de l’Union européenne d’en tirer indûment profit. Elle réitère ses arguments précédents concernant l’usage de longue date de la marque par la demanderesse et la renommée acquise par celle-ci. Elle produit davantage de documents pour démontrer la renommée de ses produits et pour étayer le fait que le terme n’est pas utilisé de manière générique. En ce qui concerne les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne, elle fait valoir qu’ils ne sont pas antérieurs au dépôt de la marque contestée et que les pièces 3 et 4 ne font référence qu’aux produits de la demanderesse. Elle présente également une décision de l’UKIPO dans laquelle l’argument de la demanderesse fondé sur l’usurpation d’appellation contre la marque britannique de la titulaire de la MUE a été accueilli et l’UKIPO a conclu que les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE concernant l’usage générique du terme «boresnake» n’étaient pas suffisants. La requérante maintient sa position selon laquelle la marque contestée devrait être déclarée nulle.
La demanderesse a produit d’autres documents. Étant donné qu’elle a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis- à-vis de tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données. Les documents présentés sont les suivants:
Annexe 17: une déclaration du responsable de l’achat de Frankonia, selon laquelle Frankonia est l’un des principaux distributeurs d’équipements et d’accessoires de chasse dans l’UE. Elle distribue les produits «Boresnake» de la demanderesse depuis 2003 et les propose actuellement sur son site internet. Elle a vendu les produits «Boresnake» de la demanderesse pour quelques centaines de milliers d’euros entre 2018 et 2021.
Annexe 18: le 24/03/2022, un courriel d’Amazon a apparemment reçu le même document que celui produit précédemment en tant qu’annexe 12.1.
Annexe 19: quatre factures émises par la demanderesse en 2012, 2013 et 2014 à Edgar Brothers, situées au Royaume-Uni, pour, entre autres, des «produits Boresnake» d’une valeur de milliers de dollars américains (factures de 2012 et de 2013) et quelques milliers de livres sterling (factures de 2014).
Annexe 20: Edgar Brothers Shooting Sports Price List of 2015, qui inclut «Hopp’s Boresnakes». Les prix sont en livres sterling.
Annexe 21: Edgar Brothers» Newsletters «Bullet» de 2013 et 2016 contenant des publicités pour le «Hopp’s Boresnake».
Annexe 22: des copies de publications identifiées par des notes ajoutées en haut des pages, montrant des publicités de «Hopp’s Boresnakes». Selon les notes, elles comprennent les publications suivantes: GTN de 2011 et 2014, Clay Shooting de 2013 et 2016, et Shooter de 2012.
Annexe 23: une publicité pour «Hopp’s Boresnake» à Gunmart de 2011 et une copie d’une publication non identifiée faisant la publicité d’un concours organisé par Edgar Brothers, dont le prix inclut un «Hopp’s Boresnake».

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Annexe 24: La décision de l’UKIPO du 04/05/2023 relative à la demande de marque no 3 649 945 de la titulaire de la marque de l’Union européenne et à l’opposition formée à cet égard par la requérante sous le no 430 439.
Annexe 25: déclaration du président des accessoires de la demanderesse en nullité, qui se recoupent largement avec les observations de la demanderesse accompagnant la demande en nullité. En outre, il contient un tableau reprenant les dépenses de promotion et les ventes des produits «Boresnake» dans l’UE (y compris au Royaume-Uni) pour les années 2015 à 2022.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas déposé de duplique.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Évaluation de la mauvaise foi
Une situation susceptible de donner lieu à une mauvaise foi est celle où une entité commerciale a obtenu un certain degré de protection juridique en raison de l’utilisation d’un signe sur le marché, qu’un concurrent enregistre ultérieurement dans l’intention de concurrencer déloyalement l’utilisateur initial du signe.

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En pareil cas, la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48, 53) a déclaré que les facteurs suivants, en particulier, devaient être pris en considération:
a) le fait que la titulaire de la MUE sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque de l’Union européenne contestée;
b) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;
c) le degré de protection dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé; et
d) la question de savoir si, en déposant la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne poursuivait un objectif légitime.
Les exemples susmentionnés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de déterminer si le demandeur était ou non de mauvaise foi lors du dépôt de la demande; d’autres facteurs peuvent également être pris en considération(14/02/2012,-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 20- 21; 21/03/2012, T-227/09, FS (fig.), EU:T:2012:138, § 36).
La demanderesse affirme que la titulaire de la marque de l’Union européenne devait avoir connaissance de sa marque parce que la marque est notoirement connue dans le secteur. Elle n’affirme pas qu’il existait une quelconque relation antérieure entre les parties ni aucune autre raison en raison de laquelle la titulaire de la MUE aurait directement eu connaissance de l’utilisation du terme «boresnake» par la demanderesse.
La connaissance peut être présumée («doit avoir été connue») sur la base, notamment, d’une connaissance générale dans le secteur économique concerné ou de la durée de l’usage. Plus l’usage d’un signe est long, plus il est vraisemblable que le titulaire de la MUE en avait connaissance (11/06/2009,-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 39). En fonction des circonstances de l’espèce, cette présomption peut s’appliquer même si le signe a été enregistré dans un pays tiers [28/01/2016,-335/14, DOGGIS (fig.), EU:T:2016:39, § 64-71].
La demanderesse a produit des documents visant à démontrer l’usage intensif et de longue durée du signe, qui n’auraient pu être ignorés par la titulaire de la marque de l’Union européenne. Bien qu’il existe de nombreux éléments de preuve indépendants, la principale source d’information sur l’intensité et le volume global de l’usage provient de la déclaration d’un employé de la demanderesse. Il convient de tenir compte du fait que les documents provenant de la partie intéressée elle-même ont une valeur probante moindre que les éléments de preuve provenant de sources indépendantes. Cela est dû au fait que la perception d’une partie prenante au litige pourrait être affectée dans une plus ou moins grande mesure par son propre intérêt dans l’affaire. La déclaration qui contient les chiffres des dépenses de marketing et des ventes provient du président des accessoires de Shooting de la demanderesse et, par conséquent, d’autres éléments de preuve corroborant sa déclaration auraient été nécessaires [14/12/2006-, 392/04, MANU MANU MANU MANU (fig.)/MANOU, EU:T:2006:400, § 88; 07/06/2005, T-303/03, Salvita/SOLEVITA, EU:T:2005:200, § 40-41). Plusieurs documents indépendants attestent de la présence en ligne de la demanderesse et de son produit «Boresnake», dont certains corroborent les déclarations de la demanderesse concernant l’utilisation relativement longue du signe dans l’Union européenne. En particulier, ils montrent que la marque est présente sur le marché depuis 2003 en Allemagne, depuis 2011 au

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Royaume-Uni, et depuis 2013 au moins en Espagne. Toutefois, peu d’éléments de preuve viennent étayer les allégations d’intensité de l’usage et de notoriété de la marque, en particulier pour le marché européen.
Néanmoins, d’une manière générale, certains éléments indiquent que le produit de la demanderesse occupe une position consolidée sur le marché de niche des nettoyants à porter. Par exemple, dans l’article publié le 04/05/2021 sur https://takethegun.com (annexe 9), le «Hopp’s Boresnake» de la demanderesse figure parmi les trois snakes les plus riches. Dans la pièce 2 de la titulaire de la marque de l’Union européenne, l’article sur lequel étaient portés des snakes montre, à titre d’illustration, une image de «Hopp’s Boresnake» de la demanderesse. Certaines vidéos sur YouTube concernant le produit présentent de nombreux points de vue, compte tenu de la haute spécificité du produit. En définitive, compte tenu du marché très restreint des produits de nettoyage du pistolet, les documents montrent un usage suffisant et une présence en ligne du «Hopp’s Boresnake» de la demanderesse pour pouvoir conclure que si la titulaire de la MUE avait des intentions honnêtes de concurrencer sur ce marché (la marque contestée est enregistrée pour différents accessoires de pistolets et spécifiquement pour nettoyer les brosses pour armes à feu), il est probable qu’elle aurait rencontré le produit de la demanderesse. Il convient également d’accorder une certaine importance à l’argument de la demanderesse selon lequel la rapidité dans laquelle les distributeurs de la demanderesse ont été attaqués après l’enregistrement de la marque contestée (la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 23/09/2021 et le 01/11/2021 le distributeur allemand de la demanderesse avait déjà reçu la première lettre de mise en demeure) milite également en faveur de la connaissance préalable de la titulaire de la MUE de l’usage du signe par la demanderesse.
En outre, en ce qui concerne les propres observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne, il s’avère que cette dernière estime que le terme «boresnake» est générique, qu’il s’agit d’un terme utilisé sur le marché pour désigner un type de nettoyant à porter. Elle a produit certains documents à l’appui de cette allégation. Les documents produits, et en fait non seulement ceux soumis par la titulaire de la marque de l’Union européenne, mais aussi certains de ceux produits par la demanderesse, contiennent effectivement des indications en ce sens. L’annexe 9 de la requérante contient un article qui énumère les snakes les plus enrobés, qui présente les produits de différentes entreprises, tous appelés «snakes». L’annexe 11 de la demanderesse présente quelques poteaux d’Instagram dans lesquels les boresnakes sont tractés, dont certains sont les «Hopp’s Boresnakes» de la demanderesse, mais certains au moins sont des boresnakes de différents producteurs («AUROK Bore Snake» et «Real avid Bore Boss»). La pièce 1 de la titulaire de la marque de l’Union européenne montre également des boresnakes commercialisés sous diverses marques et les autres pièces de cette dernière contiennent des articles dans lesquels le terme est clairement utilisé de manière descriptive. Des exemples plus détaillés de l’usage générique sont décrits dans la liste des éléments de preuve des deux parties ci-dessus. La demanderesse fait valoir que le tribunal britannique disposait des éléments de preuve produits par la même titulaire de la marque de l’Union européenne et qu’il ne les a pas jugés suffisants pour démontrer que le terme a été utilisé de manière descriptive. Elle a également produit d’autres documents afin de démontrer que le terme «portfoly clean» est utilisé comme terme générique. Toutefois, les documents de la demanderesse (annexes 21 à 23) sont pour l’essentiel toutes des publicités de la demanderesse pour son «Hopp’s Boresnake», de sorte qu’il est assez évident que des termes génériques différents y sont utilisés. Il suffit de relever, à cet effet, que l’existence d’un terme générique n’empêche pas l’utilisation d’un autre terme descriptif pour le même produit, à d’autres occasions. Il est vrai que les documents produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne sont pas antérieurs à la date de dépôt de la marque contestée (raison pour laquelle le tribunal britannique n’a pas accepté l’argument de la titulaire de la marque de l’Union

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européenne tel qu’il a été démontré). En revanche, une situation dans laquelle un terme est utilisé de manière générique n’est pas susceptible de changer au cours d’une période de plusieurs mois, soit combien de temps après la date de dépôt de certains de ces documents. En outre, l’article listant les snakes les plus portés dans l’annexe 9 de la requérante a effectivement été publié avant le dépôt de la marque contestée. En tout état de cause, il n’appartient pas à la présente procédure de tirer une conclusion définitive quant au caractère générique ou non du terme «boresnake». En effet, il s’agit d’une marque enregistrée, cette procédure en nullité n’est pas fondée sur l’article 7 du RMUE et, par conséquent, au moins un certain degré de caractère distinctif doit être présumé pour la marque. Toutefois, ce qui est déterminant aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi, qui fait l’objet de la présente procédure, c’est la réflexion et l’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt de la marque. D’après ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne estime que ce terme est générique. Comme indiqué ci-dessus, il ne s’agit pas d’une déclaration dénuée de fondement, mais d’une opinion raisonnable fondée sur certains éléments de preuve. Pour se forger cette opinion, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit toutefois avoir été familiarisée avec le marché pertinent ou, à tout le moins, avoir effectué des recherches. En effet, la titulaire de la MUE énumère même, dans ses observations, plusieurs entreprises qui, selon elle, vendent également des boresseurs. La présence sur le marché et la présence en ligne de la demanderesse, comme l’indiquent les documents, suffisent à démontrer qu’il est probable, dans ces circonstances, que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait été en présence des produits de la demanderesse.
En tout état de cause, indépendamment de la connaissance préalable par la titulaire de la MUE de l’usage du signe par la demanderesse, le facteur décisif dans l’appréciation de la mauvaise foi est l’intention de la titulaire de la MUE au moment du dépôt de la marque. Selon la jurisprudence, le fait que le titulaire avait ou devait avoir connaissance de l’usage du signe par le demandeur en nullité ne suffit pas, à lui seul, pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Aux fins d’apprécier l’existence de la mauvaise foi, l’élément central à prendre en considération est l’intention du titulaire de la MUE au moment du dépôt. Il s’agit d’un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. Comme l’a indiqué l’avocat général Sharpston:
la mauvaise foi concerne une motivation subjective du demandeur d’une marque — une intention malhonnête ou autre «motif dommageable» — qui sera néanmoins normalement établie par référence à des critères objectifs; elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport à ces normes.
(Conclusions de l’avocat général, 12/03/2009,-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
§ 60).
Il convient donc de déterminer si, au moment où elle a demandé la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne poursuivait un objectif légitime ou si son comportement était de nature à être considéré comme incompatible avec les normes admises d’un comportement honnête ou éthique dans le commerce et les usages commerciaux. En l’espèce, plusieurs éléments indiquent que la titulaire de la marque de l’Union européenne aurait pu viser des objectifs autres qu’un usage standard de la marque sur le marché.

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Premièrement, la titulaire de la marque de l’Union européenne estime que le signe est descriptif et, en tant que tel, ne saurait être monopolisé par une seule entité. Néanmoins, elle a déposé une marque, d’ailleurs en tant que marque verbale, qui lui confère un droit exclusif sur le mot en tant que tel.
Deuxièmement, immédiatement après avoir obtenu l’enregistrement, la titulaire de la marque de l’Union européenne, malgré sa compréhension selon laquelle le signe est simplement un terme générique, a commencé à faire face à d’autres utilisateurs du terme, en exigeant qu’ils mettent un terme à l’usage et demandent à Amazon de retirer leur inscription sur la liste. Par souci d’exhaustivité, il ressort de la conversation entre les représentants des parties (annexe 13) que le représentant de la titulaire de la marque de l’Union européenne a affirmé que ni le cabinet d’avocats ni la titulaire de la marque de l’Union européenne elle-même n’étaient à l’origine de la lettre de mise en demeure adressée à Frankonia. En premier lieu, il semble très peu probable qu’un tiers indépendant utilise la marque de la titulaire de la MUE enregistrée quelques semaines auparavant seulement pour engager des conflits entre des entreprises qui ne lui sont pas liées. Même si tel était le cas, la division d’annulation convient avec la demanderesse que, dans ces circonstances, la titulaire de la marque de l’Union européenne aurait, dès la notification de la demanderesse, invité les sociétés affectées à ignorer les lettres de mise en demeure et elle aurait également retiré la note de retrait d’Amazon. Aucun de ces événements n’a eu lieu. Par conséquent, en l’état actuel de la situation, il semble que cette communication était une stratégie envisagée de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour confondre d’une certaine manière la demanderesse ou créer plus chaos. En tout état de cause, cela ne contribue qu’à la liste des circonstances qui montrent un comportement non standard de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne. En outre, c’est sans aucun doute la titulaire de la MUE qui a formé des oppositions contre les deux demandes de MUE «Boresnake» de la demanderesse.
Troisièmement, la demanderesse a produit des impressions de sites internet qui suggèrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’utilise pas la marque et qu’elle est active sur le marché des produits de distillerie, et non dans le domaine des accessoires pour armes à feu.
Aucun de ces éléments ne suffirait à lui seul à conclure que la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée. Toutefois, la combinaison des indications susmentionnées jette suffisamment de doutes quant aux intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne de demander certaines explications de sa part.
Certes, il appartient au demandeur en nullité qui entend se fonder sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du demandeur étant présumée jusqu’à preuve du contraire-[08/03/2017, 23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45].
Lorsque l’Office constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité peuvent conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie la demande d’enregistrement de la marque en cause, il incombe à son titulaire de fournir des explications plausibles sur les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de cette marque (23/05/2019, T 3/18-, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36).
Le titulaire de la marque est le mieux placé pour fournir à l’Office des informations sur ses intentions lors de la demande d’enregistrement de cette marque et pour lui fournir

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des éléments de preuve susceptibles de le convaincre que, en dépit de l’existence de circonstances objectives suggérant des intentions malhonnêtes, ces intentions étaient légitimes [09/11/2016,-579/14, DEVICE OF A PATTERN (fig.), EU:T:2016:650, § 136; 05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 51-59).
Si le dépôt d’oppositions contre les demandes de MUE ultérieures de la demanderesse ou l’exigence que les distributeurs de la demanderesse cesseront d’utiliser le signe ne seraient pas en soi des indices d’une éventuelle mauvaise foi de la part de la titulaire de la MUE, ils doivent être considérés dans le contexte plus large des autres faits entourant le dépôt de la marque contestée, qui ont été décrits ci-dessus. Dans ce contexte, et compte tenu de la rapidité et de l’étendue des attaques, ainsi que des tentatives de brouiller leur origine, malgré la conviction de la titulaire de la marque de l’Union européenne que le terme est descriptif et devrait être libre d’être utilisé par tous, ainsi que de l’absence apparente d’usage de la marque par la titulaire de la MUE ou même de sa présence sur le marché pertinent, la division d’annulation ne voit pas quelle aurait pu être la logique commerciale de la titulaire de la marque de l’Union européenne lorsqu’elle a demandé la marque contestée, hormis une intention délibérée de les empêcher d’utiliser efficacement le signe et d’empêcher ces dernières d’utiliser efficacement le signe.
Un tel comportement de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne est loin de pouvoir être considéré comme relevant de la poursuite d’un objectif légitime ou des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Dans ces circonstances et compte tenu des faits et des éléments de preuve présentés par la demanderesse, la charge de la preuve a effectivement été transférée de la demanderesse à la titulaire de la marque de l’Union européenne, en ce sens que cette dernière aurait dû être en mesure d’expliquer et de démontrer de manière plausible les raisons du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. Toutefois, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a fourni aucune explication de ce type. Elle n’a même pas tenté d’exposer un motif commercial solide pour l’enregistrement de la marque. En revanche, elle a estimé que le terme était générique, sans même tenter de concilier cette affirmation avec le fait qu’elle avait déposé une marque verbale formée par le même terme. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne ne conteste même pas les allégations de la demanderesse concernant l’absence d’activité dans le domaine des armes à feu ou l’absence d’usage de la marque contestée par elle. Elle ne fait pas valoir qu’elle utilise la marque ni même qu’elle a l’intention de l’utiliser à l’avenir, et encore moins d’apporter la preuve d’un tel usage ou d’une telle intention.
Conclusion
À la lumière des circonstances ressortant des observations et des documents versés au dossier, qui ont été exposés en détail ci-dessus, et en l’absence d’explication de ses intentions lors du dépôt de la marque contestée auprès de la titulaire de la MUE, la division d’annulation conclut que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi.
Il s’ensuit que la demande est entièrement accueillie et que la marque de l’Union européenne devrait être déclarée nulle pour tous les produits contestés, qui sont des accessoires d’armes, c’est-à-dire des produits étroitement liés à ceux pour lesquels la demanderesse utilise le signe, et des sprays d’autodéfense, qui peuvent être considérés comme des armes de défense et, en tant que tels, également dans le même domaine de marché que celui dans lequel la demanderesse exerce ses activités.

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Étant donné que la demande est pleinement accueillie sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage les autres motifs de la demande, à savoir l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Oana-Alina STURZA Michaela Simandlova Janja FELC
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.