EUIPO, 20 mars 2024, R 2190/2023‑5, Effectual

EUIPO 20 mars 2024

Arguments

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Rejeté
Absence de caractère descriptif du terme 'EFFECTUAL'
La cour a estimé que le terme 'EFFECTUAL' est perçu comme une référence laudative et descriptive, ne permettant pas d'identifier l'origine commerciale des services.
Rejeté
Comparaison avec d'autres enregistrements de marque
La cour a jugé que les décisions d'enregistrement dans d'autres pays ne sont pas pertinentes pour l'appréciation du caractère distinctif selon le RMUE.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 20 mars 2024, n° R2190/2023-5
Numéro(s) :	R2190/2023-5
Textes appliqués :	Article 7(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Décision confirmée
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Texte intégral

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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 20 mars 2024
Dans l’affaire R 2190/2023-5
Effectual Capital GmbH Bruderstrasse 1 80538 München Titulaire de l’enregistrement Allemagne international/requérante représentée par SKW SCHWARZ RECHTSANWÄLTE, Wittelsbacherplatz 1, 80333 Munich (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 692 320 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/03/2024, R 2190/2023-5, Effectuel

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Décision
Résumé des faits
1 Le 22 septembre 2022, Effectual Capital GmbH (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
Réel
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de services suivante:

Classe 36: Services financiers; services monétaires; services bancaires; services d’assurance; affaires immobilières.

2 Le 2 novembre 2022, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.

3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant une lettre d’objection fondée sur l’article 193 du RMUE.
4 Le 6 février 2023, une décision de refus totale a été rendue, puis a fait l’objet d’un recours no R 745/2023-5. La révision préjudicielle a été accordée étant donné que les observations de la titulaire de l’enregistrement international sur la lettre d’objection n’avaient pas été prises en considération. Par conséquent, l’Office a rouvert la procédure et a rendu une nouvelle décision le 6 septembre 2023 (ci- après la «décision attaquée»), compte tenu des observations de la titulaire de l’enregistrement international.

5 La décision a refusé la protection de l’enregistrement international dans son intégralité au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Elle reposait sur les principales conclusions suivantes:

Le caractère distinctif d’une marque est apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception qu’en a le public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: capable de produire ou de réussi à produire un résultat prévu; efficace.

La signification du mot «EFFECTUAL» composant la marque est étayée par les références du dictionnaire suivantes:

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• EFFECTUAL «capable de produire ou de réussi à produire un résultat prévu; effective» (informations extraites du Collins Dictionary en ligne le 21/11/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/effectual).

Le droit européen des marques n’exige pas qu’un élément de signe soit dans un usage normal par les concurrents de la titulaire pour justifier son refus dans l’Union européenne. Au contraire, il est essentiel de savoir s’il contient un message sans équivoque en rapport avec les produits et services revendiqués. Le facteur déterminant en l’espèce est que le concept véhiculé par le signe «Effectual» est direct et parfaitement sensé pour le public pertinent, car il fournit l’information purement élogieuse selon laquelle les services produisent effectivement et réussi les résultats escomptés.

Ainsi, les nombreuses informations provenant de divers sites internet fournies par la titulaire en ce qui concerne la faible fréquence d’utilisation du mot «effective» sont plutôt dénuées de pertinence. Il en va de même pour la comparaison entre l’utilisation des mots «effective» et «effective». À cet égard, en faisant référence à un dictionnaire connu de la langue anglaise, une signification claire du mot «effective» dans le sens de «capable de produire un résultat recherché, apte ou réussi à produire un résultat; efficace».

L’argument de la titulaire selon lequel la marque verbale en cause n’est pas descriptive des caractéristiques des services offerts n’est pas pertinent. Le rejet de la demande n’était pas fondé sur le fait que le mot véhiculait un message descriptif spécifique en ce qui concerne les caractéristiques des services.

Le mot «EFFECTUAL» serait perçu comme une simple référence laudative aux services qui produisent avec succès les résultats escomptés. Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de rappeler que le contenu sémantique de la marque verbale indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information destinée à promouvoir ou à promouvoir, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des services.

La marque contestée n’est pas rejetée au seul motif qu’il s’agit d’un message publicitaire, mais plutôt parce qu’il s’agit d’un message banal, doté d’une signification laudative claire et non équivoque.

Dans la mesure où le signe «EFFECTUAL» n’indique pas immédiatement aux consommateurs l’origine de leur intention
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d’achat, mais leur donne simplement une information purement promotionnelle, ils ne s’attarderont ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à l’enregistrer mentalement en tant que marque.

L’invocation par la titulaire de l’enregistrement de la même marque aux États-Unis et au Canada est également inopérante.

6 Le 31 octobre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 janvier 2024.

Moyens du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:

Le terme «EFFECTUAL» n’est pas descriptif des services visés par la demande, étant donné que le public pertinent n’en déduit pas aisément que «EFFECTUAL» se rapporte à des services tels que des services financiers et d’assurance. Quoi qu’il en soit, la compréhension du signe par rapport aux services demandés, tels que présentés par l’examinateur, n’a pas lieu sans autre réflexion analytique. Elle requiert un niveau minimum d’interprétation, étant donné que le terme «EFFECTUAL» est antiquité et n’est pas normalement utilisé aujourd’hui, satisfaisant au degré minimal requis de caractère distinctif.

L’enregistrement d’un signe en tant que marque n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau d’inventivité ou de créativité de la part du titulaire de la marque. Tel est le cas de «EFFECTUAL», étant donné que ce terme n’est ni couramment utilisé en rapport avec des services financiers, ni descriptif à l’égard de ces services. «EFFECTUAL» ne fournit aucune information directe concernant les caractéristiques des services en cause et fonctionne donc comme un indicateur de l’origine.

Le fait que «EFFECTUAL» soit un synonyme antiquité de «effective» conduit le public pertinent à ne pas percevoir immédiatement la signification du terme ou un message promotionnel laudatif. Le public pertinent devra plutôt penser à la signification de «effective», ce terme n’étant pas utilisé aujourd’hui, et créer un lien avec le terme effectivement utilisé «effective». Le fait que «EFFECTUAL» soit antiquité est illustré dans le graphique suivant en tant qu’extrait de Google Books Ngram Viewer (annexe A 1), déjà fourni avec la déclaration précédente:

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En outre, les termes «effective» et «effective» ne sauraient être assimilés à des synonymes, comme le laisse entendre l’examinatrice. Les synonymes du terme «effective», comme suggéré par le logiciel WORD, sont les suivants: «réel, réel, effectif, opérationnel, actuel, en effet, nominal, opérationnel». Le terme «effective» n’est pas donné à titre d’option.

Toutefois, même à supposer que les termes puissent être considérés comme synonymes — ce qui est contesté –, il convient de noter que «produire un résultat» n’est nullement une déclaration laudative pour quelque type de service que ce soit.

Il existe de nombreux enregistrements antérieurs de la marque «EFFECTUAL» dans des pays anglophones, en particulier dans l’Union européenne.

Les systèmes juridiques sont comparables et l’octroi d’une protection au Royaume-Uni peut effectivement servir d’indicateur du caractère distinctif de la marque contestée. Il en va de même pour l’octroi d’une protection aux États-Unis et au Canada.

Les annexes suivantes ont été fournies dans le cadre de la procédure de recours:

• A 5a notification de l’Office canadien de la propriété intellectuelle du 28/08/2023;
• A 5b notification de l’OMPI du 30/08/2023;
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• A 6a notification de l’Office américain de la propriété intellectuelle du 10/08/2023;
• A 6b notification de l’OMPI du 14/08/2023.

Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.

9 Toutefois, le recours n’est pas fondé en ce qui concerne les conclusions et la décision de l’examinateur ne peut être annulée. La demande de marque doit être rejetée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif).

Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE — caractère distinctif de la marque demandée
10 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, dudit règlement énonce que l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

11 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 33).

12 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service en cause de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative-(27/02/2002, 34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 37; 20/01/2009, 424/07-, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).

13 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du
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7 service en cause (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, 128/07-, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-17/11/2009, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26; 28/04/2015, T-216/14, Extra, EU:T:2015:230, § 26).
14 À nouveau, selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est contesté et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24 et jurisprudence citée), qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services (12/03/2008, T 128/07-, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).

Public pertinent
15 Conformément à la décision de l’examinateur, étant donné que le signe demandé se compose d’un mot anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés se compose des consommateurs anglophones de l’Union européenne.
16 Les services demandés compris dans la classe 36 ciblent à la fois le grand public et le public de professionnels.
La marque demandée
17 La demande est constituée de la marque verbale composée du terme anglais «EFFECTUAL».

18 L’examinateur a fait valoir que le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: «capable de produire ou de réussi à produire un résultat prévu; efficace» sur la base des définitions suivantes du dictionnaire Collins:

• EFFECTUAL«capable de produire ou de réussi à produire un résultat prévu; effective» (informations extraites du Collins Dictionary en ligne le 21/11/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/effectual).

19 La titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas cette conclusion du dictionnaire.
20 Cette signification du dictionnaire est également confirmée par d’autres entrées de dictionnaires de référence de la langue anglaise:
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• effet — Résultats de recherche rapide Oxford English Dictionary (oed.com)
Qui produit ses effets escomptés ou répond de manière adéquate à sa finalité.

• EFFECTUAL English signification — Cambridge Dictionary efficace et réussi: Ils souhaitent promouvoir une compréhension réelle et effective entre les deux pays. réussi à produire les résultats escomptés: Malheureusement, les efforts pour mettre un terme à cette lutte n’ont pas été efficaces.

21 Le terme serait également facilement compréhensible dans la mesure où il serait dérivé du mot «effet» ajoutant le suffixe «ual». Il existe de nombreux adjectifs créés par la combinaison d’un substantif et du suffixe «-ual» ou du mot similaire «ial», tels que «event + ual», «commerc * + ial», «rente c * + ial», «intellect + ual», «us + ual», «spirit + ual». Ce mot est étroitement lié à «effective».
22 Les services respectifs de l’enregistrement international sont les suivants:
Classe 36: Services financiers; services monétaires; services bancaires; services d’assurance; affaires immobilières.

23 En effet, aucun effort mental n’est requis de la part du consommateur pour établir un lien in abstracto entre le terme «effective» et les services visés par la demande. À nouveau, comme l’examinateur l’a indiqué à juste titre et contrairement aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international, le facteur déterminant en l’espèce est que le concept véhiculé par le signe «Effectual» est direct et parfaitement sensé pour le public pertinent.

24 En l’espèce, la signification purement élogieuse est clairement discernée lorsqu’elle est appréciée au regard des services, à savoir que ces derniers produisent effectivement et avec succès les résultats escomptés. Il s’agit d’une promesse de marketing, un engagement purement laudatif visant à attirer les consommateurs, dépourvu de caractère distinctif. La légère antiquation du terme ne modifie pas son intention laudative. Le consommateur moyen ne percevrait pas le signe comme étant inhabituel.
25 En outre, un signe peut être élogieux en apposant non seulement des qualités concrètes directement attribuables aux produits ou services en cause, mais également leurs qualités abstraites (23/09/2011,-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 26).

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Enregistrements antérieurs
26 À cet égard, premièrement, l’examinateur a souligné à juste titre que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire et le caractère enregistrable d’une marque doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

27 Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Toutefois, l’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs mettant en cause l’appréciation de l’examinateur en l’espèce (15/09/2005,-37/03 P, BioID., EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, 230/05-, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64).

28 En outre, comme l’a indiqué l’examinateur, dans la mesure où un tel enregistrement serait pertinent pour apprécier le caractère enregistrable du signe contesté dans les pays anglophones, il suffit de relever qu’un tel enregistrement, conformément aux règles applicables dans ce pays tiers, ne permet pas d’établir que, en l’espèce, l’examinateur a commis une erreur dans l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (17/01/2019-, T 40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 46). Les dispositions du RMUE ne prévoient aucune obligation pour l’EUIPO de reconnaître les décisions relatives à l’enregistrement de la même marque prises dans des pays tiers (17/01/2019,-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 46).

29 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe est dépourvu de caractère distinctif et c’est donc à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour l’ensemble des services visés par la demande. Par conséquent, le recours est rejeté.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:

Rejette le recours;
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff R. Ocquet
Greffier:

Signature
H. Dijkema
20/03/2024, R 2190/2023-5, Effectuel