DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 58 388 (INVALIDITY)
Uixi FEMM, S.A. de C.V., Compositores reconduction 4550, Int. 20, Col. Miguel De La Madrid Hurtado, 45239 Zapopan, Mexique; Cynthia De Jesus Varela Vargas, Calle Compositores # 4550/20, Col. Miguel de la Madrid, 45239 Zapopan, Mexique (demandeurs), représentée par Arcade prétendus Asociados, C/Isabel Colbrand, 6-5ª planta, 28050 Madrid (Espagne) (représentant professionnel);

un g a i ns t

TDW Import B.V., Linie 1, 5405 AR Uden, Pays-Bas (titulaire de la MUE), représentée par Deponeerjemerk.Nl, Savannahweg 17, 3542 AW Utrecht, Pays- Bas (mandataire agréé). Le 04/11/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.

2. La marque de l’Union européenne no 18 465 067 est déclarée nulle dans son intégralité.

3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.

MOTIFS
Le 25/01/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 465 067 UIXI (marque verbale) (ci- après la «MUE»), déposée le 03/05/2021 et enregistrée le 30/10/2021. La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:

Classe 10: Appareils et instruments médicaux; Aides urinaires, y compris accessoires urinaires portatifs pour femmes; Dispositifs et tubes d’urination réutilisables, y compris pour les femmes et les personnes présentant un handicap physique; Pièces et parties constitutives des produits précités, comprises dans cette classe. Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, de la vente en gros et de la vente au détail des produits suivants: Appareils et instruments médicaux, accessoires urinaires, y compris accessoires urinaires portatifs pour femmes, dispositifs et tubes d’urination réutilisables, y compris pour les femmes et les personnes présentant un handicap physique, parties et

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parties constitutives des produits précités; Services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, de la vente en gros et de la vente au détail des produits suivants: Trousses de toilette et sacs de rangement pour accessoires urinaires portatifs pour dames, ustensiles relatifs à l’hygiène féminine; Services d’informations commerciales; Organisation de foires, d’expositions et d’autres manifestations à des fins publicitaires, promotionnelles et/ou commerciales; Travaux de bureau liés à la compilation et à la gestion de bases de données; Conseils et informations concernant les services précités; Les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.

La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 60, paragraphe 2, point c), sur la base d’un droit d’auteur mexicain pour UIXI.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
L’affaire pour les requérantes
Les demandeurs mentionnent que leur société a été fondée au Mexique en 2015 et une demande de marque figurative a été déposée au Mexique le 04/05/2015 pour UIXI en classe 5. Le 2018 février, la titulaire de la MUE a contacté les demandeurs pour leur demander des informations sur leurs produits (épis en plastique pour femmes urinations) et étudier la possibilité d’importer les produits des demandeurs et de les distribuer aux Pays-Bas. Les négociations ont pris environ six mois. La titulaire de la marque de l’Union européenne a d’abord acheté les produits à la mi-août 2018 et consistait en un achat de 6,000 unités. Au fil du temps, des achats récurrents d’environ 6,000 à 12,000 pièces ont été effectués tous les six à huit mois. La titulaire de la marque de l’Union européenne a commencé à promouvoir les produits des demandeurs par le biais de sa page Facebook. La page a été créée le 28/04/2018 et a commencé à faire de la publicité le 11/08/2018:

Les parties ont négocié un contrat de distribution. Il n’est pas contesté que la titulaire de la MUE avait pleinement connaissance de l’existence de la marque des demandeurs ainsi que des produits commercialisés avec elle et que la

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titulaire de la MUE et les demandeurs entretenaient une relation commerciale antérieure depuis près de trois ans avec le dépôt de la marque contestée par la titulaire de la MUE.

La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé la marque contestée dans un acte de mauvaise foi incontestable, étant donné qu’elle avait signé un contrat de distribution avec les requérantes l’empêchant d’enregistrer la marque «UIXI» en son nom, et qu’elle ne lui a accordé qu’une licence d’utilisation de la marque invoquée.
Il est évident que la titulaire de la MUE a demandé l’enregistrement de la marque contestée en tant que MUE, sachant qu’elle n’était pas enregistrée dans l’Union européenne, dans le seul but d’empêcher les demandeurs de l’enregistrer en son nom et donc de fermer le marché de l’Union européenne.
La seule intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne est de tirer profit du crédit et de la renommée industrielle des demandeurs et de fermer le marché de l’Union européenne pour les empêcher de commercialiser leur marque et leur produit sur ce territoire, comme le démontre le dépôt de l’opposition B 3 161 617 contre la MUE des demandeurs déposée en 2021.

Les facteurs qui pourraient indiquer l’existence d’une mauvaise foi, la jurisprudence met en évidence trois facteurs particulièrement pertinents: I) identité ou similitude des signes. II) connaissance de l’usage d’un signe identique ou similaire. III) L’intention déloyale de la titulaire de la marque de l’Union européenne
Le mot inclus dans les marques est identique et couvre des produits identiques. En ce qui concerne les services de la marque contestée compris dans la classe 35, ils sont étroitement liés aux produits. La titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance de l’usage du signe antérieur. En raison des relations antérieures entre les parties, l’enregistrement du signe du titulaire de la marque de l’Union européenne en son propre nom, selon les circonstances, peut être considéré comme une violation des pratiques commerciales et commerciales loyales.
Les requérantes développent ensuite des arguments relatifs aux droits d’auteur.

Dans leurs observations finales, les demandeurs présentent des arguments distincts indiquant, en substance, qu’il a été prouvé que le nom «UIXI» et le logo appartiennent aux demandeurs. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne reconnaît que les deux parties entretenaient des relations commerciales étroites dans le passé et qu’elles savaient donc l’une l’autre étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne a contacté les demandeurs pour conclure un accord de distribution des produits des demandeurs sur le territoire néerlandais, et que cette distribution a effectivement eu lieu pendant une certaine période.

Bien qu’un accord de distribution n’ait jamais été signé entre les parties, il a été négocié et même rédigé (annexe 5), ce qui prouve que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance de l’existence des produits, de la marque et du logo au Mexique.

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En ce qui concerne la chronologie des événements qui se sont produits dans la relation commerciale entre les demandeurs et la titulaire de la marque de l’Union européenne, une nouvelle déclaration sous serment émise par les demandeurs est jointe en tant qu’annexe 15.

Les demandeurs n’avaient pas l’intention d’entrer sur le marché européen avec un distributeur autre que la titulaire de la MUE, mais n’ont en aucun cas autorisé la titulaire de la marque de l’Union européenne à enregistrer la marque en son propre nom. Les demandeurs ne disposent d’aucune autorisation tacite ou explicite à cet égard, et aucune indication à cet égard de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne ne constitue qu’une dénaturation de la véritable conversation.

Les demandeurs rejettent également les allégations de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lesquelles l’enregistrement des marques «UIXI» de sa part ne répond pas à un exercice de mauvaise foi, mais a uniquement répondu à son intention de protéger les marques contre des tiers contrevenants. Si tel était réellement le but d’enregistrer la marque, il aurait suffi d’informer les demandeurs pour qu’ils puissent procéder à son enregistrement ou que la titulaire de la MUE enregistre les marques au nom des demandeurs; mais le fait qu’elle les ait enregistrées en son nom et sans la connaissance et l’autorisation préalables des demandeurs ne peut qu’être interprété comme un acte de mauvaise foi et, en outre, non seulement elle s’est limitée à enregistrer les marques en son nom, mais elle a, en outre, formé une opposition contre la marque de l’Union européenne no 18 537 730, déposée par les demandeurs affirmant la priorité de ses marques et l’existence d’un risque de confusion.

Si sa seule intention était de protéger la marque contre des tiers, il n’était pas nécessaire de contester cette nouvelle demande, de la tolérer et, en tout état de cause, de faciliter son enregistrement ou de mieux transférer les marques déjà concédées en faveur des demandeurs. Il est évident que toutes les actions de la titulaire de la marque de l’Union européenne ne sont régies que par sa volonté de s’approprier les marques et d’empêcher leur utilisation et leur enregistrement par leurs créateurs et titulaires légitimes, c’est-à-dire par les demandeurs.

Les demandeurs considèrent que la similitude entre les marques démontre la mauvaise foi de la titulaire de la MUE en l’espèce. La titulaire de la MUE elle- même reconnaît qu’elle avait pleinement connaissance de l’existence de la marque des demandeurs ainsi que des produits commercialisés sous celle-ci et qu’il est clair et incontesté que les deux parties entretenaient une relation commerciale depuis près de trois ans avant le dépôt de la marque contestée.

S’il existait une relation commerciale antérieure consistant en la vente et la distribution par la titulaire de la marque de l’Union européenne du produit et de la marque des demandeurs sur le territoire néerlandais d’abord et ensuite dans d’autres pays de l’Union, il est clair et constant en l’espèce que la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé la marque contestée dans un acte de mauvaise foi manifeste et incontesté, et ce dans le seul but d’empêcher les demandeurs d’enregistrer leur marque dans leur nom et, partant, de fermer le marché de l’Union, en sachant qu’elle n’était pas enregistrée dans l’Union européenne, et que la seule intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne de commercialiser et de commercialiser leur marque était limitée au moment de leur enregistrement.

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À l’appui de leur recours, les requérants ont déposé les annexes suivantes:

• Annexe 1: Certificat d’enregistrement de la marque figurative mexicaine
no 1 686 311 déposée le 04/05/2015 dans la classe 5
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• Annexe 2: Certificat d’enregistrement du modèle d’utilité mexicaine no 4 079
• Annexe 3: Certificat d’enregistrement du droit d’auteur no 03-2018- 07 1810084800-14
• Annexe 4: Déclaration sous serment des requérantes relative à la relation commerciale entre les parties.

• Annexe 5: Projet de contrat de distribution convenu entre les demandeurs et la titulaire de la marque de l’Union européenne
• Annexe 6: La correspondance entre les parties faisant référence au contrat susmentionné et à la relation commerciale entre elles, faisant spécifiquement référence aux commandes de produits adressées aux demandeurs par la titulaire de la marque de l’Union européenne en vue de les distribuer aux Pays-Bas.

• Annexe 7: Facture adressée par les demandeurs à la titulaire de la marque de l’Union européenne.

• Annexe 8: Refus DHL d’expédition de produits des demandeurs à la titulaire de la marque de l’Union européenne
• Annexes 9 et 10: Extraits bancaires du compte de la requérante montrant le paiement de achat de produits par la titulaire de la MUE
• Annexe 11: Rapport du klik News daté du 31/12/2018 concernant les produits des demandeurs
• Annexe 12: Entretien avec la titulaire de la marque de l’Union européenne en 2019 sur les produits des demandeurs
• Annexe 13: Entretien avec la titulaire de la marque de l’Union européenne le 02/04/2019 concernant les produits des demandeurs
• Annexe 14: Loi espagnole sur les marques de 53.

Après avoir obtenu la poursuite de la procédure le 17/08/2023, la clé USB déposée le 28/09/2023 a été jugée recevable:

Par ses deuxième et dernières observations, les demandeurs ont déposé le document suivant:

Annexe 15: Nouvelle déclaration sous serment des demandeurs concernant la relation commerciale entre les parties mentionnant également des appels téléphoniques entre les parties (ce document ultérieur n’a pas été déposé, voir les remarques préliminaires ci-dessous).

L’affaire concernant la titulaire de la marque de l’Union européenne
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir qu’en ce qui concerne les annexes 5 et 6 déposées par les demandeurs, aucune des parties n’a signé cet accord. Le désaccord entre les parties montre qu’aucun des deux n’a envisagé de conclure un accord. En outre, les demanderesses ont déclaré, à de nombreuses reprises, qu’elles n’avaient pas l’intention d’utiliser ou de faire respecter leur marque dans l’Union européenne et ont donné à GreenLight à la titulaire la possibilité d’utiliser exclusivement le nom dans l’Union européenne.

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Cela a conduit à la décision nécessaire pour que la titulaire enregistre la marque dans l’Union européenne.

La titulaire confirme que les parties entretenaient une relation commerciale étroite dans le passé et avaient connaissance de l’existence de l’autre. Il n’a toutefois pas été établi que le nom «UIXI» et le logo étaient la seule propriété des requérantes. Contrairement à ce qu’affirment les requérantes, aucun contrat de distribution n’a jamais été signé.

Le rôle de la titulaire était également bien plus qu’un simple distributeur. La titulaire joue un rôle essentiel dans l’établissement et la croissance de la marque UIXI. L’intention n’était jamais que le titulaire soit simplement une relation commerciale des demandeurs. La titulaire a été pleinement impliquée dans la création et la création de la marque UIXI dans l’Union européenne, ainsi qu’il ressort également des annexes 11, 12 et 13 produites par les demandeurs.
Les demandeurs ont précisé à de nombreuses reprises qu’ils ne souhaitent pas entrer sur le marché européen et que ce marché était destiné uniquement à la titulaire (annexe A. Les fichiers audio/vidéo ont été envoyés par l’intermédiaire d’un support de données à l’EUIPO en tant qu’annexe EXT 1 à 6). Ainsi qu’il ressort des enregistrements, les requérantes admettent qu’elles n’ont pas l’intention d’entrer sur le marché européen et qu’elles ont remis le marché européen à la titulaire. Ces entretiens ont eu lieu à la fin du mois de novembre 2023, soit bien après le dépôt de la marque contestée, confirmant une fois de plus que, même après le dépôt de la marque contestée, les demandeurs avaient l’intention d’appartenir à la titulaire du marché européen. Tout usage de la marque contestée par la titulaire a été effectué de bonne foi. Lors du dépôt d’une demande de marque, il convient de tenir compte du principe du «premier déposant», selon lequel un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne que pour autant qu’une marque antérieure produisant ses effets dans l’Union européenne ou dans un État membre n’y fasse pas obstacle. Sans préjudice d’une éventuelle application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la simple utilisation d’une marque non enregistrée n’empêche pas l’enregistrement d’une marque identique ou similaire en tant que MUE pour des produits ou services identiques ou similaires (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 16-17; 21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 31-32). Aucun élément de preuve convaincant au dossier ne permet de conclure avec certitude que la titulaire avait l’intention de bloquer les demandeurs ou qu’elle a effectivement empêché l’utilisation du signe des demandeurs (14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK, § 21). Au contraire, les requérantes n’ont jamais eu l’intention d’entrer elles-mêmes sur le marché européen et ont donné à la titulaire GreenLight d’utiliser la marque contestée dans l’Union européenne. Le dépôt de la marque contestée indique simplement que la titulaire utilise la marque contestée dans l’ensemble de l’Union européenne et souhaite protéger les droits de propriété intellectuelle contre les tiers qui portent atteinte. Étant donné que le titulaire est le premier déposant, il détient le meilleur droit sur le noyau dur du conflit et peut ensuite exercer ses droits. La nécessité de déposer la marque contestée est apparue après que la titulaire a identifié des produits de contrefaçon de tiers portant atteinte à la marque contestée dans l’Union européenne. Les demandeurs n’étaient pas disposés à aider la titulaire à lutter contre ces produits contrefaits, car ils avaient l’intention de traiter de manière autonome des affaires en Europe. Cela a obligé la titulaire à enregistrer la marque contestée.

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Parexemple, la titulaire a remarqué en 2021 que le nom de domaine «www.uixi.com» était entre les mains d’un tiers en Pologne. Toutefois, dans l’impossibilité d’agir contre cette partie, la seule option de la titulaire était d’acheter le nom de domaine pour la somme exorbitant de 5,000 EUR (annexe B). En outre, la titulaire a trouvé des tiers utilisant le mot «UIXI» dans Google Ads pour proposer des produits contrefaits et a contacté ces parties afin qu’elles puissent cesser d’utiliser la marque «UIXI» (annexe C) et elle a contacté des vendeurs sur la plateforme de marché en ligne www.bol.com afin de lutter contre les produits contrefaits (annexe D).

Le dépôt d’une opposition contre les demandes de marque auprès des demandeurs n’est pas un indicateur d’une éventuelle mauvaise foi de la part du titulaire, mais indique simplement qu’il existe actuellement un conflit concernant la propriété intellectuelle, qui a débuté après le dépôt de la marque contestée.

Étant donné que la titulaire était la seule à utiliser la marque contestée dans l’Union européenne, il n’y avait pas de «crédit» ou de «renommée industrielle» pour le titulaire. Tous les efforts déployés pour commercialiser la marque contestée et créer même une demande pour ce type de produits (à l’heure actuelle, taboo) provenaient de la titulaire elle-même (voir annexe A dans laquelle les demandeurs indiquent que tous les efforts et tous les succès en Europe peuvent être attribués à la titulaire). En outre, il est fait référence aux annexes 11 à 13 produites par les demandeurs, afin de montrer le type d’effort et de dévouement de la part de la titulaire pour non seulement créer une reconnaissance du nom de la marque contestée, mais également créer une demande pour ces types de produits.
Lors du dépôt de la marque contestée, la relation entre la titulaire et les requérantes était toujours bonne, comme le démontre la communication qui a eu lieu entre la titulaire et les requérantes après le dépôt de la marque contestée (annexe A) et la poursuite des activités commerciales entre la titulaire et les requérantes (voir annexe H pour une facture adressée par les requérantes à la titulaire). En l’espèce, les éléments de preuve versés au dossier montrent simplement qu’au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait déjà utilisé légitimement le signe «UIXI» et que les demandeurs avaient non seulement connaissance de ce fait, mais l’ont approuvé activement. En enregistrant la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire était en train de préparer son expansion sur le marché de l’Union européenne, ce qui suit une logique commerciale. En ce qui concerne l’affirmation concernant la similitude entre la marque contestée et la marque utilisée par la titulaire, le simple fait que les signes soient identiques ne démontre pas l’existence d’une mauvaise foi (voir également: 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90).

En outre, le RMUE contient également l’article 60 du RMUE, qui peut être invoqué dans le cadre de conflits concernant l’existence d’un droit antérieur identique ou similaire à l’origine du conflit. Pour cette seule raison, l’affaire ne saurait être incluse dans la notion de mauvaise foi.
La titulaire de la marque de l’Union européenne développe ensuite des arguments sur le droit d’auteur.

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Dans ses observations finales, la titulaire de la MUE mentionne que les demandeurs affirment que les parties connaissent l’existence de l’autre, ce qui prouverait la mauvaise foi. Il n’est pas contesté que la titulaire de la MUE avait connaissance des demandeurs, ni qu’elles savaient que les demandeurs utilisaient le nom UIXI au Mexique. Cela ne constitue toutefois pas une mauvaise foi, étant donné qu’au moment de l’enregistrement, la titulaire de la marque de l’Union européenne et les demandeurs étaient des partenaires commerciaux et que la titulaire de la marque de l’Union européenne utilisait la marque contestée de bonne foi.

La nullité pour cause de mauvaise foi se produit lorsqu’il apparaît que la demande n’a pas été déposée dans le but de participer à une concurrence loyale, mais avec l’intention de porter atteinte aux intérêts des tiers d’une manière incompatible avec une utilisation équitable ou avec l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles couvertes par les fonctions de la marque, en particulier la fonction d’origine (29/01/, C-371/18, Sky/Skykick, ECLI:EU:C:2020:45, § 74-75).

Les demandeurs n’ont pas suffisamment étayé le fait que la demande de marque des titulaires de la marque de l’Union européenne avait été déposée dans l’intention de porter atteinte aux intérêts des tiers et de ne pas participer de manière équitable à la concurrence. La demande d’enregistrement du signe UIXI était une extension de la coopération existante et/ou envisagée entre les demandeurs et la titulaire de la MUE à cette époque (2021 mai). Au moment de la demande, les deux parties étaient toujours dans l’hypothèse qu’elles coopéraient ou, à tout le moins, qu’une coopération durable serait établie et que la titulaire de la marque de l’Union européenne serait la seule responsable de la commercialisation du produit dans l’Union européenne.

Il s’ensuit qu’il n’était pas question de déposer une demande de marque de l’Union européenne sans que la titulaire de la MUE ait eu l’intention de l’utiliser pour les produits et services désignés. Dans cette mesure, la titulaire de la MUE avait donc un intérêt légitime à enregistrer la marque de l’Union européenne.

Les demandeurs n’ont avancé aucun autre fait ou circonstance dont il découle que la titulaire de la MUE a procédé à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne dans un but autre que la participation au trafic économique de la titulaire de la MUE dans le cadre de la coopération prévue. En tout état de cause, il n’existe aucune preuve d’un enregistrement de marque uniquement pour contrecarrer les demandeurs, d’autant plus que les demandeurs ont déclaré à de nombreuses reprises à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’ils n’avaient pas d’intérêt à entrer eux-mêmes sur le marché de l’Union européenne.

Ensuite, les requérantes font référence à une déclaration sous serment rédigée par elles (annexe 15), dans cette déclaration sous serment, il est fait référence à un enregistrement audio qui est joint en annexe. Ces enregistrements doivent être envoyés par l’intermédiaire d’un support de données. Il n’y a pas eu de communication de l’EUIPO indiquant qu’un tel appareil a été envoyé à notre office et aucun appareil de ce type n’a été reçu par notre office. J’ai contacté l’EUIPO le 02/05/2024 avec le numéro d’identification de la communication 100488 afin de confirmer si un support de données a été reçu par l’EUIPO et transmis à notre adresse, mais aucune réponse n’a été reçue.

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Quoi qu’il en soit, ces conversations ont eu lieu bien après la date de dépôt de la marque contestée. La marque a été déposée au cours d’une période au cours de laquelle la titulaire de la MUE et les demandeurs continuent de coopérer les uns avec les autres.

Les demandeurs font une nouvelle fois valoir que le simple enregistrement de la marque contestée est un indice de mauvaise foi, faisant valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne aurait dû enregistrer la marque de l’Union européenne au nom des demandeurs ou les inviter à enregistrer la marque. Les requérants ont toutefois déclaré, à de nombreuses reprises, ne pas être intéressés par l’enregistrement de leur nom dans l’Union, puisqu’ils n’opèrent pas eux-mêmes sur ce marché. Les oppositions contre les demandes de marque des demandeurs ont également été formées après la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. Ces demandes de marques des demandeurs n’ont également été déposées qu’après la suppression de la coopération entre la titulaire de la MUE et les demandeurs. Au moment du dépôt de la marque contestée, les parties coopéraient toujours et la titulaire de la MUE n’aurait pas pu prévoir que les demandeurs présenteraient leurs propres demandes de MUE ou essayeraient d’entrer sur le marché de l’Union européenne.

Après que la coopération a pris fin, une fois de plus après le dépôt de la marque contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’était pas tenue de tolérer les demandes de MUE des demandeurs, étant donné qu’elles étaient désormais concurrentes. L’existence de marques similaires pour des produits identiques prêterait également à confusion pour le consommateur pertinent, raison pour laquelle le droit des marques existe dans l’Union européenne; protéger le consommateur et pas seulement le titulaire de la marque.

Les demandeurs affirment que la titulaire de la marque de l’Union européenne tente de tirer profit du crédit et de la renommée commerciale de la marque et du produit. Plus tôt dans leurs observations, les requérantes indiquent toutefois qu’elles ne vendaient ni ne commercialisaient leur produit dans l’Union européenne. Par conséquent, il n’y avait pas lieu de tirer profit de la renommée en l’espèce. La titulaire de la marque de l’Union européenne était la seule à utiliser et promouvoir la marque, ainsi qu’il ressort des annexes 11, 12 et 13 des demandeurs et des citations des demandeurs:
«il n’est pas du tout commode pour moi de tenter de prendre mon produit en Europe», «ils n’ont pas l’intention d’entrer sur le marché européen avec d’autres distributeurs que la titulaire de la MUE», «Je ne peux pas vendre en Europe, en tant que personne mexicaine et société que je ne peut donc vendre en Europe, cette partie est la vôtre». «elle a commencé à le commercialiser sur sa page Facebook».

La titulaire de la marque de l’Union européenne répète qu’elle était la seule responsable du suivi des atteintes dans l’Union européenne, qu’elle était le contact avec les clients qui avaient des plaintes à l’égard du produit et qu’elle était tenue d’obtenir un enregistrement de marque pour utiliser des plateformes de fournisseurs tierces telles qu’Amazon et la plateforme de vente en ligne populaire des Pays-Bas Bol.com.

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En conclusion, il n’a donc pas été établi qu’il y avait eu un dépôt de mauvaise foi de la part de la titulaire de la MUE.

À l’appui de ses observations déposées le 26/06/2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:

Annexe EXT: Fichiers vidéo MP4 audio d’une conversation enregistrée entre la titulaire et les demandeurs datés du 17/11/2021 en néerlandais accompagnés de leur traduction en anglais;

Annexe A: Transcription et traduction d’enregistrements de conversations entre le titulaire et le demandeur;

Annexe B: Courriels en néerlandais datés après le 08/09/2021 concernant la vente du nom de domaine www.uixi.com;

Annexe C: Un courrier électronique en néerlandais avec une traduction anglaise de la titulaire à un tiers «Zwerfkei» daté du 31/07/2022 concernant l’usage illégal «UIXI»;

Annexe D: Un courrier électronique daté du 02/08/2022 en néerlandais et une traduction anglaise de la titulaire à un tiers «Debestekeuze» concernant l’usage illégal «UIXI»;

Annexe E: Facture datée du 08/12/2021 en néerlandais de l’agence de publicité Media Planet et du matériel promotionnel;

Annexe F: Une facture datée du 12/04/2021 en néerlandais de Dekkers Communicatie pour la préparation d’articles de presse et de matériel promotionnel;

Annexe G: Facture en néerlandais (non datée) de KWBN pour une campagne promotionnelle;
Annexe H: Facture en néerlandais du 2021 novembre de la part des demandeurs au titulaire;

OBSERVATIONS LIMINAIRES
La titulaire de la marque de l’Union européenne mentionne que, dans ses dernières observations, les demandeurs renvoient à une déclaration sous serment (annexe 15), dans laquelle il est fait référence à un enregistrement audio prétendument joint par l’intermédiaire d’un support de données. Néanmoins, aucun appareil n’a été reçu par la titulaire de la marque de l’Union européenne qui a contacté l’EUIPO le 02/05/2024. L’EUIPO a répondu le 29/05/2024 qu’aucun document supplémentaire n’avait été reçu. Par conséquent, la présente décision ne sera pas fondée sur l’annexe 15.

Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union

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européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C- 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Description des faits pertinents et appréciation de la mauvaise foi
La mauvaise foi peut s’appliquer lorsque les parties en cause ont ou ont eu un quelconque lien, comme des relations contractuelles (pré-/post-), donnant lieu à des obligations mutuelle et un devoir de loyauté par rapport aux intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24).

En l’espèce, il est constant que les demandeurs ont déposé une marque
figurative mexicaine presque identique plus de 5 ans avant le dépôt de la MUE verbale contestée UIXI pour des produits et services partiellement identiques et similaires.

Comme indiqué par la titulaire de la MUE, l’enregistrement d’un signe identique ou similaire ne constitue pas une indication claire d’une intention abusive ou frauduleuse. Il s’agit plutôt d’une indication que la titulaire de la MUE avait l’intention d’utiliser sa marque sur le marché conformément aux fonctions de la marque énoncées dans le RMUE. En outre, pour les conflits avec des signes similaires, le RMUE prévoit une solution différente au titre de l’article 60 du RMUE, à savoir les «causes de nullité relative». Pour cette seule raison, l’affaire ne saurait être rattachée à la notion de «mauvaise foi» (14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK, § 19).

Néanmoins, il est constant que les parties entretenaient des relations commerciales et qu’un accord a été rédigé. Même si l’accord n’a jamais été signé, il reste une indication que les parties entretenaient des relations commerciales et que la titulaire de la marque de l’Union européenne agissait en tant que distributeur de fait des demandeurs. La titulaire de la MUE a admis avoir connaissance de l’existence de la marque antérieure des demanderesses en nullité au moment du dépôt de la MUE.
La question essentielle est donc de savoir si la relation entre les parties a créé un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il est équitable d’attendre de la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’elle ne dépose pas

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indépendamment une demande de marque de l’Union européenne presque identique sans donner au demandeur en nullité des informations préalables et suffisamment de temps pour agir contre la marque de l’Union européenne contestée (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARON’S, § 23).
Une telle relation pourrait être suffisamment étroite si les parties ont entamé des négociations contractuelles ou précontractuelles qui concernent notamment le signe en cause. Une telle relation ne doit pas nécessairement être spécifique de manière à traiter exclusivement, par exemple, les droits de franchise pour le territoire concerné (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’ S, § 23). En l’espèce, un tel précontrat existait et mentionnait que les requérantes étaient propriétaires de la propriété intellectuelle. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait le devoir de loyauté lors du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée.

Toutefois, comme indiqué dans la jurisprudence, le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir que le demandeur en nullité utilise un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels il peut exister un risque de confusion ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi, il convient également de tenir compte des intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt.

En l’espèce, il convient de déterminer si les actes de la titulaire de la marque de l’Union européenne constituent ou non une violation du devoir de loyauté, de sorte qu’ils ont été commis de mauvaise foi.
La démonstration de la mauvaise foi suppose de prouver qu’au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne, la titulaire de la marque de l’Union européenne savait qu’elle causait un préjudice à la demanderesse en nullité et que ce préjudice était la conséquence de son comportement reproché d’un point de vue moral ou commercial (21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO SALINI/SALINI,
§ 66).

La titulaire admet qu’au moment du dépôt de la MUE, les parties entretenaient toujours des relations commerciales. Par conséquent, cela signifierait que la titulaire devait demander l’autorisation explicite de déposer la marque de l’Union européenne contestée, ce qui n’était pas le cas. La titulaire de la marque de l’Union européenne mentionne qu’elle était de bonne foi et avait des intérêts légitimes dans la mesure où les demandeurs ont déclaré, à de nombreuses reprises, qu’ils n’avaient aucune volonté d’utiliser directement ou de faire respecter leur marque dans l’Union européenne et ont donné à GreenLight l’intention d’utiliser exclusivement le nom dans l’Union européenne. Cela a conduit à la décision nécessaire pour que la titulaire enregistre la marque dans l’Union européenne. Néanmoins, comme indiqué par les demandeurs, le fait que les demandeurs n’aient pas souhaité commercialiser leurs produits directement dans l’UE ne signifie pas qu’ils ont autorisé la titulaire de la MUE à déposer leur marque en tant que MUE en son propre nom. Une chose est la propriété intellectuelle, une autre est l’utilisation des droits de PI, qui est très souvent concédé sous licence à des tiers. Le fait que les demandeurs n’aient pas eu l’intention d’utiliser

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directement la marque en Europe ne signifie pas qu’elles renonçaient à leur propriété intellectuelle pour l’avenir et le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’était pas officiellement un donneur de licence ou un distributeur n’affecte pas le devoir de loyauté. Cette obligation signifie qu’elle ne pouvait monopoliser la marque des demandeurs même si, comme elle le prétend, il n’y avait pas de turpitude morale. La mauvaise foi peut prendre de nombreuses formes. Elle n’implique pas nécessairement un degré de turpitude moral. Un demandeur d’une marque de l’Union européenne peut agir de mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, même s’il estime être habilité moralement et légalement à agir comme il l’a fait (04/06/2009, R 916/2004-1, Gerson, § 53).

L’usage fait par la titulaire de la MUE était l’usage de cette marque de la demanderesse. Les produits ont été fabriqués au Mexique et achetés aux demandeurs pour être distribués dans l’Union européenne sous leur marque.

Comme la titulaire de la marque de l’Union européenne l’a indiqué à juste titre, il convient également de tenir compte de la question de savoir si les intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne peuvent poursuivre des objectifs légitimes.
Tel peut être le cas, par exemple, si, au moment du dépôt de la MUE contestée, le titulaire de la MUE sait qu’un tiers, qui est un nouveau venu sur le marché, tente de tirer profit de ce signe en copiant sa présentation, et que la titulaire de la MUE cherche à enregistrer son signe en vue d’empêcher l’utilisation d’une telle copie (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 49).
La titulaire mentionne que son rôle est bien plus grand qu’un simple distributeur. La titulaire joue un rôle essentiel dans l’établissement et la croissance de la marque UIXI. L’intention n’était jamais que le titulaire soit simplement une relation commerciale de la demanderesse. La titulaire a été pleinement impliquée dans la création et la création de la marque UIXI dans l’Union européenne, ainsi qu’il ressort également des annexes 11, 12 et 13 produites par les demandeurs.
Des entretiens ont eu lieu à la fin du mois de novembre 2023, soit bien après le dépôt de la marque contestée, confirmant une fois de plus que, même après le dépôt de la marque contestée, les demandeurs avaient l’intention d’appartenir au titulaire du marché européen. Les demandeurs n’étaient pas disposés à aider la titulaire à lutter contre ces produits contrefaits, car les demandeurs avaient l’intention de traiter de manière autonome des affaires en Europe. Cela a obligé la titulaire à enregistrer la marque contestée.
Par exemple, la titulaire a remarqué en 2021 que le nom de domaine «www.uixi.com» était entre les mains d’un tiers en Pologne. Toutefois, dans l’impossibilité d’agir contre cette partie, la seule option de la titulaire était d’acheter le nom de domaine pour la somme exorbitant de 5,000 EUR (annexe B). En outre, la titulaire a trouvé des tiers utilisant le mot «UIXI» dans Google Ads pour proposer des produits contrefaits et a contacté ces parties afin qu’elles puissent cesser d’utiliser la marque «UIXI» (annexe C) et elle a contacté des vendeurs sur la plateforme de marché en ligne www.bol.com afin de lutter contre les produits contrefaits (annexe D).

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Néanmoins, tous les éléments de preuve mentionnés sont postérieurs à la date pertinente (03/05/2021). En outre, la distribution des produits des demandeurs et l’investissement dans la défense de leur marque ne signifie pas qu’elles étaient autorisées à déposer la MUE contestée en son propre nom. Elle aurait dû informer formellement les demandeurs avant le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, elle ne pouvait pas avoir un intérêt légitime à déposer la marque de l’Union européenne contestée sans en informer les demandeurs. Enfin, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé une opposition contre la marque de l’Union européenne des demandeurs. Elle mentionne que le dépôt d’oppositions en tant que telles n’est pas un indicateur d’une éventuelle mauvaise foi de la titulaire de la marque de l’Union européenne; d’autres faits seraient nécessaires (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17). Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, l’opposition était légitime étant donné qu’elle était la seule à utiliser la marque contestée dans l’Union européenne. Par conséquent, il n’y avait pas de «crédit» ou de «renommée industrielle» pour le titulaire. Tous les efforts déployés pour commercialiser la marque contestée et même créer une demande pour ce type de produits (à l’heure actuelle, taboo) provenaient de la titulaire elle-même (voir annexe A dans laquelle les demandeurs indiquent que tous les efforts et tous les succès en Europe peuvent être attribués à la titulaire). Néanmoins, une fois encore, la marque verbale est presque identique à la marque figurative des demandeurs étant donné qu’elle reproduit clairement les mêmes lettres et que les produits étaient au début importés du Mexique. Ensuite, lorsque les relations entre les parties ont cessé, la titulaire de la marque de l’Union européenne ne pouvait continuer à utiliser une marque identique pour des produits partiellement identiques et des services généralement liés qui préexistaient à ses intentions n’étaient pas de concurrencer déloyalement les demandeurs.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande est totalement accueillie et que la marque de l’Union européenne devrait être déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services contestés.

Étant donné que la demande est pleinement accueillie sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de la demande, à savoir l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE.

FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.

La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par les demandeurs aux fins de la présente procédure.

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Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer aux demandeurs sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.

De la division d’annulation
Richard Bianchi JESSICA N. LEWIS Janja FELC
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.