DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 60 347 (INVALIDITY)
Doktortaurus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Raktár utca 3., 2040 Budaörs, Hongrie et S792 Trade S.R.O., Hlavná 22, 943 01 Štúrovo, Slovaquie (demandeurs), représentée par SBGK Ügyvédi Iroda, Andrássy út 113., 1062 Budapest, Hongrie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Krisztina Magyari et Kálmán Juhász, Budai Nagy Antal utca 101., 4033 Debrecen, Hongrie (titulaires de la MUE), représentée par Ágota Czirják — Nagy, Tábor uca 8., 2000 Szentendre, Hongrie et Orban germanophone Perlaki Gunnercooke Association of Law Firms, perc utca 6., 1036 Budapest, Hongrie (mandataires agréés).
Le 01/07/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.

2. La marque de l’Union européenne no 18 580 517 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. Les titulaires de la MUE supporteront les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 26/05/2023, les demandeurs ont déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 18 580 517 (marque figurative) (ci-après la «MUE»), déposée le 20/10/2021 et enregistrée le 19/02/2022. La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 5: Herbes à fumer à usage médical; Cigarettes sans tabac à usage médical; Substituts de tabac à usage médical.
Classe 9: Batteries pour cigarettes électroniques; Chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques; Batteries pour cigarettes électroniques; Batteries pour cigarettes électroniques; Chargeurs USB pour cigarettes électroniques; Boîtiers de

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recharge portables pour cigarettes électroniques et vaporisateurs; Chargeurs de cigarettes électroniques; Chargeurs pour vaporisateurs.
Classe 34: Étuis à cigarettes automatiques; Filtres pour tabac; Étuis à cigarettes; Cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Boîtes à cigarettes électroniques; Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; Cigarettes électroniques; Solutions liquides pour cigarettes électroniques; Solutions liquides pour cigarettes électroniques; Cigarettes contenant des succédanés du tabac; Cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; Cigarettes sans tabac, autres qu’à usage médical; Cartouches remplaçables, pour les produits suivants: Cigarettes électroniques;
Filtres pour cigarettes; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Vaporisateurs de cigarettes électroniques; Cartomiseurs de cigarettes électroniques; Cartouches pour cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale; Inhalateurs utilisés comme alternative aux cigarettes composées de tabac; Papier à boucher pour cigarettes; cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; Étuis à cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Succédanés du tabac à usage non médical;
Dispositifs pour chauffer des succédanés du tabac destinés à inhaler; Arômes, autres qu’huiles essentielles, pour succédanés de tabac; Mélasse à base d’herbes [succédanés de tabac].
Classe 35: Services de vente au détail concernant les herbes à fumer à usage médical;
Services de vente en gros concernant les herbes à fumer à usage médical;
Services de vente au détail en ligne concernant les herbes à fumer à usage médical; Services de vente au détail concernant les cigarettes sans tabac à usage médical; Services de vente en gros concernant les cigarettes sans tabac
à usage médical; Services de vente au détail en ligne de cigarettes sans tabac à usage médical; Services de vente au détail concernant les succédanés du tabac à usage médical; Services de vente en gros concernant les substituts de tabac à usage médical; Services de vente au détail en ligne de substituts de tabac à usage médical; Services de vente au détail concernant les batteries pour cigarettes électroniques; Services de vente en gros concernant les batteries de cigarettes électroniques; Services de vente au détail en ligne de batteries pour cigarettes électroniques; Services de vente au détail concernant les chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques; Services de vente en gros concernant les chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques;
Services de vente au détail en ligne de chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques; Services de vente au détail concernant les batteries pour
cigarettes électroniques; Services de vente en gros concernant les batteries de
cigarettes électroniques; Services de vente au détail en ligne de batteries pour
cigarettes électroniques; Services de vente au détail concernant les piles à
cigarettes électroniques; Services de vente en gros concernant les piles à
cigarettes électroniques; Services de vente au détail en ligne de batteries de
cigarettes électroniques; Services de vente au détail concernant les chargeurs USB pour cigarettes électroniques; Services de vente en gros concernant les chargeurs USB pour cigarettes électroniques; Services de vente au détail en ligne de chargeurs USB pour cigarettes électroniques; Services de vente au détail concernant les boîtiers de facturation portables pour cigarettes

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électroniques et vaporisateurs; Services de vente en gros concernant les boîtiers de chargement portables pour cigarettes électroniques et vaporisateurs; Services de vente au détail en ligne concernant les boîtiers de facturation portables pour cigarettes électroniques et vaporisateurs; Services de vente au détail concernant les chargeurs pour cigarettes électroniques;
Services de vente en gros concernant les chargeurs pour cigarettes électroniques; Services de vente au détail en ligne de chargeurs de cigarettes électroniques; Services de vente au détail concernant les chargeurs pour vaporisateurs; Services de vente en gros concernant les chargeurs pour vaporisateurs; Services de vente au détail en ligne de chargeurs pour vaporisateurs; Services de vente au détail concernant: Étuis à cigarettes automatiques; Services de vente en gros concernant: Étuis à cigarettes automatiques; Services de vente au détail en ligne concernant: Étuis à cigarettes automatiques; Services de vente au détail concernant les filtres à tabac; Services de vente en gros concernant les filtres à tabac; Services de vente au détail en ligne concernant les filtres à tabac; Services de vente au détail concernant les étuis à cigarettes; Services de vente en gros concernant les étuis à cigarettes; Services de vente au détail en ligne concernant les étuis
à cigarettes; Services de vente au détail concernant les cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles à fumer prêts à l’emploi; Services de vente en gros concernant les cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles à fumer prêts à l’emploi; Services de vente au détail en ligne de cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles à fumer prêts à l’emploi; Services de vente au détail concernant les arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Services de vente en gros concernant les arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Services de vente au détail en ligne d’arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Services de vente au détail concernant les boîtes à cigarettes électroniques; Services de vente en gros concernant les boîtes à cigarettes électroniques; Services de vente au détail en ligne de boîtes à cigarettes électroniques; Services de vente au détail concernant les vaporisateurs personnels et les cigarettes électroniques, ainsi que les arômes et solutions pour ceux-ci; Services de vente en gros concernant les vaporisateurs personnels et les cigarettes électroniques, et leurs arômes et solutions; Services de vente au détail en ligne concernant les vaporisateurs personnels et les cigarettes électroniques, ainsi que les arômes et solutions pour ceux-ci; Services de vente au détail concernant les cigarettes électroniques; Services de vente en gros concernant les cigarettes électroniques; Services de vente au détail en ligne de cigarettes électroniques; Services de vente au détail concernant les solutions liquides destinées aux cigarettes électroniques; Services de vente en gros concernant les solutions liquides destinées aux cigarettes électroniques; Services de vente au détail en ligne de solutions liquides pour cigarettes électroniques; Services de vente au détail concernant les solutions liquides destinées aux cigarettes électroniques;
Services de vente en gros concernant les solutions liquides destinées aux cigarettes électroniques; Services de vente au détail en ligne de solutions liquides pour cigarettes électroniques; Services de vente au détail concernant les cigarettes contenant des succédanés de tabac; Services de vente en gros concernant les cigarettes contenant des succédanés de tabac; Services de vente au détail en ligne de cigarettes contenant des succédanés de tabac;
Services de vente au détail concernant les cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; Services de vente en gros concernant les cigarettes contenant des succédanés de tabac, non à usage médical; Services de vente au détail en ligne de cigarettes contenant des

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succédanés de tabac, non à usage médical; Services de vente au détail concernant les cigarettes sans tabac, autres qu’à usage médical; Services de vente en gros concernant les cigarettes sans tabac, autres qu’à usage médical; Services de vente au détail en ligne de cigarettes sans tabac, autres qu’à usage médical; Services de vente au détail concernant: Cartouches remplaçables pour cigarettes électroniques; Services de vente en gros concernant: Cartouches remplaçables pour cigarettes électroniques; Services de vente au détail en ligne concernant: Cartouches remplaçables pour cigarettes électroniques; Services de vente au détail concernant les filtres à cigarettes; Services de vente en gros concernant les filtres à cigarettes;
Services de vente au détail en ligne de filtres à cigarettes; Services de vente au détail concernant les cartouches de recharge de cigarettes électroniques;
Services de vente en gros concernant les cartouches de recharge de cigarettes électroniques; Services de vente au détail en ligne de cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Services de vente au détail concernant les atomiseurs de cigarettes électroniques; Services de vente en gros concernant les atomiseurs de cigarettes électroniques; Services de vente au détail en ligne concernant les atomiseurs de cigarettes électroniques; Services de vente au détail concernant les cartomiseurs de cigarettes électroniques; Services de vente en gros concernant les cartomiseurs de cigarettes électroniques; Services de vente au détail en ligne de cartomiseurs de cigarettes électroniques; Services de vente au détail concernant les cartouches pour cigarettes électroniques; Services de vente en gros concernant les cartouches pour cigarettes électroniques; Services de vente au détail en ligne de cartouches pour cigarettes électroniques; Services de vente au détail concernant le liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol; Services de vente en gros concernant le liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol; Services de vente au détail en ligne de liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol; Services de vente au détail concernant le liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale;
Services de vente en gros concernant le liquide pour cigarettes électroniques
[e-liquide] composé de glycérine végétale; Services de vente au détail en ligne de liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale; Services de vente au détail concernant les inhalateurs utilisés comme alternative aux cigarettes de tabac; Services de vente en gros concernant les inhalateurs utilisés comme alternative aux cigarettes de tabac; Services de vente au détail en ligne concernant les inhalateurs utilisés comme alternative aux cigarettes de tabac; Services de vente au détail concernant:
Papier antifiltre pour cigarettes; Services de vente en gros concernant: Papier antifiltre pour cigarettes; Services de vente au détail en ligne concernant:
Papier antifiltre pour cigarettes; Services de vente au détail concernant les cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; Services de vente en gros concernant les cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; Services de vente au détail en ligne de cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; Services de vente au détail concernant les étuis à cigarettes électroniques;
Services de vente en gros concernant les étuis à cigarettes électroniques; Services de vente au détail en ligne concernant les étuis à cigarettes électroniques; Services de vente au détail concernant le liquide pour cigarettes électroniques [liquide électronique] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Services de vente en gros concernant le liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches

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de cigarettes électroniques; Services de vente au détail en ligne de liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Services de vente au détail concernant les succédanés du tabac non à usage médical; Services de vente en gros concernant les substituts de tabac non à usage médical; Services de vente au détail en ligne de succédanés du tabac non à usage médical; Services de vente au détail concernant les dispositifs pour chauffer les succédanés du tabac destinés à inhaler; Services de vente en gros concernant les dispositifs pour chauffer les succédanés du tabac destinés à inhaler; Services de vente au détail en ligne concernant les dispositifs pour chauffer les succédanés du tabac aux fins d’inhalation; Services de vente au détail concernant les arômes, autres que les huiles essentielles, pour succédanés de tabac; Services de vente en gros concernant les arômes, autres que les huiles essentielles, pour succédanés de tabac; Services de vente au détail en ligne concernant les arômes, autres que les huiles essentielles, pour succédanés de tabac; Services de vente au détail concernant les mélasses à base d’herbes [succédanés de tabac]; Services de vente en gros concernant les mélasses à base d’herbes [succédanés de tabac]; Services de vente au détail en ligne de mélasses à base d’herbes
[succédanés de tabac].
Les demandeurs ont invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c) et d), du RMUE, ainsi que l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Les requérantes soutiennent que la marque contestée est descriptive, dépourvue de caractère distinctif et est composée exclusivement d’indications devenues usuelles dans les habitudes loyales et constantes du commerce.
L’expression «bâtonnets à base d’herbes» a déjà été utilisée avant la date de dépôt pour des cigarettes sans tabac qui sont chauffées au lieu d’être brûlées et que tousles produits et services sont liés à des alternatives au tabac, aux cigarettes électroniques, au tabagisme et aux services de vente en gros et au détail respectifs.
Les demandeurs font valoir que les éléments figuratifs du signe sont dépourvus de caractère distinctif. Le cercle vert à peine stylisé autour de la lettre «S» est une forme géométrique simple, montrant la forme de la bâtonnet elle-même; sa couleur fait référence aux herbes, tout comme les deux feuilles figurant sur le coin supérieur droit du cercle, qui illustrent directement les herbes, principal ingrédient des produits contestés. Les deux lignes noires surmontées et inférieures à l’élément verbal ne sont pas distinctives, en raison de leur simplicité.
En outre, les requérantes soutiennent que les titulaires de la marque étaient de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Les titulaires savaient que l’expression «crosse à base de plantes» était descriptive et largement utilisée sur le marché des bâtonnets à base de plantes, des produits «heat-not-burn» et d’autres alternatives de tabac (la plateforme en ligne de la demanderesse figure parmi les premiers vendeurs en ligne de baguettes à base de plantes en Hongrie en 2021). L’intention des titulaires n’était jamais d’utiliser le signe en tant que marque, mais de retirer d’autres entreprises du marché.
Les requérantes soutiennent:
Annexe 1 — Registre des sociétés — Demandeur en nullité 1 Annexe 2 — Registre des sociétés — Demandeur en nullité 2

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Annexe 3 — site web des titulaires de la MUE
Annexe 4 — Usage commercial de «HERBALSTICK»
Annexe 5 — Wayback Machine — Usage commercial de «HERBALSTICK»
Annexe 6 — Dégradé de chaleur
Annexe 7 — Wikipédia
Annexe 8 — résultats des essais
Annexe 9 — boutique de la demanderesse en nullité du 1 avril 17
Annexe 10 — lettre de cessation et d’abstention
Annexe 11 — Recours juridique
Les titulaires de la MUE font valoir que la marque dans son ensemble n’est pas descriptive, mais distinctive et simplement suggestive, étant donné que la combinaison de «herbal» et de «stick» constitue un terme inventé, arbitraire et fantaisiste doté d’un concept imaginatif sujette à interprétation, sans signification établie. Le signe doit être examiné dans son ensemble; cependant, le terme «HERBALSTICK» dans son ensemble n’a pas de définition dans le dictionnaire.
Le mot «stick» a plusieurs significations et ne décrit aucune caractéristique des produits à base de plantes, étant donné que les produits en forme de bâtonnet contiennent souvent des ingrédients synthétiques ou remplissent des fonctions autres que les plantes; les herbes et produits à base de plantes n’existent pas sous la forme d’un «bâtonnet». En outre, il existe de nombreuses alternatives pour que les concurrents décrivent des produits et services similaires concernant les succédanés du tabac, comme les «bâtonnets thermiques», les «bâtonnets de tabac (chaleur)», les «tiges de chauffage» ou les «unités de tabac chauffées» (comme le démontrent les éléments de preuve produits par les demandeurs).
Les éléments figuratifs du signe (lettres majuscules, lignes noires, forme circulaire de couleur vert vibrant, formée de deux demi-cercles symétriques qui se rejoignent et se flux de manière fluide, avec deux feuilles vertes réfléchies sur la partie supérieure droite) créent une impression unique et distinctive qui n’évoque pas l’association de succédanés de tabac ou de produits ou services connexes.
Le signe ne présente pas de lien suffisamment clair et direct ni de référence directe aux (caractéristiques des) produits ou services contestés; il ne transmet pas d’informations sur les produits et services.
Les commerçants des produits contestés font partie du public anglophone pertinent et possèdent une connaissance et un niveau d’attention supérieurs à la moyenne par rapport au grand public.
Un minimum de caractère distinctif suffit pour qu’un signe puisse bénéficier d’une protection.
Les titulaires soutiennent en outre que la marque dans son ensemble n’est pas générique et qu’aucun élément de preuve n’a été produit pour démontrer que la marque est devenue usuelle en raison d’actions ou d’inactions des titulaires. Les exemples de signes similaires sont écrits soit en des mots distincts, soit en lettres minuscules, soit au pluriel, sans aucun élément figuratif. En outre, la plupart des éléments de preuve produits par les demandeurs ne démontrent pas le lieu de l’usage; toute preuve provenant de pays extérieurs à l’Union européenne est dénuée de pertinence. Les demandeurs n’ont présenté aucun sondage concernant la perception du public pertinent.
Les arguments concernant la mauvaise foi et le non-usage doivent être écartés étant donné que la période de grâce de 5 ans ne s’achève pas avant l’année 2027. Les éléments de preuve produits par les demandeurs montrent que les titulaires opèrent toujours sur le marché pertinent et qu’il existait un intérêt commercial légitime à enregistrer la marque contestée.

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Aucun tiers n’utilise un signe similaire sur le marché; en effet, les termes mentionnés par les requérantes ne contiennent pas d’éléments figuratifs similaires et sont écrits en deux mots distincts ou au pluriel et ne sauraient donc prouver l’usage du signe en cause sur le marché. Au moment du dépôt, les titulaires n’avaient connaissance ni de la plateforme en ligne de la demanderesse, ni de l’utilisation par la demanderesse de signes figuratifs comportant les éléments verbaux «herbs». Les actions répressives des titulaires ont servi des intérêts légitimes.
La marque contestée a été enregistrée par l’Office sans aucune objection et sans qu’il soit nécessaire de démontrer le caractère distinctif acquis. Des combinaisons des mots «Herte» ou «stick» ont été enregistrées à plusieurs reprises par l’Office pour des produits et services similaires à ceux en cause, par exemple des marques figuratives contenant les éléments verbaux «VAPESTICK», «heatsticks», «TEASTICK», «VapingStick». Une déclaration de nullité violerait les principes d’égalité de traitement et de bonne administration.
Les titulaires font valoir:
Annexe 1: Captures d’écran de pages Web utilisant des synonymes de succédanés du tabac Annexe 2: Captures d’écran de sites internet hongrois utilisant le terme «heating rod» Annexe 3: Extraits du registre des marques de l’Union européenne
Les demandeurs réitèrent leurs arguments initiaux et soulignent que le mot «stick» est également utilisé dans les documents officiels pour décrire des cigarettes (comme dans la directive 2014/40/UE relative à la fabrication, à la présentation et à la vente du tabac et des produits connexes). Les requérants font valoir qu’il est indifférent que le signe soit écrit en un mot ou en lettres majuscules.
Les requérants font valoir que les titulaires n’ont pas utilisé la marque sous sa forme enregistrée en tant qu’indication d’origine. Compte tenu du fait que le segment de marché pertinent en Hongrie est relativement petit et ne se compose que d’un petit nombre de concurrents, il est raisonnable de supposer que les titulaires avaient connaissance, au moment du dépôt de la MUE contestée, du fait que de nombreux commerçants utilisaient le signe «HERBALSTICK» pour leurs produits et services.
S’agissant des marques enregistrées invoquées par les titulaires, les requérants font valoir que les signes faisaient référence à des différences présentes, étant donné qu’ils sont très stylisés et qu’ils ont été enregistrés il y a des années, alors que la situation du marché était très différente.
Les requérantes soutiennent: Annexe 12 — Recherche Google
Les titulaires de la MUE réitèrent leurs arguments initiaux et font valoir que (nombre de) les produits et services contestés ne sont pas fabriqués exclusivement sous la forme d’un bâtonnet et ne sont pas considérés comme des produits à base de plantes. Les produits contestés sont des types courants de produits liés à la fumée autres que les succédanés du tabac et les services contestés sont des types courants de services commerciaux liés à la fumée qui peuvent se rapporter à de nombreux autres produits au-delà des seuls succédanés du tabac.
La procédure judiciaire en cours présente un juste motif pour le non-usage de la marque contestée. La mise en œuvre d’une marque enregistrée dans un délai relativement bref, conforme aux pratiques commerciales habituelles et ne peut être considérée comme une violation des usages honnêtes en matière commerciale.

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Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services.
En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si-les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d' office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure en nullité.
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, des faits relatifs à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation au moment du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, 329/02-P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).


Absence de caractère distinctif — article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (-27/02/2002, 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003,-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).

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La marque contestée est une marque figurative, enregistrée pour une série de produits compris dans les classes 5, 9, 34 et des services compris dans la classe 35 qui s’adressent au grand public intéressé par les cigarettes électroniques et les substituts de tabac ainsi que pour les consommateurs professionnels du secteur des cigarettes (électroniques) et des succédanés de tabac. Compte tenu de la nature des produits et services en cause et en l’absence d’indications contraires, le niveau d’attention du public pertinent sera moyen ou supérieur à la moyenne (en ce qui concerne les produits et services concernant des fins médicales).
En ce qui concerne la référence faite par les titulaires à la connaissance plus élevée d’une partie du public, la division d’annulation observe que ces consommateurs comprendront encore plus facilement les connotations informatives de la marque demandée (22/04/2016, R 1830/2015-2, SOCIAL VIRTUAL REALITY, § 22, faisant référence au 11/10/2011, 87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28). «L’expérience professionnelle et le niveau d’attention élevé permettront à un public spécialisé ou plus sophistiqué de saisir plus facilement et plus spécifiquement la signification d’un signe verbal et sa portée par rapport aux produits ou services en cause, que le consommateur moyen du grand public» (19/12/2019, R 1908/2019- 5, Standard Security, § 15).
La marque se compose des mots anglais «herbal» et «stick» qui sont compris (et étaient compris au moment du dépôt) par le public anglophone de l’Union européenne (Irlande, Malte et tous les territoires de l’Union dans lesquels l’anglais est correctement compris, comme le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède, 26/11/2008, 435/07-, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Les demandeurs n’ont pas apporté la preuve que le signe dans son ensemble est également compris par des locuteurs non anglophones. Par conséquent, la division d’annulation estime qu’il convient d’examiner la marque par rapport au public anglophone de l’Union européenne;
La simple juxtaposition des mots «herbal» et «stick» sera facilement reconnue par les consommateurs pertinents et ne crée pas une impression différente de celle produite par la simple apposition des éléments les uns à côté des autres. Les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).
Le fait que le terme «HERBALSTICK» dans son ensemble ne soit pas mentionné dans un dictionnaire (comme le font valoir les titulaires) ne rend pas le signe distinctif (12/01/2000, T- 19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26; 19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 22-24; 26/10/2000, T-345/99, TRUSTEDLINK, EU:T:2000:246, § 37 et 19/04/2016, T-261/15, Daylong (fig.), EU:T:2016:220, § 32); les dictionnaires ne sont pas structurés pour fournir toutes les combinaisons de mots possibles [22/11/2019, R 2486/2018- 2, PRO COOL (fig.), § 37].
En ce qui concerne la pertinence des significations des différents éléments verbaux qui composent la marque, la division d’annulation convient que la marque doit être considérée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, la prise en considération dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments constitutifs de la marque [19/09/2001, 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226,
§ 59]. Si la division d’annulation examine les différents éléments de la marque, elle établit également la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent.
La signification d’un mot est un fait notoire, c’est-à-dire qu’il peut être tiré de sources généralement accessibles (22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29, 20/04/2005,

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T-318/03, atomic Blitz, EU:T:2005:136, § 35). Les définitions ou significations de mots tirés de dictionnaires proviennent de sources généralement accessibles; il s’agit de faits notoires (01/02/2005, T-57/03, Hooligan, EU:T:2005:29, § 59: «Lesdictionnaires de la langue du public pertinent peuvent, en principe, être pris en considération à cet égard tant par le premier organe de l’OHMI que par les chambres de recours, même s’ils n’ont pas été présentés aux parties, car il s’agit, a priori, de faits notoires.»). Les faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles ne doivent pas être communiqués aux parties (13/09/2012, T-404/10, Mano, EU:T:2012:423, § 20; 01/02/2005, T-57/03, HOOLIGAN, EU:T:2005:29, § 59; 19/04/2007, C-273/05 P, Celltech, EU:C:2007:224, § 39; 08/08/2022, R 2214/2019-1, ATHLET, § 101).
L’adjectif anglais «herbal» signifie «concernant ou fabriqué à partir d’herbes (cigarettes à base de plantes/remèdes à base de plantes)» (Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/herbal, 19/06/2024) ou «de, concernant des herbes ou consistant en de telles herbes» (Collins Dictionary, www.collinsdictionary.com/dictionary/english/herbal, 19/06/2024; voir également 06/06/2023, R 2477/2022-2, Herbal Pharmacist, § 20), le substantif anglais «sticks» désigne une «fine pièce» (Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stick, 19/06/2024) ou une «pièce longue fine/élancée» de quelque chose (Collins Dictionary, www.collinsdictionary.com/dictionary/english/stick, 19/06/2024).
Nonobstant ce qui précède, la division d’annulation est convaincue qu’il ressort également d’une analyse globale des entrées de dictionnaires mentionnées par les demandeurs («herbes»: «Appartenant à, consistant en, ou made from herbs», Oxford English Dictionary; «bâtonnet»: «une cigarette ou un cigare», Oxford English Dictionary), selon laquelle la signification de l’élément verbal du signe par rapport aux produits et services contestés était déjà comprise par le public pertinent au moment du dépôt, comme indiqué ci-dessus.
En ce qui concerne la signification de l’élément verbal «stick» en rapport avec les produits et services contestés, la division d’annulation renvoie également à une décision du 25/04/2017, dans l’affaire R 1122/2016-5, E-STICK, § 49 (également mentionnée par les demandeurs): «la chambre de recours considère que le terme «E-STICK» est clairement compris par les consommateurs anglophones pertinents comme signifiant «cigarette électronique», ou l’expression alternative aux «cigarettes électroniques» et que, par conséquent, il en résultera une interprétation spécifique, couvrant un large éventail de produits et de services liés aux cigarettes électroniques». Les décisions des juridictions ou des chambres de recours, en particulier celles contenues dans des bases de données généralement accessibles, sont des faits généralement connus auxquels la division d’annulation peut se référer sans avoir à communiquer aux parties (08/08/2022, R 2214/2019-1, ATHLET, § 102). En outre, le libellé de la directive 2014/40/UE (concernant les produits du tabac et les produits connexes, mentionnée par les demandeurs et accessibles au public sous https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0040) confirme la signification de l’élément verbal «stick» en relation avec le tabac et les produits connexes («les États membres font également obligation aux fabricants et aux importateurs de déclarer leurs volumes de ventes […] en sticks ou en kilogrammes»).
Ence qui concerne l’affirmation des titulaires selon laquelle le mot «stick» a plusieurs significations et que les herbes et les produits à base de plantes n’existent pas sous la forme d’un «bâtonnet», que le signe dans son ensemble est un terme inventé, arbitraire et fantaisiste dépourvu de signification établie et que le signe est susceptible d’interprétation et ne fournit pas d’informations claires et directes sur les produits et services, la division d’annulation souligne que l’appréciation d’une marque doit être effectuée en ce qui concerne les produits et services concernés et non dans l’abstrait (23/10/2008, § 24). En tant que tel, ce cadre est très utile pour comprendre la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsqu’une marque présente des éléments d’imprécision mineurs dans son

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contenu conceptuel, considérés isolément, ces éléments vagues ou confus seront réduits ou écartés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (20/04/2020, R 13/2020-5, Sleep, § 36). Dès lors, même si la marque contestée était vague ou avait plusieurs significations in abstracto, la plupart de ces significations ne viendraient pas à l’esprit du consommateur pertinent en ce qui concerne les produits et services en cause, qui sont des produits et services utilisés et fournis en rapport avec des substituts de tabac et des cigarettes électroniques.
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que le signe dans son ensemble (qui ne diverge pas des règles grammaticales de la langue anglaise) sera perçu par le public pertinent comme véhiculant des informations claires et non équivoques concernant les produits et services en cause.
En ce qui concerne les produits contestés, le public anglophone pertinent percevra le signe contesté (dans son ensemble) comme véhiculant des informations selon lesquelles ces produits sont soit des cigarettes, soit d’autres objets en forme de stick (longs/fines) contenant ou pouvant être utilisés avec des substances végétales (comme des liquides végétaux) ou que les produits (tels que des herbes, liquides, cartouches, batteries, chargeurs, étuis) peuvent être utilisés avec de telles cigarettes ou des objets en forme de stick (longs/fines) qui contiennent ou peuvent être utilisés avec des substances végétales.
En ce qui concerne les services contestés, le public anglophone pertinent percevra le signe contesté (dans son ensemble) comme véhiculant des informations selon lesquelles ces services de vente au détail et en gros concernent des cigarettes ou d’autres objets en forme de stick (longs/fines) qui contiennent ou peuvent être utilisés avec des substances végétales (comme des liquides végétaux) ou que les services de vente au détail et en gros concernent des produits (en tant qu’herbes, liquides, cartouches, batteries, chargeurs, étuis) qui peuvent être utilisés avec de telles cigarettes ou des substances adhésives (longues/fines) contenant ou pouvant être utilisées avec de telles substances.
En ce qui concerne l’argument des titulaires selon lequel les produits ne sont pas fabriqués exclusivement sous la forme d’un bâtonnet, la division d’annulation observe qu’il suffit que les produits (pouvant être utilisés en rapport avec des produits qui) puissent avoir la forme d’un bâtonnet ou être désignés par le terme «bâtonnet» (ce qui est le cas en l’espèce). En ce qui concerne l’autre argument des titulaires selon lequel les produits ne sont pas considérés comme des «produits à base de plantes», la division d’annulation souligne qu’il suffit que les produits puissent être utilisés avec des substances à base de plantes (objets pouvant être utilisés avec des substances à base de plantes).
La division d’annulation observe qu’ «un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services demandés (30/08/2018, R 2487/2017-2, transparent pairing,
§ 27; 23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 43).»
Contrairement à ce que pensent les titulaires, l’élément verbal «HERBALSTICK» domine clairement le signe en raison de sa taille et de sa position. La description plutôt complexe des éléments figuratifs par les titulaires ne saurait modifier ce résultat de cette appréciation. Les éléments figuratifs du signe (constitués de deux bandes noires au-dessus et au-dessous de l’élément verbal, deux lignes circulaires vertes qui encadrent la lettre «S» de l’élément verbal et qui évoquent une section transversale de feuilles laminées et la représentation de deux feuilles vertes) viennent soit renforcer le message de l’élément verbal, soit simplement décoratifs et se limiter à la présentation de l’élément verbal; en tout état de cause, les aspects figuratifs du signe ne sont pas de nature à détourner l’attention du consommateur du message clair véhiculé par l’élément verbal. Les feuilles d’une couleur verte sont manifestement liées

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aux herbes et aux substances à base de plantes dans la perception des consommateurs pertinents, d’autant plus lorsque cette perception est corroborée par l’élément verbal correspondant.
S’il est vrai que, comme le font valoir les titulaires, un degré minimal de caractère distinctif suffit pour enregistrer une marque, la division d’annulation souligne que le signe contesté est (et était déjà au moment du dépôt) totalement dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause.
Il est également indifférent que le signe puisse également être considéré comme descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE; même si un signe n’est pas directement descriptif, il peut être dépourvu de caractère distinctif s’il est simplement perçu par le public pertinent comme véhiculant des informations sur les produits (25/04/2013, 145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 32; 12/07/2012, 470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 22).
Même si les titulaires «ont inventé» le mot «HERBALSTICK», l’Office note que l’ «invention» ou la «création» d’un signe ne confère pas de protection au titre du droit des marques; son usage propre du signe ne pourrait bénéficier aux titulaires que dans les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (voir 27/03/2015, R 2271/2013-4, KORNSPITZ SO schmeckt ÖSTERREICH, § 46; 17/03/2006, R 1081/2004-4, Zipflbob, § 17).
En ce qui concerne l’affirmation des titulaires (et les éléments de preuve respectifs présentés en tant qu’annexes 1 et 2, montrant des captures d’écran de sites internet utilisant des synonymes de succédanés du tabac) selon laquelle il existe, pour les concurrents, de nombreuses alternatives pour décrire des produits et services similaires, la division d’annulation observe que la ratio legis de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est d’empêcher l’octroi de droits exclusifs à un seul opérateur qui pourrait faire obstacle à la concurrence sur le marché des produits ou services concernés (07/10/2004, R 111/2004-2, OTCDerivNet, § 12). Pour cette raison, l’article 7 du RMUE ne permet pas l’enregistrement de marques dépourvues de caractère distinctif, même si d’autres signes étaient imaginables que les concurrents pourraient utiliser. La division d’annulation observe également que les éléments de preuve produits par les titulaires à cet égard ne sont pas datés; par conséquent, la division d’annulation ne peut présumer qu’elle reflète correctement la situation sur le marché pertinent à la date de dépôt pertinente.
En ce qui concerne l’argument des titulaires selon lequel la marque contestée a déjà été examinée et enregistrée sans aucune objection, la division d’annulation souligne que l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ne saurait créer une confiance légitime dans le chef du titulaire de cette marque en ce qui concerne le résultat d’une procédure de nullité ultérieure, puisque les règles applicables permettent expressément de contester cet enregistrement ultérieurement dans le cadre d’une demande en nullité ou d’une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon (19/05/2010, T 108/09-, Memory, EU:T:2010:213, § 25). Dans le cas contraire, la contestation de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure de nullité, lorsque l’objet et les motifs étaient les mêmes, serait privée de tout effet utile, alors même qu’une telle contestation serait admise par le RMUE (22/11/2011, T-275/10, Mpay24, EU:T:2011:683, § 18).
En ce qui concerne les enregistrements de marques antérieures pour des produits et services similaires (ainsi que des signes utilisés par les demandeurs) mentionnés par les titulaires, la division d’annulation observe que tous ces signes et enregistrements présentent des différences déterminantes par rapport à la marque contestée et que ces différences justifient un résultat différent. Les signes enregistrés par l’Office consistent en des combinaisons de mots complètement différentes, aucun ne contient les éléments verbaux «herbal» et «stick»; les signes utilisés par les demandeurs contiennent des éléments figuratifs complètement différents. Par conséquent, aucune de ces affaires n’est comparable à l’espèce. En outre, trois

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des quatre marques mentionnées ont été déposées au cours des années 2011, 2014 et 2018; les décisions d’enregistrement respectives ne reflètent pas les développements ultérieurs de la jurisprudence (jurisprudence) en matière de marques et de la pratique de l’Office. Par conséquent, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration n’exigent pas un résultat différent; ils ne sont pas concernés.
En outre, l’Office souligne que «chaque marque doit être examinée sur la base de ses particularités et qu’une marque de l’Union européenne […] ne peut pas tirer son caractère distinctif d’une autre marque précédemment enregistrée par l’Office. […] Les décisions concernant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE tel qu’interprété par la jurisprudence du Tribunal et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci» (10/12/2019, R 1170/2019-5, Cuisine, § 76; voir également 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). Il convient également de noter que «même si les marques (…) devaient être considérées comme ayant été accordées illégalement, il importe de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent être appliqués de façon cohérente avec le respect de la légalité, et que, en tant que tel, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne peut invoquer à son profit une illégalité éventuelle, R 10/12/2019, EU:C:2011:139, § 72» (§ 1000); 14/06/2016, T-385/15, forme D’une brosse à dents (3D MARK), EU:T:2016:348, § 33).»
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE à l’égard de tous les produits et services contestés au moment de son dépôt. Les titulaires de la MUE n’ont ni revendiqué ni démontré qu’elle avait acquis un caractère distinctif avant sa date de dépôt ou avant la date de dépôt de la demande en nullité.
À la lumière de ce qui précède, la demande est entièrement accueillie et la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services contestés.
Étant donné que la demande est entièrement accueillie sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs sur lesquels la demande est fondée, à savoir l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 1, point c) et d), du RMUE et l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Les titulaires de la MUE étant la partie perdante, ils doivent supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par les demandeurs aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer aux demandeurs sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.

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De la division d’annulation
Natascha GALPERIN Thorsten ICKENROTH Martin LENZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.