DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 58 209 (INVALIDITY)
Penko Bottega Orafa di Paolo Penco, Via F. Zannetti 14-16R, 50123 Florence (Italie), représentée par Aldo Fittante, Via Michele di Lando, 6, 50125 Florence, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Trilobe Watches, 32 avenue de l’Opéra, 75002 Paris, France (titulaire de la MUE), représentée par T Mark Conseils, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 30/08/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 10/01/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 17 214 263 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne qui sont enregistrés dans les classes 9, 14, 18 et 35. La demande est fondée
sur l’enregistrement de la marque italienne no 1 231 276 (marque figurative). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Dans sa demande en nullité, la demanderesse fait essentiellement valoir qu’il existe un risque de confusion entre les signes en conflit en raison de leurs similitudes, en particulier compte tenu du fait que les signes sont enregistrés pour des produits et services identiques ou similaires. En outre, la demanderesse inclut des informations sur son activité commerciale exploitée sous la marque antérieure et fournit des documents à l’appui de ses arguments. En particulier, elle indique que:

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Paolo Penco est titulaire de «Paolo Penko Bottega Orafa» et la marque antérieure est utilisée pour distinguer son activité et les produits de l’atelier artisan. Paolo Penko, Master Goldsmith, styliste et sculpteur, Florentine par naissance, a assimilé depuis sa ville toute la fascination de Renaissance, dont il est un célèbre connoiseur, et qui a inspiré beaucoup de ses œuvres.

Sa ville, Florence, est la principale source d’inspiration pour ses bijoux et créations qui ressemblent aux volutes, aux spirale, aux amis, aux petits géométries et aux incrustations conçues par les maîtres de l’architecture de Florentine. Openwork, scorper gravure, «niello» et «daming» sont les techniques à ce point utilisées par Maestro Penko pour créer non seulement sa bijouterie dorée, mais aussi le silencieux dans lequel son accroche au détail et l’équilibre des proportions sont des éléments hautement distinctifs.

Il a produit de nombreuses œuvres pour la Santa Maria del Fiore Cathedral, depuis la couverture des manches jusqu’au monstrat, ainsi que la forge et l’crucifix pour le tableau Euchariste créé pour la Holy Mass célébré par la Pope Francis à Florence en novembre 2016. Sa passion pour l’art sacenté en a fait l’un des fondateurs ainsi qu’un enseignant à l’école Sacred Art de Florence. Certaines de ses œuvres les plus importantes sont même entrées pour faire partie du Bargello National Museum et de Silver Museum à Palazzo Pitti à Florence.

Le 23 juin 2019, il a reçu la «Gold Florin» de la ville de Florence, l’honneur la plus élevée de Florentine, décerné chaque année par l’administration municipale à des personnalités et à des organisations qui se sont distinguées par leur engagement et leur amour pour la ville.

Déférée &bra;… &ket; la marque italienne enregistrée est considérée comme si importante pour l’activité de M. Penco et de l’atelier «Paolo Penko Bottega Orafa» que la même marque est devenue la forme d’une série de bijoux &bra;… &ket;.
Le 27/04/2023, la titulaire de la MUE demande à la demanderesse de prouver l’usage sérieux de sa marque antérieure pour tous les produits invoqués dans la présente procédure.
Les 14/07/2023 et 18/07/2023, les parties demandent une suspension de la procédure afin de tenter de régler l’affaire à l’amiable et l’Office a suspendu la procédure jusqu’au 15/01/2024.
Après la reprise de la procédure, la demanderesse n’a présenté aucune preuve ou observation dans le délai imparti du 14/03/2024 indiqué par l’Office dans sa lettre du 20/07/2023.


PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la titulaire de la MUE, la demanderesse apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demanderesse fonde sa demande, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, à la date de priorité de la MUE contestée, la marque antérieure était enregistrée

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depuis cinq ans au moins, le demandeur apporte également la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.
La même disposition précise que, à défaut d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée.
La titulaire de la MUE a invité le demandeur à apporter la preuve de l’usage de la marque sur laquelle la demande est fondée.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée le 26/11/2009, soit plus de cinq ans avant la date de la demande en nullité (10/01/2023).
La demande en nullité a été déposée le 10/01/2023. La date de dépôt de la marque contestée est le 15/09/2017. La demanderesse était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle la demande est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Italie du 10/01/2018 au 09/01/2023 inclus. Étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date de dépôt de la marque contestée, l’usage de la marque antérieure devait également être démontré pour la période allant du 15/09/2012 au 14/09/2017 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels la demande est fondée, à savoir:
Classe 8: Outils et instruments actionnés manuellement; articles de coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, bijoux de mode, pierres précieuses; montres et instruments chronométriques.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit indiquer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande est fondée.
Le 12/05/2023, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a accordé à la demanderesse jusqu’au 17/07/2023 la preuve de l’usage de la marque antérieure. À la demande des deux parties, la procédure a été suspendue et l’Office a fixé un nouveau délai, à savoir le 14/03/2024, pour la production des éléments de preuve une fois que la procédure a repris.
Après la reprise de la procédure, la demanderesse n’a présenté aucune preuve ni observation dans le délai imparti du 14/03/2024. Toutefois, avant ce terme, dans ses premières observations, la demanderesse a produit les documents suivants:
Capture d’écran non datée du site internet de la demanderesse affichant la marque antérieure;

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Des images non datées d’emballages de produits sur lesquels figure la marque antérieure.
Images de produits non datées.
Dépliant lié à un spectacle tronc d’un créateur appelé Denis Frison (en collaboration avec la demanderesse) organisé à New York le 07-09/09/2017.

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Analyse des éléments de preuve produits
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’annulation estime que les éléments de preuve sont insuffisants pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure.

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Les éléments de preuve produits se limitent aux produits suivants:
oimages non datées de produits et d’emballages de produits;
ocaptures d’écran non datées du site internet de la demanderesse;
oun «eaflet» était lié à un spectacle de tronc tenu à New York.
Ces documents, pris isolément, ne fournissent aucune information sur l’importance de l’usage de la marque au cours des périodes pertinentes. À l’exception du dépliant, les autres éléments de preuve ne sont pas datés. En outre, si des images d’images de produits et d’emballages peuvent être utiles pour illustrer la manière dont la marque a été utilisée, elles ne fournissent aucun détail concernant le volume commercial de l’usage, la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée ou la fréquence de cet usage.
Des considérations similaires s’appliquent en ce qui concerne la capture d’écran du site Internet de la demanderesse. En l’absence d’indications concernant la période pendant laquelle le site web était actif et en l’absence d’informations concernant le nombre de vues et/ou de transactions réalisées sur le site web, cet élément de preuve, en soi, ne permet pas de conclure à un usage sérieux de la marque antérieure.
La brochure relative à un spectacle de tronc pour la présentation d’une collection de produits développée en collaboration avec la demanderesse ne fournit aucune information concluante quant à l’importance de l’usage de la marque antérieure sur le territoire pertinent.
Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur l’ensemble de ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Étant donné qu’à tout le moins la durée et l’importance de l’usage sur le territoire pertinent n’ont pas été établies, il n’est pas nécessaire d’entrer dans les autres conditions.
Par conséquent, la demande doit être rejetée conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation

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Andrea VALISA Rosario GURRIERI Aldo Blasi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.