DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 56 142 (INVALIDITY)
I. Tobacco Industry FZE, Al Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah, Émirats arabes unis (partie requérante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
JT International S.A., Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 Genève, Suisse (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Baylos, C/José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 18/01/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 15/09/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 553 832 «JTI» (marque verbale) (ci-après l’ «enregistrement international»), déposée le 28/07/2020 et enregistrée le 03/03/2021, avec une date de priorité du 04/02/2020. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 34: Tabac brut ou manufacturé, tabac à fumer, tabac pour pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus, cigarettes électroniques, cigarettes électroniques, succédanés du tabac à usage non médical, cigares, cigarillos, snuff, articles à fumer compris dans la classe 34, papier à cigarettes, tubes et allumettes.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que la titulaire de l’enregistrement international est titulaire d’une marque antérieure identique pour des produits identiques compris dans la classe 34, à savoir la marque de l’Union européenne no 2 284 784 pour le signe
figuratif , qui a expiré le 02/07/2021 étant donné qu’elle n’a pas été renouvelée. La marque antérieure n’avait pas été utilisée pour les produits enregistrés. Il n’existe aucune raison ou logique commerciale sous-jacente expliquant pourquoi la titulaire de l’enregistrement international a demandé la marque contestée alors qu’elle aurait simplement pu renouveler sa marque antérieure. La titulaire de l’enregistrement international a demandé la marque contestée dans le seul but de prolonger artificiellement la période de grâce de 5 ans de sa MUE précédemment enregistrée et,

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par conséquent, elle a été appliquée de mauvaise foi. À l’appui de ses allégations, elle a produit les documents suivants:
Annexe 1A: extrait de l’EUIPO concernant la MUE antérieure no 2 284 784. Annexe 2A: extrait des directives relatives à l’examen de la marque de l’Union européenne (Partie D, Section D, point 3.3.2.1 e).

Annexe 3A: extrait de l’OMPI concernant l’enregistrement international no 1 553 832 désignant l’UE.
La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que la demanderesse n’a étayé ses allégations par aucun élément de preuve spécifique. Aucun élément ne permet de tirer une conclusion sur les intentions de la titulaire de l’enregistrement international au moment du dépôt de la marque contestée, comme l’intention d’éviter la preuve de l’usage de sa marque. La marque contestée a été déposée 13 ans après la fin de la période de grâce de la MUE antérieure. La marque antérieure n’ayant pas été renouvelée, la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas l’intention de coexister deux marques, l’une soumise à l’usage et l’autre non, cette dernière pouvant être utilisée contre des tiers.
La marque «JTI» est la marque maison par laquelle sont incluses toutes les sous – marques de produits du tabac, telles que «Winston» et «CAMEL». La titulaire de l’enregistrement international joint en tant qu’annexes 2B-10B des éléments de preuve afin de démontrer l’usage de la marque maison avec ses sous-marques. En outre, la marque contestée n’est pas identique à la marque figurative antérieure. L’enregistrement d’une marque verbale suit une stratégie de marque. À l’appui de ses arguments, elle a produit les documents suivants:
Annexe 1B: décision d’opposition du 29/03/2018, no B 2 858 838, décision de la chambre de recours du 15/10/2018, R 979/2018-4, I.J. TOBACCO INDUSTRY (marque fig.)/JTi (marque fig.) et arrêt du 19/12/2019,-743/18, IJTI I. J. TOBACCO INDUSTRY (fig.)/JTi (fig.), EU:T:2019:872.

Annexes 2B-3B: dessins et images de paquets de tabac portant le signe «JTI» sur l’un des côtés.
Annexe 4B: des factures émises dans l’UE (prix indiqués en EUR) pour la vente de cigarettes, rédigées en anglais et en allemand.
Annexes 5B-10B: impressions du site internet de la titulaire de l’enregistrement international.
Annexe 11B: informations sur les marques «JTI» de la titulaire de l’enregistrement international.
La demanderesse réitère essentiellement ses arguments précédents et renvoie à une décision de l’Office japonais des marques (JPO), dans laquelle la marque no 4 486 584
, enregistrée pour des produits compris dans la classe 34, a été déchue de ses droits le 03/03/2023 pour non-usage. La titulaire n’a pas répondu à la demande en déchéance et aucune preuve de l’usage n’a été produite pour empêcher l’annulation de la marque. À l’appui de ses observations, elle a présenté les documents suivants:
Annexe 1C: décision de déchéance du JPO à l’encontre de l’enregistrement de la marque no 4 486 584.

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Annexe 2C: impressions du site internet de la titulaire de l’enregistrement international et résultats obtenus sur la WaybackMachine de 2018.
La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que la décision du JPO ayant prononcé la déchéance de la marque no 4 486 584 ne devrait pas être prise en considération étant donné qu’elle fait référence à des juridictions différentes.

Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
Il appartient au demandeur en nullité qui entend se fonder sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du demandeur étant présumée jusqu’à preuve du contraire-[08/03/2017, 23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45].
Tel est le cas lorsque l’Office constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité peuvent conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie la demande d’enregistrement de la marque en cause, il appartient au titulaire de cette marque de fournir des explications plausibles sur les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de celle-ci (23/05/2019, T 3/18-, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36).
Évaluation de la mauvaise foi
En l’espèce, la demanderesse affirme que la mauvaise foi de la titulaire de l’enregistrement international consiste à tenter de contourner l’obligation d’usage en déposant la marque contestée au lieu d’avoir renouvelé sa marque de l’Union

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européenne antérieure identique no 2 284 784, enregistrée pour des produits identiques compris dans la classe 34.
Si les dépôts répétés d’une marque ne sont pas proscrits, il n’en demeure pas moins qu’un tel dépôt effectué afin d’éviter les conséquences liées au non-usage de marques antérieures peut constituer un élément pertinent susceptible d’établir la mauvaise foi de la personne qui a déposé ladite marque (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27; 21/04/2021, T-663/19, MONTANT, EU:T:2021:211, § 57).
La mauvaise foi peut s’appliquer s’il s’avère que le titulaire de la MUE n’a jamais eu l’intention d’utiliser la MUE contestée, par exemple si la titulaire de la MUE a déposé des demandes répétitives visant à éviter les conséquences de la déchéance pour non- usage de ses enregistrements de MUE antérieurs, en tout ou en partie (-03/06/2010, 569/08, Internetportal, EU:C:2010:311, § 51; 13/12/2012, 136/11-, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27). Cette affaire doit être distinguée de la situation dans laquelle le titulaire de la marque de l’Union européenne, conformément à la pratique commerciale habituelle, cherche à protéger les variations de son signe, par exemple, lorsqu’un logo a évolué (-13/12/2012, 136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 36 et suivants). Il est fort probable que le titulaire de la marque de l’Union européenne enregistre une version «actualisée» d’une marque enregistrée antérieure, non pas parce que son seul objectif est d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché, mais, par exemple, de répondre à l’évolution des exigences du marché. Il s’agit là d’une pratique commerciale tout à fait courante et particulièrement courante pour les logos figuratifs qui ont une longue durée de vie (13/12/2012-, 136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 36 et suivants). Les mêmes considérations sont valables pour les enregistrements internationaux désignant l’UE.
Par conséquent, dans la mesure où le Tribunal a admis qu’une demande réitérée pour la même MUE peut être considérée comme un cas de mauvaise foi, la question qui se pose est, d’emblée, celle de savoir si l’enregistrement international contesté est «une demande réitérée» pour la MUE antérieure déposée afin d’éviter la perte des droits attachés à cette marque (13/12/2012, T 136/11-, Pelikan, EU:T:2012:689, § 28). À cet égard, deux questions doivent être abordées. La première consiste à déterminer si l’enregistrement international contesté est en réalité une «demande de marque réitérée». Si tel est le cas, la deuxième question est de savoir si les circonstances objectives du dépôt révèlent des intentions malhonnêtes de la titulaire de l’enregistrement international.
La marque contestée est le signe verbal «JTI», déposé le 28/07/2020 et enregistré le 03/03/2021, avec une date de priorité du 04/02/2020. La titulaire de l’enregistrement international détenait une marque antérieure, à savoir la marque de l’Union
européenne no 2 284 784 pour le signe figuratif, déposée le 02/07/2001, pour des cigarettes, du tabac brut et manufacturé, des articles pour fumeurs et des allumettes compris dans la classe 34. Cette marque de l’Union européenne antérieure a expiré le 02/07/2021.
Les marques ne sont manifestement pas identiques. Certes, ils contiennent tous la séquence de lettres «JTI». Toutefois, l’utilisation des mêmes lettres ne suffira pas pour conclure à une identité lorsque les lettres sont fortement stylisées dans l’une des marques. Par conséquent, les marques sont seulement similaires.
En tout état de cause, le simple fait que les différences entre l’enregistrement international contesté en cause et la MUE antérieure enregistrée par la même titulaire étaient si insignifiantes qu’elles ne soient pas remarquables pour le consommateur

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moyen ne saurait établir à lui seul que l’enregistrement international contesté est une simple demande réitérée de mauvaise foi (13/12/2012,-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 33-34).
Les différences entre les signes sont effectivement assez limitées mais, comme indiqué ci-dessus, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi. Par exemple, il ne peut être exclu que, comme le prétend la titulaire de l’enregistrement international, elle ait décidé de mettre à jour sa marque et de la redéposer pour des produits identiques en mettant l’accent sur le mot lui-même, en éliminant la stylisation, afin d’obtenir une protection plus large du mot lui-même. À cet égard, il convient de tenir compte du fait que le dépôt de plusieurs variantes d’une marque est une pratique normale. Comme la titulaire de l’enregistrement international l’a souligné à juste titre, l’évolution dans le temps d’un logo constitue une pratique commerciale normale et un titulaire de marque pourrait très bien enregistrer une version «actualisée» de sa marque antérieure enregistrée.
La marque contestée était demandée pour les produits et services suivants:
Classe 34: Tabac brut ou manufacturé, tabac à fumer, tabac pour pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus, cigarettes électroniques, cigarettes électroniques, succédanés du tabac à usage non médical, cigares, cigarillos, snuff, articles à fumer compris dans la classe 34, papier à cigarettes, tubes et allumettes.
Classe 35: Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; services de marketing et de promotion; services de vente en gros et au détail de tabac, de produits du tabac, de succédanés du tabac à usage non médical, de cigarettes électroniques et d’articles pour fumeurs; gestion d’entreprises; agences d’import- export; promotion des ventes pour des tiers; travaux de bureau, y compris services de gestion du personnel et de recrutement; conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe.
Classe 40: Fabrication sur mesure du tabac, des produits du tabac, des succédanés du tabac à usage non médical, des cigarettes électroniques et des articles pour fumeurs aux spécifications des clients et à la demande.
Toutefois, le 08/10/2020, la titulaire de l’enregistrement international a partiellement renoncé à la marque pour les services compris dans les classes 35 et 40.
Les produits contestés compris dans la classe 34 sont identiques à ceux protégés par la marque de l’Union européenne antérieure no 2 284 784, étant donné qu’ils sont soit énumérés à l’identique, soit inclus dans l’une des catégories plus larges de la MUE antérieure.
La deuxième question à examiner est celle de savoir s’il y a eu une «simple» demande réitérée, formulée sans aucune logique commerciale et dans le but de prolonger la période de grâce de cinq ans de la marque de l’Union européenne précédemment enregistrée par la titulaire de l’enregistrement international no 2 284 784, qui était protégée pour des produits identiques et sur le même territoire et de contourner l’exigence d’usage de la marque dans le cadre d’une procédure d’opposition et/ou d’annulation.
Pour parvenir à une conclusion sur ces points, il convient de tenir compte de toutes les circonstances objectives du cas d’espèce et de la chronologie des événements. Ces circonstances et événements sont, dans leur ordre chronologique, les suivants:

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1. La titulaire de l’enregistrement international a demandé le 02/07/2001, pour la marque de l’Union européenne no 2 284 784, pour des produits compris dans la classe 34, et elle a été enregistrée le 02/12/2002.
2. La période de grâce de cette marque antérieure a expiré le 02/12/2007.
3. La marque de l’Union européenne antérieure a expiré le 02/07/2021.
4. Le 28/07/2020, la titulaire de l’enregistrement international a demandé l’enregistrement international contesté pour, entre autres, des produits compris dans la classe 34, soit près de 13 ans après l’expiration du délai de grâce de la marque antérieure.
La chronologie des événements s’oppose à une constatation de mauvaise foi et en faveur du scénario d’une marque mise à jour. La marque contestée a été déposée près de 13 ans après la fin de la période de grâce de la MUE antérieure, ce qui montre que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas déposé à la hâte une nouvelle marque pour se soustraire à l’obligation d’usage. Une mise à jour d’une marque (figurative) après 13 ans a du sens sauf preuve du contraire.
En outre, comme le souligne la titulaire de l’enregistrement international, la marque de l’Union européenne antérieure n’a pas été renouvelée et, par conséquent, il est clair que l’intention de la titulaire de l’enregistrement international n’était pas d’avoir deux marques similaires, l’une soumise à l’usage et l’autre non, la marque postérieure pouvant être utilisée contre des tiers. En outre, la demanderesse n’a fait référence à aucune procédure d’opposition ou d’annulation dans le cadre de laquelle la titulaire de l’enregistrement international a revendiqué la marque contestée (et non la marque de l’Union européenne antérieure) comme base. Dès lors, rien n’indique clairement que la titulaire de l’enregistrement international cherchait à éviter l’exigence d’un usage sérieux.
La requérante soutient également que la mauvaise foi s’applique lorsqu’il apparaît que la marque a été déposée sans intention d’usage. Elle fait valoir que, comme il ressort du site internet de la titulaire de l’enregistrement international, la marque «JTI» n’a pas été utilisée. À l’appui de ces arguments, elle a produit des impressions du site internet de la titulaire de l’enregistrement international (dont certaines datées de 2018) et fait référence à une décision du JPO dans laquelle la déchéance de la marque no 4 486 584 a été prononcée le 03/03/2023 pour non-usage.
La titulaire de l’enregistrement international affirme que la marque contestée a été utilisée en tant que marque maison avec ses sous-marques, telles que «Winston» et «Camel». Elle fournit des éléments de preuve montrant comment le signe «JTI» est apposé sur des paquets de tabac en tant qu’identifiant commercial de la marque maison sur le marché de l’UE.
Il est important de noter que, comme elle l’affirme elle-même, la titulaire de l’enregistrement international n’était pas tenue de prouver l’usage de l’enregistrement international contesté (-13/12/2012, T 136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 48, 57). La demanderesse n’a pas engagé de procédure en déchéance visant à annuler la marque contestée pour non-usage. Par conséquent, il n’y a aucune raison que la titulaire de l’enregistrement international produise des preuves de l’usage dans le cadre de la présente procédure. Toutefois, les documents produits par la titulaire de l’enregistrement international montrant, entre autres, des images de produits portant la marque en tant que marque maison constituent des indications de l’usage, du moins dans une certaine mesure, ce qui contredit manifestement l’affirmation de la

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demanderesse selon laquelle la marque contestée vise uniquement à contourner l’exigence de l’usage sérieux de la marque antérieure. À cet égard, il convient de noter que le fait que les documents produits concernent des cigarettes alors que l’enregistrement international a été déposé pour une gamme plus large de produits compris dans la classe 34 (ainsi que des services compris dans les classes 35 et 40) ne suffit pas pour conclure que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas l’intention d’utiliser la marque pour ces autres produits (ou services). En principe, il est légitime qu’une entreprise demande l’enregistrement d’une marque non seulement pour les catégories de produits et de services qu’elle commercialise au moment du dépôt de la demande, mais également pour d’autres catégories de produits et de services qu’elle a l’intention de commercialiser dans le futur (14/02/2012,-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 25; 07/06/2011, 507/08-, 16PF, EU:T:2011:253, § 88).
En outre, demander une grande variété de produits et services est une pratique assez courante pour les entreprises tentant d’obtenir un enregistrement de marque (de l’Union européenne) et ne s’écarte pas des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En soi, rien n’indique qu’il n’existe aucune intention d’utiliser l’enregistrement international contesté pour tous les produits et services concernés ou pour certains des produits et services en particulier (13/12/2012,-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 54).
En ce qui concerne la décision de déchéance du JPO rendue le 03/03/2023, à savoir la
marque no 4 486 584 de la titulaire de l’ enregistrement international pour non- usage, il convient de tenir compte du fait que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires au niveau national ne lient pas l’Office étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010,-292/08, OFTEN/OLTEN et al., EU:T:2010:399). Toutefois, même si les décisions nationales antérieures ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent être dûment pris en considération, en particulier lorsque la décision a été prise dans l’État membre concerné par la procédure.
En l’espèce, l’affaire antérieure invoquée par la requérante n’est pas pertinente puisqu’elle renvoie à une autre juridiction. En outre, comme indiqué ci-dessus, la titulaire de l’enregistrement international n’était pas tenue de prouver l’usage de l’enregistrement international contesté.
Lors de l’appréciation d’une demande en nullité fondée sur la mauvaise foi, il ne s’agit pas d’examiner l’usage qui a été fait d’une marque contestée, mais plutôt d’apprécier si, au moment du dépôt de la demande de marque contestée, le titulaire (ou la titulaire de l’enregistrement international) avait l’intention de faire usage de la marque. En l’espèce, la demanderesse n’a pas produit d’éléments de preuve suffisants pour démontrer que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas l’intention d’utiliser la marque contestée et n’a pas non plus démontré que la seule intention de la titulaire de l’enregistrement international était d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché.
En tout état de cause, et comme indiqué précédemment, ce qui importe en l’espèce, c’est que la demanderesse, qui supporte la charge de la preuve, n’ait pas avancé d’arguments particulièrement convaincants à l’appui d’une constatation positive de mauvaise foi, ni même soulevé des doutes sérieux quant à la bonne foi présumée de la titulaire de l’enregistrement international.

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Le caractère malhonnête ou non de l’intention de la titulaire de l’enregistrement international à la date de dépôt de la marque contestée ne saurait être déduit simplement et avec certitude des arguments non spécifiques et des simples suppositions de la demanderesse.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de l’enregistrement international sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Oana-Alina STURZA ANA Muñiz RODRIGUEZ Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.