DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 211 606
Prada S.A., 23, rue Aldringen, 1118 Luxembourg, Luxembourg (opposante), représentée par Jacobacci & Partners S.p.A., Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Yanzhang Jin, Viale Telese, 35, 00174 Rome, Italie (demandeur). Le 01/08/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 211 606 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants :

Classe 9 : Appareils, amplificateurs et correcteurs optiques ; équipements de plongée. Classe 18 : Tous les produits contestés de cette classe. Classe 25 : Tous les produits contestés de cette classe.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 935 590 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits contestés restants de la classe 9.

3. Chaque partie supporte ses propres dépens.

MOTIFS
Le 12/02/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 935 590 (marque figurative). L’opposition est fondée sur
1. l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 253 191 MIU MIU (marque verbale).

2. l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 002 734 (marque figurative).

3. l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 120 300 (marque figurative).

4. l’enregistrement international de marque désignant la Bulgarie, l’Autriche, la République tchèque, l’Allemagne, l’Espagne, la France, la Roumanie, la Slovaquie, la Croatie, le Portugal, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Slovénie et la Pologne n° 686 197 (marque figurative).

5. l’enregistrement international de marque désignant l’Estonie n° 686 197
(marque figurative). 6. l’enregistrement international de marque désignant la Lituanie n° 686 197
(marque figurative).

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7. Enregistrement international de marque désignant l’Autriche, l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie nº 869 657 (marque figurative).

8. Enregistrement de marque Benelux nº 645 649 'MIU MIU’ (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant la Bulgarie, l’Autriche, la République tchèque, l’Allemagne, l’Espagne, la France, la Roumanie, la Slovaquie, la Croatie, le Portugal, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Slovénie et la Pologne nº 686 197 (marque antérieure 4).

a) Les produits
L’opposition est fondée sur les produits suivants :

Classe 9 : Lentilles ; lunettes ; lunettes de soleil ; verres pour lunettes et pour lunettes de soleil ; montures de lunettes et de lunettes de soleil ; étuis à lunettes.

Classe 18 : Sacs à main, portefeuilles, bagages compris dans cette classe, porte-documents, grands sacs, serviettes, sacs de sport non adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir ; malles de voyage ; sacs à bandoulière, housses à vêtements (pour le voyage) ; étuis à clés (articles de maroquinerie) ; parapluies, parasols et cannes ; fouets ; harnais et sellerie.

Classe 25 : Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir manteaux, vêtements imperméables, ceintures, gilets, chemises et pulls pour femmes, vestes, pantalons, jupes, robes, costumes, chemises, tee-shirts, pulls, sous-vêtements, bas et chaussettes, gants, cravates, foulards ; chapeaux et casquettes ; bottes, chaussures et pantoufles. Suite au refus partiel de la demande contestée dans la procédure d’opposition nº B 3 211 527, en date du 18/11/2024, devenue définitive et où certains produits ont été refusés, les produits contestés sont désormais les suivants :

Classe 9 : Appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; Contenus téléchargeables et enregistrés ; Dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle ; Dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie ; Dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs ; Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant l’électricité ; Équipement de plongée ; Aimants, magnétiseurs et

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démagnétiseurs; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils d’enseignement et simulateurs; Dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques.

Classe 18: Sellerie, fouets et vêtements pour animaux; Cannes de marche; Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport.

Classe 25: Parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie.

Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.

Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, point 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, point 43).

Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).

Produits contestés de la classe 9
Les dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs contestés comprennent, en tant que catégories plus larges, les lunettes de soleil de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.

L’équipement de plongée couvre également des articles d’habillement tels que les combinaisons de plongée et les gants de plongée. Ils ont la même nature et coïncident quant au même public et au même mode d’utilisation. Par conséquent, l’équipement de plongée contesté est similaire dans une faible mesure aux vêtements pour hommes, femmes et enfants de l’opposant, à savoir les vêtements imperméables.

Les produits de l’opposant de la classe 9 sont des produits optiques destinés à améliorer ou à protéger la vision ou à servir d’accessoires de mode. En revanche, les appareils, instruments et câbles pour l’électricité contestés; les contenus téléchargeables et enregistrés; les dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; les dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie; les dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant l’électricité; les aimants, magnétiseurs et démagnétiseurs; les appareils de recherche scientifique et de laboratoire, les appareils d’enseignement et les simulateurs; les dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques sont des équipements techniques et des appareils spécialisés utilisés, par exemple, dans la recherche scientifique, la surveillance industrielle ou le traitement de données numériques. En conséquence, ces produits contestés et les produits de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, destinations ou modes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en

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concurrence et ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables. Le même raisonnement s’applique aux produits de l’opposante des classes 18 et 25. Ces produits sont des biens de consommation liés à la mode, destinés à être portés personnellement ou à transporter des effets personnels. Ils n’ont aucun point de contact pertinent avec des dispositifs hautement techniques ou industriels. Leurs finalités, leurs utilisations et leurs secteurs de production sont clairement différents. Par conséquent, ils sont également considérés comme dissemblables.

Produits contestés de la classe 18
Les articles de sellerie, fouets et articles d’habillement pour animaux contestés sont identiques aux harnais et articles de sellerie de l’opposante, soit parce qu’ils figurent identiquement dans les deux listes de produits, soit parce que les produits de l’opposante sont inclus dans les produits contestés. Les bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport contestés incluent, en tant que catégories plus larges, les sacs à bandoulière, housses à vêtements (pour le voyage) de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante. Les cannes de marche contestées chevauchent les cannes de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques. Produits contestés de la classe 25
Les parties de vêtements, chaussures et chapellerie contestées sont similaires aux vêtements pour hommes, femmes et enfants de l’opposante, à savoir manteaux, vêtements imperméables, ceintures, gilets, chemises et pulls pour dames, vestes, pantalons, jupes, robes, costumes, chemises, tee-shirts, pulls, sous-vêtements, bas et chaussettes, gants, cravates, foulards ; chapeaux et casquettes ; bottes, chaussures et pantoufles, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.

b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et les professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.

c) Les signes

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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Bulgarie, l’Autriche, la République tchèque, l’Allemagne, l’Espagne, la France, la Roumanie, la Slovaquie, la Croatie, le Portugal, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Slovénie et la Pologne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

La stylisation de l’élément verbal « miu miu » de la marque antérieure, en particulier les lettres « m » et « u » qui présentent quelques interruptions, n’empêchera pas les consommateurs de reconnaître facilement ces lettres. Les consommateurs percevront cela comme une approche stylistique utilisée dans la représentation graphique de l’élément verbal de la marque antérieure et, malgré cette stylisation, ils reconnaîtront les mots « miu miu » immédiatement et sans réflexion supplémentaire. Par conséquent, la marque figurative antérieure sera considérée comme comprenant l’élément verbal « miu miu ».

L’élément verbal « miu miu » de la marque antérieure est dépourvu de signification dans les territoires pertinents et est, par conséquent, distinctif à un degré normal.

Pour une partie du public, telle que les parties italophone et hispanophone du public, le mot « mio » (répété deux fois) dans le signe contesté est significatif (écrit « mío »). Il signifie « mien ; qui m’appartient » (informations extraites de Treccani et Real Academía Española le 30/07/2025 à l’adresse https://www.treccani.it/vocabolario/mio/ et https://dle.rae.es/m%C3%ADo? m=form). Par conséquent, cette signification peut entraîner une différence conceptuelle entre les signes et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, l’élément verbal « mio-mio » du signe contesté est dépourvu de signification dans certains territoires, par exemple en Allemagne et en Autriche. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public pour laquelle les deux éléments verbaux « miu miu » de la marque antérieure et « mio-mio » du signe contesté sont des termes dépourvus de signification et distinctifs.

Les deux signes sont des marques figuratives. Leurs polices de caractères stylisées seront perçues comme essentiellement décoratives, comme il est d’usage dans le secteur du marché pour l’élément verbal d’un signe

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éléments légèrement stylisés. Quant au trait d’union «-» dans le signe contesté, bien qu’il serve à séparer l’élément en deux, il s’agit d’un simple signe de ponctuation et, en tant que tel, il est dépourvu de caractère distinctif et n’a pas de signification en tant que marque. Aucun des signes ne comporte d’éléments qui pourraient être considérés comme plus dominants que d’autres éléments.

Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans les lettres/le son «mi*» et «mi*», ce qui constitue la quasi-totalité des lettres des deux signes. Les deux signes partagent un schéma visuel et structurel similaire: ils se composent d’un élément de trois lettres qui est répété, chaque élément commençant par «mi» et se terminant par une voyelle. Le rythme et la construction d’ensemble des deux signes sont donc comparables, car ils suivent chacun la forme «mi*» et «mi*». Ils diffèrent par les lettres finales des éléments verbaux répétés, «u» dans la marque antérieure contre «o» dans le signe contesté, qui occupent une position moins visible dans les signes. Ils diffèrent également par le signe de ponctuation/tiret du signe contesté, qui est dépourvu de caractère distinctif et n’attirera pas l’attention des consommateurs. Les signes diffèrent également par leurs stylisations respectives, qui seront perçues comme essentiellement décoratives et ont donc un impact limité sur l’impression d’ensemble des signes. Compte tenu de ce qui précède, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public en cause. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.

Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon l’opposant, la marque antérieure a été largement utilisée et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous «Appréciation globale»).

En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion

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L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §22).

Les produits sont en partie identiques ou similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Ils visent le public général et un public spécialisé, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et auditivement similaires à un degré supérieur à la moyenne, et une comparaison conceptuelle n’est pas possible.

Il existe des similitudes suffisantes entre les marques. Les signes coïncident presque dans toutes leurs lettres. Les différences entre les signes résident dans leurs dernières lettres des éléments répétés « miu miu » et « mio-mio » et dans les stylisations des signes respectivement. Cependant, en ce qui concerne la stylisation, elle n’est pas inhabituelle ou frappante au point de détourner l’attention des consommateurs des éléments communs. La division d’opposition a inclus une explication détaillée dans la section c) ci-dessus concernant les différentes raisons d’attribuer un poids plus ou moins important à chacun des éléments composant les marques. Il y est fait référence afin d’éviter toute répétition.

Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).

En ce qui concerne les produits qui sont similaires à un faible degré, il convient de garder à l’esprit que l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et vice versa (29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré de similitude visuelle et auditive supérieur à la moyenne évalué entre les signes est clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits.

Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale de l’opposant désignant la Bulgarie, l’Autriche, la République tchèque, l’Allemagne, l’Espagne, la France, la Roumanie, la Slovaquie, la Croatie, le Portugal, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Slovénie et la Pologne n° 686 197 (marque antérieure 4).

Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.

Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b)

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du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.

Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif/de sa renommée, tel que revendiqué par l’opposant et en relation avec des produits identiques et similaires. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.

De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif revendiqué pour la marque de l’opposant en relation avec des produits dissemblables, la similarité des produits et services étant une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.

L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:

enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 253 191 «MIU MIU» (marque verbale).

enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 002 734 (marque figurative).

enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 120 300 (marque figurative).

enregistrement international de marque désignant l’Estonie n° 686 197 (marque figurative).

enregistrement international de marque désignant la Lituanie n° 686 197 (marque figurative).

enregistrement international de marque désignant l’Autriche, l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie) n° 869 657 (marque figurative);
enregistrement de marque Benelux n° 645 649 «MIU MIU» (marque verbale). Étant donné que ces marques sont identiques à celle qui a été comparée et couvrent la même étendue de produits ou une étendue plus étroite, ou même des services moins similaires, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits. La division d’opposition va maintenant procéder à l’examen de l’affaire sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les produits contestés restants de la classe 9 qui ont été jugés dissemblables des produits de l’opposant.

RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant a invoqué l’enregistrement international antérieur désignant la Bulgarie, l’Autriche, la République tchèque, l’Allemagne, l’Espagne, la France, la Roumanie, la Slovaquie, la Croatie, le Portugal, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Slovénie et la Pologne n° 686 197 (marque antérieure 4), cependant, la renommée n’est revendiquée que pour l’Italie, la France et l’Allemagne. Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, le

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la marque contestée ne sera pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque a une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque a une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposant doit avoir une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une quelconque d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, la satisfaction de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisante. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.

a) Renommée de la marque antérieure
Les preuves soumises par l’opposant pour prouver la renommée et le caractère hautement distinctif de la marque antérieure ont déjà été examinées ci-dessus au titre des motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR. Il est renvoyé à ces constatations, qui sont également valables pour l’article 8, paragraphe 5, EUTMR.

La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 10/10/2023. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée antérieurement à cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque avait déjà une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR que les conditions

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pour son application doivent également être présents au moment de la prise de décision, et, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.

Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué la renommée, à savoir :

Classe 18 : Sacs à main, portefeuilles, bagages compris dans cette classe, porte-documents, grands sacs, serviettes, sacs de sport non adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir ; malles de voyage ; sacs à bandoulière, housses à vêtements (pour le voyage) ; étuis pour clés (articles de maroquinerie) ; parapluies, parasols et cannes ; fouets ; harnais et sellerie.

Classe 25 : Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir manteaux, vêtements imperméables, ceintures, gilets, chemises et pulls pour femmes, vestes, pantalons, jupes, robes, costumes, chemises, tee-shirts, pulls, sous-vêtements, bas et chaussettes, gants, cravates, foulards ; chapeaux et casquettes ; bottes, chaussures et pantoufles.

L’opposition est dirigée contre les produits suivants :

Classe 9 : Appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; contenus téléchargeables et enregistrés ; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle ; dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie ; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant l’électricité ; aimants, magnétiseurs et démagnétiseurs ; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils éducatifs et simulateurs ; dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance de l’investissement réalisé par l’entreprise pour la promouvoir.

Le 09/07/2024, l’opposant a soumis, notamment, les preuves suivantes :

Annexe 1 : extraits de Vogue montrant des images de défilés 'miu miu’ de 1996 à 2023 ; catalogues de produits datés entre

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2020 à 2023 contenant des produits portant la marque « miu miu », tels que
.

Annexe 2 : extraits concernant les magasins « miu miu » et le lancement de produits ; plusieurs articles de presse datés par exemple de 2012, 2017, 2018, provenant des magazines Vogue, Fashion Network ou CPP Luxury, concernant deux nouvelles ouvertures de « miu miu » à Paris, France, un nouveau magasin « miu miu » à Berlin, Allemagne, etc.

Annexe 3 : une déclaration de témoin signée par le directeur de la propriété intellectuelle du groupe Prada concernant les ventes nettes réalisées grâce à la commercialisation des produits « miu miu » et les investissements publicitaires pour promouvoir « miu miu » en Italie, en Allemagne et en France de 2016 à 2020. Le montant total des revenus est impressionnant ; de nombreux articles de presse datés entre 2017 et 2023 faisant référence à la marque « miu miu » de l’opposante ; des factures datées entre 2016 et 2021 qui se rapportent aux ventes de produits « miu miu » à des clients en Allemagne et en France ; le rapport annuel de l’opposante pour l’année 2022 contenant, entre autres, des informations financières/revenus dans l’Union européenne pour la marque « miu miu », ce qui a également été confirmé par le cabinet d’audit indépendant Deloitte. Le montant des revenus pour l’Union européenne est remarquable.

Annexe 4 : du matériel publicitaire, y compris des informations sur les campagnes promotionnelles « miu miu », daté entre 2017 et 2023, par exemple en France, en Italie et en Allemagne ; un catalogue promotionnel daté de 2021 concernant la collection de nuit « miu miu », la collection Noël 2021 ; la collection automne/hiver, la collection printemps/été, etc.

Annexe 5 : des extraits des médias sociaux de l’opposante, tels que les comptes Facebook, Instagram et Twitter, faisant référence à la marque « miu miu » de l’opposante et à certains des articles, à savoir

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; des articles de presse, par exemple dans Mf Fashion daté de 2020, concernant une « utilisation innovante » de Twitter par Prada et « miu miu », ou Il Sole24Ore daté de 2022, concernant le classement de « miu miu » parmi les marques les plus recherchées en ligne ; un prix en 2022 décerné par Lyst, où « miu miu » a été l’une des marques de l’année, etc.

Annexes 6-9 : de nombreux articles de presse datés entre 2017 et 2023, par exemple Zoo magazine et Die Welt en Allemagne, y compris des articles sur des célébrités portant des articles « miu miu », comme dans le magazine allemand Bunte ; des articles de presse sur des défilés de mode en Allemagne, en France et en Italie, par exemple
.

Annexe 10 : des extraits contenant des informations sur les événements « miu miu », y compris des articles datés entre 2015 et 2023, par exemple dans Bunte, Tu Style, Harper’s Bazar, In Style, Faces et Le Figaro, etc.

Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une forte renommée au moins en Allemagne.

Il ressort des preuves que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage ancien et intensif et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, ainsi qu’en ont attesté diverses sources indépendantes. Les chiffres de vente, les dépenses de marketing et la part de marché démontrés par les preuves et les diverses références dans la presse à son succès montrent tous sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent.

Les annexes 1 à 3 consistent en une documentation commerciale comprenant des rapports de vente, des exemples de factures et des chiffres d’affaires. Ces documents démontrent que l’opposant a mené une activité commerciale substantielle sous la marque antérieure

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sur plusieurs marchés. Ils reflètent des transactions réelles et confirment que des produits portant la marque antérieure ont été offerts et vendus en Italie, en France et en Allemagne. La documentation montre non seulement l’existence de ventes, mais aussi la structure et la régularité des opérations commerciales au fil du temps. Cela étaye la conclusion selon laquelle la marque a été présente sur le marché et associée à une activité économique au cours de la période pertinente.

L’annexe 4 comprend des supports promotionnels et des catalogues publicitaires utilisés par l’opposante en relation avec la marque antérieure. Ceux-ci incluent des informations sur les campagnes de marketing menées en France, en Allemagne et en Italie. Les supports comprennent également des catalogues promotionnels couvrant différentes gammes de produits et collections, telles que la collection de nuit, la collection de Noël, la collection automne/hiver et la collection printemps/été. Les catalogues présentent les produits offerts par l’opposante et montrent de manière constante la marque antérieure utilisée de manière proéminente et visible. Cela confirme que la marque a été activement promue au fil des saisons de produits et dans plusieurs États membres, ce qui étaye une conclusion d’usage continu et étendu.

L’annexe 5 contient des extraits des comptes de médias sociaux de l’opposante, y compris des publications provenant de plateformes telles que Facebook, Instagram et Twitter. Ces supports montrent que l’opposante a maintenu une présence en ligne active, faisant régulièrement référence à la marque antérieure en relation avec divers produits, y compris des jupes, des chaussures et des sacs. Outre l’usage régulier de la marque dans toutes les catégories de produits, l’annexe comprend d’autres références médiatiques à la marque de l’opposante figurant parmi les marques de mode les plus recherchées en ligne. Les preuves documentent également que la marque de l’opposante a été sélectionnée par Lyst comme l’une des marques de l’année en 2022. Ces inclusions dans les classements de l’industrie confirment la visibilité et la pertinence de la marque dans le secteur de la mode, sur la base de données mesurables et d’une reconnaissance par des tiers.

Les annexes 6 à 9 consistent en des articles de presse publiés dans divers médias, notamment Zoo Magazine, Die Welt et Bunte (Allemagne). Les articles couvrent plusieurs aspects de l’activité de la marque de l’opposante, y compris l’apparition de célébrités portant des articles arborant la marque antérieure et la participation de l’opposante à des défilés de mode. Ces supports incluent une couverture d’événements en France, en Allemagne et en Italie, qui comptent parmi les plus grands marchés de la mode de l’Union européenne. L’apparition fréquente et répétée de la marque antérieure dans ces publications montre que la marque a été exposée à un large lectorat et associée à des personnalités éminentes et à des événements de l’industrie.

L’annexe 10 comprend de la documentation et des extraits médiatiques relatifs aux événements promotionnels de la marque de commerce de l’opposante 'miu miu'. Ceux-ci incluent d’autres références à la marque antérieure dans les médias. Les supports montrent que l’opposante a mené des activités promotionnelles basées sur des événements sous la marque, et que ces événements ont été rapportés dans les médias accessibles au public. Cela étaye la conclusion selon laquelle la marque a été utilisée non seulement dans des contextes publicitaires ou de vente au détail traditionnels, mais aussi en relation avec des événements en direct conçus pour accroître l’exposition du public et renforcer la présence de la marque.

L’ensemble des preuves confirme que la marque antérieure a été utilisée au fil du temps de manière cohérente, structurée et visible. Elle a fait l’objet de campagnes publicitaires dans plusieurs États membres de l’UE, dont la France, l’Allemagne et l’Italie. Elle a été présentée dans des catalogues saisonniers, promue via les médias sociaux et discutée dans les médias généraux et spécifiques à la mode. La marque a

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a obtenu une reconnaissance indépendante par le biais de récompenses et de classements industriels, et ses produits ont été visiblement associés à des personnalités publiques et à des événements de mode. L’usage ne se limite pas à un format ou un canal particulier. Il couvre les supports imprimés, les plateformes numériques, les événements physiques et la couverture médiatique. La documentation fournie démontre non seulement que la marque est commercialement active, mais qu’elle a été continuellement exposée à un large public sur les principaux marchés européens. Compte tenu de l’étendue, de la cohérence et de la variété des éléments soumis, il est conclu que la marque antérieure jouit d’une forte renommée en France, en Allemagne et en Italie pour les produits pertinents des classes 18 et 25.

b) Les signes
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus au titre des motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Il est renvoyé à ces constatations, qui sont également valables pour l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.

c) Le « lien » entre les signes
Comme il a été constaté ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.

Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :

le degré de similitude entre les signes ;

la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;

la force de la renommée de la marque antérieure ;

le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit inhérent ou acquis par l’usage ;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères.

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En l’espèce, la marque antérieure jouit d’une forte renommée pour les produits des classes 18 et 25. Ceux-ci comprennent des sacs à main, des portefeuilles, ainsi que des articles d’habillement. Ces produits s’adressent généralement au grand public et sont achetés à des fins pratiques et esthétiques. Ils se trouvent généralement dans des environnements de vente au détail de mode, qu’il s’agisse de magasins physiques ou de plateformes en ligne, et sont fréquemment commercialisés par le biais de campagnes visuelles, de catalogues et de canaux axés sur la mode. La décision d’achat dépend souvent de l’apparence visuelle des produits, de l’image de marque et de la qualité ou de l’exclusivité perçue associées à la marque. Dans l’industrie de la mode, l’image de marque joue un rôle central, car les consommateurs peuvent associer des marques particulières à certains styles de vie, statuts sociaux ou tendances.

Les produits contestés de la classe 9 couvrent un large éventail d’articles, allant des appareils scientifiques et techniques aux dispositifs numériques et électroniques. Ceux-ci comprennent, par exemple, des appareils, instruments et câbles pour l’électricité, des contenus téléchargeables et enregistrés, des instruments de mesure et de surveillance, des dispositifs de suivi et de cartographie, des outils scientifiques et de laboratoire, des magnétiseurs et des démagnétiseurs, ainsi que des équipements informatiques, audiovisuels, multimédias et photographiques. Ces produits sont généralement de nature technique, souvent destinés à un usage spécialisé ou professionnel, et fréquemment achetés sur la base de spécifications fonctionnelles. Selon la catégorie, ils peuvent nécessiter un certain niveau de connaissances techniques ou servir des objectifs industriels, scientifiques ou technologiques spécifiques. Leurs canaux de commercialisation diffèrent considérablement de ceux des produits de mode et comprennent souvent des catalogues techniques, des détaillants spécialisés ou des plateformes B2B plutôt que des médias axés sur le style de vie.

Les produits en cause servent donc des objectifs entièrement différents. Les produits liés à la mode sont achetés pour être portés, pour un usage personnel et pour l’expression de soi, tandis que les produits contestés de la classe 9 remplissent des fonctions pratiques, technologiques ou scientifiques. Il n’existe aucune relation de complémentarité entre les deux catégories, et elles ne sont pas en concurrence l’une avec l’autre. Les canaux de distribution et les points de vente sont également différents : les articles de mode sont proposés dans des points de vente de mode, des grands magasins ou des boutiques de marque dédiées, tandis que de nombreux produits contestés de la classe 9 sont vendus par l’intermédiaire de magasins d’électronique, de fournisseurs scientifiques ou industriels spécialisés, ou de plateformes numériques proposant des logiciels et du contenu multimédia. Les produits ne ciblent pas les mêmes consommateurs avec les mêmes attentes, et le processus de décision pour leur achat suit des considérations entièrement différentes.

En outre, il n’existe aucune preuve que la marque antérieure ait été étendue à l’un des produits couverts par la demande contestée, ni qu’elle ait été utilisée dans des domaines liés à l’électronique, aux logiciels ou aux équipements scientifiques. Sans une telle extension d’usage ou preuve de diversification de la marque, le public pertinent n’a aucune raison d’associer une marque utilisée pour des vêtements ou des produits à des dispositifs techniques complexes ou des instruments scientifiques. L’existence de sous-marques ou de partenariats de marque dans les secteurs de la mode et de la technologie n’est pas suffisante pour supposer un lien, à moins que la marque antérieure elle-même n’ait une présence avérée dans ces secteurs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En outre, les fonctions et les utilisations des produits ne sont pas liées. Un sac à main ou un article d’habillement répond à des besoins quotidiens ou axés sur la mode, tandis qu’un appareil GPS, un magnétiseur ou un simulateur scientifique répond à des exigences fonctionnelles, techniques ou industrielles spécifiques. Du point de vue du consommateur moyen, il n’existe aucune association logique ou naturelle entre les deux. Même lorsque certains produits –

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tels que les appareils audiovisuels ou les appareils électroniques portables – peuvent interagir avec la mode dans un sens culturel plus large, une telle interaction exigerait la preuve d’une présence délibérée de la marque ou d’un croisement établi, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Compte tenu des différences significatives de nature, de finalité, d’utilisation, de public pertinent, de canaux de distribution et de contexte industriel, il n’y a pas lieu de conclure que le public pertinent établirait un lien mental entre la marque antérieure renommée utilisée pour des articles de mode et le signe contesté utilisé pour les produits techniques très variés énumérés à la classe 9. L’absence de proximité entre les produits exclut l’existence d’un lien au sens de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR.

Bien que la partie pertinente du public pour les produits couverts par les marques en conflit soit la même ou se chevauche dans une certaine mesure, ces produits sont si différents que la marque postérieure est peu susceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent.

Par conséquent, en tenant compte et en pondérant tous les facteurs pertinents de la présente affaire, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent établisse un lien mental entre les signes en litige, c’est-à-dire qu’il établisse un «lien» entre eux. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR et doit être rejetée.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, EUTMR, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.

Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition
Ivo TSENKOV Alexandra KAYHAN Chantal VAN RIEL
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la

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même date. Le recours ne sera réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.