DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 48 708 (INVALIDITY)
Select Color S.A., Zoning Industriel de Battice, Cour Lemaire 11, 4651 Battice, Belgique (demanderesse), représentée par Philippe Partoune, Avenue des Bouleaux 30, 4053 embourg, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Pipe-Aqua-Tec GmbH indirects Co. KG, Uechtingstr. 74, 45881 Gelsenkirchen, Allemagne (titulaire de la MUE), représentée par Unit4 Ip Rechtsanwälte, Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 09/06/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 13/01/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 17 937 162 «MK III G» ( marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 17: Emballages, mélanges de résine époxy pour rénovation de canalisations et drains défectueux.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques.
Classe 35: Vente au détail de résines époxy et d’autres matériaux de rénovation de tous types de canalisations.
Classe 37: Construction; réparation, à savoir réparation de canalisations, de structures, de canalisations, de systèmes de pipelines, d’installations et de canalisations flexibles tenant debout.
Classe 42: Développement et recherche de nouveaux produits, à savoir résine époxy et autres matériaux pour la restauration de pipéworks de toutes sortes.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.

Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

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Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Arguments et éléments de preuve présentés par les parties

La demanderesse fait valoir que, le 30/07/2018, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé les demandes de MUE suivantes: La MUE no 17 937 162 pour le signe «MK III G» (ci-après la «marque contestée»), la marque de l’Union européenne no 17 937 164 pour le signe «MK III HL» et la marque de l’Union européenne no 17 937 163 pour le signe «MK III W», qui sont tous des noms commerciaux notoires et des noms commerciaux non enregistrés utilisés par la demanderesse. Le 20/05/2020, la demanderesse a déposé la demande de marque de l’Union européenne no 18 242 424 pour le signe MKIII et, le 17/07/2020, la titulaire de la MUE a formé opposition no B 3 126 337 contre la demande de marque de l’Union européenne de la demanderesse. À la suite de l’introduction de l’opposition, la demanderesse a découvert que le titulaire avait enregistré les marques «MKIII + lettre».
La demanderesse explique que sa société est active dans l’industrie chimique et qu’elle est spécialisée dans la production de résines, de peintures, de vernis et d’autres revêtements spécifiques. La gamme de produits de la demanderesse comprend également diverses résines époxy et polyuréthane pour revêtements de sols, réhabilitation des canalisations (certifiées pour les égouts, gaz et eau potable) et le secteur industriel. La dénomination «MK III + une lettre» est la création de la demanderesse pour distinguer ses produits.
Le 28/03/2017, les parties ont signé un «accord de recherche et de développement de produits», dont l’objectif était de «coopérer afin de mettre en place de nouveaux produits sur le marché pour la réhabilitation des conduites d’eau potable dans le respect des normes applicables au règlement REACH […]». L’accord prévoit également ce qui suit: «[l] es entreprises fournissent leurs laboratoires et leurs ressources humaines (chimistes) en partenariat avec le fabricant de matières premières HUNSTSMAN».
Par conséquent, entre le 28/03/2017 (la date de signature de l’accord de recherche et de collaboration) et le 30/07/2018 (date du dépôt de la marque contestée), une

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collaboration et un partenariat étroits ont été établis entre la titulaire de la marque de l’Union européenne et la demanderesse. Au cours de cette collaboration, les solutions techniques pour la réhabilitation des tuyaux commercialisées par la demanderesse sous le nom «MK III + lettre» ont été discutées et divulguées à la titulaire de la marque de l’Union européenne, qui devait donc avoir connaissance de l’existence des dénominations «MK III» lors du dépôt de la marque contestée.
Le 28/09/2017, il y a eu un échange de courriers électroniques entre M. Brechwald, directeur général de Pipe Aqua Tec (la société de la titulaire de la MUE), M. D. Petta (C.E.O. de Select Color, la société de la demanderesse) et M. Foladore (employé de SelecColor) pour des produits MK III. Les courriels font référence à une réunion potentielle entre les parties qui se tiendra à Mannheim le 23/10/2017.
Le 30/05/2017, il y a eu un échange de courriers électroniques entre M. Loris Petta, directeur des ventes de Select Colors, et M^me Susanne Leddig-Bahdis, société spécialisée dans la réhabilitation des tuyaux, avec copie à M. Brechwald, directeur général de Pipe Aqua Tec, concernant la certification des produits MKIII. Dans un seul courrier électronique, M. Loris Petta indique qu’il possède la preuve que le produit MKII W est conforme aux conditions d’utilisation relatives aux systèmes d’eau potable; un certificat a été délivré le 15/06/2012 avec la date d’expiration du 15/06/2016; M. Petta confirme en outre que MKIII W est identique à l’échantillon Texpox qui a été envoyé à M^me Susanne Leddig-Bahdis.
Le 07/08/2017, il y a eu une correspondance électronique entre M^me Fransiska Rosser (employée de Pipe Acqua Tec) et M. Foladore (employé de Select Color) au sujet d’une commande de TexPox epoxy résn.
Le 30/07/2018, la titulaire de la MUE a déposé plusieurs demandes de MUE pour le signe MKIII sans en informer la demanderesse et sans son consentement. La titulaire de la marque de l’Union européenne a également déposé des demandes de marque en Suisse pour les noms suivants: MKIII G no 76114/2018, MKIII HL no 76113/2018 et MKIII W no 76113/2018. Tous les termes sont identiques à MKIII G et MK III W tels qu’ils sont utilisés par la demanderesse et très similaires à MK III HL. Les produits et services de ces marques sont identiques à ceux commercialisés par la demanderesse. Dès lors, ces marques peuvent entraîner un risque de confusion avec les noms de la demanderesse pour les consommateurs pertinents.
Le 17/09/2020, une lettre a été envoyée à UNIT 4 IP Rechtsanwälte (les représentants de la titulaire de la marque de l’Union européenne) pour demander une cession complète de la MUE à la demanderesse et un retrait de l’opposition. La titulaire de la marque de l’Union européenne a rejeté la proposition amiable sans discussion ni explication.
La demanderesse a produit les documents suivants:
Pièce 1: des certificats officiels du BCCA (Association belge de certification de construction) attestant que la demanderesse est fabricant et distributeur de résine époxy qui possède deux composants et est solvant pour les produits MKIIIG, MKIII W et SPSL, qui sont destinés à réhabilitation à la résine de l’intérieur des tuyaux. La certification est effectuée dans le respect des exigences ISO;
Pièce 2: les traductions des documents susmentionnés.
Pièce 3: une description technique du produit dénommé Epoxy System MKIII W par Select Color (en anglais et en français). La page 17 de la pièce 3 montre la description en français et la date «01/01/1994».

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Pièce 4: description technique en français du produit dénommé MKIII par Select Color. Le document est daté du 08/2011.
Pièce 5: une description technique en anglais du produit dénommé MKIII G. À la page 3, on peut lire la date «01/01/1994».
Pièce 6: une facture, datée du 31/05/2017, de Select Color adressée à la société IS Lux International Service S.A. pour la vente de produits MK III G.
Pièce 7: une facture, datée du 22/08/2017, de Select Color adressée à la société IS Lux International Service S.A. pour la vente de produits MK III WHL.
Pièce 8: une facture, datée du 31/01/2018, de Select Color adressée à la société IS Lux International Service S.A. pour la vente de produits MK III WHL.
Pièce 9: une copie du «contrat de recherche et de développement de produits» signé par les parties le 28/03/2017.
Pièce 10: un témoignage de M. Dominique Petta, propriétaire et PDG de Select Color, relatif à une discussion avec les représentants de la titulaire concernant les produits MKIII.
Pièce 11: un courrier daté du 11/10/2017. de Markus Brechwald, directeur général de Pipe Aqua Tec, à M. Domenico Petta, PDG de Select Color, et Giuliano Foladore (employé de Select Color) concernant une réunion à Manheim prévue le 23/10/2017.
Pièce 12: un courriel, daté du 28/09/2017, de M. Brechwald, directeur général de Pipe Aqua Tec, à M. Dominique Petta (PDG de Select Color) et à M. Foladore (employé de Select Color) concernant une discussion sur les produits MKIII.
Pièce 13: un courriel, daté du 30/05/2017, de M. Loris Petta, directeur des ventes de Select Color, à M^me Susanne Leddig-Bahis of iqs-engineering, une société spécialisée dans la réhabilitation des tuyaux, avec copie à M. Brechwald.
Pièce 14: un email, daté du 07/08/2017, de M^me Fransiska Rosser, employée de Pipe Aqua Tec, à M. Foladore (employé de Select Color) relatif à une commande de résine époxy.
La titulaire de la marque de l’Union européenne avance les arguments suivants.
1. Sa société utilise la marque contestée conformément à sa fonction première, à savoir en tant qu’indication de l’origine, étant donné que la titulaire vend des produits à ses clients sous la marque contestée (annexe D8).
2. Il est inexact que la demanderesse n’a eu connaissance de l’enregistrement de la marque contestée qu’à la suite de l’opposition formée à l’encontre de sa demande de marque MK III (annexes D1 à D5). La demanderesse a connaissance de l’intention d’enregistrer la marque contestée depuis juin 2018, soit avant le dépôt des demandes en juillet, étant donné que les parties se sont réunies à Bergkamen (Allemagne) et a discuté du fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne enregistrerait cette marque et en serait titulaire. La demanderesse avait connaissance de la demande de marque contestée au plus tard en août 2018, peu après la demande, date à laquelle elle a elle-même inclus ces informations dans la lettre d’intention qu’elle a rédigée (annexe D3). Le courriel de Loris Petta du 12/09/2018 (annexes D4 et D5) montre également que

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la demanderesse avait connaissance de la demande de marque contestée au nom de la titulaire de la marque de l’Union européenne et avait également accepté cette demande. En outre, le consentement était également sous- entendu par le fait que la demanderesse a adressé à la titulaire de la marque de l’Union européenne une facture de 125 000 EUR, comme convenu dans ce courriel, et que la titulaire de la marque de l’Union européenne a payé ce montant afin que la demanderesse puisse payer la copropriétaire de la formulation de résine antérieure. Par conséquent, la requérante a connaissance de l’intention de déposer la marque contestée depuis juin 2018 et y a également consenti.
3. Les affirmations contenues dans la déclaration sous serment (pièce 10) selon lesquelles des discussions ont eu lieu entre les parties découlent de la nature de l’affaire. Ces discussions portaient principalement sur l’approche commerciale et les stratégies de distribution concernant le produit nouvellement développé. Par conséquent, la déclaration sous serment est trompeuse. Non seulement la demanderesse avait connaissance de l’intention de déposer la marque contestée au nom de la titulaire de la marque de l’Union européenne avant la demande en raison de discussions, mais elle a par la suite expressément accepté les demandes. Dans la lettre d’intention présentée en tant qu’annexe D3, le déclarant, Dominico Petta, est explicitement désigné comme représentant de la demanderesse. Dominique Petta a également reçu des copies du courriel dans lequel la lettre d’intention a été envoyée à la titulaire de la MUE. En outre, il existe des doutes quant à la crédibilité du déclarant (étant donné que son nom est orthographié différemment dans la déclaration et dans les documents produits) et la sérieux de la déclaration, étant donné que même la date de la demande de marque contestée n’est pas correcte, n’est pas correcte.
4. En outre, la correspondance électronique entre les parties (pièces 11 et 12) n’est logique que s’il existait un accord de développement (pièce 9) et si les parties avaient collaboré à l’élaboration d’une nouvelle formule ainsi qu’à la distribution. C’est ce que montre le courriel (pièce 14) d’une commande de TexPox de la titulaire de la marque de l’Union européenne. En outre, le signe «MKIII» n’est pas mentionné dans ce courriel, mais seulement dans une autre marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne, à savoir «TexPox».
5. Il est contesté que les produits certifiés et décrits dans les pièces 1-5 sont identiques à ceux que la titulaire de la marque de l’Union européenne distribue désormais sous la marque contestée. Les produits mentionnés dans les factures
(pièces 6 et-8) sont également différents des produits vendus par la titulaire de la marque de l’Union européenne sous la marque contestée. Ainsi qu’il ressort de l’email (pièce 13) daté du 30/05/2017, la formulation antérieure pour les résines appelée «MKIII» n’a pas pu être approuvée, notamment pas pour l’utilisation prévue dans les conduites d’eau potable. Par conséquent, un produit totalement nouveau a été développé. Les produits commercialisés par la titulaire de la marque de l’Union européenne sous la marque contestée ont une composition complètement différente des produits de la demanderesse, comme le montrent les pièces 1-8. Par conséquent, les produits ne sont pas identiques.
Le seul fait que les produits ne soient pas identiques montre que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’était pas de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque contestée. Au contraire, la titulaire de la MUE a enregistré la marque contestée pour un nouveau produit, ce qui correspond à un comportement normal et à l’intention normale d’une demande de marque. 6. En outre, la demanderesse n’a pas utilisé la seule désignation «MKIII» avant même la demande d’enregistrement de la marque contestée. Le signe a été utilisé à la fois par la demanderesse et par la copropriétaire de la formule antérieure IS LUX. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait à aucun moment l’intention d’empêcher la demanderesse de commercialiser ses produits. Au contraire, un produit totalement nouveau a été développé et la

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titulaire de la MUE était libre d’enregistrer et d’utiliser la marque contestée pour ce nouveau produit. La demanderesse savait que la titulaire de la marque de l’Union européenne utiliserait la marque contestée depuis au moins 17/08/2018 (annexe D3) et n’a soulevé aucune objection. 7. Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait formé une opposition contre la marque demandée par la demanderesse, fondée sur la marque contestée, n’établit pas la mauvaise foi.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les documents suivants:
Annexe D1: conversation électronique entre Loris Petta (représentant de la demanderesse) et Markus Brechwald (représentant de la titulaire de la MUE) au cours de laquelle Loris Petta confirme une réunion le 28/06/2018;
Annexe D2: un document descriptif indiquant que Loris Petta, Dominique Petta, Klaus Müller et Markus Brechwald ont été invités à la réunion à la date susmentionnée;
Annexe D3: une lettre d’intention adressée à la titulaire de la marque de l’Union européenne par la demanderesse le 17/08/2018;
Annexe D4: les courriers électroniques du 22/08/2018 à 09/09/2018 entre Loris Petta (représentant de la demanderesse) et Markus Brechwald (représentant de la titulaire de la MUE), dans lesquels la demanderesse confirme les termes de l’accord de rachat partagé de la copropriété;
Annexe D5: un courrier électronique daté du 12/09/2018, dans lequel Loris Petta (représentant de la demanderesse) confirme que la titulaire de la MUE est autorisée à enregistrer les marques contestées en son propre nom.
Annexe D6: une facture, datée du 20/09/2018, adressée par la demanderesse à la titulaire de la marque de l’Union européenne pour un montant de 125 000 EUR.
Annexe D7: un courrier électronique, daté du 20/09/2018, de Markus Brechwald (représentant de la titulaire de la marque de l’Union européenne) contenant des instructions de paiement de la facture mentionnée ci-dessus.
Annexe D8: un courrier électronique, daté du 12/07/2019 au 18/07/2019 entre M^me Franziska Rosser, de la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne, et M^me Iwona Smarduch de la société Preuss Pipe Rehabilitation Polska, dans laquelle cette dernière commande le produit «MKIII W» à la titulaire de la MUE.
La demanderesse répond que la titulaire de la marque de l’Union européenne agissait en qualité de distributeur de la demanderesse pour des produits de résine destinés à la réhabilitation des tuyaux et vendus sous le nom «MKIII + lettre». Selon la requérante, les éléments de preuve démontrent que sa société détenait des droits antérieurs sur la dénomination commerciale et la marque non enregistrée «MKIII». Un accord de collaboration et R indirects D a été conclu entre les parties en vue de développer une nouvelle résine sur la base des formules détenues ou co-détenues par la demanderesse, puis la titulaire de la MUE, sans accord ni autorisation de la part de la demanderesse, a déposé des demandes de marques pour différents noms incorporant des noms antérieurs de la demanderesse: «MKIII + une lettre». La demanderesse ajoute qu’elle ignorait que les marques avaient été déposées au nom de la titulaire de la MUE. Les parties ont tenté de parvenir à un accord afin de régler la distribution commerciale et la propriété des noms, mais aucun accord n’a été signé étant donné que la négociation a été rompue et n’a jamais été relancée.
La demanderesse cite la décision d’annulation 13/08/2021, C 41 641 (Boss Hoss Cycles/Andreas Muller), qui, selon elle, est analogue à l’espèce, étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas reçu de la part de la demanderesse un accord clair, spécifique et inconditionnel pour déposer la marque contestée.

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L’intention de la titulaire de la MUE, lors du maintien des enregistrements des marques MKIII sans autorisation et en s’opposant à l’enregistrement par la demanderesse de noms commerciaux MKIII, était de nuire au développement commercial de la demanderesse. Son intention était de profiter de manière parasitaire de la renommée de la requérante en ce qui concerne ses produits MKIII. Le dépôt de la marque contestée au nom de son entreprise ne relève pas des normes de comportement commercial acceptées. Ces actions ne relèvent pas des pratiques commerciales acceptables et indiquent l’intention malhonnête de la titulaire de la marque de l’Union européenne et une violation de l’obligation d’équité à l’égard du demandeur.
La demanderesse affirme que le motif de mauvaise foi s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une MUE a déposé sa demande d’enregistrement, non dans le but de se livrer à une concurrence loyale, mais dans l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers, d’une manière incompatible avec les usages honnêtes, ou avec l’intention d’obtenir, sans même cibler un tiers spécifique, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque, en particulier la fonction essentielle d’indication d’origine (12/09/2019, C 104/18-P, EU:C:2019:724, § 46).
Dans sa dernière réponse, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir qu’elle n’a pas agi de mauvaise foi lorsqu’elle a demandé l’enregistrement de la marque contestée, et ce pour plusieurs raisons.
La demanderesse ne possède pas de droit de marque antérieur pour la désignation «MK III». La demanderesse elle-même n’a pas agi en tant que vendeur des produits avec la formule antérieure «MK III» sur le marché, car ceux-ci étaient distribués exclusivement par la société et par l’ancien copropriétaire de la formulation antérieure, IS LUX. En outre, la désignation «MK III» n’a pas seulement été utilisée par la demanderesse mais aussi au moins par l’ancien copropriétaire de la formulation antérieure IS LUX. La formulation antérieure des produits distribués sous la forme «MK III» par IS LUX est différente des produits entièrement développés. Par conséquent, les produits pour lesquels la titulaire de la marque de l’Union européenne entendait utiliser la marque contestée ne sont pas identiques aux produits de la demanderesse.
La requérante avait connaissance de l’intention de déposer la marque contestée avant le dépôt de la demande en juillet 2018, à savoir à partir de la date de la réunion entre les parties à Bergkamen en juin 2018 ou, au plus tard, peu de temps après la demande en août 2018. En outre, elle y a également consenti (annexe D5) et a adressé une facture y afférente à la titulaire de la marque de l’Union européenne (annexe D6). En particulier, la demanderesse elle-même a indiqué dans sa lettre d’intention (annexe D3) que «[…] avec l’accord de SELECTCOLOR, PAT [acronyme de la titulaire de la marque de l’Union européenne] a enregistré les désignations suivantes: MKIIIG; MKIII W; MK III HL (…)». La titulaire de la marque de l’Union européenne a agi conformément au comportement commercial général et à l’intention normale d’une demande de marque lorsqu’elle a déposé la demande de marque contestée. La titulaire de la marque de l’Union européenne souhaitait marquer un produit récemment développé sous la marque contestée.
La titulaire de la MUE ajoute que c’est à la demanderesse qu’incombe la charge de la preuve de la mauvaise foi de la titulaire de la MUE. Il n’appartient pas à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver le consentement de la demanderesse à

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l’enregistrement de la marque contestée, mais il incombe à la demanderesse de prouver la mauvaise foi et les circonstances permettant de conclure que la marque a été déposée de mauvaise foi. Même en l’absence de consentement, cela n’entraîne pas automatiquement une mauvaise foi. Il n’y a pas de mauvaise foi en l’espèce étant donné que la titulaire de la MUE a demandé la marque pour un produit nouvellement développé, à la connaissance de la demanderesse.
Évaluation de la mauvaise foi
Une situation susceptible de donner lieu à une mauvaise foi est celle où le titulaire de la MUE entend, par l’enregistrement, mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel il entretenait des relations contractuelles ou précontractuelles ou tout type de relation où la bonne foi s’applique et qui impose au titulaire de la MUE l’obligation de loyauté à l’égard des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24).
À cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48 et 53) a déclaré que les facteurs suivants, en particulier, devaient être pris en considération:
(a) le fait que la titulaire de la MUE sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque de l’Union européenne contestée;
(b) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;
(c) le degré de protection dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé; et
(d) la question de savoir si, en déposant la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne poursuivait un objectif légitime.
Les exemples susmentionnés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de déterminer si le demandeur était ou non de mauvaise foi lors du dépôt de la demande; d’autres facteurs peuvent également être pris en considération (14/02/2012,-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20-21; 21/03/2012, 227/09-, FS, EU:T:2012:138, § 36).
Après examen des éléments de preuve versés au dossier, la division d’annulation considère qu’ils sont insuffisants pour accueillir une demande en nullité fondée sur la mauvaise foi. La demanderesse n’a pas prouvé que la titulaire de la MUE, lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée, était de mauvaise foi.
La demanderesse fait valoir que, le 28/03/2017, les parties ont signé un accord de distribution des produits pertinents sous la marque contestée et que, le 30/07/2018, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé la marque contestée sans le savoir ni le consentement de la demanderesse. La titulaire de la MUE fait valoir que la demanderesse avait expressément consenti au dépôt de la marque contestée.
Les éléments de preuve produits par la demanderesse dans la pièce 9 prouvent la signature du «contrat de recherche et de développement de nouveaux produits», dont l’objectif était de «collaborer en vue de la mise en place de nouveaux produits sur le marché de la réhabilitation des conduites d’eau potable […]». Ce document exprime également l’intention que la titulaire de la marque de l’Union européenne devienne le seul distributeur du «produit formulé»: «Lorsque le projet sera couronné de succès,

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SelectColor méritera une exclusivité du produit formulé auprès de la société P-A-T». Le document fait référence à un produit dénommé «TexPox».
Les éléments de preuve produits par les parties ne précisent pas ce qui s’est passé après la signature de cet accord. La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que la formule fabriquée sous la marque contestée ne pouvait pas être approuvée en vue d’une utilisation sur des conduites d’eau potable, pour lesquelles il était prévu que sa société développe ses propres produits et c’est ce qui justifie le dépôt de la marque contestée. À son tour, la demanderesse produit une copie d’un courriel daté du 30/05/2017 entre le C.E.O de sa société (M. Loris Petta) et un employé d’une société spécialisée dans la réhabilitation des tuyaux, relatif à la certification des produits MK III (pièce 13). Dans ce courriel, M. Petta indique qu’il dispose de la preuve que les produits sont conformes aux conditions d’utilisation dans le domaine des systèmes d’eau potable, comme en atteste un certificat qu’il mentionne. Or, une copie de ce certificat n’a pas été produite.
Néanmoins, la coopération entre les parties semble s’être poursuivie étant donné que, le 07/08/2017, un employé de la titulaire de la marque de l’Union européenne a envoyé un courriel à un employé de la demanderesse (pièce 14) concernant une commande de produits dénommée «epoxy resin» portant le nom commercial «TexPox» (dont la formulation est, selon l’email déposé dans la pièce 13, exactement la même que la formule pour MK III W, qui est une autre dénomination du produit fabriqué par la demanderesse et la titulaire). En outre, il existe des preuves qu’il y a eu une réunion entre les parties à Manheim (Allemagne), le 23/10/2017, afin de discuter d’un futur accord (pièce 11). Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, la discussion d’un accord était également l’intention d’une réunion organisée à Bergkamen (Allemagne) le 28/06/2018, indiquée par l’échange de courriers électroniques entre les parties (annexe D1), ainsi qu’une copie d’un extrait de calendrier Outlook concernant cette nouvelle union à Bergkamen le 28/06/2018 à 14 h 30 (annexe D2).
Immédiatement après la réunion qui s’est tenue à Bergkamen, le 30/07/2018, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé la marque contestée et pour démontrer que la requérante en avait connaissance et y consentait, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé un courriel envoyé par la demanderesse le 17/08/2018, soit après la réunion qui s’est tenue à Bergkamen et avant le dépôt de la marque contestée (annexe D3). Le courriel joint une «lettre d’intention» en français entre «S.A. SELECTCOLOR» (désignée dans le reste de la lettre par «SELECTCOLOR») et «PIPE- AQUA-TEC GmbH ± Ko. KG» (désignée dans le reste de la lettre par «PAT»).
Il existe une certaine divergence quant à la manière dont les parties ont traduit les parties pertinentes de cette lettre: la lettre fait référence à la signature d’une convention d’exclusivité de production et de distribution de parfum entre SELECTOLOR et PIPE- AQUA-TEC, et une partie spécifique de la lettre indique ce qui suit:
[P] ar L’interitaire de la société allemande RS Technics et avec l’accord de SELECTCOLOR, PAT a procédé à l’enregistrement des appellations d’identification: MKIIG; MKIII W; MK III HL; SPSL4; PPSM4; TIVOPUR 2000; Kit Alimentaire WQ1» (soulignement par la division d’annulation).
Le terme français « appellations d’identification» contenu dans la lettre d’intention est vague. La demanderesse explique qu’elle ne fait pas référence à des marques mais plutôt à un «enregistrement d’identification devant l’Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, un office allemand de certification dédié à la délivrance de certificats portant sur des composants de produits et, en particulier, sur des composants à base de résine». Or, la requérante n’a fourni aucune preuve de l’enregistrement devant l’institution allemande

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officielle qu’elle mentionne et, en omettant de le faire, elle n’a pas dissipé les doutes quant à la question de savoir si le terme renvoie ou non à des «marques». La demanderesse fait par ailleurs référence au fait que certaines de ces dénominations n’ont finalement pas été enregistrées en tant que marques par la titulaire de la MUE. Toutefois, comme l’affirme à juste titre la titulaire de la marque de l’Union européenne, il appartient à la titulaire elle-même de décider quelles marques doivent faire l’objet d’une demande; dès lors, ce n’est pas une indication de la mauvaise foi qu’elle a enregistrée certaines marques et non d’autres.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé un certain nombre de courriers électroniques échangés par les parties entre le 22/08/2018 et le 09/09/2018 au sujet de la réunion qui s’est tenue à Bergkamen (annexes D4 et D5). L’email daté du 22/08/2018, adressé par la titulaire de la MUE à la demanderesse, explique simplement que la titulaire n’est pas «en mesure de suggérer cet accord à mon actionnaire, car il ne se conforme pas au même sens de nos négociations» et ajoute: «Pour fixer un accord sérieux, nous avons besoin de plus de temps. Je propose que nous vous transmettons un accord pour une approche de notre part. Un délai réaliste est fixé à la fin septembre».
Toutefois, le dernier des courriels susmentionnés (daté du 09/09/2018, soit environ un mois après le dépôt de la marque contestée) montre des annotations en vert de la part de la demanderesse, avec des réponses à certaines questions formulées précédemment par la titulaire de la MUE dans un autre courriel le même jour. La demanderesse affirme que le document auquel la titulaire de la marque de l’Union européenne fait référence dans le courriel n’était pas un accord définitif, mais uniquement des discussions précontractuelles qui se sont déroulées après l’enregistrement de mauvaise foi de la marque contestée, et ajoute que, dans le courriel daté du 12/09/2018 (annexe D5), la demanderesse a explicitement indiqué ce qui suit: «dès que vous confirmez mon retour d’information ci-dessous, je demanderai aux avocats de mettre à jour notre lettre d’intention»; mais la lettre d’intention n’a jamais été mise à jour et l’accord n’a jamais été signé. Toutefois, au début du courriel du 09/09/2018, on peut lire ce qui suit: «dernière fois, nous nous sommes rencontrés à Bergkamen, nous avons discuté du contenu suivant […]». La demanderesse n’a jamais réfuté cette déclaration, de sorte qu’il apparaît clairement que le contenu du courriel a effectivement été discuté par les parties lors de la réunion qui s’est tenue le 28/06/2018, avant le dépôt de la marque.
Dans le courriel, en ce qui concerne la question suivante soulevée par la titulaire de la marque de l’Union européenne, «PAT enregistre les différentes marques concernant le produit à ouvrir des marchés supplémentaires», la demanderesse a répondu «ok». L’observation «Propriété: SELECTCOLOR est propriétaire du produit — PAT est propriétaire des marques enregistrées» a reçu une réponse de la demanderesse avec «OK». Une autre des réponses de la demanderesse indiquées en vert est libellée comme suit: «Comme nous l’avons indiqué, comme nous acceptons une exclusivité de 10 ans et votre propriété des marques enregistrées, nous souhaiterions avoir la garantie que vous obtiendrez des volumes sur ce marché […]».

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En outre, les éléments de preuve produits par la demanderesse, considérés dans leur ensemble, ne prouvent pas sans nul doute une intention malhonnête de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne, ni ne réfutent les observations formulées ci-dessus. Les pièces 1 et 2 contiennent un certain nombre de certificats officiels (et traductions) relatifs aux dénominations MKIIIG, MKIII W et SPSL et au fait que la demanderesse a fabriqué et distribué «epoxy resin», mais ces certificats concernent les années 1997, 2000, 2003 et 2006. Les pièces 3, 4 et 5 ne contiennent que des descriptions techniques de produits «epoxy» et les pièces 7 et 8 contiennent des factures de la demanderesse à la cotitulaire des droits, IS Lux International, pour la vente de produits. Ces documents précisent que la demanderesse était le fabricant de produits sous les dénominations «MK III + lettre», mais n’ajoutent aucune information sur la question de la mauvaise foi.
La demanderesse fournit un témoignage signé le 20/10/2020 par M. Dominique Petta, propriétaire et PDG de la société de la requérante (pièce 10). En ce qui concerne ces types de documents, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés se voient généralement accorder moins d’importance que les preuves indépendantes, étant donné que les perceptions d’une partie prenante à un litige peuvent être plus ou moins affectées par ses intérêts personnels en l’espèce. En outre, cette déclaration fait simplement référence au fait que des produits portant le nom MKII ont été examinés avec les représentants de la titulaire de la marque de l’Union européenne lors de plusieurs réunions tenues par les parties avant le dépôt de la marque contestée et que la demanderesse n’avait pas connaissance du fait que la titulaire avait déposé la marque contestée.
Les pièces 11 et 12 ne clarifient pas non plus cette question. La pièce 11 contient un courriel qui confirme la réunion de 23/10/2017 entre les parties à Mannheim et la pièce 12 fait référence à l’accord de fourniture existant et au fait que, dans un nouvel accord, il n’est pas nécessaire de faire référence au cotitulaire des droits de la requérante, la société IS LUX.
L’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, stipule explicitement que dans le cadre d’une procédure de nullité conforme à l’article 59 du RMUE, l’Office limitera ses examens aux motifs et arguments soumis par les parties. En l’espèce, la demanderesse a seulement prouvé l’existence d’une relation commerciale entre les parties, mais cela ne suffit pas, en soi, à prouver l’intention malhonnête de son partenaire. C’est au demandeur qu’il incombe de prouver la mauvaise foi. Si les éléments de preuve suscitent des doutes quant à l’appréciation de la mauvaise foi, l’incertitude doit être résolue dans l’intérêt du titulaire de la MUE, comme dans le système de la marque de l’Union européenne, la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire (13/12/2012-, 136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 57).
La demanderesse fait référence au fait que la titulaire de la MUE a formé opposition no B 3 126 337 contre une demande déposée par la demanderesse, demande de MUE no 18 242 424 «MK III». Toutefois, comme l’a indiqué le Tribunal de l’Union européenne, il relève de l’exercice légitime du droit du titulaire de la marque d’agir contre des demandes de marques identiques ou similaires [05/10/2020,-T 264/19, viscover (fig.)/VISCOVER et al., EU:T:2020:470].
La division d’annulation considère que l’affaire citée par la demanderesse, 13/08/2021, C 41 641 Boss Hoss Cycles/Andreas Muller, n’est pas analogue étant donné que l’affaire fait essentiellement référence aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, et que la mauvaise foi de l’agent de la demanderesse a incontestablement été prouvée.

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Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande doit être rejetée.



FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Vít MAHELKA María Belén IBARRA Marzena MACIAK
DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.